W 0003/88 (Lubrifiants) of 8.11.1988

Exposé des faits et conclusions

I. Le déposant a, le 2 juillet 1987, déposé la demande de brevet internationale n° ... . L'Office européen des brevets était office désigné au sens de l'article 2, (xiii) PCT.

II. Le 26 octobre 1987, l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale (ci-après dénommée "l'ISA"), ayant estimé que cette demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT, a invité le déposant à payer douze taxes additionnelles pour la recherche (25 140 DEM) en application de l'article 17.3)a) PCT et de la règle 40.1 PCT.

III. La demande porte sur des additifs pour lubrifiants et carburants, dérivés de l'acide 0,0-dialkyldithiophosphorique et d'un réactif norbornylique. Elle mentionne, en présentant l'invention, que ces additifs nouveaux se révèlent améliorer les propriétés extrême pression, anti-usure et anti-oxydantes des lubrifiants et des carburants.

Après avoir passé en revue l'état de la technique et fait allusion à six fascicules de brevet antérieurs (dont le document US-A-3 023 209) qu'elle analyse brièvement, la demande affirme que "aucune de ces divulgations ne contient d'enseignement pour le choix des additifs dérivés du norbornyle et de l'acide dialkyldithiophosphorique selon la présente invention ...". Les "additifs selon la présente invention" sont présentés comme correspondant à la formule suivante :

(FORMULE)

dans laquelle R est, indépendamment, un groupe alkyle ou aryle et X et Y sont identiques ou différents et représentent l'hydrogène, un groupe carboxyle, hydrocarbyle carboxyle, cyano, aldéhyde, hydrocarbyle céto, un carboxamide substitué en N, un thio- ou dithiocarbamate, un thioamide, un thioacide ou son ester, un radical hydrocarboné contenant du phosphore ; ou bien X et Y forment ensemble un anhydride ou un imide dicarboxyliques ou encore un imide dicarboxylique substitué par un groupe hydrocarboné lié à l'atome d'azote (revendications 1 à 7).

Objets des revendications :

mélange lubrifiant comportant une faible quantité d'un composé répondant à une telle formule (revendications 1 à 7) ;

méthode pour améliorer les propriétés de résistance à la charge des mélanges lubrifiants en leur ajoutant une faible quantité d'un agent répondant à une telle formule (revendications 8 et 9);

composé de formule identique à la formule ci-dessus, comportant des substituants particuliers R, X et Y, qui sont précisés (revendications 10 et 11) ;

objets de revendications de catégories différentes ayant tous en commun la présence d'un composé répondant à une telle formule (revendications 12 à 17).

IV. L'ISA a fait porter en substance des objections sur deux points :

i) Le problème général à la base de l'invention n'est pas nouveau et une solution y a déjà été apportée, comme le montre le brevet US-A-3 023 209. Par conséquent, le concept inventif général unique n'est plus admissible et il y a lieu de considérer séparément chacune des solutions qui diffère de l'état de la technique.

ii) En vertu de la règle 13.2.i) PCT, ce que recouvrent, d'une part, les produits qui font l'objet des revendications 10 et 11 et, d'autre part, les produits utilisés conformément aux revendications 1 à 9 doit être pratiquement identique. Comme ce n'est pas le cas, l'on ne peut conclure à la présence d'un seul concept inventif général couvrant les différentes catégories de revendications.

En conséquence, l'ISA a scindé l'objet de la demande en quatorze objets distincts ; la recherche ayant été jugée ne pas pouvoir être effectuée pour l'un de ces objets, le déposant a été invité à payer une taxe de recherche additionnelle pour chacun des douze objets s'ajoutant au premier, soit un total de 25 140 DEM.

Il a été relevé que l'expression "thio- ou dithiocarbamate" utilisée dans les revendications 1 et 10 n'était pas claire et que les revendications 1 à 7 ne pouvaient faire l'objet d'une recherche complète.

Les deux premiers objets ont été formulés comme suit :

"1. Revendications 1 à 9, et 16 et 17 en partie :

Mélange lubrifiant contenant une faible quantité d'un composé correspondant à la formule donnée, dans laquelle X et Y peuvent représenter l'hydrogène.

2. Revendications 1 à 9, et 16 et 17 en partie :

Mélanges lubrifiants contenant une faible quantité d'un composé correspondant à la formule donnée, dans laquelle X et Y peuvent être un groupe carboxyle (-COOH) ou "hydrocarbyle carboxyle" au sens de "-COO-hydrocarbyle."

V. Le 24 novembre 1987, le déposant a payé sous réserve (règle 40.2.c) PCT) une taxe additionnelle pour la recherche afférente au deuxième objet en question, en affirmant que la taxe additionnelle demandée était excessive. Selon lui, "en effectuant dans l'état de la technique concernant les lubrifiants une recherche portant sur la structure de base telle qu'elle figure dans l'abrégé, on parviendrait à identifier l'état de la technique afférent aux dérivés de cette structure."

Motifs de la décision

1. Conformément à l'article 154 (3) CBE et à l'article 9 de l'accord conclu entre l'OMPI et l'OEB, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 17.3)a) PCT (JO OEB 1985, 320 et 324).

2. L'invitation à payer et la réserve satisfont aux conditions énoncées à la règle 40 PCT et sont par conséquent recevables.

3. Lorsqu'une demande, à première vue ne présentant rien d'anormal, déposée dans les formes voulues et portant sur un groupe de composés présentés comme étant nouveaux et répondant à une formule générale produisant l'effet souhaité, fait l'objet d'une invitation à payer un montant de 25 140 DEM de taxes additionnelles pour la recherche au motif que cette demande porte en réalité sur quatorze inventions différentes, un examen approfondi s'impose en vue de déterminer dans quelle mesure une telle invitation à payer est juridiquement fondée, d'autant plus que la Chambre est consciente qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas isolé.

Le dossier de la demande transmis à la Chambre contient un formulaire intitulé "A POSTERIORI" et dans lequel figure un texte imprimé dont la première phrase est rédigée en ces termes :

"Le problème général à la base de l'invention n'est pas nouveau et une solution à ce problème a déjà été trouvée ou n'implique aucune activité inventive par rapport à l'état de la technique tel qu'il ressort de ... US-A-3 023 209 (J. Reese) ...". (Le n° du document et le nom ont été inscrits à la main). Le texte du paragraphe suivant se lit comme suit :

"Par conséquent, le concept inventif général unique cesse d'être admissible, et la relation ou l'interaction sur le plan technique entre les différentes solutions mentionnées doit être revue."

Le contenu du formulaire est reproduit dans l'invitation à payer.

L'existence de ce formulaire montre qu'actuellement l'ISA, ne fût- ce qu'à titre préliminaire, examine systématiquement de nombreuses demandes quant à la nouveauté et l'activité inventive, se prononçant ensuite sur l'unité de l'invention à la lumière d'un tel examen, c'est-à-dire a posteriori. La Chambre estime que cette pratique va à l'encontre des obligations et des compétences de l'ISA découlant du PCT, pour les motifs énoncés ci-après.

4. La présente demande internationale a été déposée ... au titre de l'article 3 PCT, et comporte une pétition selon laquelle elle doit être traitée conformément au PCT, comme le prévoit l'article 4.1)i) PCT.

5. Le PCT est de nature essentiellement procédurale. Il est indiqué dans son préambule que l'un de ses objectifs est de "simplifier et de rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays".

Ainsi, le chapitre I du PCT, qui comprend les articles 3 à 30, définit la procédure régissant, d'une part, le dépôt et le contenu de la "demande internationale" et, d'autre part, la recherche internationale dont fait l'objet cette demande.

En vertu de cette procédure, la demande internationale est déposée auprès d'un office récepteur qui en vérifie la forme, après quoi une copie de cette demande est transmise à l'administration compétente chargée de la recherche internationale (ISA) visée à l'article 16 PCT (en l'occurrence l'OEB), pour qu'il soit procédé à une recherche internationale conformément à l'article 15 PCT. La procédure au sein de l'ISA est déterminée par les dispositions de l'article 17 PCT. Elle a pour but l'établissement du rapport de recherche internationale conformément à l'article 18 PCT.

De l'avis de la Chambre, il ressort clairement du texte de l'article 17 PCT et des règles correspondantes ainsi que de l'accord conclu entre le Bureau international et l'ISA, visé à l'article 17.1) PCT, que la tâche de l'ISA traitant une demande internationale, telle qu'exposée à l'article 17 PCT, consiste uniquement à effectuer la recherche internationale et à établir un rapport de recherche.

L'article 3.4) PCT précise non seulement que la demande internationale doit être rédigée dans une des langues et dans les formes prescrites et est soumise au paiement des taxes prescrites, mais également qu'elle doit satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention, énoncée à la règle 13 PCT. La Chambre estime que cette exigence d'unité de l'invention, dans le contexte du PCT, correspond à une nécessité de procédure concernant l'exécution de la recherche internationale conformément à l'article 17 PCT, à la seule fin que l'état de la technique pertinent pour la recherche, tel que le définit la règle 33 PCT, ne dépasse pas le domaine de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme ne formant qu'"un seul concept inventif général" (cf. point 6 ci-dessous pour l'analyse de cette notion). Dès lors que l'objet de la demande est ainsi limité, il doit être procédé à la recherche internationale en se guidant sur les recommandations de la règle 33 PCT.

Il convient à cet égard d'attirer l'attention sur la règle 33.3.b) : "Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées". Le but de la recherche est bien entendu de mettre en évidence les documents auxquels l'on se référera lors d'un examen quant au fond ultérieur visant à déterminer si l'objet de la demande tel qu'identifié en vertu de la règle 33.3.b) PCT satisfait aux exigences de nouveauté et d'activité inventive.

6. L'expression "un seul concept inventif général" (c'est la Chambre qui souligne), qui figure à la règle 13.1 PCT, peut être mal interprétée à première vue, en laissant penser qu'il y a lieu de procéder à un examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive. La Chambre estime toutefois que, dans ce contexte, il faut attribuer au terme "inventif" le sens de "présenté comme étant inventif" ; autrement dit, ce terme désigne ce que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention, quels que soient en réalité l'état de la technique et, par conséquent, l'invention (éventuellement) brevetable. Cela signifie que le "concept inventif général" au sens de la règle 13.1 PCT n'est rien d'autre que le concept général de ce que le déposant revendique en toute subjectivité comme étant son invention.

7. Le chapitre II du PCT concerne une phase supplémentaire et optionnelle dans le traitement de la demande internationale au titre du PCT, à savoir "l'examen préliminaire international" portant sur la brevetabilité (l'opinion résultant de l'examen est formulée sans engagement). Le traitement au titre du chapitre II du PCT est indépendant de la procédure au titre du chapitre I du PCT. Ainsi, l'examen préliminaire d'une demande internationale en vue de déterminer si l'invention semble être nouvelle et impliquer une activité inventive incombe à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, qu'il importe de ne pas confondre avec l'ISA. L'ISA n'a aucune compétence au titre du chapitre II du PCT. En fait, l'existence du chapitre II dans le PCT souligne la non-compétence de l'ISA en matière d'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

8. Par conséquent, la Chambre considère que pour remplir ses obligations au titre du PCT, l'ISA, de toute évidence, non seulement n'est pas tenue de soumettre la demande à un examen quant au fond pour ce qui est de l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13 PCT, mais elle n'a pas le pouvoir de le faire. L'ISA est en revanche tenue d'inviter le déposant à payer des taxes additionnelles en application de l'article 17.3)a) PCT si elle estime, lors de l'examen "a priori" d'une demande visant à déterminer les domaines techniques devant être couverts par la recherche conformément à la règle 33.2 PCT, que l'objet de la demande porte sur plus d'une invention ou plus d'un concept inventif général.

De l'avis de la Chambre, l'ISA n'est cependant nullement tenue au titre du PCT de procéder à un examen "a posteriori" (c'est-à- dire, après avoir considéré la nouveauté et l'activité inventive) en vue de vérifier si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention, pas davantage qu'elle n'en a la compétence. L'analyse du problème et de la solution à la base de l'invention revendiquée (analyse qui serait nécessaire dans un examen quant au fond pratiqué par l'OEB) sort par conséquent de la compétence de l'ISA. Une telle démarche est contraire au régime du PCT et aux dispositions particulières de ce traité citées ci-dessus concernant l'exécution de la recherche internationale.

9. Tout à fait différent de l'examen relatif à l'unité de l'invention effectué au sein de l'ISA, qui répond à une nécessité de procédure, un examen de la demande quant au fond portant sur l'unité de l'invention doit bien entendu normalement avoir lieu à l'occasion de l'examen quant au fond pratiqué ultérieurement par les offices désignés. C'est ainsi que lorsque l'OEB est office désigné, l'examen de la demande quant au fond implique la prise en considération de l'unité de l'invention en application de l'article 82 CBE. A l'occasion d'un tel examen, une constatation d'absence d'unité de l'invention peut, cela va sans dire, parfaitement s'appuyer sur un examen plus approfondi de l'objet des différentes revendications compte tenu de l'état de la technique décrit dans le rapport de recherche.

10. Dans la présente affaire, comme indiqué succinctement au point IV i), l'argument sur lequel repose l'objection concernant l'absence d'unité de l'invention, formulée dans l'invitation à payer, est d'abord que le problème général à la base de l'invention n'est pas nouveau et qu'une solution y a déjà été proposée dans un document antérieur précis. Aussi est-il déclaré que "le concept inventif général unique cesse d'être admissible", et que les diverses solutions prévoyant des substituants particuliers R, X et Y dans la formule générale I doivent être rangées dans des catégories différentes représentant des "inventions" différentes.

La Chambre comprend mal ce raisonnement.

Il ressort de la description (page 2, lignes 23 à 27) que le problème à la base de l'invention consiste à trouver des composés possédant une excellente activité en tant qu'agents extrême pression et anti-usure. Le déposant a constaté que les composés répondant à la formule selon la revendication 1, où X et Y représentent l'hydrogène, un groupe carboxyle, etc., offrent une utilité en tant qu'additifs extrême pression et anti- usure ainsi qu'en tant qu'anti-oxydants dans les mélanges lubrifants (description, page 15, lignes 21 à 27). Tous ces composés doivent donc être considérés comme résolvant le problème à la base de l'invention, ce qui suffit à établir a priori l'unité de l'invention. En outre, tous ces composés ayant en commun un élément structural important (le système 5-norbornyle dithiophosphate), il ne fait aucun doute que l'unité de l'invention est également réalisée du point de vue de la structure chimique.

11. La constatation de l'absence d'unité par l'ISA repose sur un deuxième motif résumé au point IV ii). Ce motif semble cependant découler d'une interprétation erronée de la règle 13.2 PCT ; le texte de cette règle ne laisse aucun doute sur le fait que les possibilités citées concernant la réalisation de l'unité de l'invention entre des revendications de catégories différentes (alinéas i) à iii)) n'excluent nullement l'existence d'autres cas où l'unité de l'invention est possible.

L'ISA a commis une autre erreur d'interprétation de la règle 13.2.i) PCT en considérant que ce que recouvrent du point de vue structural des revendications de produit et d'utilisation indépendantes doit être pratiquement identique. La Chambre estime que rien dans la règle 13.2 PCT ne justifie une interprétation aussi étroite et aussi restrictive.

12. Le déposant n'a formulé de réserve qu'à l'égard d'une seule taxe additionnelle, ce qui n'a cependant rien d'étonnant étant donné le montant auquel s'élèvent les taxes additionnelles requises par l'ISA (cf. point II ci-dessus). Vu les faits de la cause, la Chambre est d'avis que l'invitation à payer douze taxes additionnelles va à l'encontre des obligations et des compétences de l'ISA au titre du PCT et est dépourvue de fondement ; elle doit donc être annulée dans sa totalité comme étant de nul effet. Par conséquent, il incombe maintenant à l'ISA d'effectuer au titre du PCT la recherche internationale qui s'impose pour l'objet de l'ensemble des revendications de la présente demande (sous réserve d'une déclaration et notification en application de l'article 17.2) a) ii) PCT portant sur l'ambiguïté de l'expression "thio- ou dithiocarbamate").

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. L'invitation à payer des taxes additionnelles en date du 26 octobre 1987 est annulée.

2. Le remboursement de la taxe additionnelle acquittée est ordonné.