T 0522/98 () of 3.5.2001

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n 93 904 076.2 (n de dépôt international PCT/FR 93/00030) a donné lieu à la délivrance du brevet n 575 604 sur la base de 24. revendications portant sur des produits indoliniques, leurs procédés de préparation, des compositions les mettant en oeuvre et leur utilisation en cosmétique. Les revendications indépendantes 1, 6 à 7, 11, 15, 17, 18, 23 et 24 ont, respectivement, les libellés suivants :

"1. Produit indolinique, caractérisé par le fait qu'il résulte de la polymérisation oxydative d'un ou plusieurs composés, comprenant au moins un composé de formule (I) :

(FORMULE CHIMIQUE) (I) dans laquelle:

R1 et R3 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en C1-C4 ; R2 représente un atome d'hydrogène, un groupement alkyle en C1-C4, un groupement carboxyle ou alcoxy(C1-C4) carbonyle ;

R4 désigne un atome d'hydrogène, un groupement alkyle en C1-C4, hydroxyle, alcoxy(C1-C4), amino ou alkylamino en C1-C10 ou halogène ;

R5 désigne un atome d'hydrogène, un groupement hydroxyle ou alcoxy en C1-C4 ou amino ;

avec la condition qu'au moins un des radicaux R4 ou R5 désigne un groupement hydroxyle, alcoxy ou amino; et sous réserve que lorsque R5 désigne un groupement amino, R4 ne peut désigner un radical alkylamino ;

R4 et R5 peuvent également former un cycle alkylènedioxy en C1-C2 et sont position 5 et 6 ;

ainsi que les sels correspondants."

"6. Procédé de préparation des produits selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que l'on procède à l'oxydation à l'air en présence ou non d'un agent alcalin et/ou d'un catalyseur métallique d'oxydation."

"7. Procédé de préparation des produits selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait qu'il est préparé par oxydation en présence d'un agent oxydant en présence ou non d'un agent modificateur de pH et/ou d'un catalyseur métallique d'oxydation."

"11. Procédé de préparation des produits selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que l'oxydation est effectuée par voie enzymatique."

"15. Produit indolinique susceptible d'être obtenu par la mise en oeuvre du procédé tel que défini dans l'une quelconque des revendications 6 à 14."

"17. Utilisation du produit tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 5 et 15,16, en cosmétique."

"18. Composition cosmétique, caractérisée par le fait qu'elle contient 0,1 à 35% en poids dans un milieu cosmétiquement acceptable, d'un produit tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 5 et 15, 16."

"23. Procédé de coloration temporaire des cheveux, caractérisé par le fait que l'on utilise une composition telle que définie dans l'une quelconque des revendications 18, 19 et 22."

"24. Procédé de maquillage de la peau ou des phanères, caractérisé par le fait que l'on applique sur la peau ou les phanères, une composition selon l'une quelconque des revendications 18 à 22."

Les caractéristiques additionnelles des revendications 2 à 5 et 16 concernent des aspects particulièrement préférés des produits indoliniques selon les revendications indépendantes 1 et 15.

Les caractéristiques additionnelles des revendications 8 à 10 et 12 à 14 concernent des modes particuliers de réalisation des procédés de préparation selon les revendications indépendantes 6, 7 et 11.

Les caractéristiques additionnelles des revendications 19. à 22 concernent d'autres aspects particulièrement préférés de la composition cosmétique selon la revendication indépendante 18.

II. Le brevet a été opposé. L'opposante a requis la révocation du brevet pour manque de nouveauté et d'activité inventive de l'objet tel que revendiqué. Elle s'est appuyée sur les documents suivants :

D1 : WO-A-91/17 739

D2 : EP-A-0 462 857

D3 : DE-C-1 916 139

D4 : US-A-4 013 404

D5 : DE-A-3 824 094

III. L'opposition a été rejetée et le brevet a été maintenu en la forme telle que délivrée (voir la décision postée le 31 mars 1998).

Selon la décision, le procédé du document D1 était une polymérisation oxydative et les produits de départ étaient des hydroxyindolines de formule (I). Mais, ledit procédé avait eu lieu en contact avec les fibres kératiniques des cheveux et dans ce mécanisme le précurseur à oxyder pénétrait, au cours du procédé de coloration des cheveux, dans un premier temps, dans les fibres des cheveux et, en présence de l'agent oxydant, les teignait. Le produit résultant de l'action de l'oxydant était un colorant fixé à la fibre kératinique qui n'était pas isolé pour être utilisé dans d'autres compositions cosmétiques. L'objet de la revendication 1 telle que délivrée était donc nouveau par rapport à D1.

Le même raisonnement était applicable aux documents D2 à D4, qui visaient également la teinture oxydative des cheveux par application d'une composition comprenant une indoline de formule I et un agent oxydant sur les cheveux. L'objet de la revendication 1 telle que délivrée était donc également nouveau par rapport à l'enseignement de D2 ou D3 ou D4.

D5 décrivait la polymérisation oxydative d'indoles sur des particules de poudre minérale. L'objection était basée sur le fait qu'une partie des indoles pouvait se convertir en indolines pendant le procédé d'oxydation.

Cette conversion n'était toutefois pas reconnue par D5, c'était donc uniquement une possibilité qui ne pouvait détruire la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

Quant à l'activité inventive, selon la décision, il n'y avait aucune information dans les documents cités, notamment D1, D4 et D5, à eux seuls ou en combinaison, qui suggérait d'essayer la polymérisation oxydative des indolines sans aucune base ou substrat, comme par exemple des cheveux (D1-D4) ou des particules minérales inertes (D5), d'isoler le produit et de l'utiliser pour une teinture temporaire des cheveux ou pour le maquillage (voir page 5, lignes 44-47 du brevet attaqué). Les documents D1-D4 ne traitaient que la coloration permanente des cheveux. D1 (voir page 1, lignes 13-18) mentionnait que le produit résultant de l'oxydation spontanée du 5,6-dihydroxyindole en solution avec l'oxygène de l'air était un produit qui ne se fixait pas sur les cheveux et qui n'avait donc aucun intérêt commercial comme colorant. Si la substitution des indolines aux indoles était évidente, D5 à lui seul ne permettrait d'arriver qu'à des pigments formés par les produits d'oxydation d'indolines sur des particules minérales inertes.

Par conséquent, selon la décision, aucune incitation n'existait à la date de l'invention d'essayer d'obtenir un pigment à partir des indolines pour la teinture temporaire ou pour le maquillage. L'objet revendiqué impliquait donc une activité inventive et il n'était pas nécessaire d'examiner l'objet des requêtes auxiliaires.

IV. Le 27 mai 1998 l'opposante a formé un recours contre cette décision, la taxe de recours a été payée en même temps. Dans le mémoire de recours reçu par télécopie le 24. juillet 1998, elle a présenté les arguments suivants :

La décision attaquée avait reconnu de manière explicite que les précurseurs et le procédé d'oxydation divulgués par D1 correspondaient aux précurseurs et au procédé d'oxydation du brevet litigieux.

La revendication 1 litigieuse portait sur un produit et ne concernait que le produit résultant de l'oxydation de toute indoline de formule (I). Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours la protection conférée par une telle revendication était absolue. Ce qui revenait à dire que l'objet d'une telle revendication n'était nouveau que si le produit n'avait, auparavant, jamais été décrit dans l'état de la technique. Sur ce point, toutes considérations portant sur le procédé de préparation du produit qui avait été utilisé, sur les caractéristiques qui avaient été divulguées et sur toute utilisation ultérieure du produit n'avaient aucune importance.

D'ailleurs, la rédaction de la revendication 1 elle-même n'excluait pas la formation du produit oxydé sur le cheveu. Il suffisait donc de considérer que le produit protégé par la revendication 1 litigieuse, au vu de la seule définition du précurseur et du processus de polymérisation oxydative, était absolument identique avec le produit divulgué par D1. Le produit de la revendication 1 ne pouvait pas être nouveau.

Concernant l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1 au vu de D2 à D5, elle se basait sur les mêmes faits que ceux mentionnés dans le mémoire d'opposition. Au vu des connaissances générales acquises de l'homme de métier (voir D1), l'énonciation de la décision attaquée, selon laquelle la conversion de l'indole en indoline n'était pas divulguée de manière explicite dans D5, était non fondée.

Quant à l'absence d'activité inventive, la requérante (opposante) avait renvoyé aux arguments qu'elle avait versé dans le dossier d'opposition, car les arguments dans la décision visaient encore la différence entre la préparation isolée du produit revendiqué et la préparation sur un substrat. Toujours selon la requérante, pour des raisons d'économie de procédure toute discussion correspondante ne devrait être poursuivie qu'en présence de revendications clairement nouvelles par rapport à l'état de la technique cité.

V. L'intimée (titulaire) a présenté les arguments suivants en réponse (lettre du 5 février 1999) :

La décision attaquée ayant porté tant sur la nouveauté que sur l'activité inventive de l'objet revendiqué, et la requérante ayant indiqué qu'elle ne développerait sa discussion sur la question de l'activité inventive qu'après clarification de la question de la nouveauté, le mémoire de la requérante n'exposait conséquemment pas les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la partie de la décision qui avait reconnu l'activité inventive de l'objet revendiqué.

Dès lors, en application de l'article 108 et de la règle 65 CBE, le recours était irrecevable s'agissant de la question de l'activité inventive.

L'invention ayant pour objet un produit indolinique résultant de la polymérisation oxydative d'indolines répondant à la formule (I), ce produit ne se trouvait pas à l'état combiné avec un support, mais il était isolé et utilisé comme pigment pour le maquillage de la peau, des ongles et des cheveux. La décision attaquée avait fort justement reconnu qu'aucun des documents cités par la requérante ne divulguait un tel produit isolé. En effet, D1 avait pour objet des indolines et leur utilisation pour la teinture des cheveux. Les indolines étaient introduites dans un milieu tinctorial, cette composition était soit appliquée telle quelle sur les cheveux, qui étaient ensuite traités avec une composition oxydante, soit mélangée avec un oxydant et l'ensemble était immédiatement appliqué sur les cheveux. On laissait la coloration se développer pendant une durée de pose suffisante, de l'ordre de 30 minutes au niveau des cheveux puis on les rinçait. Par conséquent, il était clair de D1 que le produit résultant de l'oxydation n'était jamais isolé et était en fait formé in situ sur les cheveux.

Il était bien connu dans le cadre d'une teinture d'oxydation que le précurseur du colorant, en l'espèce l'indoline, pénétrait dans la fibre kératinique où il se produisait une polymérisation oxydative en présence de l'oxydant pour former un "complexe" colorant/cheveu.

On pouvait donc considérer que ce "complexe" était un produit résultant non seulement de la réaction oxydative entre l'indoline et l'oxydant mais également avec le cheveu. La requérante n'apportait nullement la preuve que ce "complexe" pigment/cheveu, résultant de cette interaction in situ, était identique au produit de réaction tel que revendiqué se présentant sous forme d'un pigment isolé.

Les documents D2 à D5 cités par la requérante n'apportaient aucun élément supplémentaire. D2 portait sur l'utilisation de 5,6-dihydroxyindoline pour la teinture oxydative des cheveux. Tout comme pour D1, le pigment n'avait jamais été isolé. D4 avait également pour objet l'utilisation d'indolines pour la teinture des cheveux et là aussi le colorant final n'avait pas été isolé. D5 concernait un produit d'oxydation d'un indole qui était fixé sur un support minéral et qui différait en conséquence de l'objet revendiqué.

En résumé, l'invention revendiquée répondait au critère de nouveauté de la CBE. L'intimée demandait donc le rejet du recours et le maintien du brevet sur la base des revendications telles que délivrées.

VI. Dans la lettre du 30 mars 1999 la requérante a contesté l'irrecevabilité du recours quant à la question de l'activité inventive. Elle a soutenu avoir clairement attiré l'attention sur le point central de la discussion, l'identité du produit polymérique préparé, et sur ce point le mémoire de recours exposait de manière détaillée la position de la requérante. L'objection de l'intimée était donc non fondée.

VII. Dans l'annexe à la citation à la procédure orale du 20. novembre 2000, la Chambre de recours a entre autre attiré l'attention des parties sur la décision T 774/97 du 17 novembre 1998 (point 1.1 des motifs, la décision n'a pas fait l'objet d'une publication dans le Journal officiel de l'OEB). Selon cette décision, la notion de "recevabilité partielle" d'un recours ne trouvait pas de fondement dans la CBE. Il suffit qu'une partie du recours réponde aux exigences de recevabilité pour rendre le recours recevable.

VIII. Le 3 avril 2001 l'intimée a déposé deux requêtes subsidiaires, correspondant aux requêtes qui avaient été déposées devant la Division d'opposition, et a présenté les arguments suivants :

La requête subsidiaire 1 comportait une nouvelle revendication 1 restreinte à un "pigment" qui "était constitué par un produit indolique sous forme isolée". Le fait que l'invention portait sur des produits isolés, et non sous forme combinée avec soit les cheveux, soit un support quelconque comme dans l'état de la technique, résultait de la page 5, lignes 22 et 26 de la description.

Les caractéristiques revendiquées ne pouvaient se retrouver telles quelles dans l'état de la technique dans la mesure où les pigments en eux-mêmes n'avaient jamais été isolés contrairement à ce que soutenait la requérante. Les colorations selon D1 (voir page 3, premier paragraphe) étaient particulièrement résistantes aux frottements, aux traitements chimiques, aux lavages.

Cela se justifiait principalement par le fait que le processus d'oxydation in situ sur et/ou dans les cheveux conduisait à un complexe du colorant oxydé avec le support, en l'espèce le cheveu.

En revanche, l'invention visait à préparer des pigments utilisés notamment pour la coloration temporaire des cheveux, à savoir une coloration qui ne résistait pas aux shampooings puisqu'elle était destinée à être éliminée aux shampooings. Il était donc clair que le produit divulgué dans D1, même s'il était préparé à partir de la même indoline dans le cadre d'un processus d'oxydation, au vu de la mise en oeuvre du procédé sur les cheveux et dans les conditions permettant la pénétration des précurseurs dans le cheveu, conduisait à un produit différent du pigment isolé revendiqué. Il en était de même pour D2 ou D4.

Au soutien de ses allégations, l'intimée a effectué des essais comparant un produit isolé conformément à l'exemple 1 du brevet litigieux avec un produit préparé conformément à l'exemple 2 de D1 et a déposé des photographies des produits ainsi obtenus. Le produit selon l'exemple 1 du brevet litigieux, mis en inclusion dans une résine (photo 4) ou dans un baume du Canada (photo 16), se présentait sous forme de particules ayant des tailles supérieures à celles de la médulla du cheveu. La coupe épaisse des cheveux teints selon l'exemple 2 de D1 telle qu'elle résultait des photographies 18, 19 et 21 ne permettait pas de mettre en évidence des éléments de structure identiques ou même analogues à ceux obtenus conformément à l'invention.

Le pigment isolé ne pouvait être que différent d'un complexe formé par un processus de polymérisation in situ sur les cheveux.

La nouvelle formulation des revendications de la requête subsidiaire 1 établissait, au besoin, que le pigment résultait bien de l'oxydation des indolines.

La requête subsidiaire 2 visait à protéger l'utilisation des produits revendiqués pour la coloration temporaire et dans le maquillage. Une telle application n'était ni divulguée, ni suggérée par l'état de la technique cité.

Quant à la recevabilité du recours, l'intimée a déclaré avoir pris connaissance de la décision T 774/97 citée par la Chambre. Toutefois, si le recours était recevable en lui-même dans la mesure où l'un des motifs du recours avait été parfaitement justifié, ce qui ne permettait plus d'après cette décision de contester sa recevabilité, l'absence de toute justification et d'argument sur la question de l'activité inventive soulevait pour le moins un problème au vu de l'article 113 de la CBE (fondement des décisions) et du droit fondamental dans une procédure dite "judiciaire", à savoir le droit de la défense. Le respect de ce droit fondamental exigeait que les motifs sur lesquels on demandait à la Chambre de prendre position soient exposés au préalable et dans les délais suffisants pour permettre à la partie adverse de prendre position et éventuellement de produire des justifications.

IX. Durant la procédure orale qui s'est déroulée le 3. mai 2001, l'intimée n'a pas maintenu la requête tendant à faire déclarer le recours irrecevable quant à la question de l'activité inventive. Elle a insisté sur le respect du droit tiré de l'article 113(1) CBE et du droit de la défense.

Afin de surmonter les objections telles que soulevées et discutées durant la procédure orale, l'intimée a déposé un jeu de nouvelles revendications 1 à 22, à titre de requête principale.

La requérante n'a pas contesté la recevabilité de la nouvelle requête principale, pas plus que la nouveauté de l'objet de la nouvelle revendication 1. Elle a toutefois considéré D1 comme constituant l'état de la technique le plus proche et soutenu que l'isolation du produit indolinique résultant de l'oxydation, par une opération de séparation commune comme la filtration, était bien à la portée de l'homme de métier. Ledit produit d'ailleurs ne présentait aucune propriété inattendue.

L'intimée a répété que l'état de la technique le plus proche, D1 ou D2 à D4, ne suggérait pas d'isoler le produit issu de l'oxydation et de l'utiliser pour la coloration temporaire des cheveux et de la peau. D5 visait l'utilisation obligatoire de particules minérales et ne suggérait pas d'utiliser d'autres colorants pour le maquillage.

Les nouvelles revendications ont, respectivement, les libellés suivants (seules les modifications sont écrites en caractères gras) :

"1. Produit indolinique, caractérisé par le fait qu'il est isolé sous forme de particules ayant une granulométrie moyenne inférieure à 50 µm et qu'il résulte de la polymérisation oxydative d'un ou plusieurs composés comprenant au moins un composé de formule (I) :

(FORMULE CHIMIQUE) (I) dans laquelle :

R1 et R3 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en C1-C4 ;

R2 représente un atome d'hydrogène, un groupement alkyle en C1-C4, un groupement carboxyle ou alcoxy(C1-C4)carbonyle ;

R4 désigne un atome d'hydrogène, un groupement alkyle en C1-C4, hydroxyle, alcoxy(C1-C4), amino ou alkylamino en C1-C10 ou halogène ;

R5 désigne un atome d'hydrogène, un groupement hydroxyle ou alcoxy en C1-C4 ou amino ;

avec la condition qu'au moins un des radicaux R4 ou R5 désigne un groupement hydroxyle, alcoxy ou amino ; et sous réserve que lorsque R5 désigne un groupement amino, R4 ne peut désigner un radical alkylamino ;

R4 et R5 peuvent également former un cycle alkylènedioxy en C1-C2 et sont position 5 et 6 ;

ainsi que les sels correspondants."

"2. Produit selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les indolines de formule (I) sont choisies parmi la 5,6-dihydroxyindoline, la 6-hydroxyindoline, la 5,6-méthylènedioxyindoline, la 7-méthoxy 6-hydroxyindoline, la 6,7-dihydroxyindoline, la 5-hydroxy 4-méthoxyindoline, la 4,5-dihydroxyindoline, la 5-méthoxy 6-hydroxyindoline, la 4-hydroxy 5-méthoxyindoline, la 5-hydroxy 6-méthoxyindoline, la 4,7-dihydroxyindoline, la 6-aminoindoline, la N-éthyl 4-hydroxyindoline, la 1-éthyl 6-aminoindoline, la 5,6-diaminoindoline, la 1-méthyl 6-aminoindoline, la 2-méthyl 6-aminoindoline, la 3-méthyl 6-aminoindoline, la 2-méthyl 5,6-diaminoindoline, la 5-chloro 7-aminoindoline, la 3-méthyl 5,7-diaminoindoline, la 5,7-diaminoindoline, la 2-méthyl 5,7-diaminoindoline, la 7-aminoindoline, la 2-méthyl 7-aminoindoline, la 4-aminoindoline, la 4-amino 6-chloroindoline, la 4-amino 6-iodoindoline, la 4-amino 5-bromoindoline, la 4-amino 5-hydroxyindoline, la 4-amino 7-hydroxyindoline, la 4-amino 5-méthoxyindoline, la 4-amino 7-méthoxyindoline, la 5-aminoindoline, la 2,3-diméthyl 5-aminoindoline, la 1-méthyl 5-aminoindoline, la 2-méthyl 5-aminoindoline, la 5-N-(1-méthylhexyl)aminoindoline, la 5,6-diméthoxyindoline et la 5,6-dihydroxy 2-carboxyindoline."

"3. Produit selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il résulte de la cooxydation d'au moins un composé répondant à la formule (I) et d'un dérivé d'indole choisi parmi les mono- et dihydroxyindoles ou les aminoindoles dans des proportions de jusqu'à 50% en moles de dérivés d'indole par rapport au nombre total de moles de composés à oxyder."

"4. Produit selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il résulte de la cooxydation d'au moins un composé de formule (I) et d'un dérivé d'indole de formule (II) :

(FORMULE CHIMIQUE) (II) dans laquelle :

R6 et R8 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en C1-C4 ;

R7 représente un atome d'hydrogène, un groupement alkyle en C1-C4, un groupement carboxyle ou un groupement alcoxy(C1-C4) carbonyle ;

R9 et R12 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène, un groupement hydroxy, un groupe alkyle en C1-C4, amino, alcoxy(C1-C4), acyl(C2-C4)oxy, acyl(C2-C4)amino ;

R10 désigne hydrogène, un groupement hydroxy, alcoxy(C1-C4), alkyle(C1-C4), halogène, amino, acyl(C2-C14)oxy, acyl(C2-C4)amino, triméthylsilyloxy ;

R11 désigne hydrogène un groupement hydroxy, alcoxy(C1-C4), amino, acyl(C2-C4)oxy, acyl(C2-C4)amino, triméthylsilyloxy, hydroxyalkyl(C2-C4)amino ;

R10 et R11 peuvent former, conjointement avec les atomes de carbone auxquels ils sont rattachés, un cycle méthylènedioxy éventuellement substitué par un groupement alkyle en C1-C4 ou alcoxy en C1-C4 ou un cycle carbonyldioxy ;

au moins l'un des groupements R9 à R12 représente un groupement OZ ou NHR, un seul au plus des groupements R9 à R12 désignant NHR ;

et au plus deux des groupements R9 à R12 désignent OZ, dans le cas où Z désigne hydrogène, ces groupements sont en position 5 et 6 ;

et au moins un des groupements R9 à R12 représente hydrogène, dans le cas où un seul de ces groupements désigne hydrogène, un seul groupement parmi R9 à R12 désigne alors NHR ou OZ, et les autres groupements désignent alkyle en C1-C4 ;

R désignant dans NHR un atome d'hydrogène, un groupement acyle en C2-C4, hydroxyalkyle en C2-C4 et Z désignant dans OZ un atome d'hydrogène, un groupement acyle en C2-C14, alkyle en C1-C4, triméthylsilyle ;

et les sels correspondants, dans des proportions de jusqu'à 50% en moles de dérivé d'indole par rapport au nombre total de moles de composés à oxyder."

"5. Procédé de préparation des produits selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que l'on procède à l'oxydation à l'air en présence ou non d'un agent alcalin et/ou d'un catalyseur métallique d'oxydation, et qu'on isole le produit indolinique coloré ainsi formé par filtration, centrifugation ou lyophilisation."

"6. Procédé de préparation des produits selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait qu'il est préparé par oxydation en présence d'un agent oxydant en présence ou non d'un agent modificateur de pH et/ou d'un catalyseur métallique d'oxydation suivie par l'isolation du produit indolinique coloré ainsi formé par filtration, centrifugation ou lyophilisation."

"7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'agent oxydant est choisi parmi le peroxyde d'hydrogène, les peracides, les persels, les chlorites alcalins, l'oxyde d'argent, le chlorure ferrique, l'oxyde de plomb, le nitrite de sodium, les sels de terres rares."

"8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'agent oxydant est choisi parmi les ortho- et les parabenzoquinones, les ortho- et parabenzoquinones monoimines ou diimines, les 1,2- et les 1,4-naphtoquinones, les 1,2- et les 1,4-naphtoquinones mono- ou diimines."

"9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé par le fait que l'oxydation est effectuée en utilisant dans un premier temps, soit un iodure d'un métal alcalin, alcalino-terreux ou d'ammonium, et dans un second temps, le peroxyde d'hydrogène, soit dans un premier temps le peroxyde d'hydrogène et suivi dans un second temps de l'addition d'un iodure de métal alcalin, alcalino-terreux ou d'ammonium."

"10. Procédé de préparation des produits selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que l'oxydation est effectuée par voie enzymatique suivie par l'isolation du produit indolinique coloré ainsi formé par filtration, centrifugation ou lyophilisation."

"11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 6 à 10, caractérisé par le fait qu'une oxydation est effectuée par introduction en solution aqueuse dans un milieu eau/solvant ou anhydre, du ou des indolines de formule (I) avec éventuellement des indoles, on additionne dans un second temps l'oxydant dans des quantités suffisantes pour former le produit indolinique."

"12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé par le fait que les solvants sont choisis parmi les alcools inférieurs en C1-C4, les alkylèneglycols, les alkyléthers d'alkylèneglycols, le lactate de méthyle."

"13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 5 à 12, caractérisé par le fait que les dérivés indoliniques et éventuellement les indoles, représentent de 0,1 à 30% en poids par rapport au poids du milieu réactionnel."

"14. Produit selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait qu'il est isolé sous forme de particules ayant une granulométrie moyenne inférieure à 20 microns."

"15. Utilisation du produit tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 4 et 14, en cosmétique."

"16. Composition cosmétique, caractérisée par le fait qu'elle contient 0,1 à 35% en poids dans un milieu cosmétiquement acceptable, d'un produit tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 4 et 14."

"17. Composition selon la revendication 16, caractérisée par le fait qu'elle se présente sous forme de lotion, de lotion épaissie, de gel, de crème, de lait, de poudre, de stick, qu'elle est éventuellement conditionnée en aérosol sous forme de spray ou de mousse."

"18. Composition selon la revendication 16 ou 17, caractérisée par le fait qu'elle est destinée à être utilisée pour le maquillage de la peau, des ongles, des cils et des sourcils et qu'elle se présente sous forme liquide, solide ou pâteuse, anhydre ou aqueuse."

"19. Composition selon l'une quelconque des revendications 16 à 18, caractérisée par le fait qu'elle est destinée à la protection de l'épiderme humain contre les rayonnements UV et qu'elle se présente sous forme de suspension ou de dispersion dans des solvants ou des corps gras ou sous forme d'émulsion, de pommade, de gel, de bâtonnet solide ou de mousse aérosol."

"20. Composition selon l'une quelconque des revendications 16 à 18, caractérisée par le fait qu'elle contient des corps gras, des solvants organiques, des silicones, des épaississants, des adoucissants, des tensio-actifs, des filtres solaires, des agents anti-mousse, des agents hydratants, des parfums, des conservateurs, des agents anti-oxydants, des charges, des séquestrants, des agents de traitement, des propulseurs, des agents alcalinisants ou acidifiants ou d'autres pigments."

"21. Procédé de coloration temporaire des cheveux, caractérisé par le fait que l'on utilise une composition telle que définie dans l'une quelconque des revendications 16, 17 et 20."

"22. Procédé de maquillage de la peau ou des phanères, caractérisé par le fait que l'on applique sur la peau ou les phanères, une composition selon l'une quelconque des revendications 16 à 20."

X. Les parties ont présenté les requêtes suivantes :

La requérante a demandé l'annulation de la décision de la division d'opposition et la révocation en entier du brevet contesté.

L'intimée a requis le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 22 telles que déposées à titre de requête principale pendant la procédure orale, à titre subsidiaire le maintien du brevet selon l'une des requêtes subsidiaires telles que déposées par lettre du 3. avril 2001.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours

La requérante a exposé de manière détaillée sa position sur le point de l'identité du produit revendiqué par rapport aux produits tels que résultant obligatoirement des procédés selon D1 à D4 et ce point est central pour trancher toute question de nouveauté qui est le premier motif invoqué.

Le recours est donc recevable dans la mesure où le premier motif invoqué a été parfaitement justifié, conformément à la ratio decidendi de la décision T 774/97 du 17 novembre 1998 (voir point 1.1 des motifs, deux derniers paragraphes) ; la CBE ne prévoit aucunement l'irrecevabilité partielle d'un recours.

Quant à la violation alléguée de l'article 113(1) CBE et du droit de la défense, la Chambre relève que l'intimée sur la question de l'activité inventive n'a nullement fait valoir qu'elle n'aurait pas été en mesure d'organiser sa défense ou aurait été prise par surprise lors des débats.

2. Modifications (Requête principale)

Avant d'aborder la recevabilité des modifications apportées, il est à remarquer que les revendications telles que délivrées correspondent aux revendications telles que déposées à l'origine.

Les modifications suivantes se sont avérées nécessaires pour surmonter les motifs d'opposition :

2.1. La revendication 1 a été modifiée par l'inclusion de la caractéristique additionnelle non-facultative de la revendication 16, afin de surmonter l'objection de manque de nouveauté au vu de D1 à D4. La modification est donc recevable au titre de la règle 57bis CBE. La modification constituant une restriction, qui se fonde sur des caractéristiques additionnelles d'une revendication dépendante telle que déposée, une position de repli effectivement publiée dans le fascicule de la demande de brevet, elle ne saurait donc contrevenir aux exigences des articles 84 et 123 de la CBE.

2.2. La revendication 4 protégeant également la présence additionnelle de dérivés d'indoles au-delà des mono- et dihydroxyindoles et aminoindoles tels que définis dans la revendication 3, par exemple le 5,6 diméthoxyindole tel que décrit à la page 4, lignes 8 à 9 du fascicule du brevet comme exemple de composé indolique de formule (II), elle ne peut dépendre de la revendication 3. Par conséquent, l'expression "que l'indole répond à la formule" (voir la première ligne) a été remplacée par l'expression "qu'il résulte de la cooxydation d'au moins un composé de formule (I) et d'un dérivé d'indole de formule (II)", cette dernière expression se fondant sur la revendication 3. La revendication 4 a ensuite été rattachée à la revendication 1, conformément à la description initiale, voir la page 3, ligne 16, du fascicule du brevet (page 3, deux dernières lignes de la demande initiale).

Les revendications 3 et 4 ont été modifiées par l'inclusion des caractéristiques additionnelles de la revendication 5 telle que délivrée, pour délimiter les proportions relatives de dérivés d'indole et de dérivés d'indoline en cas de cooxydation.

En fait, les revendications 3 et 4 protégeaient toute proportion de dérivés d'indole par rapport au nombre total de moles de composés à oxyder, en cas de cooxydation, à savoir même au delà du maximum de 50% tel que divulgué à l'origine.

La revendication 5 telle que délivrée étant devenue superflue, a donc été supprimée.

Les modifications des nouvelles revendications 3 et 4 sont des restrictions qui se fondent sur les caractéristiques additionnelles des revendications 3 et 5. telles que déposées et ne peuvent donc contrevenir aux dispositions des articles 84 et 123 CBE. En revanche, grâce à la suppression de la revendication 5, ces modifications permettent de rendre plus concis l'ensemble des revendications.

2.3. La modification des nouvelles revendications 5, 6 et 10 consiste en l'inclusion des étapes nécessaires à isoler le produit indolinique coloré du milieu de réaction, afin d'obtenir les particules telles que définies dans la revendication 1. La modification est une restriction qui se fonde sur la description (voir page 5, lignes 22-23, du fascicule du brevet et page 8, lignes 25-27, de la demande d'origine). La modification est nécessaire pour harmoniser les revendications de procédé avec la revendication 1 modifiée.

2.4. La revendication 15 telle que délivrée doublant la revendication 1, elle a été supprimée pour satisfaire aux exigences de concision de l'article 84 CBE.

2.5. Les revendications 6 à 24 telles que délivrées ont été numérotées comme revendications 5 à 22.

2.6. Les références aux revendications précédentes ont par conséquent été remaniées.

2.7. En résumé, les modifications apportées ne concernent que des restrictions qui sont claires, se fondent sur la description et n'ont que le but de surmonter les motifs d'opposition. Les exigences de la règle 57bis CBE et celles des articles 84 et 123 CBE sont donc satisfaites.

3. Nouveauté (requête principale)

La requérante n'a pas contesté la nouveauté de l'objet de la revendication 1. En revanche, elle a déclaré que ledit objet était nouveau par rapport aux produits résultant obligatoirement des procédés tels que divulgués dans l'état de la technique cité.

La Chambre ne voit aucune justification pour soulever une objection de manque de nouveauté.

4. Le problème technique et sa solution (requête principale)

4.1. Le brevet litigieux porte sur des produits indoliniques, leurs procédés de préparation, leur utilisation en cosmétique et des compositions cosmétiques les mettant en oeuvre.

Selon la description du brevet contesté (voir page 2, lignes 3 à 10), l'utilisation de pigments colorés présentait un très grand intérêt dans le domaine cosmétique, notamment dans les produits destinés au maquillage des phanères et/ou de la peau. On appelle phanères les cheveux, les poils, sourcils, cils et les ongles (voir la page 5 du brevet, ligne 39).

On utilisait généralement des pigments minéraux ou des pigments issus de colorants directs de synthèse ou de carbone pur dans le cas des pigments noirs. Ces différents produits présentaient, suivant les applications, des problèmes de mise en oeuvre et n'étaient pas toujours exempts de problèmes au niveau compatibilité et toxicologie (voir la page 2 du brevet, lignes 7 à 10).

4.2. Les problèmes cités étaient en fait connus, au moins en partie, avant le dépôt du brevet opposé, de D5 (voir page 3, lignes 53 à 57). D5 visait à remplacer les pigments métalliques utilisés autrefois, qui n'étaient pas inoffensifs, par des pigments posant moins de problèmes (voir D5, page 3, lignes 56 à 57). La solution proposée par D5 consistait à utiliser des particules minérales inertes sous forme de poudre fine et à déposer des pigments préparés par oxydation d'un précurseur indolique directement sur la surface des particules minérales inertes, les particules étant ensuite séparées du milieu de réaction. Le choix de la taille des particules minérales inertes permettait le contrôle de la taille des pigments finaux (voir D5, page 4, lignes 1 à 4, et les exemples).

Les pigments finaux ainsi obtenus consistaient en fait en des particules d'une poudre minérale, inertes et fines, couchées avec un pigment mélanique résultant de l'oxydation d'indoles (voir D5, revendication 1). Les pigments étaient stables, pouvaient être aisément produits et s'étaient révélés inoffensifs (voir D5, page 5, lignes 34-36).

Ils pouvaient être utilisés dans des compositions cosmétiques pour le traitement des cheveux, de la peau et des phanères (voir D5, page 3, lignes 65-66). Cependant, les particules minérales inertes étaient encore bien contenues dans les pigments mélaniques d'indoles ainsi produits.

4.3. Le problème technique objectif résultant du brevet contesté était donc de mettre à disposition de nouveaux produits utilisables comme pigments colorés en cosmétique, pour le maquillage, pour la coloration de la peau et des phanères, pouvant être mis en oeuvre sans problèmes de compatibilité et de toxicologie, qui colorent pendant un temps désiré, et qui s'éliminent facilement au lavage ou au démaquillage (voir page 2 du brevet opposé, lignes 11-13, et page 5, lignes 45 à 50 et 56 à 57).

4.4. La solution proposée dans le brevet litigieux, voir la revendication 1, porte sur un produit indolinique caractérisé par la combinaison des caractéristiques suivantes :

(a) Il résulte de la polymérisation oxydative d'un ou plusieurs composés comprenant au moins une indoline de formule donnée (I) ;

(b) Il est isolé sous forme de particules ;

(c) Les particules ont une granulométrie moyenne inférieure à 50 micromètres.

4.5. Le produit est utilisable comme pigment en cosmétique, appliqué directement sous forme de poudre ou au moyen de compositions cosmétiques telles que revendiquées (voir la page 6 du brevet, ligne 44), pour la coloration temporaire des cheveux et pour le maquillage de la peau et des phanères. Les compositions présentent l'avantage d'être particulièrement stables et de présenter une bonne innocuité (voir la page 5 du brevet, lignes 56 à 57). Les exemples du brevet contesté illustrent la préparation des produits et leur utilisation concrète pour la préparation d'une composition cosmétique particulière, notamment un mascara. Le brevet donne des informations supplémentaires pour la préparation d'autres compositions cosmétiques (voir la page 5, ligne 40, à page 6, ligne 45).

4.6. L'opposante n'ayant pas contesté le fait que les dits produits indoliniques étaient à même de résoudre le problème technique objectivement déduit du brevet litigieux, il est donc convaincant que l'objet de la revendication 1 représente une solution effective du problème technique posé.

5. Activité inventive (requête principale)

5.1. L'enseignement de D5, bien qu'il porte sur des pigments pour la coloration des cheveux et le maquillage de la peau et des phanères, ne suggère pas de choisir une indoline de formule (I) comme produit de départ pour l'obtention des pigments et ne concerne que des pigments mélaniques d'indoles à déposer sur des particules minérales fines et inertes.

Quant à l'allégation d'une conversion possible des indoles en indolines de formule (I) durant le processus d'oxydation, elle n'a jamais été élaborée, encore moins prouvée par l'opposante qui avait cependant la charge de la preuve.

En revanche, l'oxydation aisée du précurseur indolique était en fait recherchée intentionnellement dans le procédé selon D5, pour obtenir une précipitation rapide.

De plus, D5 n'incite pas à se passer des particules minérales inertes car elles ont pour but essentiel de supporter les pigments mélaniques et de permettre le contrôle de leur taille.

Alors, D5 ne peut suggérer aucune modification du procédé qui serait pertinente pour l'achèvement d'un produit ayant les caractéristiques de la solution du problème technique posé dans le brevet contesté.

5.2. Les autres documents cités ne peuvent suppléer les lacunes d'information de D5, pour les raisons suivantes :

5.2.1. D1 divulgue l'utilisation d'une indoline de formule (I), dans un milieu tinctorial, pour la teinture oxydative "in situ" des fibres kératiniques. Donc D1 vise un objectif différent, à savoir il ne vise pas la coloration temporaire mais la coloration permanente des cheveux.

Les notions techniques de "coloration temporaire" et de "coloration permanente" des cheveux sont cependant bien établies dans le domaine de la cosmétique.

Elles ont été illustrées par l'intimée à plusieurs reprises (voir les lettres du 5 février 1999, page 2, et du 3 avril 2001, page 2), sans être contestées par la requérante. Ces notions se résument ainsi :

La coloration temporaire des cheveux est éliminée des cheveux après un seul shampooing. Les colorants temporaires n'ont pas d'affinité pour le cheveu ;

Les colorants permanents des cheveux, fréquemment identifiés comme colorants d'oxydation, montrent une grande résistance aux shampooings (voir par exemple D1, page 3, dernière phrase du dernier paragraphe). Ils doivent rester sur les cheveux. L'objectif est la pénétration uniforme des différents composants dans le cheveu, afin que les colorants résultant de l'oxydation dans les fibres, au vu de leur dimension, ne migrent que lentement de l'intérieur du cheveu.

D1 n'enseigne donc pas que les produits résultants du processus d'oxydation permettent d'atteindre l'objectif du brevet litigieux, notamment un nouveau produit indolinique utilisable comme pigment pour la coloration temporaire des cheveux, de la peau et des phanères.

Le problème technique résultant de D1, à savoir la stabilité au stockage du précurseur d'oxydation, est complètement différent du problème technique déduit objectivement du brevet contesté, à savoir la préparation de nouveaux produits utilisables comme pigments en cosmétique, voir le point 4.3 supra.

Alors, l'oxydation aisée du précurseur indolique, qui était en fait recherchée intentionnellement dans le procédé selon D5, pour obtenir une précipitation rapide du pigment mélanique sur les particules minérales fines et inertes, est en fait à éviter selon D1, qui vise l'utilisation d'une indoline pour obtenir un précurseur plus stable au stockage.

Au vu de cet enseignement contradictoire résultant de D5 et D1, l'homme de l'art ne voudrait pas substituer les indolines aux indoles de D5, puisque les indolines sont plus stables à l'oxydation.

5.2.2. Il en va de même pour l'enseignement de D2 à D4, qui portent, eux-aussi, sur la coloration oxydative permanente des cheveux.

5.2.3. Le produit faisant l'objet de la revendication 1 ne saurait donc découler de manière évidente de l'enseignement de D5 et D1, ou de D5 et D2 à D4.

5.3. Le document D1 divulguant l'utilisation d'une indoline de formule (I) dans un processus de polymérisation oxydative, il a même été considéré comme état de la technique le plus proche par les parties.

En fait, si le problème technique objectivement déduit du brevet en litige ne résulte pas de l'enseignement de D1 (voir le point 5.2.1 supra), les moyens pour arriver à sa solution et par conséquent la solution elle-même ne peuvent, a fortiori, découler d'une manière évidente d'un tel état de la technique, pour absence totale de toute indication utile.

5.4. En particulier, D1 ne divulgue aucune étape de séparation du colorant formé dans ou sur le cheveu, pour l'isoler du cheveu et pour l'utiliser dans tout autre but. D'ailleurs, cela serait même en contradiction avec l'objectif de D1, à savoir une coloration permanente du cheveu, résistante à la séparation du colorant.

La requérante a toutefois soutenu que l'étape de séparation du produit résultant de la réaction oxydative telle que revendiquée était commune (filtration, centrifugation, lyophilisation) et ne saurait poser de problèmes à l'homme de métier, une fois qu'il se proposait d'isoler le produit indolinique résultant de l'oxydation. Il pourrait mettre en oeuvre l'isolation sans difficultés excessives, donc sans l'exercice d'une activité inventive.

Cet argument ne peut être fondé car D1 vise l'obtention d'une coloration permanente des cheveux et toute séparation aisée du colorant du cheveu est simplement à éviter. Une telle coloration demande la pénétration du colorant ou du précurseur dans les cheveux, pour former un complexe avec ces derniers.

Conformément à ce choix délibéré, le produit à former dans le cheveu n'aurait jamais été isolé intentionnellement, ni avant, ni après son développement, pour être ensuite utilisable dans des compositions cosmétiques ayant d'autres buts, notamment la coloration temporaire des cheveux.

5.5. Pour ce qui concerne le produit mélanique résultant du processus spontané d'oxydation des indoles en solution tel que décrit à la page 1 de D1, lignes 6-13, D1 divulgue que le produit ainsi obtenu ne se fixe plus sur le cheveu. Ce passage de D1 dissuade en fait l'homme de métier à exploiter l'oxydation spontanée ou provoquée d'un indole, a fortiori d'une indoline, pour obtenir des pigments isolés, qui sont même présentés comme dépourvus de toute application commerciale.

L'enseignement de D1 ne saurait donc inciter à toute utilisation commerciale possible d'un pigment ainsi formé, notamment pour la coloration temporaire des cheveux.

En revanche, D1 vise à remplacer les dérivés d'indoles par des dérivés d'indoline pour obtenir un précurseur plus stable au stockage, à savoir qui ne forme pas spontanément des produits de polymérisation colorés.

Ces arguments cités par la requérante ne se fondent donc que sur des considérations a posteriori.

5.6. Donc, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale ne saurait découler de manière évidente de l'enseignement de D5 et/ou de celui de D1, ni de celui de D5 ou D1 combiné avec un quelconque des documents D2 à D4 (art. 52(1) et 56 de la CBE).

6. Conclusions

L'objet de la revendication 1 de la requête principale satisfait aux exigences de la CBE. Les autres revendications dépendent de la revendication 1 ou portent sur la préparation et l'utilisation du produit selon la revendication 1. Elles satisfont donc elles aussi aux dites exigences de la CBE. La description, cependant, est encore à harmoniser avec les nouvelles revendications.

7. Au vu de ces conclusions il n'est pas nécessaire d'examiner les requêtes subsidiaires.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 22 telles que déposées à titre de requête principale pendant la procédure orale et une description qui doit y être adaptée.