T 0769/97 (Fungizide/BAYER) of 18.4.2002

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. Juli 1997 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Einsprechenden) richtet sich gegen die am 2. Mai 1997 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher der Einspruch gegen das europäischen Patent Nr. 403 618 zurückgewiesen wurde.

II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang ausschließlich wegen mangelnder Neuheit nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ angegriffen worden. Zur Stützung des Einspruches wurde einzig folgende Druckschrift angezogen:

(1) EP-A-370 629.

III. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Entscheidung fest, daß der Gegenstand des Streitpatents neu sei. Die Druckschrift (1) sei nur in dem Umfange bei der Neuheitsprüfung heranzuziehen, als sie ihre erste Priorität, welche vor dem ersten Prioritätstag des Streitpatents liege, wirksam in Anspruch nehmen könne. Diese Druckschrift offenbare kein einziges Beispiel mit erstem Prioritätstag, das im Bereich des Anspruchs 1 des Streitpatents liege. Außerdem werde der Überlappungsbereich der allgemeinen Formel in Anspruch 1 des Streitpatents und der allgemeinen Formel in Druckschrift (1), welcher der erste Prioritätstag zukomme, nicht als solcher in dieser Druckschrift identifiziert, so daß diesem Überlappungsbereich kein neuheitsschädlicher Charakter beigemessen werde könne.

IV. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 18. April 2002 hat der Beschwerdegegner (Patentinhaber) einen geänderten, aus 5 Ansprüchen bestehenden Anspruchssatz für die Vertragsstaaten AT, BE, CH, LI, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE vorgelegt und die Aufrechterhaltung des Streitpatents nur noch in diesem Umfange begehrt. Dessen unabhängiger Anspruch 1 lautet:

"1. Verbindungen der allgemeinen Formel

FORMEL

in welcher R1 und R2 die folgenden Bedeutungen haben:

R1 R2

3,5-Di(trifluormethyl)-phenyl Methyl 2-Fluor-5-methylphenyl Methyl 2-Benzofuranyl Methyl 2-Chinolinyl Wasserstoff 4-Fluorphenyl Methyl 4-Nitrophenyl Methyl 4-Chlorphenyl Methyl 4-Chlorphenyl Aethyl Beta-Phenyläthenyl Methyl o-Tolyl Methyl p-Anisyl Methyl 4-Biphenylyl Methyl Cyclopropyl Cyclopropyl Beta-(2-Furyl)-äthenyl Methyl Beta-(3,4,5-Trimethoxy-phenyl)-äthenylMethyl Alpha, Alpha, Alpha,-Trifluor-m-tolyl Methyl 3-Bromphenyl Methyl 2-Chlorphenyl Methyl 3-Nitrophenyl Methyl 5-Chlor-3-methyl-2-benzothienyl Methyl 3-Chlorphenyl Methyl 3,4-Dichlorphenyl Methyl 2,4-Dichlorphenyl Methyl 2,4-Dichlorphenyl 3-Pyridylmethyl 3-Methyl-2-benzothienyl Methyl 2,5-Dichlorphenyl Methyl 4-Aethylphenyl Methyl 3-Aethylphenyl Methyl 3,4-Dimethylphenyl Methyl 6-Methyl-2-naphthyl Methyl 4-Difluormethoxyphenyl Methyl 4-Chlorphenyl Neopentyl 3,5-Di(trifluormethyl)-phenyl Aethyl 3-Phenanthryl Methyl 2-Fluorenyl Methyl Isopropyl Methyl 4-Chlorphenyl n-Propyl 4-Chlorphenyl Cyclopropyl 3-Chlorphenyl Aethyl 4-Fluorphenyl Aethyl 4-Bromphenyl Aethyl 4-tert.-Butylphenyl Methyl Cyclopropyl Methyl 2-Chinolinylmethyl Methyl 3-Fluor-5-trifluormethyl-phenyl Methyl 3,5-Difluorphenyl Methyl 3,5-Difluorphenyl Aethyl 2-Fluorphenyl Aethyl 3,4-Dimethoxyphenyl Methyl p-Tolyl Aethyl 3-Trifluormethoxyphenyl Methyl 3-Fluor-5-trifluormethyl-phenyl Aethyl Cyclohexyl Methyl 4-Chlorphenyl Trifluormethyl 3,4-Dimethoxybenzyl Methyl Alpha, Alpha, Alpha,-Trifluor-m-tolyl Trifluormethyl Alpha, Alpha, Alpha,-Trifluor-m-tolyl Aethyl 3,5-Dichlorphenyl Methyl Beta-(2-Naphthyl)-äthenyl Trifluormethyl Methyl Methyl Alpha, Alpha, Alpha,-Trifluor-m-tolyl n-Propyl Alpha, Alpha, Alpha,-Trifluor-m-tolyl Cyclopropyl 2-Chlor-5-trifluormethyl-phenyl Methyl 2-Methylthio-5-trifluormethylphenyl Methyl 4-Chlor-3-trifluormethyl-benzyl Methyl 4-Methoxybenzyl Methyl Alha, Alpha, Alpha,-Trifluor-m-tolyl Isopropyl Alpha, Alpha, Alpha,-Trifluor-m-tolyl Alpha, Alpha, Alpha,-Trifluor-m-tolyl 4-Äthoxyphenyl Methyl 3-Chlor-4-fluorphenyl Methyl 2,3-Dichlorphenyl Methyl p-Tolyl Trifluormethyl 4-(2,4-Dichlorphenoxy)-phenyl Methyl 4-(4-Nitrophenoxy)phenyl Methyl 4-(4-Methoxyphenoxy)-phenyl Methyl 3,4-Methylendioxyphenyl Methyl 7-Benzodioxanyl Methyl 3-Bromphenyl Aethyl 3-Fluor-5-trifluormethylphenyl Cyclopropyl 2,3,4-Trichlorphenyl Methyl 4-Chlor-3-methylphenyl Methyl p-Tolyl n-Propyl 4-Phenoxyphenyl Cyclopropyl 3-Bromphenyl Cyclopropyl 3-Chlorphenyl Cyclopropyl 3-Fluorphenyl Cyclopropyl 3-Bromphenyl n-Propyl 3-Chlorphenyl n-Propyl 4-Fluor-3-trifluormethylphenyl n-Propyl 3-Fluorphenyl n-Propyl 4-Phenoxyphenyl n-Propyl 3-Fluor-5-trifluormethylphenyl n-Propyl 3-Bromphenyl Trifluormethyl 3-Chlorphenyl Trifluormethyl 4-Phenoxyphenyl Trifluormethyl 3-Bromphenyl Isopropyl 3-Chlorphenyl Isopropyl 4-Phenoxyphenyl Isopropyl 4-Fluor-3-trifluormethylphenyl Cyclopropyl 4-Fluorphenyl Cyclopropyl 4-(n-Propyl)-phenyl Methyl 4-Methoxy-3-nitrophenyl Methyl 2,4-Dimethoxyphenyl Methyl 4-Fluor-3-trifluormethylphenyl Isopropyl 3-Iodphenyl Methyl 4-Iodphenyl Methyl 2-(4-Methoxyphenyl)äthyl Methyl 1,4,8-Trimethyl-nona-1,3,7-trienyl Methyl 1-Methyl-2-(3,4-methylendioxyphenyl)- Methyl äthyl

FORMEL

Die Ansprüche 2 bis 5 betreffen ein fungizides Mittel enthaltend tend ein eine Verbindung nach Anspruch 1, ein Verfahren zur Herstellung hen Verb einer solchen Verbindung,einVerfahren zur Bekämpfung von Fungi mit einer Verbindung nach Anspruch 1 oder einem Mittel nach nach Anspruch 2 und die Verwendung einer solchen Verbindung solchen oder eines solchen Mittels zur Bekämpfung von Fungi.

V. Der Beschwerdeführer hat in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ausdrücklich erklärt, daß gegen die Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfange des vorliegenden Anspruchsbegehrens des Beschwerdegegners keine Bedenken bestünden. Für diese Ansprüche werde an dem Einwand der mangelnden Neuheit gegenüber Druckschrift (1) nicht länger festgehalten, denn deren eingeschränkter Gegenstand sei von diesem Stand der Technik nunmehr abgegrenzt.

VI. Der Beschwerdeführer hat vorgetragen, daß das geltende Anspruchsbegehren nur noch individuelle Einzelverbindungen betreffe. Durch diese wesentliche Einschränkung sei die Neuheit gegenüber der entgegengehaltenen Druckschrift (1) unzweifelhaft hergestellt, denn die nunmehr beanspruchten Einzelverbindungen seien dort nicht differenziert offenbart.

VII. Der Beschwerdegegner hat die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents für die benannten Vertragsstaaten außer Spanien gemäß seinem während der mündlichen Verhandlung eingereichtem Antrag mit den Ansprüchen 1 bis 5 beantragt.

Der Beschwerdeführer hat ebenfalls die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt und sich dem Antrag des Beschwerdegegners auf Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfange angeschlossen.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)

Gegenüber der erteilten Fassung des Streitpatents ist lediglich der Gegenstand der geltenden Ansprüche 1 und 3 abgeändert. Die Einzelverbindungen des geltenden Anspruchs 1 werden in der Tabelle von Beispielen auf Seiten 20 bis 34 der ursprünglichen Unterlagen differenziert genannt. Der geltende Verfahrensanspruch 3 findet seine Stütze im ursprünglichen Anspruch 12 und der allgemeinen Formel auf Seite 20 der ursprünglichen Anmeldung.

Diese Abänderungen der erteilten Ansprüche beschränken den beanspruchten Gegenstand, wodurch der Schutzbereich des Streitpatents im Vergleich zur erteilten Fassung nicht erweitert wird.

Der geltende Anspruchssatz erfüllt demzufolge alle Voraussetzungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

3. Neuheit

Das Streitpatent war vom Beschwerdeführer ausschließlich wegen mangelnder Neuheit gegenüber der Druckschrift (1) nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ angegriffen worden, so daß dies der einzige Streitpunkt im Beschwerdeverfahren war.

Nachdem der Beschwerdegegner sich auf das geltenden Anspruchsbegehren beschränkt hat, hat der Beschwerdeführer ausdrücklich erklärt, daß sein Einwand der mangelnden Neuheit ausgeräumt sei und seinerseits somit keine Bedenken gegen die Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfange der vorliegenden Ansprüche des Beschwerdegegners bestünden.

Die Kammer hat sich davon überzeugt, daß der Gegenstand des geltenden unabhängigen Anspruchs 1 und der darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 in der entgegengehaltenen Druckschrift (1) nicht beschrieben und somit neu ist. Da Beschwerdeführer und Beschwerdegegner übereinstimmend die Neuheit des geltenden Anspruchsbegehrens bejahen, bedarf es für diese Feststellung keiner weiteren Begründung.

4. Zurückverweisung

Die Kammer hat zwar die Neuheit des Gegenstandes der Ansprüche 1 bis 5 festgestellt, gleichwohl hat sie keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da erhebliche Änderungen in der Beschreibung notwendig sind, um diese mit dem im Beschwerdeverfahren wesentlich geänderten unabhängigen Anspruch 1 in Einklang zu bringen. Unter diesen Umständen hält es die Kammer für angezeigt, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen, die Sache zur Anpassung der Beschreibung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 bis 5 und einer anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.