T 0074/93 (Verfahren zur Empfängnisverhütung) of 9.11.1994

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 88 904 588.6, die sich auf alicyclische Verbindungen und ihre Verwendung zur Empfängnisverhütung bezieht, wurde am 27. Mai 1988 als internationale Anmeldung eingereicht, in der die Priorität einer früheren Anmeldung im Vereinigten Königreich vom 2. Juni 1987 in Anspruch genommen wurde. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung am 2. September 1992 zurück; der Zurückweisungsentscheidung lagen die mit Schreiben vom 3. August 1992 eingereichten Ansprüche 1 bis 10 zugrunde.

II. Die Anmeldung wurde zurückgewiesen, weil Anspruch 5, der sich auf die Verwendung einer Verbindung bezieht, die auf den Gebärmutterhals eines empfängnisfähigen weiblichen Säugetiers aufgetragen wird, insoweit nicht nach Artikel 57 EPÜ gewerblich anwendbar sei, als die Verbindung auf den Gebärmutterhals eines weiblichen Menschen aufzutragen sei. Dies sei als rein persönliche Verwendung zu betrachten, die von den Frauen selbst in ihrer Privatsphäre vorgenommen werde. Es gebe kein Gewerbe, das den Frauen das Auftragen der Verbindungen als Dienstleistung anbiete.

III. Am 15. Oktober 1992 wurde eine Beschwerdeschrift eingereicht und die entsprechende Gebühr entrichtet. Die am 19. Dezember 1992 eingegangene Beschwerdebegründung enthielt einen zusätzlichen Anspruch 11, der auf Anregung der Prüfungsabteilung hin in der normalerweise zum Schutz einer zweiten medizinischen Indikation verwendeten Formulierung gehalten war.

IV. Während der mündlichen Verhandlung am 9. November 1994 äußerte die Kammer Zweifel daran, ob die Formulierung des zusätzlichen Anspruchs im vorliegenden Fall angemessen sei, da es sich bei der Verwendung zur Empfängnisverhütung nach den eigenen Angaben des Beschwerdeführers nicht um eine medizinische Verwendung handle und die von der Großen Beschwerdekammer mit ihrer Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) für weitere medizinische Indikationen zugelassene besondere Art von Verwendungsansprüchen unter diesen Umständen weniger klar zu sein scheine als ein herkömmlicher Anspruch für ein Herstellungsverfahren.

V. Auf diese Einwände hin legte der Beschwerdeführer die folgenden Ansprüche als Hauptantrag vor:

"1. Verbindungen der allgemeinen Formel

FORMEL

in der n 1 bis 6 und R1 und R2 jeweils eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeuten, sowie deren saure Additionssalze

2. N-(2-dimethylaminoethyl)-1,3,8-trioxodecahydroanaphtalin-2- carboxamid und dessen saure Additionssalze

3. Stoffgemisch, das eine Verbindung nach Anspruch 1 oder 2 und einen nichttoxischen Träger enthält

4. Stoffgemisch nach Anspruch 3 in Form einer Creme oder Salbe

5. Verwendung eines Stoffgemischs nach Anspruch 3 oder 4 zum Auftragen auf den Gebärmutterhals eines empfängnisfähigen weiblichen Säugetiers

6. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2 zur Verwendung als Antiulcusmittel zum Verdicken des gastrointestinalen Schleims, wobei es sich bei den sauren Additionssalzen um pharmazeutisch verträgliche handelt

7. Verbindungen nach Anspruch 6, wobei es sich bei dem gastrointestinalen Schleim um Ösophagus-, Magen- oder Zwölffingerdarmschleim handelt

8. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2 zur Behandlung von Colitis oder Diverticulitis, wobei es sich bei den sauren Additionssalzen um pharmazeutisch verträgliche handelt

9. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2 zum Auftragen auf das Auge zur Behandlung des "trockenen Auges", wobei es sich bei den sauren Additionssalzen um pharmazeutisch verträgliche handelt

10. Verfahren zur Herstellung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs durch Formulieren einer Verbindung nach Anspruch 1 oder 2 mit einem nichttoxischen Träger."

VI. Hinsichtlich der Gewährbarkeit des Anspruchs 5 brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes vor:

Nach dem EPÜ solle sichergestellt werden, daß die Anmelder als Gegenleistung für das ihnen erteilte Monopol eine geeignete technische Lehre vorlegten. Wenn ein empfängnisverhütendes Stoffgemisch auf den Markt gebracht werde, bei dem die Neuheit in der neuen Verwendung bestehe, so liege es auf der Hand, daß ein Anspruch gewährt werden müsse, der dem Patentinhaber eine Handhabe für spätere Klagen biete. Die Vorschriften über mittelbare Verletzung erlaubten es dem Patentinhaber in zahlreichen Vertragsstaaten, Dritten die Lieferung von Mitteln zu untersagen, die sich auf ein wesentliches Element zur Benutzung der Erfindung bezögen, und zwar auch dann, wenn der Endverbraucher die Erfindung im privaten Bereich benutze.

Zu dem aufgrund von Artikel 57 EPÜ erhobenen einzigen Einwand sei zu bemerken, daß die Verwendung eines empfängnisverhütenden Mittels gewerblich anwendbar sei, da es sich bei der Anwendung einer empfängnisverhütenden Creme um eine bezahlte Dienstleistung handeln könne, etwa dann, wenn sie von einer Prostituierten, die von ihrem Kunden einen ein empfängnisverhütendes Mittel einschließenden Preis fordere, oder von einer Krankenschwester angewendet werde, die ein empfängnisverhütendes Mittel bei einer Frau anwende, die aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage sei, das empfängnisverhütende Mittel selbst aufzutragen. Es sei unerheblich, ob solche Anwendungen nur in geringem Umfang stattfänden, da Artikel 57 EPÜ nicht vorschreibe, daß ein Gewerbe in einem bestimmten Umfang ausgeübt werden müsse. Auch besage er nicht, daß eine private Verwendung nicht auch gewerblichen Charakter haben könne. "Privat" sei nicht gleichbedeutend mit "nichtgewerblich". So könne beispielsweise die Bestückung eines Kernreaktors als private Handlung betrachtet werden. Wenn eine Person nicht auf private, nichtgewerbliche Nutzung verklagt werden könne, ergebe sich ohnehin kein Problem. Eine private, nichtgewerbliche Nutzung beeinträchtige nicht die gewerbliche Anwendbarkeit, solange es gewerbliche Anwendungen der Erfindung gebe. Zahlreiche Erfindungen, die sich auf den täglichen Bedarf bezögen, würden im privaten Bereich benutzt, was ihrer Patentierbarkeit nicht im Wege stehen sollte. Schließlich sei es nicht erforderlich, daß eine gewerbliche Anwendung bereits bekannt sei; es sollten auch gewerbliche Anwendungen in Betracht gezogen werden, die durch die Erfindung möglicherweise in Zukunft geschaffen würden.

VII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 10 des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags. Hilfsweise beantragte er die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hilfsantrags, bei dem Anspruch 5 des Hauptantrags gestrichen worden war.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, dem Hilfsantrag stattzugeben.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Der Gegenstand des derzeitigen Anspruchs 6, in dem die medizinische Indikation beschrieben ist, stützt sich auf Seite 7, Zeilen 25 bis 27 der ursprünglich eingereichten Beschreibung. Der zusätzliche Anspruch für die Herstellung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs (nunmehr Anspruch 10) basiert auf dem von Seite 6 auf Seite 7 überlaufenden Absatz der ursprünglich eingereichten Beschreibung, der auch die derzeitigen Ansprüche 3 und 4 stützt, die im Verfahren vor der ersten Instanz eingereicht wurden. Die Ansprüche erfüllen somit das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

2.2 In erster Linie ist die Frage zu prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 5 gemäß Artikel 57 EPÜ gewerblich anwendbar ist.

Der von der Prüfungsabteilung erhobene Einwand, daß es sich beim Auftragen eines empfängnisverhütenden Mittels auf den Gebärmutterhals eines weiblichen Menschen um eine rein persönliche Verwendung handle, die das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ nicht erfülle, wurde vom Beschwerdeführer nicht ausgeräumt.

2.2.1 Die Kammer stimmt dem Beschwerdeführer darin zu, daß sich aus dem EPÜ der Grundsatz ableiten läßt, daß technischen Erfindungen geeigneter Schutz zu gewähren ist. Diese müssen jedoch die allgemeinen Kriterien nach Artikel 52 (1) EPÜ erfüllen, d. h. neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein, wie insbesondere in der Entscheidung G 1/83 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1985, 60) festgestellt wurde. Dies bedeutet, daß der allgemeine Grundsatz der Patentierbarkeit nur gelten kann, wenn die angebliche Erfindung gewerblich anwendbar ist.

2.2.2 Der Beschwerdeführer verwies auf die Bestimmungen im Verletzungsrecht zahlreicher Vertragsstaaten, die in Übereinstimmung mit Artikel 26 des Gemeinschaftspatentübereinkommens Schutz gegen eine mittelbare Verletzung gewähren. Es trifft zu, daß Dritte, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehende Mittel zur Benutzung der Erfindung liefern, kommerziell handeln und nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind, auch wenn der Endverbraucher Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vornehmen darf (siehe Artikel 26 (3), 27 a) GPÜ). Die Ausnahme für den privaten Endverbraucher erstreckt sich somit nicht auf den mittelbaren Benutzer, der Mittel zur Benutzung der Erfindung verkauft. Hingegen bedeutet die Tatsache, daß der mittelbare Benutzer der Verbotswirkung eines Patents unterliegt, nicht zwangsläufig, daß auch der Endverbraucher eine gewerbliche Handlung vornimmt.

2.2.3 Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer auch darin überein, daß ein Verfahren zur Empfängnisverhütung nicht schon an sich aufgrund der Artikel 57 und 52 (4) Satz 1 EPÜ wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Schwangerschaft ist keine Krankheit und ihre Verhütung daher nicht generell eine Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ (s. als konkretes Beispiel T 820/92, ABl. EPA 1995, 113). In den Vertragsstaaten dürfte die Auffassung vorherrschen, daß Verfahren dieser Art gewerblich anwendbar sind (s. Entscheidung in der Sache Schering AG (1971) R.P.C. 337 (P.A.T.); Bruchhausen in Benkard, 9. Aufl. 1993, § 5 PatG, Rdnr. 13; Urteil des Appelationsgerichts Paris, 24. September 1984, PIBD 1984 III, 251). Es genügt jedoch nicht, daß solche Verfahren im allgemeinen gewerblich anwendbar sind. Vielmehr muß die im Einzelfall beanspruchte Erfindung das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ erfüllen.

2.2.4 Das Verfahren nach Anspruch 5 ist dazu gedacht, daß die Frau es selbst anwendet. Auch der Beschwerdeführer hat nicht bestritten, daß eine solche Anwendung in der Regel nicht - wie in Artikel 57 EPÜ gefordert - gewerblicher Art ist. Trotzdem vertritt er die Auffassung, daß er die gewerbliche Anwendbarkeit anhand der beiden genannten Beispiele nachgewiesen hat, bei denen das Verfahren - wie er behauptet - Teil eines Gewerbes ist.

2.2.5 Diese Beispiele sind nicht überzeugend.

2.2.5.1 Im Fall der Prostituierten verwies der Beschwerdeführer auf das "älteste Gewerbe der Welt". Da "Gewerbe" im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes allgemein in der weitesten Bedeutung verstanden wird (Art. 1 (3) Pariser Verbandsübereinkunft), kann eine solche liberale Auslegung auch auf Artikel 57 EPÜ Anwendung finden. Die entscheidende Frage lautet jedoch nicht, ob es sich beim Beruf einer Prostituierten um ein Gewerbe handelt, sondern ob die Anwendung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs auf den Gebärmutterhals durch eine Prostituierte Teil eines Gewerbes ist. Dies trifft nicht zu. Die anspruchsgemäße Anwendung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs auf den Gebärmutterhals ist nicht Teil der Geschäftsbeziehung zwischen einer Prostituierten und ihrem Kunden, und der Vertrag zwischen ihnen schließt nicht die Frage ein, welches empfängnisverhütende Mittel sie bei sich selbst anwendet. Sie kann unter Berücksichtigung von Faktoren wie Verträglichkeit oder Zuverlässigkeit eigenverantwortlich entscheiden, welches Mittel sie benutzen will. Dies gilt zumindest insoweit, als der Kunde davon nicht betroffen ist; sollte allerdings die Prostituierte empfängnisverhütende Mittel bei ihrem Kunden anwenden, so könnte dies zu einem Teil der Geschäftsbeziehung werden. Solange sie das Mittel bei sich selbst anwendet und sich außerhalb ihres Kontakts mit dem Kunden schützt, ist der Kunde in keiner Weise betroffen, und die Anwendung bleibt im privaten und persönlichen Bereich der Prostituierten.

Eine Prostituierte kann ein berufliches Interesse daran haben, nicht schwanger zu werden, um ihren Beruf weiterhin ausüben zu können. Dies ist jedoch bei der Benutzung eines empfängnisverhütenden Mittels weder ihr einziges noch ihr vorrangiges Interesse. Die Prostituierte hat aus rein privaten, persönlichen Gründen ein echtes Interesse daran, nicht von einem Kunden schwanger zu werden, da dies ihr künftiges Leben wesentlich stärker beeinträchtigen würde als die vorübergehende Unfähigkeit zur Berufsausübung. Auch eine aus einer nichtberuflichen Beziehung entstehende Schwangerschaft könnte ihren Berufsaussichten schaden. Trotzdem könnte die Verwendung eines empfängnisverhütenden Mittels in einer privaten Beziehung kaum als gewerblich betrachtet werden. Dies zeigt, daß das Motiv für die Verwendung eines empfängnisverhütenden Mittels als solches für die Frage der gewerblichen Anwendbarkeit von untergeordneter Bedeutung ist.

2.2.5.2 Der Fall, bei dem die empfängnisverhütende Creme von einer Krankenschwester bei einer behinderten Person angewandt wird, ist insofern anders gelagert, als hier eine andere Person bei der Anwendung beteiligt ist. Die Tatsache, daß diese Person eine berufliche Handlung vornimmt, reicht nicht aus, um aus der Anwendung eines empfängnisverhütenden Mittels eine gewerbliche Tätigkeit zu machen. Die Krankenschwester bietet der behinderten Person das empfängnisverhütende Mittel nicht gewerbsmäßig an, sondern um ihr bei der Erfüllung ihrer rein persönlichen Bedürfnisse zu helfen. Daraus folgt, daß sich die Art der Handlung nicht dadurch ändert, daß diese nicht von der behinderten Frau selbst, sondern von ihrer Helferin nach ihren Anweisungen vorgenommen wird. Hier liegt der Unterschied zwischen dem vorliegenden Fall und den Fällen kosmetischer Behandlung, in denen die Kammer die Erfordernisse des Artikels 57 EPÜ als erfüllt ansah, da es Unternehmen gibt, die sich die Verschönerung des menschlichen Körpers zum Ziel gesetzt haben (T 144/83, ABl. EPA 1986, 301).

2.2.6 Bei der Abgrenzung zwischen gewerblichen Tätigkeiten, die unter die Verbotswirkung von Patenten fallen, und Tätigkeiten im privaten, persönlichen Bereich, die hiervon nicht berührt werden, hat die Kammer berücksichtigt, daß Artikel 57 EPÜ als Ausdruck der allgemeinen Vorstellung verstanden werden kann, wonach jede natürliche Person das Recht auf Achtung ihrer Privatsphäre hat. Dieses Recht darf im Kern niemandem genommen werden. Daher verleiht die Tatsache, daß Empfängnisverhütung für manche Frauen mit einer beruflichen Tätigkeit verbunden ist, einer im wesentlichen privaten, persönlichen Handlung noch keinen gewerblichen Charakter. Es ist hervorzuheben, daß dies nicht für die Empfängnisverhütung im allgemeinen gilt, sondern nur für die spezielle Art der Anwendung eines Stoffgemischs nach Anspruch 5.

Die Tatsache, daß die Rechte aus dem Patent nur gegen mittelbare Benutzer eingesetzt werden sollen, ist hier unbeachtlich. Die Kammer konnte für die in Anspruch 5 definierte unmittelbare Benutzung, für die das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ erfüllt sein muß, keinen Bereich ermitteln, in dem sie gewerblich anwendbar wäre.

Die Frage, ob es für die gewerbliche Anwendbarkeit ausreicht, daß diese künftig zu erwarten ist, kann unbeantwortet bleiben. Auch wenn die Kammer in diesem Punkt den Standpunkt des Beschwerdeführers akzeptieren würde, würde hierfür eine nicht näher begründete Behauptung zu diesem Zweck nicht ausreichen. Ohne konkrete Angaben kann die Kammer nicht anerkennen, daß das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ erfüllt ist.

Daher kann auf der Grundlage des Hauptantrags kein Patent erteilt werden.

3. Hilfsantrag

3.1 Im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht wurden gegen die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 8 keine Einwände erhoben. Die Prüfungsabteilung stellte in ihrem Bescheid vom 24. Juli 1992 fest, daß auf der Grundlage dieser Ansprüche ein Patent erteilt werden könnte, wenn der Verwendungsanspruch (ursprünglicher Anspruch 3) neu gefaßt würde. Dieser Anspruch ist nicht Teil des Hilfsantrags. In ihrer Entscheidung erhob die Prüfungsabteilung keine Einwände gegen die Ansprüche 3 und 4 in der mit Schreiben vom 3. August 1992 eingereichten Fassung; diese Ansprüche sind auf Stoffgemische gerichtet, die die Verbindungen nach den Ansprüchen 1 und 2 enthalten.

3.2 Die Kammer prüfte diese Ansprüche in der im Beschwerdeverfahren geänderten Fassung. Da Anspruch 5 des Hauptantrags gestrichen worden war, sah die Kammer keinen Grund für eine Beanstandung. Auch besteht kein Einwand gegen den im Beschwerdeverfahren vorgelegten einzigen neuen Anspruch, der sich auf die Herstellung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs (Anspruch 5 des Hilfsantrags) bezieht und der hinsichtlich der materiellrechtlichen Erfordernisse genauso zu beurteilen ist wie die Erzeugnisansprüche für die Stoffgemische. Die Seite 7 der Beschreibung wurde im Hinblick auf die Ansprüche 6 und 7 geändert, um ein ursprünglich in den Ansprüchen offenbartes Merkmal formal zu stützen.

3.3 Abschließend vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Anwendung gemäß dem Hilfsantrag und die Erfindung, auf die sie sich bezieht, die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent in der folgenden Fassung zu erteilen:

Beschreibung:

Seiten 1 bis 6, 8 bis 17 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Seite 7 in der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fassung

Ansprüche 1 bis 9 in der in der mündlichen Verhandlung als Hilfsantrag vorgelegten Fassung.