T 0112/92 (Glucomannan) of 4.8.1992

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 24. November 1988 wurde die europäische Patentanmeldung Nr. 82 303 545.6 wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen.

II. In der Entscheidung T 267/89 vom 28. August 1990 wurde festgestellt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 der Anmeldung neu war. Die Kammer verwies die Sache an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung unter besonderer Berücksichtigung der Frage der erfinderischen Tätigkeit zurück.

III. Mit Entscheidung vom 29. August 1991 wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurück; es wurden fünf Druckschriften entgegengehalten, von denen die folgenden auch für diese Entscheidung erheblich sind:

1) JP-A-55 77870 (in englischer Übersetzung)

3) US-A-4 269 863

4) "Encyclopaedia of Science and Technology" (McGraw Hill), Bd. 5 (1977), S. 413

5) "The Condensed Chemical Dictionary" (Van Nostrand), Ausgabe 1012 (1981), S. 1017

IV. Der Entscheidung lagen die am 19. März 1988 eingegangenen Ansprüche 1 bis 7 zugrunde. Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

1. Verwendung mindestens eines Glucomannans als Emulsionsstabilisator in einem ungelierten, industriell bearbeiteten Lebensmittelprodukt, das als Emulsion vorliegt."

V. Die Prüfungsabteilung hielt die Druckschrift 1 für den nächstkommenden Stand der Technik, die sich auf die Verwendung von Glucomannan als Verdickungsmittel für ein ungeliertes, industriell bearbeitetes Lebensmittelprodukt (Sojamilch) bezog, dessen Stabilisierungswirkung aber nicht erwähnte. Die Druckschrift 3 bezog sich ebenfalls auf die Verwendung von Glucomannan als Verdickungsmittel.

Nach Auffassung der Prüfungsabteilung ließ der Offenbarungsgehalt der Anmeldung selbst in Verbindung mit den Hinweisen auf die Druckschriften 4 und 5 den Schluß zu, daß als Verdickungsmittel für Emulsionen bekannte Substanzen auch eine Stabilisierungswirkung haben. Daher habe die jetzt beanspruchte Verwendung von Glucomannan nahegelegen.

VI. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die von ihr sowohl in ihrer Beschwerdebegründung als auch in der mündlichen Verhandlung am 4. August 1992 vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bestimmte Substanzen wie Johannisbrotkernmehl und Celluloseether würden, was auch in der vorliegenden Anmeldung anerkannt werde, sowohl als Verdickungsmittel als auch als Stabilisatoren für Emulsionen verwendet. Dies gelte jedoch nicht zwangsläufig auch für Glucomannan. Es gebe nämlich viele Verdickungsmittel, die Emulsionen nicht stabilisierten, und umgekehrt.

In der mündlichen Verhandlung führte die Beschwerdeführerin als Gutachten die nachveröffentlichte Druckschrift "Walker, Gums and Stabilisers in Food Formulations, Proceedings of 2nd International Conference", Wrexham, Wales, Juli 1983, S. 137 bis 141, in das Verfahren ein. In diesem Beitrag wurde auf die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Johannisbrotkernmehl, Stabilisatoren und Lebensmittelprodukten eingegangen. Die Begriffe "Mehl" und "Stabilisator" wurden definiert, aber nicht als Synonyma. Die Beschwerdeführerin bezog sich speziell auf Gummi arabicum, das sich in großen Mengen Wassers lösen lasse, ohne eine Verdickung zu bewirken. Es wirke aber als Emulgator.

Mit der Begründung, daß sich Lexika und Enzyklopädien nicht an den Fachmann richteten, beanstandete die Beschwerdeführerin auch, daß sich die Prüfungsabteilung auf die Druckschriften 4 und 5 gestützt hatte. Der Fachmann würde eher ein Lexikon verfassen als darin nachzuschlagen, weil die dort angegebenen Definitionen nur kurz und zu stark vereinfacht seien.

Sie stellte auch die Erheblichkeit der Druckschrift 3 in Frage. Zum einen betreffe die Passage, auf die in der angegriffenen Entscheidung Bezug genommen worden sei, Verdickungsmittel und nicht Stabilisatoren, und zum anderen beziehe sich das Patent nicht auf Emulsionen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hier geht es um dieselben Ansprüche wie in der Entscheidung T 267/89. Die formale Zulässigkeit dieser Ansprüche und die Neuheit ihres Gegenstands wurden in dieser früheren Entscheidung bereits anerkannt.

3. Daher ist nur noch die Frage zu klären, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne der Artikel 52(1) und 56 EPÜ beruht.

3.1 Die Kammer teilt die Ansicht der Prüfungsabteilung, daß die Druckschrift 1 den nächstkommenden Stand der Technik darstellt. Gemäß dieser Druckschrift wird Glucomannan Sojamilch zugesetzt, also "einem ungelierten, industriell bearbeiteten Lebensmittelprodukt, das als Emulsion vorliegt", wie es in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung heißt. Die im europäischen Recherchenbericht genannte Zusammenfassung sagt nichts über die Wirkung des Glucomannans aus. Der vollständigen englischen Übersetzung der Druckschrift 1 lassen sich jedoch zwei Verwendungszwecke entnehmen. Zum einen wird auf Seite 3 (Zeilen 17 - 31) erwähnt, daß Glucomannan zur Geschmacksverbesserung zugesetzt wird. Laut dieser Textpassage soll Glucomannan hauptsächlich die Struktur des Produkts so verbessern, daß sie der von Sauerrahm ähnelt. Dabei quillt das Glucomannan auf (S. 3, Zeile 27 und S. 6, Zeilen 10 - 17). Mit anderen Worten: Glucomannan wirkt als Verdickungsmittel.

3.1.1 Ausgehend von der Druckschrift 1 besteht die zu lösende Aufgabe also darin, eine neue Verwendung für Glucomannan zu entdecken.

3.1.2 Diese Aufgabe wird durch seine Verwendung als Emulsionsstabilisator gelöst. In Anbetracht der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung und der darin angegebenen Beispiele ist die Kammer überzeugt, daß die Aufgabe einleuchtend gelöst wurde.

3.2 Selbst wenn Glucomannan bei der Herstellung des Produkts nach der Druckschrift 1 als Emulsionsstabilisator wirken würde, so wäre dies eine nicht erkannte Verwendung im Sinne der Entscheidung T 59/87, ABl. EPA 1991, 561 (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe). Diese Verwendung wäre deshalb nicht erkannt worden, weil andere Stoffe, d. h. Carrageen und Zuckerester, speziell als Emulsionsstabilisatoren zugesetzt wurden. Folglich hätte die Druckschrift 1 allein den Fachmann nicht dazu angeregt, Glucomannan als Emulsionsstabilisator einzusetzen.

3.3 Dabei ist allerdings zu beachten, daß in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Form offenbar nicht zwischen der Stabilisierungs- und der Verdickungswirkung unterschieden wurde (z. B. ursprünglicher Anspruch 1, S. 1, Zeilen 8 - 10). In der Beschreibung wird immer nur von "einem Stabilisierungs - und/oder Verdickungsmittel" gesprochen. In der mündlichen Verhandlung trug die Beschwerdeführerin vor, daß es sich hierbei um ein Mißverständnis handle. Bei der Einreichung der Anmeldung sei man davon überzeugt gewesen, daß beide Verwendungszwecke neu seien; mit der Angabe "und/oder" (statt einfach "und") habe man beabsichtigt, dieser Unterscheidung Rechnung zu tragen. Anspruch 1 sei auf die Verwendung des Stoffes als Emulsionsstabilisator beschränkt worden, weil seine Verwendung als Verdickungsmittel schon in der Druckschrift 1 offenbart worden sei.

3.4 Trotz der im Namen der Beschwerdeführerin vorgetragenen Argumente ist die Kammer davon überzeugt, daß zwischen der Verdickung und der Stabilisierung von Emulsionen ein Zusammenhang besteht. Auch die Beschwerdeführerin mußte in der mündlichen Verhandlung einräumen, es sei völlig richtig, daß in vielen Fällen eine Verdickung mit einer Stabilisierung einhergehe. Die im Lexikon 5 enthaltene Definition des Begriffs "Verdickungsmittel" bezieht sich auf "Substanzen, die zur Erhöhung der Viskosität flüssiger Gemische und Lösungen eingesetzt werden und durch ihre Emulgiereigenschaften zur Aufrechterhaltung der Stabilität beitragen sollen" (siehe S. 1017). In der Enzyklopädie 4 wird erwähnt, daß "das appetitanregende Gefühl, das viele Lebensmittel im Mund hervorrufen, und ihr angenehmer Geschmack auf die geschmeidige, gleichmäßige Struktur zurückzuführen sind, die durch Zusatz von Stabilisatoren oder Verdickungsmitteln erzielt wird (siehe S. 413, linke Spalte)". Die Beschwerdeführerin hat gegen die Entgegenhaltung eines Lexikons und einer Enzyklopädie Einwände erhoben. Nach der Rechtssprechung der Kammern stellen jedoch Enzyklopädien und gängige Nachschlagewerke in der Regel das allgemeine Fachwissen dar (vgl. T 206/83, ABl. EPA 1987, 5, Nr. 5 und 6 der Entscheidungsgründe und T 171/84, ABl. EPA 1986, 95, Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Somit hätte es am Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung zum allgemeinen Wissensstand des Fachmanns gehört, daß eine Substanz, die als Verdickungsmittel für Emulsionen dient, wahrscheinlich auch als Stabilisator wirkt.

3.5 Aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung geht hervor, daß die Beschwerdeführerin in Unkenntnis der Druckschrift 1 die Aufgabe darin sah, für Johannisbrotkernmehl als Stabilisator und Verdickungsmittel in Lebensmittelprodukten einen Ersatz zu finden (S. 1, Zeilen 11 - 13). In der Druckschrift 3 werden verschiedene Stoffe erwähnt, die als Verdickungsmittel in wäßrigen Gemischen eingesetzt werden können, die bei der Nudelherstellung verwendet werden (Sp. 6, Zeilen 11 - 24). Dabei wird in einer Aufstellung möglicher Verdickungsmittel neben Johannisbrotkernmehl und Cellulosederivaten auch Glucomannan genannt. Somit hätte die Lehre der Druckschrift 3 den Fachmann, der wußte, daß sowohl Johannisbrotkernmehl (ein Galactomannan) als auch Celluloseether als Verdickungs- und Stabilisierungsmittel für Emulsionen wirken (vgl. die vorliegende Anmeldung, S. 1, Zeilen 8 - 10), dazu veranlaßt herauszufinden, ob das als Verdickungsmittel bekannte Glucomannan auch als Stabilisator wirkt (vgl. Entscheidung T 2/83, ABl. EPA 1984, 265, Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

3.6. Zwar sind, wie unter Nr. VI festgestellt wurde, die in dem Beitrag von Walker angegebenen Definitionen von "Mehl" und "Stabilisator" nicht synonym, doch wird durchaus ein Zusammenhang erkennbar. Nach einer der möglichen Definitionen unten auf Seite 140 handelt es sich bei einem "Stabilisator" um einen Stoff, der ein Absetzen suspendierter Teilchen infolge der Schwerkraft verhindern oder verzögern soll. Diese Wirkung ließe sich wahrscheinlich durch Verdicken einer Emulsion erziehen. Auch muß darauf hingewiesen werden, daß es sich nach Walker "bei den meisten in Lebensmitteln verwendeten Stabilisatoren um Mehle" handelt (S. 141, Zeile 23). Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, daß sich Gummi arabicum ohne nennenswerte Verdickung in Wasser lösen läßt, obwohl es als Emulgator wirken kann. Nach Auffassung der Kammer könnte es sich hierbei aber um ein isoliertes Beispiel handeln, das die offensichtliche Ähnlichkeit der Eigenschaften von Johannisbrotkernmehl und Glucomannan nicht widerlegt.

3.7 Wie ähnlich die Eigenschaften von Johannisbrotkernmehl und Glucomannan sind, wird auch aus der Tabelle 2 auf Seite 3 der vorliegenden Anmeldung deutlich. Der Glucomannangehalt der Proben 3 und 4 ist, wie auf Seite 2 (Zeilen 14 - 20) angegeben, im wesentlichen gleich und entspricht auch dem in der Probe 2 verwendeten Anteil an Johannisbrotkernmehl. Die Proben 2, 3 und 4 enthalten jeweils eine kleine Menge von Carrageen, das als Emulsionsstabilisator in den Formulierungen nach der Druckschrift 1 bekannt ist. In der mündlichen Verhandlung antwortete die Beschwerdeführerin auf eine Frage der Kammer, daß die Probe 2 eine bekannte, handelsübliche Formulierung für Speiseeis darstelle. Obwohl Johannisbrotkernmehl als Emulsionsstabilisator bekannt war, scheint es also üblicherweise zusammen mit einem weiteren bekannten Emulsionsstabilisator, nämlich Carrageen, verwendet worden zu sein. Damit hätte die Tatsache allein, daß in der Druckschrift 1 derselbe Stabilisator, nämlich Carrageen, zusammen mit Glucomannan verwendet wurde, den Fachmann nicht davon abgehalten, Glucomannan als Emulsionsstabilisator in Erwägung zu ziehen.

3.8 Obwohl es auch hier um die beiden Verwendungszwecke von Glucomannan geht, ist die Sachlage in diesem Fall anders als bei den Entscheidungen T 59/87 (ABl. EPA 1991, 561) und T 231/85 (ABl. EPA 1989, 74), in denen die beiden parallelen Verwendungszwecke sowohl als neu als auch als erfinderisch anerkannt wurden.

3.8.1 In der Sache T 59/87 wurde entschieden, daß die später beanspruchte Verwendung als reibungsverringernder Zusatz keineswegs durch die frühere Verwendung derselben Verbindungen als Rostschutzmittel in Schmierölen vorweggenommen worden war. Ähnlich wie in der Sache T 231/85 wurde die spätere Verwendung als Fungizid für Pflanzen nicht durch die frühere Verwendung derselben Substanzen als Pflanzenwuchsstoffe nahegelegt.

3.8.2 Gäbe es das vorstehend (unter Nr. 3.4) angesprochene Allgemeinwissen nicht, so hätte man in der vorliegenden Sache durchaus zu einem ähnlichen Schluß gelangen können. Allerdings wird aus den vorstehenden Absätzen deutlich, daß die Verwendung einer Substanz zur Stabilisierung von Emulsionen zumindest in sehr engem Zusammenhang mit ihrer Verwendung als Verdickungsmittel steht, auch wenn sie nicht untrennbar damit verbunden ist.

3.9 Daher wäre es nach Auffassung der Kammer für den Fachmann, der Glucomannan als Verdickungsmittel für Emulsionen kannte, naheliegend gewesen, wenigstens auszuprobieren, ob Glucomannan auch als Stabilisator wirkt. Zwar kann gemäß der Entscheidung T 59/87 ein auf eine in der Natur der Sache liegende, wenn auch nicht erkannte spätere Verwendung einer bekannten Substanz gerichteter Anspruch neu sein, doch beruht sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sich aus dem Stand der Technik eine feststehende Verbindung zwischen dem früheren und dem späteren Verwendungszweck ergibt. Daher weist der Anspruch 1 nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit auf und ist somit nicht gewährbar. Da kein Hilfsantrag vorliegt, teilen die Ansprüche 2 bis 7, die sich auf bevorzugte Ausführungsarten des Anspruchs 1 beziehen, dessen Schicksal.

4. Im Verlauf des Verfahrens stellte die Kammer fest, daß das von der Prüfungsabteilung entgegengehaltene Lexikon 5 1981 herausgegeben wurde. Im Hinblick auf das Prioritätsdatum, den 7. Juli 1981, mag es daher zwar gemäß Artikel 54(2) EPÜ keine Vorveröffentlichung darstellen. Da aber die neunte Auflage desselben Lexikons, die schon 1977 erschienen ist, im wesentlichen dieselbe Definition des Begriffs "Verdickungsmittel" enthält, hielt es die Kammer bei diesem Verfahrensstand nicht für erforderlich, dem genauen Erscheinungsdatum nachzugehen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.