T 0440/91 (Sels mucolytiques/Pharlyse) of 22.3.1994

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n 0 092 287, contenant 14 revendications, a été délivré 25 mars 1987 sur la base de la demande de brevet n 83200547.4 déposée le 18. avril 1983, revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée le 19 avril 1982 au Luxembourg. Suite à une opposition formée le 22 décembre 1987, la division d'opposition a maintenu le brevet par décision prononcée le 20 novembre 1990, notifiée le 11 avril 1991. Cette décision se fondait sur le brevet tel que délivré, à l'exception de la revendication 3 et la partie correspondante de la description, qui étaient légèrement modifiées.

Dans cette décision, 14 documents ont été mentionnés, dont les suivants restaient pertinents :

A1: JP-A-81 155 298 (traduction en anglais)

A3: Martindale : The Extra Pharmacopoeia (1982) 28th ed. pages 644-645

A5: Remington's l7th ed. Pharm. Sciences (1985) pages 867- 868

La Division d'opposition a accepté la nouveauté du procédé des revendications 6 à 13 vis-à-vis du document (1). Elle a considéré l'acide acétylcystéine comme état de la technique le plus proche, cet acide étant connu comme agent mucolytique et comme antidote à l'intoxication au paracétamol. Partant de cet état de la technique elle a défini le problème technique consistant à fournir un dérivé de l'acétylcystéine ayant les propriétés pharmacologiques de cet acide, mais présentant une plus forte solubilité dans l'eau et ne provoquant pas les effets secondaires indésirables de l'acétylcystéine, notamment le bronchospasme. Elle a estimé que ce problème a été résolu par les sels de la revendication 1 du brevet contesté et que leurs propriétés favorables ne pouvaient pas être déduites de l'état de la technique pertinent. Elle a donc reconnu la présence d'activité inventive.

II. Le 7 juin 1991 la requérante (l'opposante) a formé un recours à l'encontre de cette décision en acquittant simultanément la taxe prévue. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 13 août 1991. Dans ce mémoire elle s'est référée entre autres aux documents additionnels suivants :

A11 Antonio Longo, Report on the solubility and related pH values of acetylcysteine plus L-lysine and acetylcysteine plus L-arginine in aqueous solutions. A14 GB-A-1 362 643

III. Dans sa réponse, l'Intimée (titulaire du brevet) s'est référée entre autres aux documents suivants :

B8: SRIP N 1366, 2 décembre 1988, page 3

B13: Etude du Prof. Marriott, septembre 1991

B14: Etude du Dr. Malcolm King

B16: Martindale - The Extra Pharmacopoeia (1989)

B18: British Pharmacopoeia, 1988.

IV. Une procédure orale a eu lieu le 22 mars 1994. Au cours de cette procédure, la Chambre a soulevé une objection de manque de nouveauté à l'encontre de la revendication 1. L'Intimée a admis que les sels de l'acétylcystéine constitués par le produit de réaction de l'acétylcystéine et au moins d'un acide aminé basique étaient connus en tant que tels. La Chambre a aussi exprimé l'avis préliminaire que le procédé selon les revendications 6 à 13. manquait de nouveauté par rapport au contenu du document A1. Répondant à ces objections l'Intimée a soumis un nouveau jeu de 5 revendications dont la première a été modifiée afin de viser sans équivoque des sels de l'acétylcystéine pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement thérapeutique du corps humain selon l'article 52(4) CBE. La nouvelle revendication 1 se lit comme suit :

"1. Sel de N-acétyl-l-cystéine hydrosoluble pour l'utilisation comme médicament mucolytique ou comme antidote lors d'intoxication aiguë au paracétamol caractérisé en ce qu'il est constitué par le produit de réaction de la N-acétyl-l-cystéine et au moins d'un acide aminé basique, choisi dans le groupe formé par l'arginine, la lysine, l'histidine et l'ornithine."

La revendication 5 se réfère à une composition pharmaceutique comprenant, comme produit actif, au moins un de ces sels, associé à au moins un excipient approprié et/ou à au moins un autre agent thérapeutique. Les revendications de procédé ont été supprimées.

V. A l'encontre de ces revendications la requérante a invoqué, en premier lieu, l'absence d'activité inventive. Se référant à deux décisions d'autres chambres de recours de l'OEB, T 344/89 et T 389/89, elle a exposé que, en accord avec la règle 27 CBE, il n'est pas permis d'évaluer l'activité inventive sur la base d'un problème technique qui n'était pas dérivable du texte de la demande telle que déposée, et que l'absence de certains effets secondaires indésirables de l'acétylcystéine, tel que le bronchospasme, n'était pas évident pour l'homme du métier. Or, la reconnaissance de l'activité inventive sur la base de cette propriété s'est fondée sur une invention qui différait sensiblement de celle pour laquelle le brevet a été demandé et délivré, contrairement aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Selon elle, le problème technique dérivable de la demande telle que déposée, sur la base duquel on doit juger l'activité inventive, n'était que d'améliorer la solubilité de l'acétylcystéine dans l'eau et d'éviter les inconvénients de l'administration des sels de métaux alcalins. Or, selon les résultats d'essais de solubilité dans l'eau des sels de l'acétylcystéine avec la lysine et l'arginine présentés dans le document A11, un renforcement de la solubilité n'est pas obtenu avec tous les sels compris par la revendication 1. Donc ce problème technique n'était pas résolu. Concernant les inconvénients provoqués par des ions de métaux alcalins, elle a déclaré qu'il n'y a pas de preuves que de tels inconvénients soient provoqués par les quantités mineures de ces ions telles que requises dans le document A 5 pour régler le pH des solutions de l'acétylcystéine dans l'eau sur un niveau entre 6 et 9. Donc, selon la requérante, ce prétendu problème technique n'existait pas.

En outre, elle a invoqué que le libellé de la revendication 5 n'exclut pas la présence de sels de métaux alcalins et que, de plus, il comprend des capsules ou granules pour lesquelles la question de la solubilité dans l'eau n'est pas importante. Donc, selon elle, cette revendication n'est pas limitée à la solution du problème technique prétendu.

Enfin elle a invoqué le document A14 qui enseigne l'utilisation du sel d'ammonium de l'acétylcystéine dans la forme de poudre sèche pour l'inhalation directe dans les poumons, sans provocation de bronchospasme. Au vu de cet enseignement, elle a estimé le remplacement de l'ion d'ammonium par l'ion d'un acide aminé basique comme une mesure évidente.

VI. L'Intimée a exposé que les sels de N-acétyl-l-cystéine selon le brevet attaqué ont plusieurs propriétés favorables par rapport à la N-acétyl-l-cystéine, à savoir une plus forte solubilité dans l'eau, l'absence de bronchospasme et une plus forte activité mucolytique démontrée dans les documents B8, B13 et B14. Selon elle, l'absence de bronchospasme est une propriété intrinsèque des produits faisant l'objet du brevet attaqué qui permet l'inhalation desdits sels à des patients asthmatiques et qui a donc correctement contribué à l'évaluation de l'activité inventive. Concernant la solubilité de N- acétyl-l-cystéine dans l'eau, elle s'est référée aux documents B16 et B18 qui montrent qu'il existe des chiffres différents dans la littérature et que la requérante à choisi une ancienne valeur qui a été corrigée plus tard. De plus, elle a déclaré que l'administration du sel de sodium de l'acétylcystéine est en fait problématique, au moins dans la forme d'une solution concentrée, car la Food and Drug Administration (U.S.A.) a fait retirer du marché les solutions à 20 % en sel de sodium de l'acétylcystéine. Le problème technique initialement décrit était donc un problème réel. L'existence du sel d'ammonium de l'acétylcystéine, décrit dans le document A 14, ne suggère pas la préparation des sels selon le brevet attaqué, car ce dernier document concernait le problème technique de préparer un produit faiblement hygroscopique et, par voie de conséquence, faiblement soluble puisque l'hygroscopicité et la solubilité d'un produit vont de pair. L'homme du métier n'aurait donc pas considéré ce document dans sa recherche pour des sels fortement solubles dans l'eau.

VII. La requérante a sollicité l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen.

L'Intimée a demandé le maintien du brevet avec la description (pages 2 à 4) et le jeu de revendications 1 à 5. tels que déposés pendant la procédure orale.

A la fin de la procédure orale la décision de maintenir le brevet comme sollicité par l'Intimée a été prononcée par la Chambre.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Les modifications apportées au texte tel que délivré correspondent aux dispositions de l'article 123, alinéas (2) et (3) CBE, car elles se fondent sur le texte de la demande telle que déposée, voir revendications 1, 3 et 15 et la description, page 1, lignes 4 et 5 (revendications 1 et 3 et page 2, ligne 3 du fascicule du brevet) et limitent la portée des revendications. Le libellé des revendications concernant les composés chimiques correspond maintenant à la rédaction visée dans l'article 54(5) CBE. Les modifications de la description ne concernent que l'adaptation nécessaire au libellé modifié des revendications.

3. La Chambre s'est assurée que l'objet de chacune des revendications 1 à 5 est nouveau. Notamment les compositions de la revendication 5 sont nouvelles, en tant que telles, par rapport aux shampoings décrits dans le document (1). La nouveauté de ces objets n'était pas contestée par la requérante. Il n'est donc pas nécessaire de donner des motifs détaillés.

4. Concernant l'activité inventive, il est d'abord nécessaire de déterminer quel est le problème technique qui doit être considéré.

4.1. La requérante ne plaide pas que l'invention ne soit pas exposée de façon suffisamment claire et complète, mais elle soutient que le propriétaire du brevet doit être restrictivement lié, dans le cadre de l'appréciation de l'activité inventive, par le problème technique indiqué dans la demande telle que déposée, parce que la règle 27(1)(d) CBE et l'article 123 (2) CBE offrent la possibilité de s'opposer à la prise en considération de données avantageuses produites ultérieurement et qui ne pouvaient se déduire de la demande telle que déposée.

La Chambre ne partage pas cette opinion. L'article 123(2) CBE spécifie qu'une demande de brevet ou un brevet ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; de telles modifications ne sont pas présentes en l'espèce. La règle 27 CBE ne conforte pas davantage l'opinion de la requérante, car, au delà de son caractère normatif, cette règle a pour effet d'exposer une disposition d'exécution de l'article 83 CBE, selon laquelle il est impératif, pour la divulgation de la demande, que le problème et la solution puisse se déduire de la description. Toutefois, cette exigence de divulgation de l'invention comme solution d'un problème technique n'exclut pas que des avantages additionnels, non indiqués dans la demande telle que déposée, mais concernant le même domaine d'utilisation qui s'y trouve cité, puissent être fournis ultérieurement, comme justification de la brevetabilité de l'invention dans le cadre de l'article 52(1) CBE, dès lors que ces avantages ne changent pas le caractère de l'invention. Ainsi, le caractère de l'invention n'est pas changé si le problème technique spécifié dans la demande telle que déposée est complété par de tels avantages, dès lors que l'homme du métier pouvait les prendre en considération, à cause de leur relation technique étroite avec le problème d'origine (voir aussi "Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar", à l'article 83, numéros en marge 40, 41 et 44). Les décisions antérieures invoquées par la requérante en faveur de sa position concernent précisément la situation où une telle relation technique n'existait pas. Ainsi, dans la décision T 386/89 du 24 mars 1992, point 4.2, la chambre avait constaté que la solution du problème technique dérivable de la demande telle que déposée n'avait aucune relation avec un effet technique ultérieurement apporté. Cet effet additionnel n'a donc pas été pris en considération. De façon similaire, dans la décision T 344/89 du 19 décembre 1991, point 5.3.1, la chambre avait refusé de tenir compte d'un effet technique apporté ultérieurement, parce que sa prise en considération aurait changé le caractère de l'invention en cause.

4.2. Dans le présent cas, le problème technique dérivable de la demande telle que déposée est l'amélioration de la solubilité dans l'eau de la N-acétyl-l-cystéine, un composé chimique ayant une activité thérapeutique connue. Selon le brevet attaqué, une solution connue dudit problème, mais apportant quelques désavantages, était la préparation des sels des métaux alcalins de cet acide (voir le fascicule du brevet attaqué, page 2, lignes 1 à 8). Le brevet attaqué propose donc, comme solution du problème de la mise en oeuvre d'autres compositions contenant la N-acétyl-l-cystéine qui sont également fortement soluble dans l'eau mais n'ont pas lesdits désavantages, les sels de la N-acétyl-l-cystéine produits par réaction avec certains acides aminés basiques. La non- évidence de cette solution a été mis en cause par la requérante. Pour cette raison, l'Intimée a ajouté quelques effets techniques additionnels, à savoir l'absence de bronchospasme et une plus forte activité mucolytique, grâce auxquels, selon elle, les sels du brevet attaqué se distinguent de façon non-évidente de la N-acétyl-l- cystéine. La chambre estime que le caractère de l'objet de la présente revendication 1, à savoir un groupe de sels de la N-acétyl-l-cystéine pour l'utilisation comme mucolytique ou comme antidote lors d'intoxication aiguë au paracétamol, n'est pas changé par l'indication ultérieure de quelques propriétés thérapeutiques plus spécifiques de ces composés, puisque la présence ou l'absence d'effets accessoires de composés thérapeutiquement actifs, tels que les sels selon la présente revendication 1, est en tout état de cause envisagée par l'homme du métier. En conséquence, la prise en considération de ces avantages additionnels pour l'appréciation de l'activité inventive et la reformulation du problème technique à cette fin, ne sont pas en contradiction avec les décisions antérieures invoquées par la requérante et mentionnées ci-dessus (voir en addition la décision T 1/80, JO OEB 1981, 206, point 6 des motifs et T 162/86 JO OEB 1988, 452, point 7 des motifs).

4.3. Il résulte de ce qui précède que le problème technique relatif à l'appréciation de l'activité inventive de l'objet de la présente revendication 1 ne consiste pas seulement dans la mise en oeuvre des compositions contenant la N-acétyl-l-cystéine qui ont une plus forte solubilité dans l'eau par rapport à la N-acétyl-l-cystéine et évitent en même temps les inconvénients apportés par la présence d'ions de métaux alcalins. Il consiste en outre à l'amélioration des propriétés thérapeutiques, en l'espèce la réduction de la provocation de bronchospasme et l'amélioration de l'activité mucolytique.

4.4. Le brevet attaqué se propose de résoudre ce problème par les sels indiqués dans la présente revendication 1.

4.5. Se fondant sur les expériences décrites dans le document A11 et le sur contenu des documents A3 et A5, la requérante a contesté que les sels revendiqués aient une plus forte solubilité que la N-acétyl-l-cystéine. Selon les documents A3 et A5 la solubilité de la N-acétyl-l- cystéine dans l'eau fait 1 g par 5 ml, donc 20 % p/v. La température à laquelle se rapporte cette valeur de solubilité n'est pas indiquée. Selon le document A 11 la solubilité à 25 C du lysinate de la N-acétyl-l-cystéine, calculé sur la base de N-acétyl-l-cystéine dissous, fait 37. % p/v (rapport molaire 1 : 1). Lorsqu'on augmente la lysine, dans un rapport molaire N-acétyl-l-cystéine/lysine de 1 : 2, la solubilité est 25 % p/v et diminue à des valeurs entre 19 et 13 % p/v lorsque le rapport molaire est choisi entre 1 : 3 et 1 : 5. Pour l'argininate de la N-acétyl-l-cystéine la solubilité fait 21 % p/v pour un rapport molaire de 1 : 1 et diminue à des valeurs entre 13 et 4 % p/v pour les autres rapports molaires. Selon un calcul fait sur la base du poid de sel dissous, la solubilité du lysinate de la N-acétyl-l-cystéine est entre 70. et 25 % p/v, selon le rapport molaire, et celle de l'argininate de la N-acétyl-l-cystéine est entre 48 et 9. % p/v.

Or, selon une édition ultérieure de la pharmacopée A3 cité par la requérante, à savoir le document B16, ainsi qu'une autre pharmacopée citée par l'Intimée (document B18) la solubilité de la N-acétyl-l-cystéine ne fait que 1 g dans 8. ml d'eau, donc 12,5 % p/v. En l'absence d'une comparaison directe, qui devrait avoir été faite par la requérante sur laquelle reste la charge de preuve, la Chambre accepte comme base de comparaison la valeur de solubilité de 12,5 % p/v exposée par l'Intimée.

Sur cette base, on peut constater que le lysinate de la N- acétyl-l-cystéine, dans tous rapports molaires N-acétyl-l- cystéine/lysine revendiqués, a une solubilité dans l'eau plus forte que la N-acétyl-l-cystéine. Pour l'argininate, seuls certains rapports molaires son problématiques. Cependant dans la gamme des rapports molaires indiquée comme préférée dans le fascicule du brevet (voir page 3 ligne 10), l'argininate de la N-acétyl-l-cystéine aussi est plus fortement soluble que la N-acétyl-l-cystéine. Il est clair que dans un cas tel que celui de l'espèce, où une gamme de rapports molaires est indiquée pour un groupe de sels, les solubilités des compositions individuelles ne peuvent pas être exactement identiques et que l'un ou l'autre peut ne pas avoir une solubilité suffisante dans tous les rapports molaires possibles. L'homme du métier sait donc bien que les limites des rapports molaires indiqués dans la description et la revendication 3 ne sont que des limites approximatives dans lesquelles la grande majorité des rapports molaires appartient à des sels plus fortement solubles dans l'eau que la N-acétyl-l-cystéine et dans lesquelles on peut, lorsqu'on a choisi un rapport molaire pour lequel, exceptionnellement, la solubilité est trop faible, facilement trouver un rapport molaire plus convenable. Pour cette raison la Chambre considère que cette partie du problème technique exposé ci-dessus est effectivement résolue.

La Chambre estime encore qu'une réponse à la question de savoir si la présence d'ions de métaux alcalins cause ou non des inconvénients ne contribuerait pas significativement à établir l'activité inventive, parce qu'il est clair qu'un homme du métier qui se propose d'éviter les inconvénients résultant éventuellement de la présence d'ions de métaux alcalins peut facilement choisir un autre cation convenable, sans faire preuve d'activité inventive. Pour cette raison il n'est pas nécessaire d'analyser cette question plus amplement. Par ailleurs, dès lors que l'existence du problème tel qu'exposé dans le fascicule du brevet est admise, il n'est pas contestable que la partie de ce problème dont il vient d'être traité est également résolue, parce que les sels selon la revendication 1 ne contiennent pas d'ions de métaux alcalins.

Les documents B8, B13 et B14 contiennent des donnés qui montrent que le lysinate de la N-acétyl-l-cystéine provoque moins de bronchospasme et a une plus forte activité mucolytique que la N-acétyl-l-cystéine. En outre, la requérante n'a pas contesté la présence de ces propriétés. La Chambre considère donc que le problème technique additionnel exposé ci-dessus est également effectivement résolu.

4.6. Il reste à savoir si la solution du problème technique exposé au point 4.4 supra découle ou non de manière évidente de l'état de la technique antérieure.

Le seul document concernant cette question qui ait été invoqué par la requérante est le document A14. On peut déduire de ce document que l'inhalation de la N-acétyl-l- cystéine cause de très fortes toux et l'irritation des poumons, donc du bronchospasme. Pour éviter ces inconvénients le document propose d'utiliser le sel d'ammonium de la N-acétyl-l-cystéine comme poudre sèche (voir page 1, lignes 57 à 60 et page 2, lignes 73 à 81). Ce document ne contient aucune information ni sur la solubilité de ce sel dans l'eau, ni sur la possibilité de remplacer l'ion d'ammonium par d'autres cations afin de maintenir un niveau d'irritation raisonnable lorsque le sel est appliqué par voie d'inhalation directe dans les poumons. L'allégation de la requérante, selon laquelle le fait que le remplacement de l'ion d'ammonium dans ce sel par un ion d'ammonium substitué par un substituant quelconque, serait sans influence sur les propriétés thérapeutiques ou la solubilité dans l'eau appartiendrait aux connaissances de base de l'homme du métier, apparaît, en l'absence de preuve établissant que l'homme du métier possède de telles connaissances de base, comme le résultat d'une analyse ex post facto, qui ne saurait être admise. La Chambre retient en conséquence que l'homme du métier ne pouvait pas déduire la solution du présent problème technique de l'enseignement de ce document.

4.7. Pour les motifs exposés ci-dessus les exigences de l'article 100 a) CBE ne s'opposent pas à la maintenance du brevet attaqué sur la base de la présente revendication 1. Les mêmes motifs s'appliquent aux revendications 2 à 4 qui ne concernent que des modes particuliers de réalisation de l'objet de la revendication 1.

5. La revendication 5 concerne des compositions pharmaceutiques comprenant, comme principe actif, au moins un sel selon la revendication 1, associé à au moins un excipient approprié et/ou à au moins un autre agent thérapeutique. En théorie, ces compositions peuvent comporter des ions de métaux alcalins dans l'excipient, mais il faut observer que l'homme du métier ne saurait considérer un excipient comportant des ions de métaux alcalins comme un "excipient approprié" selon cette revendication, au vu du problème technique exposé dans la description. Sur la base de cette interprétation de la portée de la revendication 5, les considérations concernant la brevetabilité des sels selon la revendication 1 sont donc également applicables aux compositions pharmaceutiques les contenant.

La requérante a par ailleurs allégué que l'amélioration de la solubilité dans l'eau est sans importance pour des compositions pharmaceutiques telles que des capsules ou des granules déstinées à être administrées par voie orale et qui sont couvertes, selon le fascicule du brevet, page 3, ligne 65 à page 4, ligne 3, par la revendication 5. En conséquence, selon elle, l'objet de cette revendication n'implique pas d'activité inventive. La Chambre, qui constate que la requérante n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, ne saurait retenir la conclusion qu'en a tiré la requérante. Elle considère au contraire que l'objet de la revendication 5 implique une activité inventive car un ensemble revendiqué, en l'espèce des compositions pharmaceutiques, contenant au moins un élément inventif, en l'espèce un sel selon la revendication 1, tire logiquement sa propre activité inventive de celle dudit élément.

6. La requérante n'a pas contesté que la description soit correctement adaptée au libellé des présentes revendications. Par conséquent, le brevet peut être maintenu comme sollicité par l'Intimée.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision sous appel est annulée.

2. Le cas est renvoyé à la première instance avec l'ordre de maintenir le brevet avec la description (pages 2 à 4) et le jeu de revendications n 1 à 5 tels que déposés pendant la procédure orale.