T 0227/91 (Seconde application chirurgicale) of 15.12.1992

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n 86 306 762.5 (publiée sous le n 0 230 089) a été rejetée par décision de la division d'examen au motif que l'objet des revendications n'était pas nouveau et n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document antérieur

(1) EP-A-0 157 593.

II. Le 24 janvier 1991, la demanderesse (requérante) a introduit un recours contre cette décision, et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 26 février 1991, était accompagné d'un nouveau jeu de revendications modifiées 1 à 11 et de pages modifiées de la description.

III. Dans une notification en date du 2 avril 1992, la Chambre, émettant un avis préliminaire, a fait savoir à la requérante qu'une décision positive pourrait être rendue si de nouvelles modifications étaient apportées à la revendication principale. Or, dans sa réponse, la requérante s'est abstenue de modifier les revendications.

IV. Lors de la procédure orale tenue le 15 décembre 1992, la requérante a présenté deux nouvelles revendications principales modifiées, correspondant l'une à sa requête principale, l'autre à sa requête subsidiaire. Ces revendications était libellées comme suit :

1. (Requête principale) Un appareil chirurgical à laser comprenant en combinaison un laser ayant une longueur d'onde et une durée effective d'application des impulsions et un instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident émis par le laser après que ce rayon a excité la cible chirurgicale souhaitée mais avant qu'il n'excite le matériau adjacent à la cible chirurgicale, comprenant

i) un substrat (16) qui permet d'évacuer hors de la cible chirurgicale l'énergie émise par le rayon laser, ledit substrat ayant une conductivité thermique élevée et une surface externe ainsi

ii) qu'un revêtement (18) qui absorbe l'énergie du laser pour la longueur d'onde du rayon laser ; ledit revêtement couvrant presque entièrement la surface externe du substrat, ayant une capacité élevée d'absorption d'énergie à la longueur d'onde du rayon laser, et une épaisseur supérieure au quart de la longueur d'onde dudit rayon laser,

caractérisé en ce que l'épaisseur dudit revêtement est pratiquement égale à 0,1 (a.t)0,5, avec

a = diffusivité thermique du revêtement

t = durée d'application effective des impulsions laser.

1. (Requête subsidiaire) Utilisation, pour la fabrication d'un appareil chirurgical à laser permettant d'intercepter un rayon laser incident ayant une longueur d'onde déterminée après que ce rayon a excité la cible chirurgicale souhaitée mais avant qu'il n'excite le matériau adjacent à la cible chirurgicale,

d'un substrat (16) conçu pour évacuer hors de ladite cible chirurgicale l'énergie émise par ledit rayon laser, ledit substrat ayant une conductibilité thermique élevée et une surface externe, ainsi que

d'un revêtement (18) conçu pour absorber l'énergie émise par le laser pour ladite longueur d'onde, ledit revêtement couvrant presque entièrement la surface externe du substrat, ayant une capacité élevée d'absorption d'énergie à cette longueur d'onde et une épaisseur supérieure au quart de la longueur d'onde du rayon laser ;

caractérisé en ce que l'épaisseur dudit revêtement est pratiquement égale à 0,1 (a.t)0,5, avec

a = diffusivité thermique du revêtement

t = durée d'application effective des impulsions laser.

V. A l'appui de ces nouvelles requêtes, la requérante a fait valoir essentiellement les arguments suivants :

i) L'objet de la revendication 1 selon la requête principale, formulée en termes généraux, était un appareil chirurgical à laser comprenant un instrument combiné à un laser, conformément à l'enseignement de la demande déposée initialement. Par conséquent, la revendication 1 comprenait des caractéristiques de ces deux éléments et ne couvrait pas uniquement l'instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident. L'antériorité (1) avait pour seul objet, au contraire, les caractéristiques de l'instrument et non celles du rayon laser.

ii) La revendication 1 en question fixait des limites déterminées à l'épaisseur du revêtement, à savoir l'épaisseur préférée mentionnée à la page 10 de la demande, située dans la plage de valeurs comprise entre une épaisseur minimale et une épaisseur maximale. Dans la mesure où la revendication 1 indiquait dorénavant la longueur d'onde et la durée d'application effective des impulsions laser, sa portée était déterminée avec précision. Comme nulle part dans l'antériorité citée il n'était indiqué une épaisseur du revêtement correspondant à la formule donnée dans la revendication 1, l'objet de cette revendication devait donc être considéré comme nouveau.

iii) L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire était l'utilisation de matériaux sélectionnés et de paramètres adaptés en vue de la fabrication d'un instrument de chirurgie utilisé à des fins thérapeutiques. Le document (1) ne divulguant pas l'utilisation d'une épaisseur optimale de revêtement telle que définie dans cette revendication 1, force était de reconnaître la nouveauté de la revendication 1 en tant que revendication d'utilisation. En outre, une telle revendication était tout à fait assimilable aux revendications portant sur la fabrication d'un médicament pour une nouvelle application thérapeutique.

VI. La requérante demande que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et que le brevet soit délivré sur la base de la revendication principale soumise lors de la procédure orale, conformément à la requête principale ou à la requête subsidiaire.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Modifications (requête principale)

La Chambre convient que la portée de la revendication 1 peut être élargie de manière à couvrir, au lieu d'un "instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident" "un appareil chirurgical à laser" comprenant un laser en plus de l'instrument susmentionné, dans la mesure où il ressort clairement du préambule de la description que l'instrument ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le laser approprié et pendant certaines durées.

La réintroduction dans la revendication 1 d'une valeur minimale pour l'épaisseur du revêtement (un quart de la longueur d'onde du rayon laser) n'appelle pas elle non plus d'objections, dans la mesure où cette caractéristique était mentionnée dans la revendication 1, telle qu'elle a été déposée à l'origine.

La formule définissant l'épaisseur du revêtement, selon la partie caractérisante de la revendication 1, se fonde sur la page 10 de la description.

En conséquence, la Chambre est convaincue que, comme l'exige l'article 123(2) CBE, les modifications apportées à la revendication 1 n'ont pas pour effet d'étendre son objet au- delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

3. Clarté (requête principale)

La Chambre estime que la revendication 1 ne satisfait pas à l'exigence de clarté prévue à l'article 84 CBE, et ceci pour les raisons indiquées ci-dessous.

L'épaisseur du revêtement telle que définie par la formule 0,1 (a.t)0,5 est fonction des deux paramètres a et t. Le paramètre a représente la diffusivité thermique du revêtement, c'est-à-dire la capacité d'absorption du matériau constituant le revêtement externe 18 de la tige de l'instrument 14. C'est donc une caractéristique propre à l'instrument.

En revanche, le paramètre t qui représente la durée effective d'application des impulsions laser se rapporte aux conditions de fonctionnement du laser et non à sa structure ou à la structure de l'instrument. Selon la demande de brevet (cf. page 10), t correspond à la durée pendant laquelle l'énergie du rayon laser frappe le revêtement. Etant donné que la plupart des lasers fonctionnent par intermittences avec des impulsions de période déterminée, la durée effective d'application des impulsions dépend du rapport durée/période, c'est-à-dire du rapport entre la durée de chaque impulsion et le temps de repos entre les impulsions, comme il est expliqué aux pages 10 et 11 de la description. L'épaisseur du matériau externe peut donc prendre n'importe quelle valeur comprise dans la zone hachurée du graphique (fig. 9), selon la durée effective d'application des impulsions commandée par l'opérateur pour un matériau de revêtement déterminé.

Même si l'épaisseur définie par l'équation d'Einstein simplifiée peut être considérée comme optimale du point de vue de la requérante, elle est néanmoins liée au mode de fonctionnement du laser, c'est-à-dire qu'elle dépend aussi d'un facteur humain dépourvu de pertinence pour l'instrument en tant que tel. En conséquence, la Chambre considère que l'étendue de la protection conférée par l'objet de la revendication 1 est ambiguë et mal définie.

4. Nouveauté (requête principale)

4.1 L'objet de la présente demande constitue un perfectionnement de l'objet du document (1) qui émane lui aussi de la requérante. En fait, la priorité US revendiquée pour la demande en cause reprend une partie (est une continuation-in- part) de la première priorité US revendiquée pour le document (1).

La description du document (1) est présentée dès le début dans les mêmes termes que celle de la présente demande (voir notamment la similarité parfaite des préambules et de nombreux autres passages de ces descriptions). La Chambre en conclut que l'objet du document (1) ne se limite pas à un instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident, mais comprend également, comme c'est le cas dans la présente demande (cf. point 2 ci-dessus), un appareil chirurgical à laser présentant toutes les caractéristiques énumérées dans le préambule de la revendication 1, en particulier un revêtement dont l'épaisseur doit être au minimum égale au quart de la longueur d'onde du rayon laser. En conséquence, la revendication 1 est délimitée par rapport à l'enseignement du document (1), en ce sens que les caractéristiques techniques connues introduites par la requérante dans le préambule de la revendication 1 font incontestablement partie de l'état de la technique, conformément à la règle 29(1)a) CBE.

4.2 La caractéristique figurant dans la partie caractérisante de la revendication 1 limite apparemment l'objet de cette revendication à une épaisseur maximale variant selon l'équation d'Einstein simplifiée citée à la page 10 de la demande, après introduction d'une constante de sécurité de 0,10 pour assurer le transfert d'environ 90 % de l'énergie du rayon laser.

Comme il est expliqué à la page 10, cette équation ne constitue qu'une approximation satisfaisante, traduisant en fait les conditions à observer pour que l'épaisseur maximale puisse être définie qualitativement comme l'épaisseur à laquelle le revêtement commence à se comporter comme un isolant thermique et empêche que la chaleur soit conduite aisément au substrat à conductibilité thermique élevée (cf. page 9, dernier paragraphe). En d'autres termes, le matériau de surface (revêtement) doit non seulement être suffisamment épais pour avoir une capacité d'absorption élevée, mais encore être suffisamment mince pour que la plus grande partie de l'énergie absorbée puisse être conduite au substrat à conductibilité élevée avant l'impact suivant du rayon laser sur la surface (cf. page 5, lignes 23 à 27).

Cette définition de l'épaisseur maximale par référence aux caractéristiques exigées pour ce qui est du transfert de chaleur par le revêtement se retrouve exactement dans les mêmes termes dans le document (1) précité (cf. page 5, lignes 1 à 4 et page 8, lignes 7 à 11). La Chambre estime que l'équation revendiquée n'est donc rien d'autre que l'expression mathématique des conditions connues définissant, de manière différente, une épaisseur adaptée et optimale du revêtement. Un simple changement de définition d'une caractéristique connue ne peut toutefois conférer un caractère de nouveauté à ladite caractéristique si, en suivant les instructions données dans l'antériorité, l'homme du métier obtient immanquablement et nécessairement l'objet de la revendication.

4.3 Il est recommandé dans l'un des modes de réalisation préférés dans le document (1) une épaisseur maximale de 25 microns pour un revêtement en oxyde d'aluminium anodisé recouvrant un substrat en aluminium (cf. page 5, lignes 4 à 10). Cette épaisseur entre dans la plage de valeurs indiquée dans le tableau A de la demande. Pour un laser CO2 fonctionnant par intermittences avec une durée d'application des impulsions d'une seconde et un instrument d'interception dont la surface est en oxyde d'aluminium, le tableau A indique des épaisseurs comprises dans une plage de valeurs allant de 2,7 à 250 microns, représentée par la zone hachurée située dans la figure 9 entre les valeurs X (min) et X (max) pour une durée d'application des impulsions d'une seconde. Du fait que la plage de valeurs de l'épaisseur définie par l'équation d'Einstein simplifiée est indéterminée, ainsi qu'il est démontré au point 3 ci-dessus, et que c'est l'utilisateur qui commande la durée effective d'application des impulsions laser, on peut obtenir toute valeur de l'épaisseur comprise dans la plage de valeurs mentionnée ci-dessus, y compris la valeur particulière recommandée dans le document (1).

Par conséquent, la divulgation particulière faite dans le document (1) porte atteinte à la nouveauté de la revendication générique 1 englobant l'objet de cette divulgation, en particulier parce que cette valeur particulière ne peut être considérée comme une valeur isolée dans le document 1, l'enseignement de ce document étant plus large (point 4.2). Par conséquent, la Chambre est convaincue, non seulement que la revendication 1 n'est pas claire, mais également qu'elle n'est pas nouvelle au sens où l'entend l'article 54(1) CBE.

5. Nouveauté (requête subsidiaire)

5.1 La revendication 1 selon la requête subsidiaire a pratiquement le même contenu que la revendication 1 selon la requête principale, mais elle a été libellée de manière à entrer dans une autre catégorie, celle des revendications d'utilisation (utilisation d'éléments pour la fabrication d'un instrument de chirurgie). La requérante a allégué que, du fait de cette application chirurgicale de l'instrument, cette revendication était admissible puisqu'elle se référait à la nouvelle application thérapeutique. Il s'agissait d'un cas analogue à celui de la préparation d'un médicament connu pour une seconde application thérapeutique (cf. décision G 6/83, JO OEB 1985, 67).

5.2 En fait, la revendication 1 selon la requête subsidiaire se rapporte à l'assemblage de l'instrument connu déjà défini dans la revendication 1 selon la requête principale. L'indication de l'objectif poursuivi, à savoir l'interception du rayon laser, est une caractéristique concernant l'application chirurgicale de l'instrument, caractéristique qui n'affecte pas la structure ou la composition de cet instrument lui-même. Normalement, ce genre de référence d'ordre fonctionnel ne peut conférer un caractère de nouveauté à une chose connue par ailleurs, à moins que ladite fonction n'implique nécessairement la modification de cette chose elle-même. Les seules exceptions admises jusqu'à présent, fondées sur l'article 54(5) CBE, concernent la nouvelle application thérapeutique d'un médicament connu dans le cas où la nouvelle application du médicament est également une caractéristique de son obtention (c'est-à-dire cas d'une deuxième ou d'une nouvelle indication médicale - G 6/83).

Toutefois, l'application chirurgicale d'un instrument n'est pas analogue à une application thérapeutique dans les cas susmentionnés, l'instrument n'étant pas épuisé par son application chirurgicale et pouvant être réutilisé dans le même but ou dans d'autres buts (cf. demande, page 7, lignes 24 et 25). Les médicaments au contraire sont consommés lors de l'utilisation et ne peuvent servir qu'une fois. A toute nouvelle utilisation répond très exactement une augmentation correspondante de la production à cette fin du médicament.

C'est là ce qui a permis d'admettre la nouveauté tenant à la nouveauté de l'objectif poursuivi dans les cas d'application thérapeutique, puisque tout chevauchement avec d'autres utilisations à d'autres fins pouvait être exclu, si bien qu'il était possible d'éviter tout risque de confusion en ce qui concerne l'étendue de la protection demandée. Il n'en va pas de même pour les instruments de chirurgie, qui peuvent faire l'objet d'utilisations répétées, et même différentes. L'objectif poursuivi par la limitation apportée à la revendication perd donc toute signification au stade de la fabrication. Pour ces raisons, la Chambre estime que le but chirurgical poursuivi par l'utilisation ne peut à lui seul conférer un caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication portant sur l'utilisation des éléments composant un instrument connu en vue de la fabrication de cet instrument, c'est-à-dire de son assemblage. Compte tenu du fait que l'instrument lui-même était connu tout comme les éléments qui le composent, la revendication ayant pour objet la fabrication de cet instrument doit être considérée elle aussi comme dénuée de nouveauté.

5.3 Si l'on fait abstraction de l'aspect chirurgical, la revendication 1 selon la requête subsidiaire n'est pas une revendication d'utilisation au sens de l'utilisation d'un produit ou d'une chose particulière en vue d'obtenir un effet non inhérent à ce produit ou cette chose, ce qui constitue normalement l'objet d'une revendication d'utilisation (cf. décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 5.1, deuxième paragraphe). En fait, les revêtements mentionnés dans le document (1) et dans la présente demande sont de même nature, et les épaisseurs minimale et maximale sont définies par des conditions et propriétés physiques similaires (cf. point 4.2 ci-dessus). Dans ces conditions, il ne peut être considéré en l'espèce que l'on a affaire à un effet technique nouveau.

5.4 Par conséquent, la Chambre considère que la revendication 1 selon la requête subsidiaire est une revendication portant sur la fabrication d'un dispositif, à savoir un instrument de chirurgie à laser défini par son procédé de fabrication, c'est- à-dire par l'utilisation des éléments (substrat, revêtement) nécessaires pour fabriquer l'appareil.

Comme il ressort de la décision T 150/82 (JO OEB 1984, 309), les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels sont nouveaux, impliquent une activité inventive et ne peuvent être définis de manière satisfaisante par référence à leur composition, leur structure ou tout autre paramètre pouvant être testé (cf. sommaire (II) et points 8 et 10 de la décision T 150/82). Il est évident que ce principe peut également s'appliquer à une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention (point 7 de cette même décision).

Le dispositif pouvant, en l'espèce, être clairement défini par sa structure (cf. requête principale) et n'étant de plus pas considéré par la Chambre comme nouveau par lui-même, le procédé d'assemblage qui constitue l'objet de la revendication selon la requête subsidiaire n'est pas nouveau, et par conséquent il n'est pas brevetable.

6. Les revendications selon la requête principale ou la requête subsidiaire ne pouvant être admises en raison de leur absence de nouveauté, l'objet de la demande n'est pas brevetable, en vertu de l'article 52(1) CBE. La Chambre peut donc se dispenser d'examiner si cet objet implique une activité inventive.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.