T 0811/90 (Von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen) of 2.4.1992

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 25. April 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 85 302 903.1 wurde das europäische Patent Nr. 0 162 602 erteilt.

Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 29. Juni 1988 im Patentblatt 88/26 veröffentlicht.

II. Am 18. März 1989 wurde ein Einspruch eingelegt.

Die Einsprechende beantragte:

- den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit,

- eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß das Patent im schriftlichen Verfahren nicht widerrufen werden sollte.

III. In einem Telefax vom 2. oder 8. Januar 1990 - das Datum geht aus der Akte nicht genau hervor - schlug die Einspruchsabteilung einen Termin für die mündliche Verhandlung vor und forderte die Beteiligten auf, sich innerhalb von 10 Tagen zu äußern.

Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) erklärte sich mit Telefax vom 10. Januar 1990 mit dem vorgeschlagenen Termin einverstanden und kündigte an, daß sie vor der mündlichen Verhandlung möglicherweise weitere Schriftsätze oder geänderte Ansprüche einreichen würde.

Mit Telefax vom 8. Januar 1990, das durch ein Schreiben gleichen Datums bestätigt wurde, zog die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Soweit aus der Akte ersichtlich, wurde die Patentinhaberin hiervon weder durch die Einsprechende noch durch das EPA in Kenntnis gesetzt.

IV. Mit Schreiben vom 25. Januar 1990, das am 30. Januar 1990 beim EPA einging, reichte die Patentinhaberin weitere Schriftsätze, einen geänderten Anspruch 1 sowie eine Änderung der Beschreibung ein und vertrat die Ansicht, daß sich die mündliche Verhandlung damit erübrige.

V. Am 18. Januar 1990 hatte die Einspruchsabteilung jedoch bereits beschlossen, den Einspruch ohne mündliche Verhandlung zurückzuweisen (EPA Form 2339).

VI. Diese Entscheidung wurde den Beteiligten am 30. Januar 1990 zugestellt; Beschwerde wurde innerhalb der entsprechenden Frist nicht eingelegt. Das Einspruchsverfahren war somit abgeschlossen, und das europäische Patent wurde in der erteilten Fassung aufrechterhalten.

VII. In einem Telefax vom 1. Februar 1990, das durch ein Schreiben gleichen Datums bestätigt wurde, erklärte die Patentinhaberin, daß sie die Zurückweisung des Einspruchs zur Kenntnis genommen habe, und beantragte, angesichts der Zurückweisung des Einspruchs ihr Schreiben vom 25. Januar 1990 als zurückgenommen und nicht eingereicht zu betrachten. Mit Schreiben vom 17. Mai 1990 verlangte sie nochmals, daß man das Schreiben und die weiteren Schriftsätze als zurückgenommen betrachten und nicht zu dem der Akteneinsicht zugänglichen Teil der Akte nehmen solle, weil sie nicht zu den Unterlagen gehörten, auf deren Grundlage das Patent in unveränderter Form aufrechterhalten worden sei.

VIII. Am 8. Juni 1990 teilte ihr der Formalprüfer in einer Kurzmitteilung mit, daß ihr Schreiben vom 25. Januar 1990 zum öffentlich zugänglichen Teil der Akte gehöre, auch wenn die Änderungen nicht berücksichtigt worden seien.

IX. In ihrem Antwortschreiben vom 26. Juni 1990 beantragte die Patentinhaberin nochmals, die am 30. Januar 1990 eingegangenen Unterlagen aus dem öffentlich zugänglichen Teil der Akte zu entfernen, und machte geltend, daß dies die Rechte Dritter nicht berühre.

X. In einer am 10. August 1990 zugestellten Entscheidung lehnte es der Formalprüfer ab, seinen bereits bekannten Standpunkt zu revidieren, und wies den Antrag auf Entfernung der Unterlagen aus dem öffentlich zugänglichen Aktenteil zurück.

Diese Entscheidung wurde im wesentlichen wie folgt begründet:

- die mit Schreiben vom 25. Januar 1990 eingereichten Unterlagen gehörten nicht zu den Aktenteilen, die gemäß Regel 93 a) bis c) EPÜ oder auf besonderen Beschluß des Präsidenten des EPA gemäß Regel 93 d) EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossen seien,

- da neue Eingaben und geänderte Ansprüche das europäische Patent in der erteilten Fassung beträfen und Dritten Aufschluß über die Situation des Patentinhabers gäben, handle es sich dabei um Informationen von öffentlichem Interesse.

XI. Am 10. Oktober 1990 legte die Patentinhaberin Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet, die Beschwerdebegründung am 10. Dezember 1990 eingereicht.

XII. Die Patentinhaberin stützte ihr schriftliches Vorbringen im wesentlichen auf folgendes:

a) Gemäß Regel 58 (1) EPÜ sei das EPA verpflichtet gewesen, ihr mitzuteilen, daß die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen habe, denn dies sei ein wichtiges Indiz dafür, wie die Einsprechende die Chancen ihres Einspruchs beurteile.

b) In der vorliegenden Sache sei das EPA dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, so daß die Patentinhaberin im Hinblick auf die geplante mündliche Verhandlung neue Schriftsätze eingereicht habe, was sie nie und nimmer getan hätte, wenn sie rechtzeitig über die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung unterrichtet worden wäre.

c) Dieses Versäumnis könne der Patentinhaberin zum Nachteil gereichen, weil Dritte den Eindruck gewinnen könnten, sie selbst halte ihr Patent in der erteilten Fassung vor dem Hintergrund des Stands der Technik in gewissem Grade für ungültig.

d) Der Antrag, den die Patentinhaberin am 1. Februar 1990 unmittelbar nach Erhalt der Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs per Telefax geschickt und in dem sie gebeten habe, ihre weiteren Ausführungen vom 25. Januar 1990 als nicht eingereicht zu betrachten, sei rechtzeitig eingegangen; schließlich seien die dort unterbreiteten Änderungen nach eigenen Angaben des EPA (Kurzmitteilung vom 8. Juni 1990) nicht entscheidungserheblich gewesen.

e) Das EPA habe sein Bestes zu tun, um dem Wunsch der Patentinhaberin zu entsprechen und ihre weiteren Schriftsätze als nicht eingereicht zu betrachten, wie dies ja auch der Fall wäre, wenn sie eine Patentanmeldung vor der Veröffentlichung zurückgenommen hätte.

XIII. Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die mit Schreiben vom 25. Januar 1990 eingereichten weiteren Schriftsätze aus dem der Akteneinsicht zugänglichen Aktenteil zu entfernen.

XIV. Am 28. Dezember 1990 schickte das EPA die Beschwerdebegründung an die Einsprechende, deren Einspruch zurückgewiesen worden war. Mit Schreiben vom 18. Dezember 1990 hatte die Einsprechende allerdings bereits geltend gemacht, daß die Entscheidung vom 30. Januar 1990 unwirksam sei; sie sei nämlich auf der Grundlage einer Fassung des Patents ergangen, die durch den Antrag vom 25. Januar 1990 implizit aufgehoben worden sei.

XV. Hierzu nahm die Patentinhaberin wie folgt Stellung:

a) Angefochten werde die Entscheidung vom 10. August 1990, die keinerlei Zusammenhang mit der am 30. Januar 1990 zugestellten Entscheidung der Einspruchsabteilung aufweise; die Entscheidung der Beschwerdekammer sei somit für die Aufrechterhaltung des Patents völlig ohne Belang.

b) Die Frist für das Einlegen einer Beschwerde gegen die Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form sei am 30. März 1990 abgelaufen; seitdem sei das Einspruchsverfahren abgeschlossen.

c) Die Einsprechende sei nicht berechtigt, in diesem Stadium des Verfahrens als Beteiligte aufzutreten; ihr Vorbringen sei daher unberücksichtigt zu lassen.

XVI. Die Patentinhaberin hielt ihren oben genannten Antrag aufrecht (s. Nr. XIII).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Zur Frage, ob die Einsprechende zur Teilnahme an diesem Verfahren berechtigt ist

Gemäß Artikel 107 EPÜ steht die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt.

In der vorliegenden Sache wird die Entscheidung vom 10. August 1990 angefochten; die Einsprechende war an dem betreffenden Verfahren nicht beteiligt und ist es infolgedessen auch hier nicht.

Beteiligt war die Einsprechende nämlich nur an dem inzwischen abgeschlossenen Einspruchsverfahren, denn sie hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch zurückzuweisen (d. h. das Patent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten), keine Beschwerde eingelegt, obwohl ihr am 5. Februar 1990 die neuen Schriftsätze der Patentinhaberin vom 25. Januar 1990 übermittelt worden waren. Sie hatte also genügend Zeit, diese zu prüfen, nämlich bis zum Ablauf der Beschwerdefrist am 9. April 1990.

Ihr Antrag vom 18. Dezember 1990 ist somit unzulässig. Er kann jedoch gemäß Artikel 115 EPÜ als Einwendung "eines Dritten" betrachtet werden.

3. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch durch eine Entscheidung zurück, die ohne mündliche Verhandlung erging.

Die Entscheidung wurde den Beteiligten am 30. Januar 1990 per Einschreiben zugestellt. Die Einspruchsakte enthält aber ein am 18. Januar 1990 datiertes und von den drei Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterschriebenes Formblatt (EPA Form 2339.2), demzufolge der Einspruch zurückgewiesen wurde.

4. In der Zwischenzeit reichte die Patentinhaberin mit einem Schreiben vom 25. Januar 1990, das am 30. Januar 1990 beim EPA einging, weitere Schriftsätze ein, ohne sich dabei das Recht auszubedingen, diese wieder zurückzuziehen, falls die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehmen sollte.

Diese Schriftsätze waren jedoch ausdrücklich auf die Mitteilung vom 2. oder 8. Januar 1990 hin eingereicht worden, in der eine mündliche Verhandlung angekündigt worden war. Daraus geht eindeutig hervor, daß die Patentinhaberin die Schriftsätze nicht eingereicht hätte, wenn sie rechtzeitig davon unterrichtet worden wäre, daß die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hat.

4.1 Vergleicht man ferner das Datum, an dem die Entscheidung tatsächlich erging (18. Januar 1990), mit dem Datum ihrer Zustellung an die Beteiligten (30. Januar 1990), so wird ganz deutlich, daß der (am 30. Januar 1990 eingereichte) Schriftsatz bei der Entscheidung gar nicht berücksichtigt werden konnte.

Darüber hinaus heißt es in der Entscheidung unmißverständlich, daß die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents in der veröffentlichten Fassung beantragt habe, wodurch implizit und zwangsläufig bestätigt wird, daß die zuletzt eingereichten Unterlagen nicht berücksichtigt worden waren.

5. Wie oben dargelegt, erfuhr die Patentinhaberin erst bei Erhalt der Entscheidung vom 30. Januar 1990, daß - erstens die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hatte und - zweitens die Einspruchsabteilung nicht mehr beabsichtigte, die geplante mündliche Verhandlung durchzuführen.

5.1 Auch wenn die Patentinhaberin keine Ladung zur mündlichen Verhandlung gemäß Regel 71 (1) EPÜ erhalten hat, war die Einspruchsabteilung nach Auffassung der Kammer verpflichtet, die Patentinhaberin so früh wie möglich, nämlich unmittelbar nachdem die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hatte, davon in Kenntnis zu setzen, daß - erstens der Antrag der Einsprechenden zurückgezogen wurde und - zweitens die Einspruchsabteilung davon abgerückt war, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, zumal da die ursprünglich beabsichtigte Durchführung den Beteiligten bereits bekanntgemacht worden war.

Dieser Verpflichtung ist die Einspruchsabteilung nicht nachgekommen.

5.2 Die Tatsache, daß die Patentinhaberin erst aus der Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs erfahren hat, daß die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hatte, ist nach Ansicht der Kammer nicht als "so früh wie möglich" erfolgende sachdienliche Unterrichtung zu werten; die Zurücknahme des Antrags der Einsprechenden war nämlich bereits am 8. Januar 1990 beim EPA eingegangen, wogegen die Entscheidung den Beteiligten erst am 30. Januar 1990 zugestellt wurde.

Nach Ansicht der Kammer ist ein so langer Zeitraum nicht hinnehmbar, zumal als Termin für die mündliche Verhandlung der 28. März 1990 vorgeschlagen worden war.

6. Mangels anderslautender Informationen ging die Patentinhaberin weiter davon aus, daß sie gut daran täte, rechtzeitig vor der geplanten mündlichen Verhandlung Änderungen einzureichen (s. Nr. 4, zweiter und dritter Absatz).

Ein solches Verhalten, das in der Mitteilung "Einspruchsverfahren im EPA" (ABl. EPA 1989, 417, Rdn. 13) beschrieben ist, wo es heißt, die Beteiligten hätten ihre Anträge zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzubringen, darf der Patentinhaberin nicht zum Nachteil gereichen; sie handelte schließlich in gutem Glauben und reichte ihre Änderungen - in der Hoffnung, daß sich die mündliche Verhandlung hierdurch erübrigen würde - zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein, nachdem sie aufgefordert worden war, einem Terminvorschlag für die Verhandlung zuzustimmen.

Nach Ansicht der Kammer stellt das Versäumnis, die Patentinhaberin rechtzeitig über so gravierende Wendungen des Falles zu unterrichten, bei diesem speziellen Sachverhalt eine schwerwiegende Verletzung ihres Rechts auf eine gerechte Behandlung dar.

Eine anderslautende Entscheidung könnte hier zu einer Benachteiligung der Patentinhaberin führen, an der sie selbst kein Verschulden trifft, denn ihr Verhalten stand zum einen im Einklang mit dem vom EPA gewünschten allgemeinen Verfahren und war zum anderen durch irreführende bzw. fehlende Unterrichtung seitens des Amts bedingt.

7. Die Tatsache, daß solche Unterlagen gemäß Artikel 128 (4) und Regel 93 a) bis d) EPÜ normalerweise nicht von der Akteneinsicht ausgeschlossen sind und daß die Beteiligten nicht darüber zu entscheiden haben, ob die genannten Unterlagen vertraulich behandelt werden sollen, ist hier nicht von Belang. Fest steht, daß die Einreichung dieser Unterlagen unmittelbar auf einen wesentlichen Verfahrensmangel zurückzuführen ist, der darin bestand, daß das EPA seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist und die Patentinhaberin weder über die Zurücknahme des Antrags der Einsprechenden auf mündliche Verhandlung noch darüber unterrichtet hat, daß die Einspruchsabteilung von ihrer ursprünglich mitgeteilten Absicht in bezug auf die mündliche Verhandlung abgerückt ist.

8. Aus diesen Gründen war die Beschwerde vollauf gerechtfertigt.

Daher wird entschieden, daß das Schreiben der Patentinhaberin vom 25. Januar 1990 und die beigefügten Schriftsätze, der geänderte Anspruch 1 und der geänderte Teil der Beschreibung aus dem öffentlich zugänglichen Teil der Akte herauszunehmen sind.

Da diese Unterlagen außerdem weder unter eine der Alternativen a bis c der Regel 93 EPÜ fallen noch zu den im Beschluß des Präsidenten vom 16. September 1985 (ABl. EPA 1985, 316) genannten Arten von Schriftstücken gehören, sind sie nach Auffassung der Kammer an die Patentinhaberin zurückzusenden (vgl. T 516/89 vom 19. Dezember 1990, V).

9. Da der Beschwerde stattgegeben wird und ihr ein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde lag, ist es angemessen, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Schreiben der Patentinhaberin vom 25. Januar 1990 und die beigefügten Schriftsätze, der geänderte Anspruch 1 und der geänderte Teil der Beschreibung sind aus der Einspruchsakte zu entfernen und an die Patentinhaberin zurückzusenden.

3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.