T 0277/90 () of 12.3.1992

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 4. November 1983 angemeldete und am 13. Juni 1984 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 83 111 044.0 ist mit Wirkung vom 9. September 1987 das europäische Patent Nr. 0 110 193 mit sechs Verfahrensansprüchen erteilt worden.

II. Am 1. Juni 1988 wurde ein Einspruch eingelegt. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte den Widerruf des Patents aufgrund der Artikel 99 und 100 a) EPÜ, da ihrer Meinung nach dessen Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruhe.

Der Einspruch war gestützt auf folgende Dokumente:

(D1) Prospekt Palavit G sowie Verarbeitungsvorschrift (1969) von Kulzer;

(D2) Deutsche Stomatologie, 14. Jg., Mai 1964, Seite 323 und 328;

(D3) DE-A-2 320 038;

(D4) Zahntechnik, III. Jg., 1950, Heft 10 vom 25. Mai 1950, S. 116/117 und

(D5) DE-A-3 001 616.

III. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 23. Januar 1990 wurde das europäische Patent Nr. 0 110 193 widerrufen, wobei die schriftlich begründete Entscheidung am 5. Februar 1990 erging. In ihr kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, daß die Übertragung der aus dem Dokument (D5) bekannten Lehre auf ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 für den Fachmann naheliegend war.

IV. Gegen vorgenannte Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 4. April 1990 unter Zahlung von lediglich 630,- DEM Beschwerde eingelegt und diese am 5. Juni 1990 begründet. Zusammen mit der Beschwerdebegründung legte sie neue Ansprüche 1 bis 3 vor, wobei im Anspruch 1 gemäß Eingabe vom 21. Januar 1991 das Wort "Form" zu ersetzen sei durch "Formmasse". Unter Zugrundelegung dieser Änderung und unter Berichtigung eines offensichtlichen grammatikalischen Fehlers hat der geltende Anspruch 1 folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Herstellung individueller Metallgußteile mittels eines Gußmodells für die Dentaltechnik, in welchem man

- am Gußmodell mindestens einen Gießkanal befestigt,

- das Gußmodell in eine feuerfeste Formmasse einbettet,

- das Gußmodell durch Erhitzen rückstandsfrei entfernt,

- in die so erhaltene Form flüssiges Metall einbringt,

- die Form erkalten läßt und

- das Gußmodell ausbettet,

dadurch gekennzeichnet, daß man als Gußmodell das Sekundärteil einer Konuskrone, Teleskopkrone, Doppelkrone oder ein Patrizenteil für individuelle Geschiebe sowie einen teleskopierenden Anker oder einen Stegüberwurf oder eine Lötverbindung aufbaut und mindestens Teile des Gußmodells durch Photopolymerisation einer photopolymerisierbaren Masse, enthaltend di- oder polyfunktionelle (Meth)Acrylsäureester, aufbaut und die Photopolymerisation im Wellenbereich von 400 - 500 nm durchführt, wobei man die photopolymerisierbare Schicht in mehreren Schichten aufträgt und jede Schicht einzeln der Photohärtung unterzieht."

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis der vorgenannten Ansprüche 1 bis 3 aufrechtzuerhalten, weil die neu vorgelegte Anspruchsfassung im Hinblick auf das Dokument (D5) einen auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand angebe. Zur Stützung ihrer Argumente verweist sie u. a. noch auf den nachveröffentlichten Bericht aus "dental-labor", XXXVII, Heft 7/89, S. 1015 bis 1018. Die Beschwerdeführerin sieht bereits in der Aufgabenstellung einen grundlegenden Unterschied zum Gegenstand des Dokuments (D5), nämlich Herstellen von Metallgußteilen gemäß Anspruch 1 und von Kunststoffteilen beim Vorbekannten. Weiter unterstreicht sie die Bedeutung der rückstandsfreien Verbrennbarkeit von Gußmodellen, die im Dokument (D5) nicht anklinge. Schließlich geht sie auf die Härtung der Formmasse mit sichtbarem Licht ein und hebt die damit erzielbaren Vorteile hervor, bevor sie zu der Schlußfolgerung gelangt, daß die Verwendung von Licht im beanspruchten Wellenberich durch den Stand der Technik weder vorbeschrieben noch nahegelegt sei. Dies sei ein Indiz dafür, daß das beanspruchte Verfahren auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

V. Die Beschwerdegegnerin widersprach den Ausführungen der Beschwerdeführerin und machte einen Verstoß gegen Artikel 123 EPÜ geltend. Ferner beruht ihrer Meinung nach der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nach wie vor nicht auf erfinderischer Tätigkeit, so daß die Beschwerde zurückzuweisen sei.

VI. Auf den Bescheid der Kammer gemäß Artikel 110 (2) EPÜ vom 28. Juni 1991 hin, in dem unter anderem auf die Wahrscheinlichkeit einer Zurückweisung der Beschwerde hingewiesen worden ist, hat die Beschwerdeführerin zunächst den Fehlbetrag von 50,- DM bezüglich der Beschwerdegebühr beglichen und darauf verwiesen, daß die Rechtsmittelbelehrung der angefochtenen Entscheidung fehlerhaft gewesen sei.

In der Sache selbst wird - in Übereinstimmung mit der Auffassung der Kammer - das Dokument (D2) als der gattungsnächste Stand der Technik anerkannt, aber es wird bezweifelt, daß der Fachmann ausgerechnet auf das Dokument (D5) stoßen sollte, weil dort eine andere Aufgabe als beim beanspruchten Gegenstand zu lösen sei und die Massen dieses Dokuments nicht rückstandsfrei zu verbrennen seien. Sie folgert, daß das Dokument (D5) eher vom Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 wegführe. Mithin könnten die Druckschriften (D2) und (D5) nicht kombiniert werden.

Die Beschwerdeführerin hält somit ihren ursprünglichen Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung aufrecht und beantragt die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis eingeschränkter Ansprüche 1 bis 3 gemäß vorstehendem Abschitt IV. Gleichzeitig bittet sie die Kammer, von ihrer bisherigen negativen Stellungnahme abzurücken und dies gegebenenfalls im Rahmen eines weiteren Bescheids zum Ausdruck zu bringen.

VII. Die Beschwerdegegnerin enthält sich einer Stellungnahme zum Zwischenbescheid der Kammer.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt; sie ist zulässig.

1.1. Die zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung geltende Beschwerdegebühr beträgt 680,- DM, so daß mit der Zahlung von lediglich 630,- DM die Erfordernisse des Artikels 108 EPÜ nicht vollständig erfüllt worden sind.

1.2. Die Beschwerdeführerin hat auf den Zwischenbescheid der Kammer hin den Differenzbetrag von 50,- DM eingezahlt und somit die volle Beschwerdegebühr entrichtet.

1.3. In den Entscheidungen J 11/85, veröffentlicht im ABl. EPA 1986, 1 bzw. T 130/82, veröffentlicht im ABl. EPA 1984, 172 wurde festgestellt, daß ein geringer Fehlbetrag - im vorliegenden Falle unter 10 % - die Beschwerde nicht von vornherein unzulässig macht.

1.4. Den Grundsätzen der oben genannten Entscheidungen folgend wird die Gebührenzahlung als "fristgerecht" angesehen, zumal der Hinweis der Beschwerdeführerin, sie sei durch die Rechtsmittelbelehrung der angefochtenen Entscheidung bezüglich der Höhe der Beschwerdegebühr getäuscht worden, nicht von der Hand zu weisen ist.

2. Artikel 123 EPÜ:

2.1. Die Ursprungsoffenbarung der Merkmale des Anspruchs 1 ist strittig, vgl. Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 10. Oktober 1990, Pkt. 1.

Die ursprünglichen Unterlagen stimmen mit den erteilten Unterlagen in den hier interessierenden Teilen so weit überein, daß bei der Beurteilung des Artikels 123 (2) EPÜ auf die Streitpatentschrift zurückgegriffen werden kann, genauso wie dies die Beschwerdegegnerin getan hat.

2.2. Strittig ist das Merkmal des Anspruchs 1, wonach man "mindestens Teile des Gußmodells durch Photopolymerisation ... aufbaut" (Fettdruck zur Hervorhebung), vgl. Kennzeichenteil des Anspruchs 1.

In diesem Zusammenhang ist auf den erteilten Anspruch 1 ("das Gußmodell mindestens teilweise durch ... aufbaut") sowie Sp. 4, Z. 16 bis 20, Z. 25 bis 29 und Z. 29 bis 32 zu verweisen.

Die drei genannten Beschreibungsstellen der Streitpatentschrift sagen jeweils aus:

a) das Wachs kann ganz oder teilweise ersetzt werden (nämlich durch Photopolymerisate),

b) der Aufbau der Basis erfolgt mittels der photopolymerisierbaren Masse, der Rest erfolgt wie üblich mit Wachs und

c) es kann auch das gesamte Wachs durch Photopolymerisat ersetzt werden.

Nach Auffassung der Kammer ist unter den dargelegten Begleitumständen "teilweise" ein Synonym für "mindestens Teile" des Anspruchs 1, so daß insofern ein Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ nicht als berechtigt anzusehen ist.

2.3. Ansonsten stellt Anspruch 1 eine Zusammenfassung der Merkmale dar, wie sie in den ursprünglichen Ansprüchen 1 (konkrete Verfahrensschritte bzw. polymerisierbare Masse als Gußmodell), 8 (Dentaltechnik bzw. Konuskrone, Teleskopkrone, Anker, Stegüberwurf, Lötverbindung) 3 (Wellenlängenbereich der Strahlung), 6 (Mehrschichtauftrag und jeweilige Photohärtung) und 2 (die Masse enthält Acrylsäureester) offenbart sind, wobei die Überlegungen gemäß vorstehendem 2.2 zu "teilweise" bzw. "mindestens Teile" mitzuberücksichtigen sind.

Anspruch 1 ist somit aus der Sicht des Artikels 123 (2) EPÜ nicht angreifbar. Die geltenden Ansprüche 2 und 3 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 4 und 5, so daß auch sie ursprungsoffenbart sind.

2.4. Zu Artikel 123 (3) EPÜ ist folgendes zu bemerken:

Anspruch 1 stellt eine Zusammenfassung aller Merkmale der erteilten Ansprüche 1, 2 und 5 sowie von Teilmerkmalen des erteilten Anspruchs 6 dar, wobei die Alternativen desselben "Krone, Brücke, Inlay" nicht in den unabhängigen Anspruch genommen wurden. Da es sich hierbei um Alternativen zu denjenigen Alternativen handelt, die in Anspruch 1 beansprucht sind, kann die Auswahl bzw. Weglassung von Alternativen eines erteilten abhängigen Anspruchs keinen Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ darstellen. Somit ist Anspruch 1 aus der Sicht des Artikels 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden, da er durch die Hereinnahme weiterer Merkmale in seinem Schutzbereich erheblich eingeschränkt, andererseits durch das Weglassen von Alternativmerkmalen nicht erweitert wurde.

Die geltenden Ansprüche 2 und 3 entsprechen den erteilten Ansprüchen 3 und 4 und sind somit im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ ebenfalls nicht zu beanstanden.

3. Die Frage der Neuheit ist unstrittig, so daß sich weitere Erörterungen hierzu erübrigen, vgl. angefochtene Entscheidung S. 5, Abs. 2, zumal der geltende Anspruch 1 durch Aufnahme weiterer Merkmale noch zusätzlich eingeschränkt wurde.

4. Bei gegebener Neuheit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1 konzentriert sich die Frage der Patentfähigkeit desselben ganz auf das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen erfinderischer Tätigkeit. Hierzu kommt die Kammer zu folgendem Ergebnis:

4.1. Gattungsbestimmender Stand der Technik ist in Übereinstimmung mit der Beschwerdeführerin das Dokument (D2), vgl., S. 321 "Einleitung", S. 322, Abs. 2, S. 324 letzter Abs., Abb. 6 (Inlay) und Abb. 7 (Kronen, Brücken ...) und S. 332 Pkt. IV, wonach alle Merkmale des Oberbegriffes des Anspruchs 1 bekannt sind und wonach aus dem Kennzeichenteil desselben noch bekannt ist, daß man als Gußmodell z. B. eine Krone verwendet, daß man einen schnellpolymerisierenden Kunststoff des Typs "Methacrylsäureester" verwendet (S. 322, Z. 3 v. u. bzw. S. 321, Z. 10 v. u.) und diesen in mehreren Schichten aufträgt und aushärtet (S. 324 letzte zwei Abs.: "bleibt dagegen nur kurze Zeit plastisch und geht ... festen Zustand über" bzw. "ein schrittweises Auftragen ... erst beim Auftragen Pulver und Flüssigkeit in kleinen Mengen zusammengebracht werden.").

4.2. Der geltende Anspruch 1 genügt damit nicht Regel 29 (1) a) EPÜ, wonach alle (aus einer Druckschrift) bekannten Merkmale, im Oberbegriff eines unabhängigen Anspruches aufzuführen sind. Regel 29 EPÜ stellt zwar nur eine Formvorschrift dar, aber sie hat doch Bedeutung bei der Formulierung der objektiv verbleibenden Aufgabe und der Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit.

4.3. Es mag sein, daß dieses bekannte Verfahren nachteilig ist, nämlich durch die geringe Beeinflußbarkeit des Aushärtevorganges, so daß sich die Sp. 2, Z. 45 bis 49 der Streitpatentschrift entnehmbare Aufgabe stellen mag, nämlich Bereitstellung eines Verfahrens, das die einfache Herstellung paßgenauer Gußmodelle auch bei schwierigsten Konstruktionen ermöglicht (Regel 27 (1) c) EPÜ).

4.4. Diese objektiv verbleibende technische Aufgabe ist gemäß den Überschußmerkmalen des Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument (D2) bei einem gattungsgemäßen Verfahren dadurch gelöst, Regel 29 (1) b) EPÜ,

a) daß das Gußmodell das Sekundärteil einer Konuskrone, Teleskopkrone ... eine Lötverbindung ist,

b) daß die aushärtbare polymerisierbare Masse durch Photopolymerisation einer photopolymerisierbaren Masse, enthaltend di- oder polyfunktionelle (Meth)Acrylsäureester gegeben ist und mindestens für Teile des Gußmodells verwendet wird und

c) daß die Photopolymerisation im Wellenbereich von 400 bis 500 nm durchgeführt wird.

4.5. Das Merkmal a) ist im Lichte des erteilten Anspruchs 6 zu sehen, wonach "Krone, Inlay, Brücke" als Gußmodell gleichbedeutend neben den nunmehr beanspruchten komplizierten Teilen wie "Konuskrone, Teleskopkrone ... Lötverbindung" herausgestellt waren. Wenn erstere bekannt sind, vgl. Dokument (D2), kann aus letzteren kein wesentlicher Beitrag zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit resultieren, vielmehr sind diese Blöcke von Alternativen als Äquivalente zu bewerten.

4.6. Das tragende Merkmal des geltenden Anspruchs 1 ist sicherlich das vorgenannte Merkmal b), nämlich Photopolymerisat als härtbare Masse. Für sich gesehen sind solche Massen, ebenso wie ihre Aushärtung im Sinne des vorstehenden Merkmals c), in der Dentaltechnik bekannt, vgl. Dokument (D5) insbes. S. 10, Abs. 2/3 und S. 16 letzter Abs., nur eben in einem anderen Zusammenhang, da die ausgehärtete Masse nicht wie beim Verfahren des geltenden Anspruchs 1 ausgebrannt wird, um einen Hohlraum für Gießmetall zu schaffen, sondern selbst bereits ein Zahnersatzteil (Krone, Brücke, Inlay) ist.

4.7. Andererseits resultiert aus dem Dokument (D2) schon, vgl. S. 321 Titel "Werkstoffkundliche Untersuchungen über die Verwendbarkeit schnellhärtender Kunststoffe für Gußmodelle" (Fettdruck zur Hervorhebung) die Lehre, daß es in der Dental-Gußtechnik auf die Verwendung von schnellhärtenden Kunststoffen ankommt, die gemäß S. 332 IV. des Dokuments (D2) rückstandslos verbrennbar sein müssen, um eine formgenaue Hohlform für das Gießmetall zu schaffen.

Es liegt somit im Rahmen normaler fachmännischer Bemühungen, wenn der Dentaltechniker die Entwicklungen auf dem Kunststoffsektor verfolgt und dabei sicher in Kontakt mit Photopolymerisaten kommt, die gemäß Dokument (D5) auch in der Dentaltechnik Einsatz gefunden haben. Ein einfacher Versuch genügte, um die rückstandsfreie Verbrennung der Photopolymerisate zu verifizieren. Ansonsten gab Dokument (D5) schon eine komplette Verarbeitungslehre dahingehend, als dort im einzelnen angegeben ist, welche Kunststoffe vorzusehen sind, vgl. S. 8, Z. 7 bzw. 8, 9, Z. 13/14 und S. 16 letzter Abs., bzw. wie sie mittels Licht von 400 bis 500 nm Wellenlänge in kürzester Zeit aushärtbar sind. Das Dokument (D5) vermittelt demnach eine komplette Verarbeitungstechnologie für die hier interessierenden Photopolymerisate. Da somit das rückstandsfreie Verbrennen der Formmassen in der Dentaltechnik bekannt ist, kann daraus kein überraschender Effekt im Zusammenhang mit der Gußtechnik geltend gemacht werden bzw. kann nicht mit dem Artikel aus "dental-labor" der Beweis angetreten werden, daß die Herstellung von Gußmodellen wenig Gemeinsamkeiten mit der Herstellung von Zahnersatzteilen hat, vgl. Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 1. Juni 1990.

4.8. Die Beschwerdeführerin hat zum einen anklingen lassen, daß man nur durch ex post-Betrachtungsweise zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 kommen könne und zum anderen bezweifelt, daß der vom Dokument (D2) ausgehende Fachmann, der vor der Lösung der objektiv verbleibenden Aufgabe steht, überhaupt auf das Dokument (D5) stoßen würde.

Die Kammer ist auch in dieser Frage an anerkannte Grundsätze gebunden, wobei sie auf die Entscheidung T 176/84, veröffentlicht in ABl. EPA 1986, 50 verweisen möchte, in der die Überlegungen zusammengestellt sind, die erwartet werden dürfen, wenn ein Fachmann ein technisches Problem, z. B. die vorstehend genannte objektiv verbleibende technische Aufgabe vorliegender Erfindung zu lösen hat.

Der Aussage dieser Entscheidung folgend ist es unstrittig, daß die Gußtechnik im Dentalbereich und daß der Zahnersatz zumindest benachbarte technische Gebiete sind. Vom Fachmann muß aber erwartet werden, daß zumindest ein übergeordnetes allgemeines technisches Gebiet und ein Nachbargebiet des Anmeldungsgegenstandes berücksichtigt werden. Daraus folgt zwingend, daß der Fachmann auf das Dokument (D5) stoßen wird, vgl. hierzu Entscheidung T 2/83, veröffentlicht im ABl. EPA 1984, 265.

4.9. Die gleichzeitige Betrachtung der Dokumente (D2) und (D5) stellt damit ein Faktum dar, das bei der Beurteilung des erfinderischen Beitrages des Gegenstandes gemäß geltendem Anspruch 1 zum bisherigen Stand der Technik zu berücksichtigen ist. Damit war aus dem Dokument (D2) tatsächlich nur noch die härtbare Masse zu ersetzen durch ein bekanntes Photopolymerisat einschließlich von dessen Verarbeitungstechnologie, um vom Dokument (D2) ausgehend, zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 zu gelangen. Die dabei auftretenden Schwierigkeiten bzw. Unwägbarkeiten, wie die Frage der rückstandsfreien Verbrennung von Photopolymerisaten, scheinen lösbar, weil ein Routineversuch genügte, um klarzustellen, daß Photopolymerisate auch in dieser Beziehung den Anforderungen an Gußmodelle genügen. Auch bezüglich des zur Aushärtung einzusetzenden Lichtes gibt das Dokument (D5) eine fertige, unmittelbar an die Herstellung von Photopolymerisate gebundene Lehre zum technischen Handeln an, so daß insoweit nicht nachvollziehbar ist, inwiefern der Stand der Technik in dieser Richtung nichts hergeben sollte.

4.10. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 kann somit vorstehende Überlegungen zusammenfassend, nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden, so daß dieser Anspruch keinen Rechtsbestand erlangen kann (Artikel 100 a) bzw. 56 EPÜ); die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist bei dieser Sachlage zurückzuweisen.

4.11. Die Sache ist nach vorbereitendem Bescheid seitens der Kammer entscheidungsreif; da die Kammer nicht von ihrer negativen Stellungnahme im Bescheid vom 28. Juni 1991 abgerückt ist, war dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Erlaß eines weiteren Bescheides somit nicht nachzukommen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.