T 0087/88 (Nouvelle taxe de recherche) of 29.11.1991

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a déposé la demande de brevet européen n° 85 103 050.2 (n° de publication : 0 159 525), comportant une seule revendication indépendante (revendication 1) et six revendications dépendantes.

II. Par lettre en date du 6 septembre 1985, la division de la recherche a, conformément à la règle 46(1) CBE, notifié à la requérante l'absence d'unité (a posteriori) de l'invention revendiquée et l'a invitée à acquitter une nouvelle taxe de recherche. Selon elle, les deux inventions étaient les suivantes :

- revendications 1 à 5 : montage du dispositif de mesure dans des tuyaux,

- revendications 1, 6 et 7 : le boîtier de mesure.

La requérante n'ayant pas donné suite à cette invitation, le rapport de recherche a été établi uniquement pour l'invention mentionnée en premier lieu, c'est-à-dire pour les revendications 1 à 5.

III. Après réception du rapport de recherche, mais avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, la requérante a, le 22 août 1986, déposé un nouveau jeu de revendications 1 à 9, dans lequel l'unique revendication indépendante (revendication 1) se rapportait à la structure interne du dispositif de mesure.

Par lettre en date du 3 avril 1987, parvenue à l'OEB le 8 avril 1987, la requérante a demandé en outre, à titre subsidiaire, la poursuite de la procédure sur la base d'un jeu de nouvelles revendications 1 à 8, dans lequel l'unique revendication indépendante (revendication 1) concernait les extrémités de raccordement et le boîtier du dispositif de mesure, ainsi que sa structure interne.

IV. Par décision en date du 6 novembre 1987, la division d'examen a rejeté la demande européenne n° 85 103 050.2 en vertu de l'article 97(1) CBE, au motif que la revendication initiale 1 n'impliquait pas d'activité inventive et que l'invention revendiquée apparaissait a posteriori dépourvue d'unité, comme l'avait déjà constaté la division de la recherche. De l'avis de la division d'examen, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et celui de la revendication 1 selon la requête subsidiaire n'étaient pas liés à l'invention ayant fait l'objet de la recherche de manière à ne former qu'un seul concept inventif général, si bien qu'ils ne pouvaient donner lieu à une poursuite de la procédure que dans le cadre d'une demande divisionnaire.

V. La requérante a formé un recours contre cette décision le 5 janvier 1988, en acquittant simultanément la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 22 janvier 1988.

VI. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et

1.1 la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 9 déposées le 22 août 1986 et des autres pièces de la demande, à mettre en accord avec ces revendications (requête principale).

1.2 à titre subsidiaire, la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 8 déposées le 8 avril 1987 et des autres pièces de la demande, à mettre en accord avec ces revendications (requête subsidiaire).

1.3 toujours à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant la première instance pour nouvel examen :

2. à titre tout à fait subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit au recours, le retrait de l'objet des revendications 1 à 9 déposées le 22 août 1986 et l'examen de cet objet dans le cadre d'une demande divisionnaire ;

3. au cas où il ne pourrait être fait droit à aucune des requêtes 1.1 à 1.3, la fixation d'une date pour la procédure orale et

4. le remboursement de la taxe de recours en raison d'une "série de vices de procédure".

VII. A l'appui de ces requêtes, la requérante a invoqué essentiellement les arguments suivants :

a) Conformément à la règle 68 CBE, les décisions de l'Office européen des brevets susceptibles de recours doivent être motivées et être accompagnées d'un avertissement écrit concernant les voies de recours. Or cela n'a pas été fait dans la notification que la division de la recherche a établie le 6 septembre 1985, conformément à la règle 46(1) CBE. Il est difficile de considérer en l'espèce que cette notification constitue une décision susceptible de recours. Mais même s'il s'agissait d'une simple invitation, cette invitation ne saurait produire d'effet juridique, car elle ne satisfait pas aux conditions exigées à l'article 113 CBE, puisqu'il n'y a pas été indiqué pour quel motif il avait été affirmé que l'invention manquait d'unité.

Dans le cas d'une notification établie au titre de la règle 46(1) CBE, la division d'examen est tenue d'examiner la question de l'absence d'unité de l'invention revendiquée même s'il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche.

b) Par ailleurs, en examinant la pertinence du document cité et en concluant au défaut d'unité a posteriori, la division de la recherche a outrepassé ses compétences.

c) Dans la mesure où la division d'examen a examiné dans la décision attaquée la brevetabilité de l'objet de la revendication 1 initiale, objet pour lequel il n'avait pas été demandé de brevet à la date à laquelle a été rendue la décision, ses constatations vont d'ores et déjà à l'encontre des dispositions de l'article 113, paragraphe 2 CBE et ne portent donc pas en tout état de cause sur l'objet dont il est question dans la présente espèce.

d) L'objection soulevée en ce qui concerne l'absence d'unité de l'invention définie dans les revendications produites le 22 août 1986 (requête principale) n'est pas justifiée elle non plus :

La présente demande de brevet porte sur un dispositif de mesure compact, maniable, constituant en soi un seul objet, destiné à être monté dans un tuyau.

Pour le nettoyer, il faut pouvoir sortir ce dispositif du tuyau et l'ouvrir. Aussi le problème que l'invention doit résoudre consiste-t-il à faciliter, voire à permettre le nettoyage. Il ne fait aucun doute que le nettoyage est pour le moins facilité non seulement grâce aux caractéristiques prévues dans la revendication 1 et dans les revendications 2 et 3 du 22 août 1986, mais également grâce aux caractéristiques exposées dans les revendications 4 à 9 produites à la même date, qui contribuent elles aussi à la résolution du problème. Ainsi, ces diverses revendications se fondent sur un seul problème commun, et les éléments de solution apportés dans les différentes revendications sont pour le moins de nature à contribuer à la résolution de ce problème.

e) La décision incriminée appelle par ailleurs d'autres objections, dont il convient à tout le moins de tenir compte lors de l'examen.

Les motifs sur lesquels la division d'examen a fondé sa décision ne peuvent être considérés comme valables, dans la mesure où cette division d'examen "admet" que la requérante avait décidé de faire poursuivre le traitement de sa demande comme si celle-ci concernait l'invention pour laquelle le rapport de recherche avait été établi, ce qui revient à présumer que la requérante avait renoncé implicitement à faire poursuivre la demande en cause, du moins en ce qui concerne la partie qui n'avait pas fait l'objet de la recherche. Or une renonciation ne peut être présumée ; il ne peut y avoir renonciation à un objet que si l'intéressé a expressément fait savoir que telle était sa volonté, en agissant au moins clairement en ce sens dans le cas où il doit faire connaître sa volonté de renoncer. S'il n'est pas nécessaire qu'il déclare expressément qu'il s'agit d'une renonciation en tant que telle, il convient néanmoins que cette volonté de renonciation soit clairement exprimée (cf. BGH, GRUR 87, 510 Mittelohr-Prothese).

VIII. Les revendications 1 à 7 déposées initialement sont formulées comme suit :

"1. Dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux pour boissons, en particulier pour la bière, comportant un boîtier de mesure ainsi que des extrémités de raccordement pour les tuyaux, carctérisé en ce que les extrémités de raccordement se présentent sous la forme de pièces intermédiaires (7, 8 ; 6, 9, 10) dont la liaison aux extrémités des tuyaux a été conçue pour pouvoir être permanente, la liaison de ces pièces intermédiaires au boîtier de mesure (1, 2) étant de type démontable grâce à des pièces de liaison (8, 6', 4, 6).

2. Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que les pièces de liaison (6, 8) des pièces intermédiaires reliées aux pièces de liaison (4, 6') du boîtier de mesure sont complémentaires les unes des autres.

3. Dispositif de mesure selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les pièces de liaison (4, 6, 6', 8) sont reliées les unes aux autres par des dispositifs d'accouplement enfichables (4.1, 8.1).

4. Dispositif de mesure selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les pièces de liaison (4, 6, 6', 8) comportent des fermetures en forme de baïonnette.

5. Dispositif de mesure selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les pièces de liaison (4, 6') du boîtier de mesure (1, 2) sont vissées sur celui-ci.

6. Dispositif de mesure selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le boîtier de mesure présente une partie supérieure et une partie inférieure (1, 2) reliées l'une à l'autre par une fermeture à baïonnette (1.1, 2', 2'').

7. Dispositif de mesure selon la revendication 6, caractérisé en ce que des nervures de retenue (1') ont une face intérieure en biais (1'') pour le centrage d'une ailette de mesure (3) dans les boîtiers de mesure (1, 2)."

IX. La revendication 1 selon la requête principale est formulée comme suit :

"1. Dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux pour boissons telles que bière, limonade et autres boissons du même genre, comportant un boîtier présentant une partie supérieure et une partie inférieure, ainsi que des extrémités de raccordement pour les tuyaux, une roue à ailettes rotative faisant fonction d'élément de mesure étant montée dans ledit boîtier, caractérisé en ce que cette roue à ailettes (3) est montée dans des tourillons (3') et peut être centrée automatiquement par assemblage des parties du boîtier (1, 2)."

Les revendications dépendantes 2, 3 et 9 comportent d'autres indications relatives à la structure intérieure d'un dispositif de mesure selon la revendication 1, tandis que les revendications dépendantes 4 à 8 décrivent les extrémités de raccordement d'un dispositif de mesure selon la revendication 1.

X. La revendication 1 selon la requête subsidiaire est libellée comme suit :

"1. Dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux pour boissons, en particulier pour la bière, comportant un boîtier de mesure, ainsi que des extrémités de raccordement pour les tuyaux et un élément de mesure, caractérisé en ce que les extrémités de raccordement se présentent sous la forme de pièces intermédiaires (7, 8 ; 6, 9, 10) dont la liaison aux extrémités des tuyaux a été conçue pour pouvoir être permanente, la liaison de ces pièces intermédiaires au boîtier de mesure (1, 2) étant de type démontable grâce à des pièces de liaison (8, 6', 4, 6), les pièces de liaison (6, 8) des pièces intermédiaires reliées aux pièces de liaison (4, 6') du boîtier de mesure étant complémentaires les unes des autres, la roue à ailettes étant montée dans des tourillons (3') et pouvant être centrée automatiquement par assemblage de la partie supérieure (1) et de la partie inférieure (2) du boîtier".

Les revendications dépendantes 2 à 4 concernent les extrémités de raccordement du dispositif de mesure selon la revendication 1, tandis que les revendications dépendantes 5 à 8 ont trait au boîtier du dispositif de mesure, plus précisément à sa structure interne.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Selon la Grande Chambre de recours (article 22 CBE), lorsque l'OEB effectue une recherche internationale, il peut constater en vertu de l'article 17(3)a) PCT qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, et cela même "a posteriori", c'est-à-dire après avoir considéré l'état de la technique et pu se faire ainsi une idée provisoire de la nouveauté et de l'activité inventive (décision G 1/89 "Esters polysuccinates" (JO OEB 1991, 155) et Avis G 2/89 de la Grande Chambre de recours "Défaut d'unité a posteriori" (JO OEB 1991, p.166)). Ce principe vaut également pour les recherches européennes (article 92 CBE), car les recherches et les rapports de recherche sont pratiquement identiques dans les deux cas (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie B, chapitre III, point 4.4). L'objection de la requérante selon laquelle une division de la recherche n'a pas qualité pour constater également a posteriori le défaut d'unité de l'invention revendiquée ne peut donc être retenue.

3. Les divisions de la recherche (article 17 CBE) ne figurent pas parmi les organes de première instance qui rendent des décisions susceptibles de recours au sens de l'article 106(1) CBE. En conséquence, les dispositions de la règle 68(2) CBE ne sont pas applicables aux notifications visées à la règle 46(1) CBE. En outre, ces notifications ne constituent pas des décisions au sens de l'article 113(1) CBE, puisque, en vertu de l'article 97(1) ensemble l'article 82 et la règle 30 CBE, ce sont les divisions d'examen qui sont compétentes pour statuer sur l'unité d'invention. Les objections que la requérante avait soulevées à l'encontre de la notification de la division de la recherche en date du 6 septembre 1985 sont par conséquent mal fondées.

4. En ce qui concerne les conséquences juridiques du défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche au titre de la règle 46(1) CBE, notamment lorsque le demandeur n'a pas expressément renoncé à l'objet correspondant dans sa demande de brevet européen, il convient d'apporter les précisions suivantes :

4.1 Dans la décision T 178/84 (JO OEB 1989, 157), la chambre a constaté en passant (argument "obiter dictum") qu'il ressort clairement de la règle 46(1) CBE "qu'un objet doit être considéré comme abandonné dans une demande de brevet si le demandeur n'acquitte pas dans le délai imparti la nouvelle taxe de recherche pour cet objet après avoir été invité à le faire en application de cette règle". Ainsi, dans cette conception, le défaut de paiement de cette taxe suffirait à lui seul pour que le demandeur perde un droit, le droit de décider lequel des objets initialement divulgués il souhaite en tout état de cause continuer à revendiquer comme invention lors de la poursuite du traitement de sa demande de brevet européen. Quant à l'objet pour lequel il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche, le demandeur n'aurait donc plus d'autre choix que de le revendiquer dans une demande divisionnaire (article 76 CBE).

4.2 Or la Chambre ne partage pas cet avis. En effet, si l'omission d'un acte doit avoir pour effet juridique une perte de droit, la CBE le prévoit expressément (cf décision de la Grande Chambre de recours G 1/88 "Silence de l'opposant/HOECHST" publiée au JO OEB 1989, 189, 194). Pour pouvoir considérer dans le cadre de la règle 46(1) CBE qu'un objet d'une demande de brevet européen doit être réputé abandonné s'il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche pour cet objet, il faudrait que cet effet juridique découle clairement des dispositions de cette règle, ce qui n'est pas le cas. En effet, il ressort a contrario de la règle 46(1), troisième phrase CBE que s'il n'est pas acquitté de nouvelle taxe de recherche pour une autre invention, la division de la recherche compétente n'établit pas de rapport de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen se rapportant à cette autre invention, ce qui ne préjuge toutefois en rien du sort que connaîtront lesdites parties sur le plan juridique. C'est la division d'examen qui est seule compétente pour décider de ce sort, car c'est à elle qu'il appartient de se prononcer sur l'unité de l'invention (cf. supra, point 3). Cependant, si des modifications sont apportées aux pièces de la demande de brevet européen immédiatement après l'exécution de la recherche, il se peut dans certains cas qu'il n'y ait plus lieu de décider du sort que devront connaître ces parties sur le plan juridique (cf. infra, point 5).

5. L'article 82 CBE prévoit que le texte de la demande de brevet européen doit satisfaire à l'exigence de l'unité d'invention, et ce non seulement lors du dépôt de la demande, mais aussi à tous les stades de la procédure devant la division d'examen compétente, jusqu'à la délivrance du brevet (cf. décision T 178/84, publiée au JO OEB 1989, 157). L'unité de l'invention ne peut donc être appréciée que sur la base des pièces qui, à un moment quelconque de la procédure de délivrance, constituent très exactement la demande de brevet européen (cf. décision T 101/88 en date du 21 mai 1990). Par conséquent, si un demandeur modifie les revendications de sa demande de brevet européen en application de la règle 86(2) CBE et que de ce fait le contenu de ces revendications diffère de celui des revendications initiales, il appartient à la division d'examen compétente de vérifier notamment si ces revendications modifiées satisfont en tant que telles à la condition requise à l'article 82 CBE. Si, par ailleurs, le demandeur a, avant d'apporter ces modifications, négligé d'acquitter une nouvelle taxe de recherche comme le lui avait demandé la division de la recherche en vertu de la règle 46(1) CBE, la division d'examen compétente n'est tenue d'examiner l'unité de l'invention revendiquée dans les pièces déposées initialement que dans la mesure où le demandeur produit au cours de la procédure d'examen des revendications modifiées se rapportant à une nouvelle invention dont l'existence avait été constatée par la division de la recherche dans les pièces déposées initialement, mais pour laquelle il n'avait pas été établi de rapport de recherche européenne, une nouvelle taxe de recherche n'ayant pas été acquittée, si bien qu'une recherche supplémentaire doit être effectuée : en effet dans ce cas, c'est uniquement dans le cadre de cette recherche supplémentaire que le demandeur peut faire valoir un intérêt légitime à ce que les pièces déposées initialement soient examinées.

6. Les revendications selon la requête principale et selon la requête subsidiaire comportent des caractéristiques reprises de la revendication 6 initialement déposée, pour laquelle il n'avait pas été établi de rapport de recherche européenne. Compte tenu de ce qui précède (point 5), il convient donc de vérifier tout d'abord si la division de la recherche a eu raison de ne pas effectuer de recherche pour l'objet de cette revendication initialement déposée, et à ce sujet, il y a lieu de formuler les remarques suivantes :

6.1 Dans le rapport de recherche du 6 septembre 1985, il a été notifié à la requérante que sa demande de brevet européen comportait deux inventions ou groupes d'inventions dont la (le) première (mier) se rapportait au "montage du dispositif de mesure dans des tuyaux". De l'avis de la division de la recherche, cette première invention (ou ce premier groupe d'inventions) était mentionnée (é) dans les revendications 1 à 5 déposées initialement. Toutefois, la division de la recherche n'a pas vu que la revendication 6 déposée initialement comportait une référence non seulement à la revendication 1, mais aussi à l'une quelconque des revendications précédentes 2 à 5. De surcroît, c'était à bon droit que la revendication 6 se référait à la revendication 1 ainsi qu'aux revendications dépendantes 2 à 5, puisqu'elle concernait une configuration particulière du boîtier de mesure, qui constituait une cararactéristique supplémentaire pouvant être ajoutée à chacun des objets définis dans les revendications précédentes.

6.2 En conséquence, il aurait fallu que le rapport de recherche établi pour les parties de la demande de brevet européen se rapportant à cette première invention ou à ce premier groupe d'inventions tienne compte également de l'objet de la revendication 6 déposée initialement, puisque celle-ci comporte une référence aux revendications 2, 3, 4 ou 5 déposées initialement, considérées en combinaison avec la revendication 1 initialement déposée.

6.3 Puisque, ne serait-ce que pour cette simple raison, il aurait dû être établi un rapport de recherche pour l'objet de la revendication 6 déposée initialement, il n'y a donc plus lieu d'examiner si les pièces initiales de la demande de brevet européen satisfont à l'exigence de l'unité d'invention (article 82 CBE).

7. La revendication 1 selon la requête principale (cf. supra, point IX) concerne un dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux, comportant un boîtier de mesure, un élément de mesure de construction spéciale, et, d'une manière très générale, des extrémités de raccordement pour tuyaux.

Il est manifeste qu'il ne s'agit pas ici d'un objet combinant les caractéristiques des revendications 1 et 6 déposées initialement, puisqu'il manque un élément important, à savoir les "pièces intermédiaires". En outre, il ressort de la description (page 2, paragraphe 2) que ces pièces intermédiaires sont indispensables pour résoudre le problème.

Il se pose donc la question de savoir d'une part si la revendication 1 selon la requête principale satisfait à la condition exigée à l'article 123(2) CBE.

8. D'autre part, de l'avis de la Chambre, l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire (cf. supra point X) concerne un dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux, présentant des caractéristiques des revendications 1, 2 et 6 déposées initialement. La combinaison de ces revendications permet par ailleurs de définir un mode de réalisation qui entre dans le cadre de l'invention ou du groupe d'inventions mentionné(e) en premier lieu dans le rapport de recherche (cf. supra, point 6.2).

Pour permettre éventuellement l'examen de la brevetabilité de l'objet de cette revendication, il y a lieu, le cas échéant, d'effectuer une recherche supplémentaire.

9. Etant donné que la division d'examen n'a pas encore examiné la recevabilité au regard de l'article 123(2) CBE des modifications qui ont été apportées, ni la brevetabilité de l'invention revendiquée par la requérante dans sa requête principale ou dans sa requête subsidiaire, la Chambre, usant de la possibilité que lui offre l'article 111(1) CBE, renvoie l'affaire à la division d'examen pour qu'elle statue sur ces points.

10. Compte tenu de cette issue de la procédure de recours, la requête subsidiaire de la requérante visant à faire retirer de la demande l'objet des revendications selon la requête principale pour en faire poursuivre l'examen dans le cadre d'une demande divisionnaire est devenue sans objet. Il en va de même en ce qui concerne la requête, elle aussi formulée à titre subsidiaire, visant à la tenue d'une procédure orale.

11. Le fait que dans la présente affaire la Chambre et la première instance aient tranché de manière différente les questions en relation avec l'unité de l'invention ne constitue pas un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, nécessitant le remboursement de la taxe de recours. La requête formulée en ce sens par la requérante est donc rejetée.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour poursuite de la procédure d'examen.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.