T 0039/88 (Micro-organismes) of 15.11.1988

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 110 649.7, revendiquant la priorité de la demande américaine n° 442 805 déposée le 18 novembre 1982, a été déposée le 25 octobre 1983. Cette demande relative à une souche améliorée de Clostridium acetobutylicum et à son procédé de préparation comportait six revendications ; la revendication 6 impliquait l'utilisation d'un micro-organisme déposé le 5 novembre 1982 auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC) qui, aux fins d'identification, lui avait attribué le numéro de dépôt ATCC 39 236. La demande de brevet européen a été publiée le 27 juin 1984. Le brevet américain apparenté n° 4 521 516 a été délivré le 4 juin 1985, soit environ douze mois plus tard.

II. Par décision du 18 août 1987, la Division d'examen a rejeté la demande de brevet européen en application des dispositions de l'article 97(1) CBE, au motif que la revendication 6 de la demande ne implissant pas les conditions énoncées à l'article 83 ensemble la règle 28 CBE ; rien ne permettait en effet d'affirmer avec certitude que la souche ATCC 39 236, qui n'était pas décrite de façon suffisamment claire dans les pièces de la demande pour pouvoir être reproduite, avait été déposée de manière à être accessible au public dans les conditions fixées à la règle 28(3) CBE. ...

III. Dans un recours formé contre cette décision, le requérant à demandé la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 6, ou, à titre subsidiaire, 1 à 5 telles que déposées. ...

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 83 ensemble la règle 28 CBE, la culture d'un micro-organisme auquel le pu blic n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, doit notamment être déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée par l'OEB. En outre, à compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la culture déposée doit être accessible à toute personne qui en fait la requête (règle 28(3) CBE), sous réserve du respect de cer taines conditions de forme (cf. règle 28 (7) et (8) CBE).

3. Dans la présente espèce, le dépôt a été effectué auprès de l'ATCC, aux Etats-Unis, le 5 novembre 1982, c'est-à-dire avant la date de dépôt de la demande de brevet européen. Cet organisme était alors habilité par l'OEB - et l'est tou jours - aux fins de la règle 28 CBE, tant en sa qualité d'au torité internationale de dépôt conformément au Traité de Budapest qu'en vertu d'un accord spécial conclu avec l'OEB le 23 juin 1978 (cf. JO OEB 1978, 272 et 301 ; 1981, 29-30 ; 1983, 35, note 4). Cependant, il n'a pas même été suggéré que le micro-organisme déposé était accompagné d'une déclaration écrite indiquant que le dépôt était effectué en vertu du Traité de Budapest, comme l'exige la règle 6.1.a)i) dudit Traité, ou aux fins de la règle 28 CBE, comme le prévoit le point 13.a) de l'accord spécial susmentionné (cf. JO OEB 1978, 303). De même que rien n'indique qu'il ait été fait référence sous une quelconque autre forme au Traité de Budapest ou à la règle 28 CBE. Il ressort d'une lettre en date du 9 novembre 1982, adressée par l'ATCC au demandeur, que le dépôt a été effectué "en relation avec le dépôt d'une demande de brevet", sans aucune précision supplémentaire.

Dans les circonstances de la présente espèce, le dépôt ne pouvait donc valoir que pour la demande de brevet américain n° 442 805 déposée le 18 novembre 1982, soit peu de temps après et non pas pour la demande de brevet européen déposée ultérieurement le 25 octobre 1983, c'est-à-dire avant la fin de l'année de priorité.

4. La pratique suivie aux Etats-Unis veut qu'en règle générale, un micro-organisme déposé ne soit pas mis à la disposition du public sans le consentement du déposant, tant qu'il n'a pas été délivré de brevet américain correspondant à ce dépôt. Selon le système européen, en revanche, un micro-organisme déposé est toujours accessible au public, lorsque celui-ci en fait la demande, à compter de la date de publication de la demande de brevet européen, qu'un brevet européen soit ou non délivré ultérieurement et que le déposant ait donné ou non son accord. Dans la présente espèce, la demande de brevet américain apparentée était encore pendante le 27 juin 1984, date de la publication de la demande de brevet européen, et le brevet américain n'a été délivré que le 4 juin 1985, soit à près d'un an d'intervalle.

Pendant cette période, rien ne garantissait au plan juri dique que la culture déposée serait mise à la disposition du public conformément aux prescriptions de la règle 28(3) CBE. Dans la présente affaire, il y a tout lieu de penser que le requérant aurait donné son consentement à la remise d'un échantillon du micro-organisme déposé si une requête avait été effectivement présentée à cet effet. Néanmoins, il faut garder présent à l'esprit que l'un des principaux objectifs de la règle 28 CBE est précisément d'éviter que l'accessibi lité aux micro-organismes déposés ne soit subordonnée à un tel consentement ultérieur du déposant, et de garantir juridiquement que dès la date de dépôt des demandes de brevet européen, il est satisfait à l'obligation de rendre de tels micro-organismes accessibles à compter de la date de la publication desdites demandes. En conséquence, la Chambre ne saurait accepter l'argument avancé par le requérant selon lequel, dans la présente espèce, le dépôt remplissait toutes les conditions énoncées à la règle 28 CBE.

5. Il semblerait que le risque de complication inhérent au fait qu'une demande de brevet européen se fonde sur un dépôt de micro-organismes effectué initialement à des fins autres que le dépôt de cette demande (dépôt d'une demande nationale, par exemple) n'ait pas été prévu lors de la mise en place du sys tème de dépôt des micro-organismes. C'est ce qu'indique, entre autres, une modification apportée ultérieurement aux accords spéciaux conclus entre l'OEB et certaines autori tés de dépôt (modification qui n'affecte pas toutefois l'ac cord avec l'ATCC), et qui prévoit la "conversion" d'un dépôt effectué intitialement à d'autres fins en un dépôt conforme à la règle 28 CBE (cf. JO OEB 1982, 458, point 15 ; JO OEB 1986, 269-270, note 2, et le renvoi au Traité de Budapest qui y figure). L'OEB a publié en 1986 des informa tions détaillées sur cette question (et sur d'autres points ayant trait également aux micro-organismes) (cf. JO OEB 1986, 269). C'est donc seulement à compter de cette date qu'il fut bien précisé que la procédure à suivre pour mettre un dépôt initial, effectué à d'autres fins, en conformité avec les dispositions de la CBE, consistait à le convertir en un dépôt selon la règle 28 CBE au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen (lorsque le dépôt est effectué sur la base d'un accord spécial conclu entre l'OEB et l'autorité de dépôt) ou, selon le cas, en un dépôt selon le Traité de Budapest (qui couvre automatiquement la règle 28 CBE). Il n'a pas été procédé à cette conversion dans la présente espèce.

6. Toutefois, le présente demande de brevet européen avait déjà été déposée le 25 octobre 1983 ; or, à cette date, la procédure à suivre pour les dépôts qui étaient d'abord effectués aux fins de demandes nationales de brevet américain dont la priorité était ensuite revendiquée pour des demandes ultérieures de brevet européen n'était pas particulièrement claire. Dans ce cas, il ne semblerait pas équitable de laisser le demandeur supporter à lui seul les conséquences découlant de ce manque de clarté inhérent au système des dé pôts en vigueur à cette époque. Ce point de vue est conforme à la décision T 239/87* rendue par la Chambre le 11 février 1988, à laquelle le requérant fait référence. Dans cette affaire, le décalage critique (trois mois) était plus réduit que dans la présente espèce. Toutefois, la durée de ce décalage en tant que tel ne devrait pas jouer de rôle déter minant. Ce qui importe réellement du point de vue juridique, c'est que le système régi par la règle 28 CBE souffrait d'un manque de clarté, comme il est indiqué plus haut, avant qu'il ne fût remédié à cette situation en 1986. En conséquence, la Chambre estime d'un point de vue plus général que rien ne justifie le rejet d'une demande de brevet européen, déposée avant la date de publication du Communiqué de l'OEB du 18 juillet 1986 concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens faisant référence à des micro-orga nismes (JO OEB 1986, 269), au seul motif qu'il n'est pas sa tisfait aux dispositions de la règle 28 CBE du fait que le dépôt d'une culture de micro-organisme, initialement effectué en application d'une législation différente, n'a pas été con verti en un dépôt selon la règle 28 CBE ou le Traité de Budapest avant la date de dépôt de la demande de brevet euro péen.

DISPOSITIF

7. Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée. ...