T 0281/86 (Präprothaumatin) of 27.1.1988

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. Dezember 1981 eingereichte und am 23. Juni 1982 unter der Nummer 54 331 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 201 355.5, die die Priorität einer Voranmeldung vom 12. Dezember 1980 in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 11. Februar 1986 zurückgewiesen. Die Ansprüche 1, 2, 4, 6, 8 und 10 bis 12 lauteten wie folgt:

"1. DNA-Sequenz, ausgewählt aus der Gruppe, die sich zusammensetzt

i) aus DNA-Sequenzen, die für

a) nicht prozessiertes Präprothaumatin nach der Formel in Abbildung 2 (Präprothaumatin-Gen) und für

b) teilweise prozessiertes Präprothaumatin nach der Formel in den Abbildungen 3 (Prothaumatin-Gen) und 4 (Präthaumatin-Gen) codieren,

ii) aus den in Abbildung 5 angegebenen verschiedenen Allelen des Präprothaumatin-Gens und

iii) aus den verschiedenen mutierten allelen Genen, die für Präprothaumatin mit einer oder mehreren Mutationen in der 47-, 507- und 513-Position nach Abbildung 6 codieren

2. Rekombinante Plasmide mit

i) einer DNA-Sequenz nach Anspruch 1 und

ii) einem induzierbaren oder konstitutiven Regulon, das die Expression dieser DNA-Sequenzen reguliert

4. Rekombinante Plasmide nach Anspruch 3, ausgewählt aus der Gruppe, die aus pUR 521, pUR 522 und pUR 523 besteht

6. Rekombinante Plasmide nach Anpruch 5, ausgewählt aus der Gruppe, die aus pUR 531, pUR 532 und pUR 533 besteht

8. Rekombinante Plasmide nach Anspruch 7, ausgewählt aus der Gruppe, die aus pUR 541, pUR 542 und pUR 543 besteht

10. Bakterienkultur mit E. coli-Zellen, die eines der rekombinanten Plasmide nach den Ansprüchen 2 bis 8 mit der oder ohne die AATT-Sequenz enthalten, die aus dem Linker nach Anspruch 9 stammt, der zwischen dem Regulon und dem Strukturgen des rekombinanten Plasmids liegt

11. Verfahren zur Herstellung von Präprothaumatin, Präthaumatin, Prothaumatin oder einer ihrer prozessierten Formen durch Einbau der rekombinanten Plasmide nach einem der Ansprüche 2 bis 8 in ein mikrobielles Klonierungsvehikel, wobei die mikrobiellen Wirtszellen mit dem Vehikel transformiert, die transformierten Zellen kultiviert und das von diesen Zellen hergestellte Protein isoliert wird

12. Verfahren zur Herstellung von Präprothaumatin, Präthaumatin, Prothaumatin oder einer ihrer prozessierten Formen durch Einbau der rekombinanten Plasmide nach einem der Ansprüche 2 bis 8 in ein mikrobielles Klonierungsvehikel, wobei die E. coli- Wirtszellen mit dem Vehikel transformiert, die transformierten Zellen kultiviert und das von diesen Zellen hergestellte Protein isoliert wird"

II. Die Zurückweisung wurde wie folgt begründet:

a) Das in dem spezifischen Beispiel beschriebene Verfahren (S. 8, Zeile 9 bis S. 10, Zeile 18) sei nicht exakt wiederholbar, weil das resultierende Plasmid pUR 100 unter den übrigen durch dieses Verfahren hergestellten Genotypen nicht identifiziert werden könne, da seine vollständige DNA-Sequenz nicht offenbart worden sei.

b) Die weiteren von pUR 100 ausgehenden Verfahren, die auf Seite 10, Zeile 20 bis Seite 16, Zeile 34 offenbart seien und unter anderem zu den Plasmiden nach den Ansprüchen 4, 6 und 8 führten, seien ebenfalls nicht wiederholbar und deshalb nach Artikel 83 EPÜ nicht ausreichend offenbart. Die Entscheidung (vgl. S. 6 und 7) ließ jedoch noch offen,

i) ob die Ansprüche 4 und 6, soweit sie sich auf die Plasmidverbindungen pUR 522, 523 und 531 beziehen, nach Regel 28 EPÜ gewährbar wären, wenn die Hinterlegungsnummern in die Ansprüche aufgenommen würden;

ii) ob der Bakteriophage RF M13-mp2 (vgl. ursprüngliche Seite 11, Zeile 30) am Anmeldetag als Ausgangsmaterial zugänglich war und ob garantiert ist, daß er für die Öffentlichkeit auf Dauer zugänglich bleibt;

iii) ob die Beschreibung des Regulons mit funktionellen Begriffen in Anspruch 2 nach den Artikeln 83 und 84 EPÜ gewährbar ist, da einige noch anzugebende Varianten nicht verfügbar sind; und

iv) ob die mangelnde Wiederholbarkeit des unter a genannten Verfahrens den Verfahrensansprüchen 11 und 12 sowie dem Erzeugnisanspruch 10 entgegensteht.

III. Die Beschwerdeführerin legte am 21. April 1986 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und reichte am 21. Juli 1986 eine Beschwerdebegründung sowie neue Sätze mit Hilfsansprüchen ein. Die Beschwerdeführerin brachte zur Stützung ihrer Beschwerde im wesentlichen folgendes vor:

a) Das Verfahren, das zum Plasmid pUR 100 führe, sei in der Beschreibung vollständig offenbart. Auch wenn dieses Verfahren nicht exakt wiederholbar sei, da kleine Abweichungen zu erwarten seien, würde der Fachmann dennoch feststellen, daß das damit hergestellte Plasmid auch die in Abbildung 2 gezeigte Nucleotid- Sequenz oder eine sich auf ein Allel des Präprothaumatin-Gens beziehende Sequenz enthalte. Diese Sequenzen seien auch mit zusätzlichen dC- und dG-Enden verschiedener Länge ausgestattet. Alle diese Formen des Plasmids seien zur Herstellung von Präprothaumatin und den übrigen Thaumatin-Präkursoren gleich gut geeignet.

b) Der Weg zu weiteren modifizierten Plasmiden wie z. B. pUR 101 sei unter Bezugnahme auf die Abbildungen in vollem Umfang offenbart. Sequenzänderungen könnte mit geeigneten Restriktionsenzymen Rechnung getragen werden, die den verschiedenen Schnittstellen entsprächen. Somit würden diese Strukturunterschiede den Fachmann nicht daran hindern, die beanspruchte Erfindung auszuführen.

IV. Was die von der Prüfungsabteilung noch offengelassenen Fragen anbelangt, so brachte die Beschwerdeführerin zu den Punkten i bis iv (vgl. Nr. II) folgende Argumente vor:

i) Vorsorglich seien die E. coli-Stämme, die verschiedene in der Beschreibung angegebene Plasmide enthielten, gemäß Regel 28 EPÜ bei der American Type Culture Collection hinterlegt worden. Mangels zwischenzeitlich erfolgter Veröffentlichungen sei der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung maßgeblich.

ii) Was die Zugänglichkeit einiger für den gewünschten Zweck geeigneter Mikroorganismen anbelange, so sei es im vorliegenden Fall ohne Belang, daß gerade der RF M13-mp2-Stamm zur Entwicklung der betreffenden Plasmide verwendet worden sei. Es stünden auch andere Stämme zur Verfügung, die für diesen Zweck genausogut verwendet werden könnten.

iii) Zur Verfügbarkeit einiger anderer in der Anmeldung nicht beschriebener Regulonen sei zu sagen, daß die Beschwerdeführerin Anspruch auf einen breiten Schutz habe; dies sei jedoch nur möglich, wenn eine funktionelle Definition zugelassen werde. Auf Katalysatoren und Polymere würden auch dann Patente erteilt, wenn einige dieser Komponenten mit Rücksicht auf das Betriebsgeheimnis nicht vollständig offenbart worden seien, und zwar auch auf die Gefahr hin, daß handelsübliche Erzeugnisse vom Markt verschwänden.

iv) Da die Herstellung verschiedener thaumatinähnlicher Proteine wiederholbar sei, liege in Anbetracht der Erklärungen unter III a und b kein Grund für eine Beanstandung der Ansprüche 10 bis 12 vor.

V. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anspruchssatzes III oder der Hilfsanträge (Satz I oder II).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Gegen die derzeitige Fassung der Ansprüche, die durch die Offenbarung ausreichend gestützt wird, ist formal nichts einzuwenden.

3. Anspruch 1 des Anspruchssatzes III bezieht sich auf DNA-Sequenzen (Gene), die für Präpro-, Prä- oder Prothaumatin codieren sowie auf einige Allele des ersten Gens oder bestimmte Mutationen davon. Alle diese Gene sind in dem Anspruch unter Bezugnahme auf die Abbildungen 2, 3, 4, 5 bzw. 6 genau definiert. Es handelt sich um ausschließliche Definitionen ("bestehend aus"), die keinen Raum für nicht spezifizierte weitere Strukturmerkmale lassen. Abbildung 5 ist zu entnehmen, daß das Präprothaumatin-Gen (Sequenz von Nucleotid 32 bis 736) das längste ist und die Strukturen umfaßt, die für die kürzeren Prä- und Prothaumatin-Varianten (Sequenzen von Nucleotid 32 bis 718 und 98 bis 736) codieren. Die Positionen und der Charakter der allelen Varianten und der Mutanten sind in den Abbildungen 5 und 6 genau angegeben. Anspruch 2 hingegen bezieht sich auf Plasmide, die die obengenannten Sequenzen enthalten, sowie auf ein wirksames Regulon.

Ausreichende Offenbarung

4. Aus der Beschreibung wird deutlich, daß alle diese Nucleotid-Sequenzen und die entsprechenden Plasmide ausgehend vom Plasmid pUR 100 herzustellen sind, das "eine fast vollständige Kopie der Thaumatin-mRNA enthält" (S. 10, Zeilen 17 bis 18). Das heißt jedoch, daß dieses Plasmid die vollständige Präprothaumatin-DNA- Sequenz enthält, da es nach der Spaltung mit Pst I einen noch längeren Abschnitt, nämlich von Nucleotid 32 bis 795, ergibt (vgl. Abb. 10 und S. 10, Zeile 25 ff.). Das Verfahren, das zu diesem primären genetischen Vorläufer führt, kann natürliche Abweichungen aufweisen, die vom Ausgangsstoff und der Unterschiedlichkeit der Plasmidpopulation abhängen. So können zusätzliche dC- und dG-Enden unterschiedlicher Länge beteiligt sein. Es werden aber auch Versuche beschrieben, mit denen sich die Art der Insertionselemente exakt bestimmen läßt (vgl. S. 9, Zeile 30 bis S. 10, Zeile 18). Da das Insertionselement den codierenden Teil für Präprothaumatin gemäß Abbildung 2 enthalten muß, kann jedes Plasmid, das diesen wesentlichen Strukturteil enthält, identifiziert werden. Auf diese Weise läßt sich feststellen, ob das Plasmid in diesem Stadium dem entspricht, was als pUR 100, der primäre genetische Vorläufer des anmeldungsgemäßen Verfahrens, beschrieben ist. Plasmid pUR 100 wird selbst nicht beansprucht.

Identische Wiederholbarkeit

5. Wenn es auch unwahrscheinlich ist, daß ein nach der einschlägigen Offenbarung hergestelltes Plasmid mit dem ursprünglich hergestellten pUR 100 identisch wäre, so besteht doch kein Zweifel daran, daß es für die weitere Prozessierung ebensogut geeignet wäre und durch Expression ebenfalls zu den drei Thaumatin-Vorläufern und den angegebenen Proteinvarianten führen müßte.

In der Chemie gilt grundsätzlich, daß die Ergebnisse von Experimenten gewissen Schwankungen in der Ausbeute, in der Qualität usw. unterliegen. Diese Tatsache ist jedoch für die Zulänglichkeit der Offenbarung irrelevant, es sei denn, die Erfindung setzt diesbezüglich bestimmte Merkmale voraus. Dies gilt um so mehr, wenn nur die Bedingungen und die Mittel zur Ausführung eines Verfahrens unvermeidliche Abweichungen aufweisen und das Endergebnis dasselbe ist. Die Varianten, die unter die Bezeichnung pUR 100 fallen, sind solche Mittel.

6. Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß Artikel 83 EPÜ nicht verlangt, daß ein konkret beschriebenes Verfahrensbeispiel genau wiederholbar sein muß. Abweichungen in der Beschaffenheit eines in einem Verfahren verwendeten Mittels sind für die ausreichende Offenbarung unerheblich, sofern das beanspruchte Verfahren zuverlässig zum gewünschten Erzeugnis führt. Solange das beanspruchte Verfahren ausreichend deutlich und vollständig beschrieben ist, also vom Fachmann auch anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann, liegt diesbezüglich kein Mangel vor.

7. Bis zum Beweis des Gegenteils geht die Kammer davon aus, daß die endliche Zahl der in Anspruch 1 des Anspruchsatzes III genannten DNA-Sequenzen ausnahmslos anhand der anmeldungsgemäßen Anweisungen hergestellt werden kann, und zwar unabhängig von den unvermeidlichen Strukturvariationen des primären pUR 100 oder der eng damit verwandten Analoga, die durch das Verfahren entstehen. Aus den Erklärungen der Beschwerdeführerin (Beschwerdebegründung, S. 4, Zeile 19 ff.) geht hervor, daß der Fachmann etwaige Sequenzunterschiede z. B. durch den Einsatz verschiedener Restriktionsenzyme ausgleichen kann. Ob das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung bei einem intermediären Plasmid in diesem Bereich der genetischen Stoffe erfüllt ist, hängt in erster Linie davon ab, ob die DNA- Grundstrukuren und sonstigen Komponenten zur Hand sind, die zu anderen Plasmiden und schließlich nach einem komplexen Verfahren zur Expression des gewünschten Polypeptids führen. Solange dieses Potential nachprüfbar ist und das Plasmid keine Elemente oder Komponenten enthält, die dem entgegenstehen, ist die Beschreibung auf dieser Grundlage nicht unzureichend.

8. Da der primäre genetische Vorläufer für das auf Seite 10, Zeile 20 bis Seite 16, Zeile 34 beschriebene Verfahren nach Anspruch 9 (Anspruchsatz III) zur Herstellung weiterer Plasmide (einschließlich der nach den Ansprüchen 4, 6 und 8) und der Proteine nach den Ansprüchen 11 und 12 zur Verfügung steht, ist der Fachmann nach Auffassung der Kammer in der Lage, die beanspruchten Erfindungen auch in dieser Hinsicht auszuführen. Entsprechend den zitierten Passagen erhält man aus pUR 100 eine Sequenz von Nucleotid 32 bis 795. Diese wird dann weiter in das Fragment A (32 bis 108) gespalten, das dann wieder mit einem Fragment B (109 bis 791) vereinigt wird, das durch ein anderes Spaltverfahren aus pUR 100 gewonnen wird (vgl. Abb. 10 und 11 und die dazugehörige Beschreibung, die zu pUR 101 führen). Das resultierende Plasmid, das eine Sequenz von Nucleotid 32 bis 791 enthält, muß dann wahlweise so weiterprozessiert werden, daß es nur noch die Präthaumatin-Sequenz (32 bis 718) oder die Prothaumatin-Sequenz (98 bis 791) (Abb. 13 und 14) enthält, oder daß Mutanten entstehen (Abb. 15 und 16). In jedem Falle ergeben die so hergestellten Plasmide auch die entsprechenden Sequenzen, die in die geeigneten Vektoren pUR 201, 301 oder 401 eingebaut werden können und so drei neue Plasmide für jeden Thaumatin- Vorläufer (Abb. 17, 18 und 19) oder sonstige Mutanten (Abb. 19 und 20) ergeben. Diese Plasmide haben die Fähigkeit, die benötigten Polypeptide (S. 17, Zeilen 10 bis 37) in geeigneten Wirten so zu exprimieren, daß sich nachweisbare Mengen des gewünschten Endprodukts ergeben. Somit ist die Herstellung oder weitere Verwendung des Plasmids pUR 100 nach dem Anspruchsatz III durchaus nach Artikel 83 EPÜ ausreichend offenbart; dasselbe gilt für die übrigen Anspruchsätze mit Ausnahme des Anspruchs 1 von Satz I (vgl. Nr. 11).

Offengelassene Fragen

9. Die Prüfungsabteilung hat auch einige andere Fragen im Zusammenhang mit der Zulänglichkeit der Beschreibung und der Ansprüche, also im Zusammenhang mit den Artikeln 83 und 84 EPÜ, angesprochen, ohne dies ausführlich zu begründen und hierzu eine Entscheidung zu treffen (vgl. II i bis iv und das entsprechende Vorbringen unter IV i bis iv). Sie hat es verständlicherweise vermieden, zu verschiedenen Punkten eine Sachprüfung durchzuführen, da ihr die Anmeldung prima facie einen unheilbaren Mangel zu enthalten schien; aber selbst in einem solchen Fall sollte zumindest auf alle Fragen, für die derselbe Beanstandungsgrund gilt, z. B. zusammenhängende Fragen zur Offenbarung, eingegangen werden, um weitere Beschwerden zu vermeiden. Es wäre richtiger gewesen, wenn die Prüfungsabteilung weitere begründete Einwände vorgebracht hätte, anstatt sich auf einen Verdacht zu beschränken, der die Position des Anmelders in jedem Falle - möglicherweise zu Unrecht - schwächt.

10. Um der Beschwerdeführerin einen Instanzverlust zu ersparen, zieht es die Kammer deshalb vor, von ihrer Befugnis Gebrauch zu machen und die Sache zur Klärung der noch offenen Fragen im Zusammenhang mit der Offenbarung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Es dürfte allerdings feststehen, daß einige dieser Fragen mit den von der Kammer bereits in der Sache T 292/85 ("Polypeptid-Expression/GENENTECH I", 27. Januar 1988) entschiedenen verwandt oder identisch sind. Die erste Instanz ist also in der Lage, einige der Fragen dementsprechend zu beantworten. Es sind aber auch noch andere grundlegende Fragen offen, die der Sachprüfung bedürfen.

11. Die Kammer hält es ferner unter den gegebenen Umständen für nicht angezeigt, von Amts wegen andere Fragen zu untersuchen, die erst im Beschwerdeverfahren eingeführt worden sind. Immerhin ist festzustellen, daß Anspruch 1 des Anspruchsatzes I des Hilfsantrags viel weiter gefaßt ist als der des Anspruchsatzes III und sich auf eine Reihe von nicht näher bezeichneten Allelen oder mutierten Varianten der Thaumatin-Vorläufer bezieht. Ob die funktionelle Begrenzung auf "thaumatinähnliche" Eigenschaften aussagekräftig genug ist und ob die Ausführungsarten der Erfindung vom Fachmann anhand der Beschreibung ausgeführt werden können, sind Fragen, die über die für die ausreichende Offenbarung im Zusammenhang mit Anspruch 1 des ursprünglichen Anspruchsatzes III geltenden Grundsätze hinausgehen. Auch die Ansprüche 11 und 12 des Anspruchsatzes III beziehen sich auf die Verwendung von "mikrobiellen" Klonierungsvehikeln, was über die Verwendung von Bakterien hinausgeht, auf die in der obengenannten Entscheidung (T 292/85) speziell eingegangen wird. Von der ersten Instanz sind diesbezüglich bisher noch keine konkreten Einwände erhoben worden.

12. Auch im Zusammenhang mit der Offenbarung auf Seite 8, Zeilen 16 bis 23 können sich noch Fragen stellen; hieraus geht nicht unmittelbar hervor, wie die erforderliche mRNA ohne unzumutbaren Aufwand für den Fachmann identifiziert werden kann. Außerdem werden keine Literaturhinweise zu dem in Absatz 8 d auf Seite 12, Zeile 33 bis Seite 13, Zeile 8 und in Abbildung 15 beschriebenen Verfahren gegeben, die als einschlägiges allgemeines Fachwissen zum Anmeldungszeitpunkt gelten könnten. Schließlich ist auch unklar, wie die einzelnen Polypeptidprodukte anhand der Seite 17, Zeilen 28 bis 37 zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten, wenn ein vollständiges Sequenzieren zum maßgebenden Zeitpunkt nicht bereits allgemein bekannt war.

13. Was die in den Nummern 11 und 12 aufgeworfenen Fragen anbelangt, so weist die Kammer darauf hin, daß ihre diesbezüglichen Bemerkungen nicht als Feststellungen, sondern lediglich als Hinweis zu verstehen sind. Der ersten Instanz bleibt es völlig unbenommen, sich im weiteren Verfahren hierüber eine eigene Meinung zu bilden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der ersten Instanz wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.