T 0092/85 (Division et modification tardives) of 28.1.1986

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 200 295.6, revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Pays-Bas le 30 mars 1979 (ci-après dénommée la "demande néerlandaise correspondante"), a été déposée au nom de la requérante le 28 mars 1980.

II. La demande de brevet européen a été publiée le 15 octobre 1980. La version publiée comportait un jeu de dix revendications dont chacune portait sur un corps d'étanchéité pour un raccord detuyau.

III. Par notification en date du 18 février 1981, la Division d'examen a signalé à la requérante que la demande de brevet européen ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen, les sept premières revendications étant dépour vues soit de nouveauté, soit d'activité inventive. Par contre, les caractéristiques de la revendication 8 ne semblaient pas provenir ni être inspirées de l'état de la technique indiqué dans le rapport de recherche. Associées aux caractéristiques essentielles des revendications précédentes, elles pouvaient en conséquence former la base d'une nouvelle revendication 1. Les revendications 9 et 10 pouvaient être admises à condition de dépendre d'une revendication 1 admissible.

IV. Répondant à cette notification par une lettre en date du 29 juin 1981, le mandataire de la requérante a déclaré qu'il n'était pas question pour le moment d'accepter de limiter la demande à la revendication 8 initiale, ainsi qu'il avait été proposé, et que eu égard à l'état de la technique cité, cette limitation ne lui paraissait pas nécessaire, pour les raisons qu'il indiquait. La lettre était accompagnée d'un jeu de dix revendications modifiées (dont la revendication 2 correspondait pour l'essentiel à la revendication 8 initiale).

V. Dans une deuxième notification en date du 10 septembre 1981, la Division d'examen a fait savoir que, pour diverses raisons, le jeu de revendications modifiées ne lui semblait pas encore pouvoir être admis, et elle a proposé au mandataire de la requérante de discuter de la question avec le premier examinateur dans le cadre d'un entretien informel ou avec la Division d'examen dans le cadre d'une procédure orale. Le mandataire était invité à soumettre au préalable, pour discussion, toutes nouvelles revendications qu'il souhaiterait introduire.

VI. Par lettre du 20 janvier 1982, le mandataire de la requérante a déposé un jeu de huit revendications portant sur une bague de retenue et a demandé un entretien informel avec le premier examinateur.

VII. Ainsi qu'il ressort du dossier de l'affaire, le mandataire de la requérante a proposé lors de l'entretien informel qu'il a eu avec le premier examinateur le 13 mai 1982, après qu'il eut exposé l'invention et ses avantages et que le premier examinateur eut estimé que la nouvelle revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive, de limiter la demande à la réalisation de l'invention selon la figure 6, qui avait été l'objet de la revendication 8 initiale. Il a accepté de déposer de nouvelles revendications limitées en conséquence ; ces revendications ont été effectivement déposées le 1er octobre 1982.

VIII. Dans une nouvelle notification en date du 12 avril 1983, la Division d'examen a fait savoir que l'objet de ces revendications semblait brevetable eu égard à l'état de la technique. Pour plus declarté, elle a proposé à la requérante une modification de la revendication 1 et l'a invitée à déposer une nouvelle revendication 1 rédigée en conséquence et à adapter la description et les dessins aux nouvelles revendications.

IX. Par lettre du 21 juin 1983, le mandataire de la requérante a déposé une revendication et une description modifiées, ainsi qu'un seul et unique dessin.

X. L'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) de la CBE, qui contenait le texte proposé pour la délivrance du brevet européen, a été adressé au mandataire de la requérante le 25 octobre 1983.

XI. Par lettre du 30 décembre 1983, celui-ci a informé l'Office européen des brevets que les modifications proposées pourraient être acceptées et a demandé l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE. Cette notification lui a été dûment en voyée le 17 janvier 1984.

XII. Par lettre du 17 avril 1984, le mandataire de la requérante a informé l'Office que la requérante estimait pouvoir prétendre à une protection bien plus étendue que celle conférée par les revendications mentionnées dans la notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE. Divers arguments étaient invoqués dans ladite lettre à l'appui de cette thèse. Un jeu de revendications modifiées et une description modifiée ont été soumis par lettre du 25 avril 1984.

XIII. Dans une notification en date du 16 mai 1984, la Division d'examen a répondu que lors de la poursuite de l'examen de la demande de brevet européen, il avait été constaté que la demande ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen et que, s'il n'était pas remédié aux irrégularités constatées, elle pourrait être rejetée en vertu de l'article 97(1) CBE. Il était précisé dans la notification qu'il ne pourrait plus être apporté de nouvelles modifications, la requérante ayant de mandé un réexamen complet de la demande après réception de la notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE. En outre, il était de règle de ne pas admettre le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que ladite notification avait été envoyée.

XIV. Par lettre en date du 26 juillet 1984, le mandataire de la requérante a demandé que l'affaire soit réexaminée, faisant valoir que lorsque la requérante avait marqué son accord sur le texte dans lequel le brevet pourrait être délivré, elle s'était fondée sur une interprétation erronée de l'état de la technique et qu'une recherche effectuée récemment par ses soins avait fait apparaître qu'un brevet délivré sur la base dudit texte ne conférerait pas une protection appropriée à l'invention. Le réexamen de la demande modifiée n'exigerait pas de recherche supplémentaire ; à défaut, la requérante devrait être autorisée à déposer une demande divisionnaire pour l'objet de la description et des revendications modifiées en dernier lieu. Au cas où la division ne serait pas autorisée, la requérante demandait que l'examen de la demande soit repris, conformément à la règle 51(4) de la CBE.

XV. Le 24 octobre 1984, la Division d'examen a rendu la décision in criminée, par laquelle elle rejette la demande de brevet européen en vertu de l'article 97(1) de la CBE, au motif qu'il n'y avait pas eu accord sur le texte dans lequel le brevet pouvait être dé livré et que la requérante avait eu suffisamment l'occasion d'examiner à fond l'état de la technique, vu le nombre de notifications et de lettres et l'entretien personnel qu'elle avait eu avec le premier examinateur. La Division d'examen ne pouvait accepter l'argument invoqué par la requérante, qui s'était appuyée sur les résultats d'une récente recherche pour justifier le désaccord qu'elle marquait désormais sur le texte qu'elle avait accepté au paravant, étant donné que cinq ans s'étaient écoulés entre la date de priorité et cette récente recherche. En outre, le nouvel état de la technique invoqué par la requérante (à savoir son propre brevet NL-A-7 412 324) ne pouvait justifier la poursuite de la procédure, étant donné qu'il ne pouvait être tenu pour un état de la technique dont la requérante venait tout juste d'avoir connaissance. La requête présentée par la requérante en vue d'être autorisée à déposer une demande divisionnaire a également été rejetée, puisqu'elle n'avait été présentée qu'après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5).

XVI. Par lettre en date du 20 décembre 1984, le mandataire de la requérante a formé un recours et a demandé l'annulation de la décision dans son ensemble. La taxe correspondante a été dûment acquittée.

XVII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, en date du 4 mars 1985, la requérante a soutenu qu'elle était en droit d'obtenir

I) que sa demande de brevet européen soit acceptée sur la base du texte qui était proposé dans l'avis préalable (et qu'elle produisait une nouvelle fois, en même temps que le mémoire), et qu'elle soit autorisée à déposer une demande division naire sur la base des revendications soumises en même temps que le mémoire, ou

II) que la procédure d'examen soit reprise sur la base du texte déposé par lettre du 25 avril 1984.

Une troisième conclusion a été retirée par la suite.

XVIII. Dans une notification de la Chambre de recours technique en date du 5 juin 1985, le rapporteur a invité la requérante à soumettre par écrit d'autres arguments, les conclusions formulées ne semblant pas fondées. La requérante a présenté de nouveaux arguments par lettre en date du 15 octobre 1985.

XIX. Par une notification en date du 22 novembre 1985 qu'elle adressait à la requérante en même temps qu'une citation à une procédure orale, la Chambre a fait savoir qu'elle n'était toujours pas convaincue du bien-fondé des conclusions de la requérante. Le recours n'avait guère de chance d'aboutir, à moins que la requérante ne parvînt à convaincre la Chambre que la Division d'examen avait exercé à tort son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle avait refusé d'autoriser des modifications à ce stade avancé de la procédure d'examen. Autoriser une division à ce stade avancé relevait également du pouvoir d'appréciation. La requérante avait notamment soutenu que le fait que l'Office néerlandais des brevets ait accepté la division de la demande néerlandaise correspondante plaidait en sa faveur ; elle n'avait toutefois pas dé montré que les circonstances de l'espèce étaient les mêmes ni exposé pour quels motifs (si motifs il y avait) elle avait été autorisée dans le cadre de la procédure nationale à apporter des modifications. Si elle souhaitait la poursuite de la procédure, elle devait produire des copies de tous les documents pertinents et fournir des traductions dans l'une des langues officielles de l'OEB bien avant la date fixée pour la procédure orale. (La requérante a dûment produit ces copies et traductions).

XX. Lors de la procédure orale du 28 janvier 1986, le mandataire de la requérante a confirmé les requêtes principale et subsidiaire formulées par la requérante. Il a déclaré que la requérante souhaitait avant tout être autorisée à déposer une demande divisionnaire ayant trait à un aspect de l'invention dont le service des brevets de la requérante n'avait pas mesuré toute l'importance au moment o" celle-ci avait accepté de limiter l'étendue de ses revendications. Il avait fallu un certain temps pour que les problèmes posés par la production en série des articles selon l'invention puissent être résolus. Il s'est avéré que la solution de ces problèmes avait bien été divulguée et revendiquée dans la demande de brevet européen telle qu'elle avait été déposée à l'origine, mais que son importance sur le plan pratique n'avait été expliquée au service des brevets qu'en 1984. Le mandataire a soutenu que son importance sur le plan de l'activité inventive pouvait être appréciée par référence au brevet néerlandais NL-A-7 412 324 délivré antérieurement à la requérante. Il a fait valoir que celle-ci n'avait nullement abandonné cet aspect de son invention. Il y est toujours fait référence dans la description, bien que les revendications de la demande actuelle aient été limitées. Il a en outre invoqué le fait que le service des demandes de l'Office néerlandais des brevets avait autorisé la division de la demande néerlandaise correspondante à un stade de la procédure qui lui paraissait comparable.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.

2. Dans sa requête principale, la requérante demande la délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications, de la description et de la figure qui ont été soumises une seconde fois avec le mémoire exposant les motifs du recours et qui sont identiques à la version proposée par la Division d'examen dans l'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE, à condition d'être autorisée à déposer simultanément une demande divisionnaire sur la base du texte déposé en même temps que le mémoire.

3. La Division d'examen était disposée à délivrer un brevet européen sur la base du texte soumis désormais à la Chambre, mais pas à autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire, étant donné que, conformément aux Directives relatives à l'examen, C-VI, 9.3, le dépôt d'une demande divisionnaire n'est plus autorisé dès lors que la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE a été envoyée.

4. Dans l'introduction aux Directives relatives à l'examen, il est clairement précisé que les examinateurs de l'Office peuvent s'écarter de ces Directives dans des cas exceptionnels, mais qu'ils doivent en général s'y conformer.

5. La règle 25(1)a) CBE dispose qu'une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée après réception de la première notification de la division d'examen que dans le délai imparti dans ladite notification ou, après ce délai, que si la division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire. Dans la présente espèce, la Division d'examen a donc exercé à l'égard de la requérante, conformément aux Directives relatives à l'examen, le pouvoir d'appréciation dont elle dispose, eu égard au stade de la procédure.

6. Dans ces conditions, la Chambre estime que c'est à juste titre que la Division d'examen a refusé le dépôt d'une demande divisionnaire.

6.1. Lors de la procédure orale qui s'est déroulée devant la Chambre, le mandataire de la requérante a cherché à faire valoir qu'il y avait eu manque de communication entre le service de production et le service des brevets de la requérante, et que de ce fait ledit service des brevets ne s'était rendu compte qu'en 1984 de l'importance que revêtait l'obtention d'une protection plus étendue que celle conférée par le texte proposé dans l'avis préalable. Questionné à ce sujet par la Chambre, le mandataire a reconnu que ce problème n'avait jamais été évoqué dans la correspondance échangée avec la Division d'examen. Toutefois, même si la Division d'examen avait connu l'existence de ce problème, elle n'aurait eu néanmoins aucune raison de s'écarter des instructions générales données dans les Directives relatives à l'examen.

D'une part, la société de la requérante ne constitue qu'une seule et même personne morale, et les connaissances acquises par l'un de ses services sont également les siennes. D'autre part, même si différentes personnes sont intervenues dans cette affaire, le service des brevets avait eu suffisamment le temps et l'occasion de s'enquérir auprès des autres services de la valeur d'un brevet limité à la revendication 8 initiale. Ainsi qu'il ressort de l'examen des faits, cette limitation a été examinée de manière approfondie par le mandataire de la requérante et la Division d'examen de février 1981 à juin 1983 et n'a finalement été approuvée par le mandataire que le 30 décembre 1983.

6.2. Dans son recours, la requérante a également cherché à se prévaloir de la décision du service des demandes de l'Office néerlandais des brevets, qui avait autorisé une division de la demande néerlandaise correspondante à un stade très avancé de la procédure. Elle a soutenu que, puisque la législation et la pratique néerlandaise en matière de brevets correspondent sur tous les points essentiels à la législation et à la pratique européenne en matière de brevets, l'Office européen des brevets devrait procéder de même.

Selon le communiqué officiel LX publié dans le Bijblad bij de Industriele Eigendom 1978, p. 194, paragraphe 5, le dépôt tardif d'une demande divisionnaire ne sera autorisé qu'à titre exceptionnel une fois que l'examinateur a commencé à instruire la requête en délivrance, et des motifs valables devront être avancés pour expliquer pourquoi la requête en division n'a pas été déposée dans le délai de six mois à compter du dépôt de la requête en délivrance. En outre, il conviendra de montrer que la brevetabilité de l'objet de la demande divisionnaire proposée ne peut être appréciée normalement au stade de la procédure o" se trouve la demande initiale.

Après que l'Office néerlandais des brevets eut notifié à la requérante que la demande néerlandaise correspondante pouvait être publiée, la requérante a sollicité deux déclarations, constatant l'absence d'unité de l'invention, et l'autorisation de déposer deux demandes divisionnaires. Elle a obtenu satisfaction à la suite de la décision rendue le 27 décembre 1984, laquelle ne fait toutefois référence à aucun des critères posés dans le communiqué officiel LX pour l'autorisation d'un dépôt tardif, puisqu'elle se bornait à mentionner une lettre de la requérante exposant les avantages techniques de deux "objets de l'invention".

Les pièces du dossier de la demande néerlandaise qui ont été soumises à la Chambre ne permettent pas par conséquent de connaître les motifs pour lesquels le dépôt tardif des demandes divisionnaires en cause a été autorisé. Par conséquent, la Chambre estime que quels qu'aient été ces motifs, la réponse apportée à la question de l'autorisation du dépôt tardif n'est pas de nature à créer un précédent qui vaudrait également dans la procédure européenne. Donc, même si la Division d'examen avait su comment s'était déroulée la procédure dans le cas de la demande néerlandaise correspondante, cela n'aurait été d'aucun bénéfice pour la requérante.

7. Il est clair qu'il est trop tard pour autoriser une division dans la présente espèce ; la requête principale de la requérante doit donc être rejetée.

8. La requête subsidiaire présentée par la requérante en vue d'obtenir la réouverture de la procédure d'examen sur la base du texte soumis le 25 avril 1984 a été rejetée par la Division d'examen, statuant dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) de la CBE, deuxième phrase, au motif que la requérante avait déjà marqué son accord sur le texte dans lequel le brevet pouvait être délivré (cf. Directives relatives à l'examen, C-VI, 4.7 et 4.8). Pour les raisons déjà exposées ci-dessus au point 6.1, la requérante ne peut invoquer un manque de communication entre les services de son entreprise pour justifier la demande de réouverture de la procédure d'examen sur la base d'un texte soumis après l'envoi de la notification prévue par la règle 51(4) et (5) CBE.

La Chambre ne voit aucun autre élément pouvant justifier la réouverture de la procédure d'examen comme l'avait demandé la requérante dans sa requête subsidiaire. En conséquence, cette requête doit être rejetée.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours formé contre la décision de la Division d'examen en date du 24 octobre 1984 est rejeté.