T 0092/85 (Nachträgliche Teilung und Änderung) of 28.1.1986

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 80 200 295.6 wurde am 28. März 1980 im Namen der Beschwerdeführerin unter Inanspruchnahme der Priorität aus einer am 30. März 1979 in den Niederlanden eingereichten nationalen Anmeldung (im folgenden "die entsprechende niederländische Anmeldung" genannt) eingereicht.

II. Die europäische Patentanmeldung wurde am 15. Oktober 1980 veröffentlicht. Die veröffentlichte Fassung enthielt einen Satz aus zehn Patentansprüchen, die sich jeweils auf ein Dichtungselement für eine Rohrverbindung bezogen.

III. Mit Bescheid vom 18. Februar 1981 teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin mit, daß die europäische Patentanmeldung den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens nicht entspreche, da die ersten sieben Ansprüche entweder nicht neu oder nicht erfinderisch seien. Die Merkmale des Anspruchs 8 hingegen seien allem Anschein nach noch nicht aus dem im Recherchenbericht angegebenen Stand der Technik bekannt und würden auch nicht durch diesen nahegelegt. Sie könnten daher zusammen mit wesentlichen Merkmalen der vorhergehenden Ansprüche die Grundlage für einen neuen Anspruch 1 bilden. Die Ansprüche 9 und 10 wären gewährbar, wenn sie von einem gewährbaren Anspruch 1 abhingen.

IV. In seiner Erwiderung vom 29. Juni 1981 erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin, die vorgeschlagene Beschränkung auf den ursprünglichen Anspruch 8 könne vorläufig nicht akzeptiert werden und sei im Hinblick auf den genannten Stand der Technik aus den angegebenen Gründen auch nicht erforderlich. Dem Schreiben lag ein Satz mit zehn geänderten Ansprüchen bei (wobei Anspruch 2 im wesentlichen dem ursprünglichen Anspruch 8 entsprach).

V. In einem zweiten Bescheid vom 10. September 1981 erklärte die Prüfungsabteilung, sie halte den geänderten Anspruchssatz aus verschiedenen Gründen noch immer nicht für gewährbar, und gab dem Vertreter der Beschwerdeführerin Gelegenheit, die Angelegenheit entweder in einer formlosen Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer oder in einer mündlichen Verhandlung mit der Prüfungsabteilung zu erörtern. Sie bat die Beschwerdeführerin, etwaige neue Ansprüche vorab einzureichen.

VI. Mit Schreiben vom 20. Januar 1982 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin einen Satz mit acht Ansprüchen ein, die auf einen Haltering gerichtet waren, und bat um eine formlose Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer.

VII. Wie aus den Akten hervorgeht, legte der Vertreter der Beschwerdeführerin bei der formlosen Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer am 13. Mai 1982 zunächst die Erfindung und ihre Vorzüge dar; nachdem der beauftragte Prüfer erklärt hatte, daß der neu eingereichte Anspruch 1 seines Erachtens keine erfinderische Tätigkeit aufweise, schlug der Vertreter vor, die Anmeldung auf die Ausführungsart von Abbildung 6 zu beschränken, die Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 8 gewesen sei. Er erklärte sich damit einverstanden, entsprechend eingeschränkte neue Ansprüche einzureichen, was mit Schreiben vom 1. Oktober 1982 auch geschah.

VIII. In einem weiteren Bescheid vom 12. April 1983 erklärte die Prüfungsabteilung, sie halte den Gegenstand dieser Ansprüche dem Stand der Technik gegenüber für gewährbar. Sie schlug der Beschwerdeführerin eine Änderung zur Verdeutlichung des Anspruchs 1 vor und forderte sie auf, einen entsprechend abgefaßten neuen Anspruch 1 einzureichen und die Beschreibung und die Zeichnungen an die neuen Ansprüche anzupassen.

IX. Der Vertreter der Beschwerdeführerin reichte daraufhin mit Schreiben vom 21. Juni 1983 einen geänderten Anspruch, eine geänderte Beschreibung und eine einzige Zeichnungsabbildung ein.

X. Die Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ, die die für die europäische Patentanmeldung vorgeschlagene Fassung enthielt, wurde dem Vertreter der Anmelderin am 25. Oktober 1983 zugesandt.

XI. Mit Schreiben vom 30. Dezember 1983 teilte der Vertreter der Beschwerdeführerin dem Europäischen Patentamt mit, daß er mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden sei, und beantragte die Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ. Diese wurde ihm am 17. Januar 1984 ordnungsgemäß zugesandt.

XII. Mit Schreiben vom 17. April 1984 teilte der Vertreter der Beschwerdeführerin dem Amt mit, daß die Beschwerdeführerin der Ansicht sei, ihr stehe ein weiter reichender Schutz als der zu, der ihr durch die in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ genannten Patentansprüche gewährt werde. Das Schreiben enthielt Argumente zur Begründung der Schutzerweiterung; mit einem weiteren Schreiben vom 25. April 1984 wurden ein geänderter Anspruchssatz und eine geänderte Beschreibung eingereicht.

XIII. Die Prüfungsabteilung erwiderte in ihrem Bescheid vom 16. Mai 1984, eine weitere Prüfung der europäischen Patentanmeldung habe ergeben, daß diese die Erfordernisse des Europäischen Patentübereinkommens nicht erfülle und daß die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen werden könnte, wenn die angegebenen Mängel nicht beseitigt würden. Weitere Änderungen könnten nicht zugelassen werden, da die Beschwerdeführerin nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ eine vollständige Neuprüfung der Anmeldung verlangt habe. Außerdem sei die Einreichung einer Teilanmeldung nach Absendung dieser Mitteilung nicht mehr zulässig.

XIV. Mit Schreiben vom 26. Juli 1984 beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin eine erneute Prüfung der Angelegenheit. Er behauptete, die Zustimmung zu der Fassung, in der das Patent erteilt werden könnte, sei aufgrund einer Fehleinschätzung des Stands der Technik gegeben worden; eine vor kurzem von der Beschwerdeführerin durchgeführte Recherche habe ergeben, daß ein auf der Grundlage der akzeptierten Fassung erteiltes Patent der Erfindung keinen ausreichenden Schutz gewähren würde. Für eine erneute Prüfung der geänderten Anmeldung sei keine zusätzliche Recherche erforderlich; hilfsweise sollte der Beschwerdeführerin erlaubt werden, für den Gegenstand der Beschreibung und der Ansprüche in der zuletzt geänderten Fassung eine Teilanmeldung einzureichen. Falls eine Teilung nicht zulässig sei, solle die Prüfung der Anmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ fortgesetzt werden.

XV. Am 24. Oktober 1984 traf die Prüfungsabteilung die angefochtene Entscheidung, mit der die europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen wurde, daß keine Einigung über eine Fassung zustande gekommen sei, in der ein Patent erteilt werden könne; die Beschwerdeführerin habe angesichts der zahlreichen Bescheide, der umfangreichen Korrespondenz und der persönlichen Rücksprache ausreichend Gelegenheit gehabt, den Stand der Technik sorgfältig zu studieren. Das Argument, die Ergebnisse einer neueren Recherche rechtfertigten die Rücknahme der Zustimmung zu der Fassung, könne nicht hingenommen werden, da zwischen dem Prioritätstag und der Recherche ein Zeitraum von fünf Jahren liege. Außerdem könne der von der Beschwerdeführerin angezogene neue Stand der Technik (nämlich ihr eigenes Patent NL-A-7 412 324) eine Fortsetzung des Verfahrens nicht rechtfertigen, da er nicht als ein Stand der Technik gelten könne, von dem die Anmelderin erst jetzt Kenntnis erlangt habe. Der Antrag auf Einreichung einer Teilanmeldung werde ebenfalls abgelehnt, da er erst nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) gestellt worden sei.

XVI. Der Vertreter der Beschwerdeführerin legte mit Schreiben vom 20. Dezember 1984 Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung in vollem Umfang. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

XVII. In der Beschwerdebegründung vom 4. März 1985 behauptete die Beschwerdeführerin, sie habe Anspruch auf (i) Zulassung der europäischen Patentanmeldung auf der Grundlage der in der Ankündigung vorgeschlagenen (und mit der Beschwerdebegründung nochmals vorgelegten) Fassung in Verbindung mit einer Teilanmeldung auf der Grundlage der zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche oder (II) Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der mit Schreiben vom 25. April 1984 eingereichten Fassung. Ein dritter Antrag wurde später zurückgenommen.

XVIII. In einem Bescheid der Technischen Beschwerdekammer vom 5. Juni 1985 forderte der Berichterstatter die Beschwerdeführerin auf, schriftlich weitere Argumente vorzulegen, da ihre Anträge nicht ausreichend begründet seien. Dem wurde mit Schreiben vom 15. Oktober 1985 entsprochen.

XIX. In einem Bescheid vom 22. November 1985, der gleichzeitig mit einer Ladung zur mündlichen Verhandlung erging, hieß es, daß die Kammer die Anträge der Beschwerdeführerin noch immer nicht für begründet halte. Die Beschwerde werde kaum Erfolg haben, wenn die Beschwerdeführerin die Kammer nicht davon überzeugen könne, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe, als sie Änderungen in diesem späten Stadium des Prüfungsverfahrens nicht zuließ. Auch die Zulassung einer Teilung in diesem Stadium sei Ermessenssache. Die Beschwerdeführerin habe unter anderem argumentiert, die Zulassung einer Teilung der entsprechenden niederländischen Anmeldung durch das niederländische Patentamt spreche zu ihren Gunsten; sie habe jedoch nicht nachgewiesen, daß dieselben verfahrensrechtlichen Umstände vorgelegen hätten und mit welcher Begründung die Änderung im nationalen Verfahren zugelassen worden sei. Falls die Umstände des nationalen Verfahrens näher in Betracht gezogen werden sollten, müsse die Beschwerdeführerin rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung festgesetzten Termin Kopien aller sachdienlichen Unterlagen einreichen und Übersetzungen in eine der Amtssprachen des EPA vorlegen. (Die Beschwerdeführerin reichte diese Kopien und Übersetzungen ordnungsgemäß ein.)

XX. In der mündlichen Verhandlung am 28. Januar 1986 bestätigte der Vertreter der Beschwerdeführerin den Haupt- und den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin. Er erklärte, die Beschwerdeführerin sei in erster Linie daran interessiert, eine Teilanmeldung einzureichen, die einen Aspekt der Erfindung zum Gegenstand habe, dessen Bedeutung zu dem Zeitpunkt, als die Beschwerdeführerin der Beschränkung des Schutzbereichs ihrer Patentansprüche zugestimmt habe, von ihrer Patentabteilung nicht voll erkannt worden sei. Es habe offensichtlich einige Zeit gedauert, bis die Probleme im Zusammenhang mit der Massenproduktion der erfindungsgemäßen Artikel gelöst worden seien. Die Lösung dieser Probleme sei zwar in der ursprünglich eingereichten europäischen Patentanmeldung tatsächlich offenbart und beansprucht, ihre praktische Bedeutung der Patentabteilung jedoch erst 1984 klargemacht worden. Der Vertreter schlug vor, die erfinderische Bedeutung der Lösung durch einen Vergleich mit dem früheren niederländischen Patent Nummer NL-A-7 412 324 der Beschwerdeführerin zu ermitteln. Er machte geltend, daß sie auf diesen Aspekt der Erfindung nicht verzichtet habe. Zwar seien die Ansprüche der vorliegenden Anmeldung eingeschränkt worden, die Beschreibung enthalte jedoch noch immer Bezugnahmen auf diesen Aspekt. Er berief sich ferner darauf, daß die Patentabteilung des niederländischen Patentamts die Teilung der entsprechenden niederländischen Anmeldung in einem - wie er sagte - vergleichbaren Verfahrensstadium gestattet habe.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrem Hauptantrag die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungsabbildung, die zusammen mit der Beschwerdebegründung nochmals vorgelegt worden und mit der von der Prüfungsabteilung in der Ankündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) und (5) vorgeschlagenen Fassung identisch sind, mit der Maßgabe, daß ihr gestattet wird, gleichzeitig eine Teilanmeldung auf der Grundlage des ebenfalls zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Textes einzureichen.

3. Die Prüfungsabteilung war bereit, auf der Grundlage des der Kammer nunmehr vorliegenden Textes ein europäisches Patent zu erteilen; sie war aber nicht bereit, die Einreichung einer Teilanmeldung zu gestatten, da dies entsprechend den Prüfungsrichtlinien, C-VI, 9.3 nicht mehr möglich ist, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ bereits abgesandt worden ist.

4. In der Einleitung zu den Prüfungsrichtlinien heißt es, daß die Prüfer des Amts in Ausnahmefällen von den Richtlinien abweichen können; es sei jedoch davon auszugehen, daß sie sich generell daran halten.

5. Regel 25 (1) a) EPÜ schreibt vor, daß eine europäische Teilanmeldung nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung nur innerhalb der in diesem Bescheid festgesetzten Frist und danach nur dann eingereicht werden kann, wenn die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hält. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung in Anbetracht des fortgeschrittenen Verfahrensstadiums die ihr eingeräumte Ermessensfreiheit im Einklang mit den Prüfungsrichtlinien zuungunsten der Beschwerdeführerin ausgeübt.

6. Nach Auffassung der Kammer hat die Prüfungsabteilung bei dieser Sachlage die Einreichung einer Teilanmeldung zu Recht abgelehnt.

6.1. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer versuchte der Vertreter der Beschwerdeführerin, sich auf mangelnde Kommunikation zwischen der Produktions- und der Patentabteilung der Beschwerdeführin zu berufen; der Patentabteilung sei aus diesem Grund erst 1984 bewußt geworden, wie wichtig es sei, einen weiter reichenden Schutz als den zu erlangen, der durch die in der Ankündigung vorgeschlagene Fassung gewährt werde. Auf Frage der Kammer hin räumte der Vertreter ein, daß dieser Punkt im Schriftwechsel mit der Prüfungsabteilung überhaupt nicht angesprochen worden war. Aber auch wenn die Prüfungsabteilung davon gewußt hätte, hätte dies eine Abweichung von der allgemeinen Regelung der Prüfungsrichtlinien nicht rechtfertigen können.

Einerseits ist die Beschwerdeführerin als juristische Person als Einheit anzusehen; das Wissen einer Abteilung ihres Betriebes ist somit auch ihr Wissen. Selbst wenn es sich dabei um verschiedene Personen gehandelt hat, so hat die Patentabteilung andererseits doch genügend Zeit und Gelegenheit gehabt, sich intern über den Wert eines auf den Schutzbereich des ursprünglichen Anspruchs 8 beschränkten Patents zu erkundigen; diese Beschränkung ist auch - wie die Sachlage zeigt - vom Vertreter der Beschwerdeführerin und der Prüfungsabteilung in der Zeit vom Februar 1981 bis Juni 1983 eingehend erörtert und vom Vertreter der Beschwerdeführerin erst am 30. Dezember 1983 gebilligt worden.

6.2. In ihrer Beschwerde versucht die Beschwerdeführerin, sich ferner auf die Entscheidung der Patentabteilung des niederländischen Patentamts zu berufen, eine Teilung der entsprechenden niederländischen Anmeldung in einem sehr späten Verfahrensstadium zu gestatten. Da das niederländische Patentrecht und die niederländische Patentpraxis in allen rechtserheblichen Punkten denen des Europäischen Patentamts entsprächen, sollte - so die Beschwerdeführerin - das Europäische Patentamt ebenso verfahren. Entsprechend der im Bijblad bij de Industriele Eigendom 1978 auf S. 194 unter Absatz 5 veröffentlichten Amtlichen Mitteilung LX wird die Einreichung einer Teilanmeldung nur noch in Ausnahmefällen gestattet, wenn der Prüfer bereits mit der Bearbeitung des Erteilungsantrags begonnen hat, und es müssen stichhaltige Gründe dafür angegeben werden, warum der Teilungsantrag nicht innerhalb der Sechsmonatsfrist nach Stellung des Erteilungsantrags gestellt wurde. Außerdem muß nachgewiesen erden, daß der Gegenstand der vorgeschlagenen Teilanmeldung in dem Bearbeitungsstadium, in dem sich die Stammanmeldung befindet, nicht in der üblichen Weise auf seine Patentierbarkeit geprüft werden kann.

Nachdem der Beschwerdeführerin vom niederländischen Patentamt mitgeteilt worden war, daß die entsprechende niederländische Patentanmeldung veröffentlicht werden könne, hatte sie zwei Feststellungen der Nichteinheitlichkeit der Erfindung sowie die Genehmigung zur Einreichung zweier Teilanmeldungen beantragt. In einer Entscheidung vom 27. Dezember 1984 wurden die Feststellungen getroffen, und die Genehmigung wurde erteilt; die Entscheidung nimmt jedoch auf keines der in der Amtlichen Mitteilung LX genannten Kriterien für die Genehmigung einer nachträglichen Teilung Bezug. Sie bezieht sich nur auf ein Schreiben der Beschwerdeführerin, in dem die technischen Vorzüge der beiden "Erfindungsgegenstände" dargelegt werden. Die der Kammer vorgelegten Unterlagen aus der niederländischen Akte lassen daher nicht erkennen, aus welchen Gründen die nachträgliche Einreichung der betreffenden Teilanmeldungen genehmigt worden ist. Deshalb ist die Kammer der Ansicht, daß die Frage der Genehmigung einer nachträglichen Teilung - aus welchen Gründen diese auch immer erteilt worden ist - nicht so gehandhabt worden ist, daß sie für das europäische Patenterteilungsverfahren einen Präzedenzfall darstellen kann.

Auch wenn die Prüfungsabteilung die Vorgeschichte der entsprechenden niederländischen Anmeldung gekannt hätte, hätte sich für die Beschwerdeführerin dadurch nichts geändert.

7. Es ist im vorliegenden Fall eindeutig zu spät, um einer Teling zuzustimmen, so daß der Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen werden muß.

8. Der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin auf Wiedereröffnung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der am 25. April 1984 eingereichten Fassung ist von der Prüfungsabteilung aufgrund der ihr von Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ eingeräumten Ermessensfreiheit zurückgewiesen worden. Als Begründung wurde angegeben, daß die Beschwerdeführerin bereits einer Fassung zugestimmt habe, aufgrund deren ein Patent erteilt werden könne (vgl. Prüfungsrichtlinien, C-VI, 4.7 bis 4.8). Aus den bereits unter Nummer 6.1 genannten Gründen kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf mangelnde Kommunikation in ihrem Betrieb berufen, um die Wiedereröffnung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage einer Fassung zu begründen, die erst nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vorgelegt worden ist. Die Kammer kann auch keinen anderen Sachverhalt feststellen, der eine Wiedereröffnung des Prüfungsverfahrens entsprechend dem Hilfsantrag rechtfertigen würde. Der Antrag muß daher abgelehnt werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 24. Oktober 1984 wird zurückgewiesen.