T 0279/84 () of 29.6.1987

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 31. Oktober 1979 mit Priorität vom 27. Januar 1979 angemeldete europäische Patentanmeldung 79 104 248.4 ist am 26. Januar 1983 das europäische Patent 13 698 mit 8 Patentansprüchen erteilt worden.

Die beiden unabhängigen Patentansprüche lauteten:

"1. Verfahren zur Herstellung verstärkter Folien (Finish-Folien) durch Tränkung von faserhaltigen Flächengebilden wie Rohpapieren, Faservliesen und dergleichen mit wasserlöslichem Aminoplastharz und einer wäßrigen Kunstharzdispersion und anschließender Trocknung durch Wärmebehandlung, dadurch gekennzeichnet, daß als wasserlösliches Aminoplastharz Harnstoffharz verwendet wird und daß die Kunstharzdispersion aus feinteiligen Partikeln besteht und aufgrund eines Gehalts von zur Fremdvernetzung befähigten Gruppen zu Beginn der Trocknung noch thermoplastisch verformbar und unvernetzt vorliegt und die Fremdvernetzung durch die weitere Wärmebehandlung bewirkt wird.

8. Verstärkte Folien (Finish-Folien) hergestellt nach dem Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 7."

II. Gegen die Erteilung des Patents haben die Beschwerdegegner Einspruch eingelegt und dessen Widerruf wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit beantragt. Zur Stütze ihres Vorbringens haben sie u.a. auf folgende Druckschriften hingewiesen:

(1) "Kunststoffe", Bd. 59, 1969, 247-251,

(2) US-A-3 853 594 und

(3) DE-C-1 619 056.

III. Durch die Entscheidung vom 16. Oktober 1984 hat die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen und in ihrer Begründung ausgeführt, daß der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1 und zwangsläufig damit der des Erzeugnisanspruchs 8 im Hinblick auf (2) nicht mehr neu im Sinne von Art. 54 EPÜ sei. Aus (2), Beispiel 1 sei ein Verfahren zur Herstellung von verstärkten Folien durch Tränkung von unbehandeltem Papier bekannt, bei dem das Tränkbad aus einem wasserlöslichen Harnstoff-Formaldehyd-Vorkondensat und einer wäßrigen, feinteiligen Kunstharzdispersion bestehe, welch letztere mit Methacrylamid und Methacrylsäure Komponenten enthalte, die zur Fremdvernetzung befähigte Gruppen aufweisen (gutachtlich (1)). Die Kunstharzpartikel seien zu Beginn der Trocknung noch thermoplastisch verformbar; die Fremdvernetzung werde durch die anschließende Wärmebehandlung ausgelöst. Das gleichzeitig in der Dispersion anwesende N-Methylol-methacrylamid sei zwar ein selbstvernetzender Bestandteil, der Wortlauf des Anspruchs 1 schließe jedoch die Anwesenheit einer solchen Komponente nicht aus.

Vorsorglich werde darauf hingewiesen, daß auch ein diesbezüglich eingeschränkter Anspruch 1 in Anbetracht von (3) nicht mehr neu sei, da in der dort zur Verfestigung von Faservliesen benutzten, wäßrigen Abmischung in dem Bindemittel fremdvernetzende Gruppen vorhanden seien, selbstvernetzende aber fehlten.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin mit dem am 27. November 1984 eingegangenen Schriftsatz unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese fristgerecht am 15. Februar 1985 schriftlich begründet. Gleichzeitig mit der Begründung hat sie einen Satz neuer Ansprüche 1 bis 7 eingereicht. Der kennzeichnende Teil des neuformulierten Anspruchs 1 hat den anschließend wiedergegebenen Wortlaut; er unterscheidet sich von der erteilten Fassung im wesentlichen durch die durch Hervorhebung deutlich gemachten Passagen: "... daß als wasserlösliches Aminoplastharz Harnstoffharz verwendet wird und daß die Kunstharzdispersion aufgrund eines Gehalts an ausschließlich solchen vernetzungsfähigen Gruppen, die zur Fremdvernetzung befähigt, aber unter den anzuwendenden Bedingungen nicht selbstvernetzend sind, zu Beginn der Trocknung noch thermoplastisch verformbar und unvernetzt vorliegt und die Fremdvernetzung durch die weitere Wärmebehandlung bewirkt wird, wobei die wäßrige Kunststoffdispersion und das Harnstoffharz im Mengenverhältnis 10 : 1 bis 1 : 10 berechnet auf das Trockensubstrat zur Anwendung kommen."

Mit dieser Einschränkung sei das Patentbegehren gegenüber (2) eindeutig abgegrenzt; der dort im Tränkbad vorhandene selbstvernetzende Anteil der Acrylharzdispersion reagiere bereits vorher bei der Polymerisation zum Teil ab und beeinträchtige die thermoplastische Verformbarkeit des Polymers.

Die in (3) eingesetzten Bindemittel auf der Basis von Acrylcopolymeren müßten - im Gegensatz zu der Meinung der Beschwerdegegner -selbstvernetzend sein, da das Aminoplastkondensat nur fakultativ zugesetzt werde. Die Selbstvernetzung müsse mit der obligatorischen Anwesenheit von Acrylnitril bzw. Acrylnitril und Acrylamid zusammenhängen. Eine Abweichung von der festgeschriebenen Rezeptur bei nur einer Komponente wirke sich bereits ungünstig auf die Eigenschaften der damit verklebten Vliese aus.

Allgemein gesehen erhöhe der Einbau von carbonsäurehaltigen Gruppen nur die Dispergierfähigkeit der Polymeren. Es gäbe keinen einsichtigen Grund, weshalb das bekannte, gut funktionierende System aus (2) etwa zugunsten der sollen.

Die Beschwerdegegner vertreten dagegen den Standpunkt, daß die vorgenommene Verdeutlichung im Anspruch 1 ursprünglich nicht offenbart und somit unter Art. 123 (2) nicht zulässig sei.

Aus der vorliegenden Beschreibung gehe hervor, daß Carboxylgruppen enthaltende Monomere sehr wohl Bausteine seien, die zur Fremdvernetzung befähigt sind; das gelte auch für Methacrylamid (2). In dem neuen Anspruch 1 sei eine mengenmäßige Begrenzung für den Gehalt an derartigen Gruppen nicht angegeben. Ebensowenig sei erwiesen, daß mit dem Weglassen des in (2) vorgesehenen, selbstvernetzenden N-Methylol-methacrylamids ein unvorhergesehener Effekt erzielt werde.

Zwei der Beschwerdegegner bestreiten die Neuheit auch des eingeschränkten Patentbegehrens und nennen in diesem Zusammenhang noch weitere Dokumente.

V. Von der von den Parteien verspätet vorgebrachten Literatur wird nach deren amtsseitigen Prüfung lediglich die

(4) US-A- 2 931 742

aus der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 15. Februar 1985 als relevant angesehen und berücksichtigt (Art. 114 (1), (2)).

VI. In einer Mitteilung gemäß Art. 110 (2) EPÜ hat die Kammer hauptsächlich die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 7 im Hinblick auf (4) in Frage gestellt und in Verbindung damit auf die Entscheidung T 205/83 - "Vinyl-Crotonsäure-Copolymerisate", ABl. 1985, 363 hingewiesen.

In ihrer Erwiderung stellt die Beschwerdeführerin fest, daß bei (4) das carboxylgruppenhaltige Copolymerisat zusammen mit dem verätherten Harnstoffharz in Form ihrer Lösung in einem organischen Lösungsmittel polymerisiert würde und diese Arbeitsweise zwangsläufig zu einem andersartigen Produkt führe als das Verfahren nach vorliegendem Anspruch 1, wo eine wäßrige Dispersion des Thermoplasten und ein nicht verätherter Aminoplast weiterverarbeitet werden. Sie legt gleichzeitig die Ergebnisse von Versuchen vor. Die Beschwerdegegner haben sich hierzu nicht weiter geäußert.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß die Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der am 16. Februar 1985 eingegangenen Ansprüche 1 bis 7 aufrechtzuerhalten. Die Beschwerdegegner stellen übereinstimmend den Antrag, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht dem Erfordernis der Art. 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Das Streitpatent war wegen mangelnder Neuheit seines Gegenstandes unter Hinweis auf (2) versagt worden. Mit der vorgenommenen Einschränkung des Gegenstands des Anspruchs 1 ist der Zurückweisungsgrund entfallen.

3. Gegen die neu formulierten Ansprüche 1-7 bestehen keine Bedenken formeller Art (Art. 123 (2) EPÜ). Die wesentliche Änderung betrifft den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1, wo nunmehr zum Ausdruck kommt, daß die wäßrige Kunstharzdispersion ausschließlich zur Fremdvernetzung befähigte Gruppen aufweist, Gruppen also, die unter den anzuwendenden Bedingungen nicht selbstvernetzen, so daß das Kunstharz zu Beginn der Trocknung noch thermoplastisch ist und unvernetzt vorliegt. Es trifft zu, daß der eingefügte, von den Beschwerdegegnern vor allem kritisierte Begriff "ausschließlich" in diesem Zusammenhang nicht wörtlich im Ursprungstext zu finden ist. Daß die jetzt beanspruchte Ausführungsform als solche jedoch offenbart ist, geht zweifelsfrei aus den Beispielen hervor, wo die Modifizierung des (Meth)-Acrylsäureester-Basismonomers mit Methacrylsäure, mit Acrylamid oder mit 2-Hydroxyethyl-acrylat erfolgt, das sind durchwegs Comonomere, die gemäß Definition auf Seite 5 der Beschreibung als fremdvernetzend gelten und eigens einen externen Reaktionspartner zum Aushärten benötigen. Damit in Einklang stehen auch die Ausführungen auf Seite 4, Absatz 1 und 2 der Beschreibung. Insoweit ist die Einfügung, die überdies der Abgrenzung und der Verdeutlichung gegenüber (2) dient, nicht zu beanstanden.

Der letzte, mit "wobei" beginnende und das Mengenverhältnis betreffende Satzteil geht auf Seite 7, Abs. 1 der ursprünglich eingereichten Unterlagen zurück. Im Anspruch 2 wurde die ursprünglich mit aufgeführte Carboxylfunktion weggelassen; offen bleibt, ob Anspruch 3 alsdann noch auf Anspruch 2 rückbezogen werden kann. Der ursprüngliche Anspruch 5 wurde ersatzlos gestrichen. Die übrigen Ansprüche wurden unverändert beibehalten.

4. Nicht zu beanstanden ist auch, daß der hier vorrangig interessierende Erzeugnisanspruch 7 mangels anderer Möglichkeiten zur Kennzeichnung seines Gegenstandes (Stoffparameter) durch den im Anspruch 1 erläuterten Herstellungsprozeß definiert wird. Voraussetzung für die Zulässigkeit eines derart formulierten "product-by-process"-Anspruchs ist allerdings, daß das Erzeugnis als solches dem Erfordernis der Art. 52-57 entspricht, insbesondere neu und erfinderisch ist. Was nun die Neuheit anbelangt, so hat eine andere Kammer in einem ähnlich gelagerten Fall bereits entschieden, daß das polymere Erzeugnis eines bekannten chemischen Verfahrens nicht automatisch durch eine verfahrenstechnische Abwandlung dieses Verfahrens neu wird. Zur Neuheitsabgrenzung bedarf es vielmehr des Nachweises, daß die Abwandlung der Verfahrensparameter zu einem anderen Erzeugnis führt. Hierzu reicht es aus, wenn deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der in Rede stehenden Erzeugnisse dargelegt werden (T 205/85, loc. cit., die dort zitierte T 150/82 - "Anspruchskategorien", Abl. 1984, 309; T 248/85 -"Bestrahlungsverfahren", Abl. 1986, 261).

4.1. In Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen hatte die erkennende Kammer in ihrer Mitteilung gemäß Art. 110 (2) EPÜ der Beschwerdeführerin unter Hinweis auf (4) aufgegeben, die Neuheit des auf Finish-Folien gerichteten, vorliegenden Anspruchs 7 unter Beweis zu stellen bzw. den Unterschied zwischen einer nach Anspruch 7 hergestellten Folie und einer mit der aus (4) bekannten Imprägnierung ausgerüsteten Papierbahn aufzuzeigen.

Hier wie dort geht es darum, gut verarbeitbare, oberflächenvergütete Erzeugnisse bereitzustellen, die sich besonders durch Glanz, Beständigkeit gegenüber aggressiven Stoffen, Flexibilität etc. auszeichnen (Streitpatent Sp.5, Abs. 2 und 3; (4) Sp. 4, Z. 65-70, Sp. 5; Eingabe vom 23. Dezember 1985, Bl. 3, Ziff. (3) Mitte). Man erreicht dies durch Imprägnieren einer Papierbahn mit einer Abmischung aus jeweils einem thermoplastischen Kunststoff, welcher der Fremdvernetzung zugängliche Gruppen aufweist, und einem Aminoplastharz sowie nachfolgendem Aushärten der Mischung durch Wärmebehandlung (Streitpatent Anspruch 6: 80-180oC, vorzugsweise 100-150oC; (4): Sp. 3, Z. 10: 100-150oC).

Konkret handelt es sich bei dem thermoplastischen Kunstharz nach der Entgegenhaltung um ein aus Methacrylsäuremethylester, Vinyltoluol und Acrylsäure gebildetes, carboxylgruppenhaltiges Copolymer und bei dem Aminoplastharz um ein handelsübliches, butyl-veräthertes Harnstoff-Formaldehyd-Kondensat, ((4): Beispiele 1 und 2). (Meth)-Acrylsäureester, Styrol und (Meth)-Acrylsäure einerseits und Harnstoff-Formaldehyd-Kondensate andererseits sind aber auch typische Ausgangsstoffe, die die - in ihrer qualitativen und quantitativen Zusammensetzung verhältnismäßig grob definierte - Tränkflotte nach Anspruch 1 des Streitpatents ausmachen (Sp. 2, Z. 35/36, 50).

Während Methacrylsäuremethylester und Vinyltoluol/Styrol das Grundgerüst des Copolymers bilden, fällt der Acrylsäure die Rolle des die Fremdvernetzung bewirkenden, modifizierenden Comonomers zu (Streitpatent Sp. 2, Abs.4; (1): S. 249, linke Spalte, Abs. 2, rechte Spalte Abs.4). Die beiden, in Rede stehenden Herstellungsverfahren unterscheiden sich demnach dadurch voneinander, daß im bekannten Fall der Thermoplast und der - aus Löslichkeitsgründen verätherte - Aminoplast in Form ihrer Lösung in einem organischen Lösungsmittel (Xylol) zur Anwendung kommen, während im vorliegenden Fall lediglich das Aminoplastharz (in Wasser) gelöst ist, der Thermoplast aber als wäßrige Dispersion vorliegt. Organisches Lösungsmittel und Wasser fungieren als Transportmittel und dürften ohne Einfluß auf den eigentlichen Vernetzungsvorgang sein, in dessen Verlauf die erwähnte Ätherbindung aufspaltet und auch jener Aminoplast ungehindert reagieren kann (Schriftsatz vom 14. Juni 1985, Seite 6, Abs. 2 ff).

Es liegt daher die Vermutung nahe, daß es sich bei der Herstellungsweise der beanspruchten Erzeugnisse lediglich um eine verfahrenstechnische Abänderung des im Prinzip bekannten Herstellungsverfahrens handelt, welche zu dem gleichen oder einem annähernd gleichen Erzeugnis führt. Zur Neuheitsabgrenzung bedarf es deshalb des in der Mitteilung der Kammer nach Art. 110 (2) geforderten Nachweises, daß die Abwandlung der Verfahrensbedingungen beim Streitpatent tatsächlich zu einem andersartigen, auf den unterschiedlichen chemischen Aufbau der Imprägniermasse zurückgehenden Erzeugnis führt (Art. 54 EPÜ).

4.2. Einen solchen Nachweis hat die Beschwerdeführerin innerhalb der gewährten Frist nicht beigebracht. Sie hat zwar mit ihrer Eingabe vom 23. Dezember 1986 als "Vergleichsversuche 1-3" bezeichnete, experimentelle Befunde vorgelegt. Diese können jedoch nicht als sachdienlich angesehen werden.

Die Beschwerdeführerin hat nämlich nicht - wie erforderlich gewesen wäre -die beiden Beispiele aus (4) zum einen wortgetreu und zum anderen in modifizierter Form (unter Verwendung von Wasser als Reaktionsmedium und der äquivalenten Menge an unveräthertem Aminoplastharz) nachgearbeitet und mit den so zustandegekommenen Tränkflüssigkeiten miteinander vergleichbare Folien hergestellt. Sie hat stattdessen in ihrem "Vergleichsversuch 1" das eigene Beispiel 4 unter Benutzung einer methacrylamidfreien Dispersion mehr oder weniger willkürlich modifiziert und letztlich klebrige Folien erhalten; danach scheint es so zu sein, daß Methacrylamid ein unverzichtbarer Bestandteil eines aus Ethylacrylat, Methylmethacrylat und Methacrylsäure bestehenden, für die Herstellung von gebrauchsfähigen Folien bestimmten Thermoplasten ist, eine Differenzierung, die jedoch in dem Verfahrensanspruch 1, auf den der Erzeugnisanspruch 7 Bezug nimmt, nicht zum Ausdruck kommt. Das alles berührt indes eher die Anspruchsbreite (Ausführbarkeit, Art. 83 EPÜ), beantwortet aber die offene Frage der Neuheit nicht. Auch die "Vergleichsversuche 2 und 3", die dem Beispiel 1 aus (2) und dem eigenen Beispiel 4 entsprechen, helfen nicht weiter. Die Feststellung, daß die daraus resultierenden Folien in beiden Fällen nicht am Preßblech haften, besagt im Bezug auf das Streitpatent allenfalls, daß beim Weglassen des (in relativ geringer Menge vorliegenden) selbstvernetzenden Bestandteils aus der Tränkflüssigkeit von (2) die Eigenschaften des Endprodukts offenbar nicht nachhaltig verändert werden und ins Gewicht fallende Unterschiede nicht zutagetreten (Art. 56 EPÜ). Damit entfällt aber die Möglichkeit, über die Gebrauchseigenschaften indirekt Aufschluß über die chemische Andersartigkeit oder Identität der anspruchsgemäßen Folien gegenüber (4) zu erhalten und eine eindeutige Aussage zur Neuheit zu machen. Die in diesem Zusammenhang noch gemachten Ausführungen sind entweder selbstverständlicher oder nur allgemeiner Art und tragen ebenfalls nichts zur Klärung des eigentlichen Problems bei (Schriftsatz vom 23. Dezember 1986, Ziff. (1), (3)). Wenn die Beschwerdeführerin zu dem Schluß kommt, daß Lösungsmittel- und Dispersions-/Emulsions-Polymerisation unterschiedliche technische Handlungsweisen seien, die zwangsläufig zu unterschiedlichen Produkten führten, wobei z.B. das Lösungsmittel im ersteren Fall als Endgruppe in das Makromolekül eingebaut werden könne, so hätte dies an dem jeweiligen Endprodukt etwa durch Vergleich der Eigenschaften oder auf analytischem Wege nachgewiesen werden müssen.

Soweit die Ausführungen der Beschwerdeführerin darauf hinauslaufen, daß carboxylgruppenhaltige Comonomere und diese enthaltende Versuchsansätze generell als der Fremdvernetzung nicht zugänglich einzustufen sind, stehen sie im Widerspruch zu den eigenen Angaben und zu den bislang nicht widerlegten Befunden anderer Autoren; davon unberührt bleibt indes, daß der Carboxylgruppe im Rahmen der hier diskutierten Reaktionen in der Tat noch andere Funktionen zufallen dürften (z.B. Erhöhung der Dispergierfähigkeit, katalytische Wirkung bei der Vernetzung; Streitpatent Sp. 2, Z. 50; (1) S. 249; (4) Beispiele; Eingabe vom 23. Dezember 1986, Ziff. (1) bis (3); Eingabe vom 15. Februar 1985, Blatt 4, Abs. 1).

Angesichts dieser Sachlage brauchte der Frage, ob die in (3) genannten Comonomeren in die Kategorie der selbstvernetzenden oder fremdvernetzenden Bestandteile einzustufen sind, nicht weiter nachgegangen zu werden.

5. Zusammenfassend wird festgestellt, daß die beweispflichtige Beschwerdeführerin die Neuheit des Erzeugnisses gemäß Anspruch 7 nicht nachgewiesen hat. Damit sind die Voraussetzungen für die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz zur Prüfung der weiteren Patentierungsvoraussetzungen nicht gegeben. Nach Lage der Dinge wäre eine solche auch nicht gerechtfertigt gewesen. Es bestand weiters keine Veranlassung, die Beschwerdeführerin erneut aufzufordern, sachdienliches Beweismaterial beizubringen, nachdem ihr bereits ausreichend Gelegenheit gegeben war, sich zu äußern und es Sinn und Zweck des Beschwerdeverfahrens bleiben muß, die Sache zügig zum Abschluß zu bringen. Da über den Antrag der Beschwerdeführerin nur als Ganzes entschieden werden kann, ist dieser insgesamt zurückzuweisen, ohne daß die Patentfähigkeit der Verfahrensansprüche 1-6 noch untersucht zu werden braucht.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.