T 0361/23 () of 18.12.2024

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden der beiden Einsprechenden richten sich gegen die Zurückweisung der Einsprüche gegen das euro­päische Patent Nr. 3 140 127 (nachfolgend einfach als "das Patent" bezeichnet).

II. Von den von der Einspruchsabteilung berücksichtigten Dokumenten war nur die Druckschrift DE 10 2008 036 480 A1 (nachfolgend als Druckschrift D10 bezeichnet) für die Beschwerde relevant.

III. Eine Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK erging am 15. Oktober 2024. Die Patentinhaberin reagierte darauf mit der Einreichung neuer Hilfsanträge (Schreiben vom 3. Dezember 2024).

IV. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 18. Dezember 2024 als Videokonferenz statt.

V. Die Beschwerdeführerinnen I und II ((Einsprechende 1

und 2) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdeführerin II beantragte zudem die Nichtzulassung der Hilfsanträge 1a und 2b bis 10b sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerden, hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrecht­erhal­tung des Patents in geänderter Fassung auf der Grund­­lage des Anspruchssatzes eines der folgenden Hilfs­an­träge, in folgender Reihenfolge:

- Hilfsanträge 1a und 1b, eingereicht mit Schreiben vom 3. Dezember 2024,

- Hilfsanträge 1 bis 10, eingereicht mit der Beschwer­de­erwide­rung,

- Hilfsanträge 2b bis 10b, eingereicht mit Schreiben vom 3. Dezember 2024,

- Hilfsanträge 1A bis 10A, eingereicht mit der Beschwerde­erwi­derung.

VII. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 9 des Patents (Haupt­antrag) lauten wie folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt):

"1. [V1] Verfahren zum Herstellen eines Mehrschichtkörpers (1) in Form eines Sicherheits­ele­ments, umfassend die Schritte:

a) [V2] Erzeugen einer Metallschicht (13) auf einem Substrat;

b) [V3] partielles Demetallisieren der Metallschicht (13) zur Ausbildung einer ersten optischen Information (131) in einem ersten Bereich (2) des Mehrschicht­körpers (1);

c) [V4] Aufbringen einer partiellen Lackschicht (15) in einem zweiten Bereich (3) des Mehrschichtkörpers (1) zur Ausbildung einer zweiten optischen Information (151), wobei [V5] sich die partielle Lackschicht (15) zumindest teilweise über die Metallschicht (13) hinaus erstreckt;

d) [V6] Strukturieren der partiellen Metallschicht (13) im zweiten Bereich (3) unter Verwendung der partiellen Lackschicht (15) als Maske, wobei [V7] die partielle Metallschicht (13) in den Bereichen, die von der partiellen Lackschicht (15) bedeckt sind, entweder selektiv erhalten bleibt oder selektiv entfernt wird."

"9. [K1] Mehrschichtkörper (1) in Form eines Sicher­heitselements, wobei [K2] der Mehrschichtkörper (1) ein Substrat, eine partielle Metallschicht und eine parti­elle Lackschicht (15) umfasst, und wobei [K3] die parti­elle Metallschicht in einem ersten Bereich (2) eine erste optische Information (131) ausbildet und [K4] die partielle Lackschicht (15) in einem zweiten Bereich (3) eine zweite optische Information (151) ausbildet und [K5] die partielle Lackschicht (15) im zweiten Bereich (3) im Register zur partiellen Metall­schicht angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass [K6] sich die partielle Lackschicht (15) sowohl in Bereiche erstreckt, die von der Metallschicht (13) bedeckt sind als auch in nicht von der Metallschicht (13) bedeckte Bereiche."

Der Anspruchssatz von Hilfsantrag 1a unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass die zweite Alternative im Merkmal V7 von Anspruch 1 gestrichen wurde.

Der Anspruchssatz von Hilfsantrag 1b unterscheidet sich vom Hilfsantrag 1a dadurch, dass alle Produktansprüche gestrichen wurden.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Einfügung der Merkmale "wobei [V3.1] das partielle Demetallisieren in Schritt b) durch Ätzen erfolgt" (nach Merkmal V3) sowie "und wobei [RES1] die partielle Lackschicht (15) ein Ätzresist ist, bzw. zumindest einen Ätzresist umfasst, wobei [RES2] der Ätzresist ein Lack ist, der Pigmente, insbesondere bunte oder unbunte Pigmente und/oder Effekt­pigmente, Dünnschichtfilmsysteme, cholesterische Flüssigkristalle, Farbstoffe und/oder metallische oder nichtmetallische Nanopartikel umfasst" (nach Merkmal V5). Darüber hinaus wurde die zweite Alternative in Merkmal V7 gestrichen (Merkmal V7').

Der Anspruchssatz von Hilfsantrag 1 weist einen zweiten unabhängigen Ver­fah­rensanspruch 2 auf, der sich von Anspruch 1 des Haupt­antrags dadurch unterscheidet, dass die erste Alter­na­tive von Merkmal V7 gestrichen wurde (Merkmal V7"). Keiner der nachfolgenden Hilfsanträge (mit Ausnahme von Hilfsantrag 1A) weist diese Verdopp­lung der unabhängigen Verfahrensansprüche auf.

Anspruch 9 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 9 des Hauptantrags durch die Einfügung der Merkmale RES1 und RES2 nach Merkmal K6.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 durch die Einfügung der Merkmale, denen zufolge "[V3.2] die erste optische Information (131) in Form zumindest eines Motivs, Musters, insbesondere eines Guillochenmusters, Symbols, Bilds, Logos oder alphanumerischer Charaktere, insbe­son­dere Zahlen und/oder Buchstaben, ausgebildet ist" und "[V4.1] die zweite optische Information (151) in Form zumindest eines Motivs, Musters, insbesondere eines Guillochenmusters, Symbols, Bilds, Logos oder alphanumerischer Charaktere, insbesondere Zahlen und/oder Buchstaben, ausgebildet ist".

Anspruch 8 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 9 des Hilfsantrags 1 durch die Einfügung des Merkmals "[KV] hergestellt mittels eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7" nach Merkmal K1.

VIII. Der Vortrag der Parteien zu den entscheidungsrelevanten Punkten lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Auslegungsfragen

i) Beschwerdeführerin I (Einsprechende 1)

Der Begriff "Bereich" werde in den Ansprüchen nicht definiert. Auch die Lage der Bereiche zueinander sei unbestimmt, sodass auch ein vollständiges Überdecken nicht ausge­schlos­sen werden könne. Wo und wie ein Bereich ende, bleibe in Ermange­lung konkreter Merkmale offen. Die Merkmale V3 und V4 bzw. K3 und K4 würden nur fordern, dass eine erste und eine zweite optische Infor­mation vorhanden sei. Dem lasse sich keine Be­schrän­kung hin­sichtlich der Anordnung der Informationen zueinander entnehmen. Insbe­son­dere gehe daraus nicht hervor, dass die beiden Infor­ma­tionen nicht übereinan­der angeordnet sein dürften.

Der Begriff "Information" sei im Patent nicht näher definiert, sodass darunter jegliches optische Merkmal verstanden werden könne. Die einzige Einschränkung des Begriffs bestehe darin, dass die erste Information durch eine partielle Metallschicht und die zweite Infor­mation durch eine partielle Lackschicht gebildet werde. Zudem ergebe sich aus den Merkmalen V6 und K6 unmittelbar, dass die beiden Schichten, die die unter­schiedlichen Informationen ausbilden, übereinander an­ge­ordnet sein können. Ohne Überdeckung ließen sich die Merkmale V6 und K6 nicht realisieren. Die Ansprüche seien daher so zu verstehen, dass sowohl der erste Be­reich als auch der zweite Bereich einander vollstän­dig überlappen können und die erste Information und die zweite Information ebenfalls einander überdecken kön­nen. Erforderlich sei nur, dass die erste Information zumindest in einem ersten (Teil)bereich und die zweite Information zumindest in einem zweiten (Teil)bereich des Sicherheitselements vorhanden sei.

ii) Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2)

Das korrekte Verständnis des ersten und zweiten

"Bereichs" sei entscheidend. Das Patent schließe eine Überlappung der beiden Bereiche nicht aus. Die Lage der

Be­reiche zueinander sei nicht vorgegeben. Folglich sei auch eine vollständige Überlappung der Bereiche nicht ausge­schlossen. Die Ausführungsbeispiele könnten die Ansprüche nicht auf eine "nur teilweise" Überlap­pung bzw. Anordnung über­einander beschränken (vgl. die Absätze [0054] und [0112] des Patents). Aus den Ausfüh­rungen der Absätze [0116] und [0123] des Patents gehe hervor, dass die Bedingung, dass die erste Information nicht durch die zweite verdeckt werden dürfe, konstruk­tions­bedingt auch bei vollstän­di­ger Überlappung des ersten und zweiten Bereichs erfüllt sei.

Gemäß Merkmal K5 sei die partielle Lackschicht im zweiten Bereich "im Register" zur partiellen Metall­schicht angeordnet. Dieser Begriff werde in Absatz [0010] definiert. Es sei davon auszugehen, dass zwei Schichten dann zueinander im Register ange­ordnet seien, wenn sie eine definierte Lagebe­zie­hung zueinan­der besitzen (siehe auch Absatz [0021] des Patents).

Gestützt auf die Merkmale V4 und K4 beziehe sich das Verfahrensmerkmal V4 auf den Bereich der Ausbildung des optischen Effekts und nicht auf den Bereich des Auftra­gens der Lackschicht.

iii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Das Sicherheitselement im Sinne des Patents werde in

zwei unterschiedliche "Bereiche" 2,3 aufgeteilt, die

durch die Merkmale V3, V4 und V6 bzw. die Merkmale K3, K4 und K5 definiert seien. Die Bereiche 2,3 seien von­einander getrennt und würden sich nicht über­lappen. Im ersten Bereich werde die erste optische Information 131 durch die Metallschicht 13 ausgebildet, im zweiten Be­reich 3 die zweite optische Information 151 durch die partielle Lackschicht 15. Eine nicht überlappende Anord­nung eines ersten und zweiten Bereichs entspreche der üblichen Auslegung des Begriffs auf dem Gebiet der Sicherheitselemente. Eine Überlappung ergebe technisch keinen Sinn. Alle Figuren des Patents würden eine nicht überlappende, getrennte Ausbildung der Bereiche 2,3 zeigen. Eine Überlappung lasse sich weder aus dem Anspruchswortlaut noch aus der Beschreibung ableiten. Eine vollständige Überlappung der Bereiche würde dem Wortlaut der Ansprüche widersprechen. Absatz [0054] des Patents sei zusammen mit Absatz [0053] zu lesen, der den ersten und zweiten Bereich als separate Berei­che be­schreibe. Die Auslegung der Einspruchs­abteilung sei dahingehend zutreffend, dass die erste optische Infor­mation nicht durch die zweite verdeckt werden dürfe.

Aus den Absätzen [0010] und [0021] gehe hervor, dass eine Anordnung "im Register" eine definierte Lagebezie­hung unter Einhaltung einer Lagetoleranz beschreibe.

Mit Bezug auf die Merkmale V4 und K4 sei die Metall­schicht im rechten Bereich der Fig. 1 des Patents in der Fig. 2 mit einer Lackschicht in Form eines Guillochen­musters über­deckt und werde anschließend strukturiert. Wie aus Fig. 3 erkenntlich sei, werde die Kontur komplett durch die Lackschicht vorgegeben. Die Auftragung der Lack­schicht und die Ausbildung der optischen Information würden hier zusammenfallen. Der zweite Bereich sei also dort, wo die partielle Lackschicht aufgebracht werde.

b) Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ

i) Beschwerdeführerin I (Einsprechende 1)

Anspruch 1

Gemäß Merkmal V6 diene die auf die Metallschicht aufge­brachte partielle Lackschicht als Maske für die darun­ter liegende Metallschicht. Nach Merkmal V7 würden die von der Lackschicht bedeckten Berei­che selektiv ent­fernt. Aus dem Patent gehe jedoch nicht hervor, wie sich die von der Lackschicht be­deckten Bereiche der Metall­schicht abtra­gen lassen. Vielmehr komme es bei Einsatz eines mate­ri­alabtragenden Verfahrens und der Verwendung einer Lack­schicht als Maske zum Erhalt der von der Lack­schicht ab­gedeckten Bereiche der Metall­schicht und zu einem Materialab­trag in jenen Berei­chen, wo die Metallschicht nicht von der Lack­schicht bedeckt sei. Die von der Ein­spruchsabteilung zitierten Passagen bezögen sich darauf, dass Ätzmittel und Ätzverfahren grundsätz­lich bekannt seien, ließen jedoch unberück­sichtigt, dass die Merkmale V6 und V7 fordern, dass die Lack­schicht als Maske bzw. Ätz­maske dient, beim Ätzen jedoch nur jene Bereiche der Metallschicht, die nicht von der Lack­schicht bedeckt seien, abgetra­gen werden. Jene Bereiche der Metallschicht hinge­gen, die durch die Lackschicht bedeckt seien, blie­ben erhalten. Es sei nicht offenbart, wie jene Bereiche der Metall­schicht, die von der Lack­schicht bedeckt bzw. geschützt seien, beim Ätzen se­lek­tiv abgetragen werden sollen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit nicht so deutlich offenbart, dass ein Fachmann ihn nacharbeiten könne.

Anspruch 5

Anspruch 5 lehre die Ausbildung der Lackschicht als

Ätzresist. Es gehe jedoch aus der Offenbarung des Patents nicht hervor, wie bei einem Ätzverfahren die unter der Lackschicht vorhandene Metallschicht entfernt werde, wenn die Lackschicht als Ätzresist wirkt und somit die Bereiche der Metallschicht dort erhalten blei­ben, wo sie unter der Lackschicht lie­gen. Die Ein­spruchsabteilung habe die Ausführbarkeit damit begrün­det, dass der Fachmann die funktionsfähigen Ansprüche

identifi­zieren könne, und unter Verweis auf die Ent-schei­dung G 1/03 aus­ge­führt, dass das Vorliegen nicht

funktions­fähiger Aus­führungsformen im Anspruch unschäd­lich sei, so­fern das Patent ausreichende Angaben zu den relevanten Kriterien enthalte, anhand derer die funk­tionsfähigen Ausführungsformen unter den bean­spruchten Alternativen identifiziert werden könn­ten. Es sei nicht richtig, dass der Fachmann durch die Offenbarung der Absätze [0021] bis [0025] und [0111] bis [0115] des Patents befähigt werde, die ausführbaren von den nicht ausführ­baren Alternativen zu unter­schei­den. In den zitierten Absätzen gehe es darum, dass die Lack­schicht als Ätz­resist verwendet und auf die Metall­schicht aufge­bracht werde. Es sei nicht offenbart, wie sich von der Lack­schicht bedeckte Bereiche der Metall­schicht abtragen ließen. Eine Unterscheidung von aus­führba­ren und nicht ausführ­baren Alternativen sei nicht möglich.

Auf die Bemerkung der Kammer hin, dass der Anspruch 5, der vom Anspruch 4 abhängt, sich nicht auf Schritt d) von Anspruch 1 beziehe, sondern auf Schritt b), erklär­te die Beschwerdeführerin I, dass es hier tatsächlich um etwas anderes gehe, dass der Einwand aber der glei­che sei wie beim Schritt d). Es bestehe ein Zusammen­hang mit Schritt d), denn man könne an mit Lack ge­schütz­ten Stellen kein Material durch Ätzen abtragen. Die partielle Demetallisierung gemäß Anspruch 4 ent­spreche der Strukturierung im zweiten Bereich.

ii) Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2)

Anspruch 1 umfasse zwei Alternativen, von denen eine nicht ausreichend offenbart sei. Es handle sich nicht um eine Vielzahl denkbarer Alter­nati­ven, von den einige nicht funktionsfähigen Ausführungs­formen entsprächen, noch enthalte das Patent ausreichen­de Angaben zu den relevanten Kriterien, anhand derer mit vertretbarem Aufwand geeignete Alternativen aus dem beanspruchten Bereich ausgewählt werden könnten. Ein "besonderer Fall" im Sinne der Entscheidung G 1/03 liege nicht vor. Insgesamt gebe das Patent dem Fachmann keine Anleitung, wie vorzugehen sei, damit zwar die partielle Metall­schicht in den Bereichen, die von der partiellen Lack­schicht bedeckt sind, selektiv entfernt werde, die partielle Lackschicht zur Ausbildung einer zweiten optischen Information aber erhalten bleibe und sich nach der Strukturierung eine registergenaue Lagebe­zie­hung zwischen der Metallschicht und der Lackschicht ergebe. Auch die Lehre der Absätze [0032] bis [0041] sei nicht hilfreich. Absatz [0031] stelle bereits klar, dass die folgenden Absätze nicht generell das partielle Demetallisieren der Metallschicht im zweiten Bereich beträfen, sondern dass nur das partielle Deme­talli­sie­ren in den vorangehenden Verfahrens­schritten beschrie­ben werde (vgl. die abhängigen Ansprüche 4 und 5). Da kein Verfahren unter Verwendung einer partiellen Lack­schicht gemäß Anspruch 1 be­schrie­ben sei, würden auch die Absätze [0021] bis [0041] dem Fachmann keine aus­rei­chende Lehre zur Ver­fügung stel­len. Selbst wenn man annähme, dass die Absätze [0032] bis [0041] auch den

Verfahrens­schritt d) beträf­en, stelle die Belichtungs­maske keine partielle Lack­schicht gemäß Anspruch 1 dar.

Das Patent unter­scheide klar zwischen einer Maske und einer Belich­­tungs­maske (siehe Absatz [0039]). Durch letztere würden nur die Eigenschaften der belichteten Schicht (dem Photoresist) lokal verändert (vgl. Absatz [0041], der sich nur auf die weitere partielle Lack­schicht beziehe). Die eigent­liche Strukturierung bzw. Entfer­nung der Metallschicht erfolge dort, wo der als Maske dienende Photo­re­sist entfernt worden sei. Da dem

Fachmann kein eindeu­tiger Weg zu Ausführung der Erfin­dung aufgezeigt werde, sei er auf bloße Vermutungen angewiesen. Daher offen­ba­re das Patent die Erfindung nicht so deutlich und voll­ständig, dass ein Fachmann sie ausführen konnte. Die weitere partielle Lackschicht bilde im Übrigen keine zweite optische Information im Sinne der Merkmale V4 und V5 aus. Mit dem in den Ab­sät­zen [0034] bis [0041] beschrie­benen Ätzverfahren lasse sich keine Strukturierung im Sinne der Merkmale V5 bis V7 durch­führen. Die als Maske wirkende partielle Lack­schicht müsse sich bei der Strukturierung über die Metallschicht hinaus erstrecken (Absatz [0019]).

iii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung sei auch für die Variante 2 des Merkmals V7 erfüllt. Der Ein­wand, dass dem Fachmann nicht erklärt werde, wie er die partielle Lackschicht als einen Ätzresist ausgestalten und die unter der Lackschicht liegende Metallschicht entfernen könne, sei ein Einwand nach Artikel 84 EPÜ. Die Ein­spruchsabteilung habe nicht erklärt, dass nur die Vari­ante 1 des Merkmals V7 ausreichend offenbart sei. Sie habe nur als nicht ausführbar befunden, wie bei einem Ätz­verfahren die Metall­­­schicht unter der Lackschicht entfernt werden könne, wenn die Lack­schicht als posi­ti­ver Ätzresist wirke. Sie habe jedoch darauf verwiesen, dass der Fachmann die funk­tions­­fähigen Alternativen unter den beanspruchten Alter­na­ti­ven identifizieren könne. Der Fachmann lese Ansprü­che grundsätzlich mit dem Willen, sie zu verstehen. Die Absätze [0034] bis [0041] des Patents würden z.B. das Aufbringen eines Photoresists auf den zweiten Bereich und dessen Belich­tung unter Verwendung einer Belich­tungsmaske und einen anschließen­den Ätz­vorgang offen­baren. Die Lehre der Absätze [0035] und [0041] sei besonders relevant. Wie auch in Absatz [0039] ausge­führt sei, könn­ten Belich­tungsmasken zur Belichtung des Photoresists verwendet werden und aus einer partiellen Lackschicht bestehen. Es werde dort explizit auf eine Maskierungsfunktion bzw. einen Kon­trast­unterschied bei der Belichtung hingewiesen. Man könne nicht davon aus­gehen, dass der positive bzw. negative Photo­resist die parti­elle Lack­schicht als Maske im Sinne des Patents aus­bilde. Mit den genannten Informationen sei es dem Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand möglich, die parti­elle Lackschicht als Belich­tungsmaske für die Struk­tu­rierung der Metall­schicht zu verwenden, wobei die Auf­bringung des Photo­resists nur ein Zwischen­schritt sei. Je nachdem, ob ein positiver oder negativer Photoresist durch die parti­elle Lack­schicht hindurch belichtet wer­de, könnten Be­reiche der Metallschicht erhalten bleiben oder entfernt werden. Der Fachmann erhalte ausreichend Informa­tion, um die partielle Lackschicht als Maske zu verwenden, wobei die Metallschicht in von der Lack­schicht bedeck­ten Bereichen entfernt werde und die parti­elle Lack­schicht dennoch erhalten bleibe bzw. eine zweite opti­sche Information ausbilde. Somit sei ein Bei­spiel zur Ausfüh­rung der Erfindung angegeben. Der Fachmann könne die Erfindung mithilfe seines allgemei­nen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand im gesamten beanspruchten Bereich ausführen. Es sei auch unzutref­fend, dass aus dem Patent nicht hervorgehe, wie sich die von der Lack­schicht bedeckten Bereiche der Metall­schicht abtragen ließen. Es handle sich wiederum um einen Einwand nach Artikel 84 EPÜ. Der Fachmann erhalte genügend Informa­tion, um (z.B. unter Verwendung der partiellen Lack­schicht als Belichtungsmaske beim Belichten eines nega­tiven Photoresists) Bereiche der Metallschicht abzu­tra­gen, die von der partiellen Lackschicht bedeckt sind.

Der Einwand gegen Anspruch 5 - und die Gegenargumente - sei analog zu jenen gegen Anspruch 1, unabhängig davon, ob sich Anspruch 5 auf Schritt b) oder d) bezieht.

c) Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPÜ: Neuheit gegenüber der Druckschrift D10

i) Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2)

Die Druckschrift D10 offenbare den Gegenstand der An­sprü­­che 1 und 9. Die Figur 6d zeige ein Sicherheits­ele­ment, bei dem gemäß Absatz [0084] in Auf­licht-Ansicht (durch die Folie 11 hindurch) das Holo­gramm-Motiv und zusätzlich farbige Bereiche zu erkennen seien. Die zusätzliche Farbschicht 22 ändere daran nichts. Weitere Schichten seien nicht ausgeschlossen (Anspruch 12 des Patents). Es sei nicht zutreffend, dass die farbigen Be­rei­che immer vollständig über dem Holo­gramm liegen, sodass nicht fest­gestellt werden könne, wie ein erster Bereich zu definieren wäre, in dem die zweite Informa­tion nicht vollständig über der ersten Information (Hologramm) liege. Das Vorhandensein des farbigen Resist­lacks 30 im ersten Bereich sei für die Erkenn­barkeit der dadurch gebildeten Informa­tion ohne Bedeu­tung, vgl. Absatz [0084]. Die durch das Hologramm gebildete Information werde in Aufsicht nicht durch den farbigen Resist 33 verdeckt. Darüber hinaus schließe Anspruch 9 nicht aus, dass sich der erste und der zweite Bereich vollständig überlappen. Somit sei das Merkmal K3 verwirklicht. In Bezug auf das Verfahren werde darauf hingewiesen, dass die in den Figuren 6c und 6d dargestellten weiteren Schritte nichts an der grundsätzlichen Wirkung des beschriebenen Verfahrens ändern. Anspruch 1 schließe das Vorhandensein anderer Verfahrensschritte nicht aus und verlange nicht, dass das partielle Demetallisieren mit Schritt b) abge­schlos­sen sein müsse oder dass das erste parti­elle Demetallisieren mit einer Schutzlack­schicht fixiert werde. Absatz [0020] des Patents offenbare die Mög­lich­keit einer weiteren Strukturierung. Bei dem Ver­fah­ren gemäß Fig. 6 der Druckschrift D10 werde auf die in Teilbereichen vorhan­dene Metallisie­rung 12 ein Resist­lack 30 aufge­tra­gen. Durch die Deme­tal­lisierung sei der erste Bereich 13 bereits grob definiert. Die Aufbrin­gung der Funktions­schichten er­fol­ge nach bekannten Ver­fahren. Die Resist­lack­be­rei­che 33 würden die metalli­sierten Bereiche 12 teilweise über­lappen. Dann werde die nicht durch Lack geschützte Metallisierung 12 ent­fernt. Somit werde die Metalli­sie­rung zur Ausbildung einer opti­schen Information im zwei­ten Bereich fein­struktu­riert. Gleich­­zeitig werde die Metallisierung zur Ausbildung einer ersten opti­schen Information fein­struk­turiert (Absatz [0054] des Patents). Dabei bleibe die Metallisierung in den von Resistlack bedeckten Teil­bereichen selektiv erhalten (Absätze [0027], [0029] der Druckschrift D10). Die Merkmale V1 und V3 des Anspruchs 1 seien somit offenbart. Die erste optische Information müsse nicht bereits vor dem Aufbringen der partiellen Lack­schicht in Schritt c) ausgebildet sein. Das Merkmal V3 lasse offen, in welchen Herstellungs­schritten das partielle Metalli­sie­ren der Metallschicht zur Ausbil­dung einer ersten opti­schen Information erfol­ge. Die Metallschicht könne z.B. nach einer Grob­strukturierung noch unter Zuhilfenahme einer partiellen Lackschicht feinstruk­tu­riert werden (Absatz [0053] des Patents). Das Aufbringen einer Schutzlackschicht sei optional (Absatz [0084] des Patents). Die Schutzschicht müsse auch nicht transparent ausge­bil­det sein (Absatz [0083] des Patents). Die Ausführungsform gemäß Fig. 6 der Druckschrift D10 weise zwei optische Informationen auf, nämlich ein Hologramm und zusätzlich farbige Resist­lack-Bereiche (siehe Absatz [0084] der Druck­schrift D10). Das Argument, die Fig. 6 zeige nur Schnitt­bilder und offen­bare nichts zu den Bereichen, sei unzutreffend. Die Formulierung der Merkmale V3, V4, V5 bzw. K3, K4, K6 setze eine Betrachtung von der Sicht­seite des Mehrschichtkörpers voraus (siehe die Absätze [0086] bzw. [0116] des Patents). Bei rücksei­ti­ger Betrachtung würden auch einige der im Patent be­schriebenen Ausge­stal­tungen nicht unter den Wortlaut der Ansprüche fal­len. Das Vorhandensein des farbigen Resistlacks 30 im ersten Bereich des in Fig. 6b, 6d gezeigten Sicher­heits­elements sei für die Erkennbarkeit der dadurch gebildeten ersten Information bedeutungslos (D10, Absatz [0084]). Gemäß dem Patent könne auch die parti­elle Lackschicht zur Ausbildung der ersten opti­schen Information eingesetzt werden (Absatz [0020]).

Die Antwort auf die Frage, wo in der Fig.6 der erste und der zweite Bereich zu finden seien, hänge von der Ausle­gung der Ansprüche ab. Wenn man den Anspruch der­art eng auslege, dass die erste Information nur von der Metallschicht gebildet werde, könne man den mittleren Bereich ohne eine ihn umgebende Lackschicht als ersten Bereich ansehen und die restliche Kombination von Metall- und Lackschicht als zweite Information. Alter­nativ könne man die durch die Metallschicht gebildete Information (das Hologramm) als erste Information an­sehen, und überlappend damit die zweite optische Infor­mation, die durch die Lackschicht erzeugt werde.

ii) Beschwerdeführerin I (Einsprechende 1)

Die Beschwerdeführerin I schloss sich der Auffassung

der Beschwerdeführerin II an. Die beiden Bereiche lie­ßen sich durch ihre Funktionsweise unterscheiden. Der erste Bereich sei jener, wo das Hologramm sichtbar sei, und der zweite Bereich sei der Bereich, wo die farbige Information ein mehrfarbiges Motiv bilde.

iii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift D10 offenbare keine Einteilung in zwei Bereiche mit einer ersten und einer zweiten optischen Information. Somit seien zumindest die Merkmale V3, V4 und V6 bzw. die Merkmale K3, K4 und K5 nicht aus der Druckschrift D10 bekannt. Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6a und 6b finde eine Strukturierung der Metal­li­sierung 12 nicht in einem weiteren Bereich mit einer weiteren optischen Information statt, sondern im selben Bereich. Es seien keine Bereiche der Metallisierung 12 zu finden, die bereits in dem in der Fig. 6a gezeigten Schritt eine optische Information ausbilden bzw. in Fig. 6b nicht im Resistbereich 33 liegen. Diese erste optische Information werde dann durch Ätzen wieder zer­stört bzw. zu einer Teilinformation der zweiten opti­schen Infor­mation gemacht. Im Gegensatz dazu bleibe sie im patent­gemäßen Ver­fah­ren erhalten, denn Schritt d) beziehe sich auf die in Schritt b) erzeugte parti­elle Metall­schicht, was bedeute, dass die erste optische Informa­tion zu diesem Zeitpunkt bereits vorliege. Die erste und zweite optische Information müssten jeweils eigen­ständig als solche erkennbar sein, was ausschlie­ße, dass die erste optische Information eine Teilinfor­ma­tion der zweiten sei. Im Ausführungsbeispiel der Abbil­dungen 6b und 6d bei Betrachtung im Auflicht durch das Substrat 11 hindurch könne man nicht den mittleren Funktionsbereich 13 mit Metallisierung 12 als den ers­ten Bereich sowie die linken und rechten Bereiche als den zweiten Bereich werten. Im linken und rechten Be­reich sei die Metallisierung 12 nämlich demselben Holo­gramm zuzuordnen wie im mittleren Bereich. Die Resist­bereiche 33 lägen somit nur so vor, dass sie eine ein­zi­ge optische Information, die durch die Metallisie­rung 12 gebildet werde, vollständig bedecken. Wenn also die Metallisierung 12 eine erste optische Information in einem ersten Bereich ausbilde, so fehle es an einem getrennten zweiten Bereich, in welchem ein Resistbe­reich 33 die Metallisierung 1 und Bereiche ohne Metal­li­sie­rung 12 bedecke. Werde die Metallisierung 12 als im zweiten Bereich vorliegend verstanden und der zwei­ten optischen Information zugeordnet, so fehle es an einem ersten Bereich mit einer ersten optischen Infor­ma­tion gemäß dem Merkmal K3. Bei Betrachtung von der anderen Seite werde die Metallisierung 12 im Übrigen aufgrund der Ausbildung des Resistlacks 30 auch voll­flächig verdeckt, so dass von dieser Seite eine Infor­mation der Metallisierung 12 nicht sichtbar sei (vgl. Absatz [0084]). Eine erste Information, die nicht durch eine zweite Information verdeckt sei, sei somit nicht offenbart. Es sei auch zu berücksichtigen, dass die Fig. 6 eine reine Schnittdarstellung sei. Die Drauf­sicht des Sicherheitsmerkmals sei nicht offenbart. Somit ließen sich die Bereichsgrenzen nicht eindeutig fest­legen. Es sei nicht klar, ob der mittlere Bereich der Fig. 6d von den rechts und links angeordneten Bereichen umschlossen sei oder außerhalb liege. Die gezackte Darstellung der Schichten 15 und 11 deute darauf hin, dass hier nur Teilelemente gezeigt seien.

Zur Frage, wie die Bereiche in der Fig. 6 definiert seien, erklärte die Beschwerdegegnerin noch, dass der Resistbereich eine spezielle Form habe. Wenn er z.B. ein "P" bilde, könne das Hologramm auch nur als Teil dieses "P" vorliegen. Insgesamt würde aber nur diese eine optische Information vorliegen.

d) Zulassung der Hilfsanträge 1a und 1b

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Angesichts der Gründe für die Zurückweisung des Haupt­antrags durch die Kammer sei der Kammer zuzu­stimmen, dass die Hilfsanträge 1a und 1b nicht prima facie relevant seien.

ii) Beschwerdeführerinnen (Einsprechende 1, 2)

Die Beschwerdeführerinnen schlossen sich diesbezüglich der Meinung der Beschwerdegegnerin an.

e) Hilfsantrag 1

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Angesichts der Gründe für die Zurückweisung des Hauptantrags durch die Kammer verzichte die Beschwerdegegnerin auf einen weiteren Sachvortrag.

ii) Beschwerdeführerinnen (Einsprechende 1, 2)

Auch die Beschwerdeführerinnen verzichteten in dieser Frage auf einen weiteren Sachvortrag.

f) Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Es sei angemessen, die Angelegenheit an die Einspruchs­abteilung zurückzuverweisen, da der Gegenstand des Antrags noch nie behandelt wurde und die Kammer die Ansprüche anders auslege.

ii) Beschwerdeführerinnen (Einsprechende 1, 2)

Im Hinblick auf die andere Auslegung durch die Kammer bestünden keine Einwände gegen die Zurückverweisung.

g) Rückerstattung der Beschwerdegebühr

i) Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2)

Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1)

EPÜ betreffe nicht nur das Recht, sich zu äußern, son­dern auch das Recht auf gebührende Berücksichtigung der

Äußerungen. Das Vorbringen eines Beteiligten müsse in der anschließenden Entscheidung berücksichtigt wer­den. In den Punkten 9 bis 12 der angefochtenen Ent­schei­dung werde nur auf die Eingaben der Einspre­chen­den 2 vom 22. September 2022 und vom 2. November 2022 ver­wiesen. Ihre Stellungnahme vom 27. Juli 2021 sei offen­sichtlich nicht berücksichtigt worden. In den weiteren Abschnit­ten werde nur auf die erstgenannten Eingaben ver­wiesen. Dort seien keine Hinweise darauf zu finden, dass sich

die Ein­spruchs­abteilung mit der Stellungnahme auseinan­der­ge­setzt habe. Die mit dieser Eingabe vor­gebrachten Argu­mente zu den als neuheits­schäd­lich erach­teten Dokumenten D12 und D16 seien nicht be­rücksichtigt wor­den. In Punkt 3.2.4 des Bescheids vom 14. Oktober 2021 habe die Ein­spruchsabteilung feststellt, dass die Ein­sprechenden noch keine Argumente zu den neu eingereich­ten Hilfsan­trägen vorgebracht hätten. Sie habe somit die Ausfüh­rungen in der Eingabe vom 27. Juli 2021 bereits im Ladungsbescheid unberücksichtigt gelassen, obwohl sie für die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit von zentraler Bedeutung gewesen seien. Daher liege ein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der die Rück­zahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Entscheidungsgründe

1. Auslegungsfragen

1.1 Zusammenschau der Merkmale

Erteilten Ansprüchen ist die brei­testmögliche, für den Fachmann tech­nisch sinnvolle Auslegung bei­zumes­sen. Insbesondere dürfen Merkmale der Aus­füh­rungs­bei­spiele nicht ein­schränkend in die Ansprüche hineingelesen werden.

Die Ansprüche 1 und 9 verlangen, dass eine Metall­schicht auf einem Substrat des Mehrschichtkörpers aus­geformt wird. Diese Schicht wird dann teilweise deme­tal­lisiert, wodurch eine erste optische Information "in einem ersten Bereich" des Mehrschichtkörpers ausge­bildet wird. Die Information kann im Prinzip positiv oder negativ sein: So kann z.B. die übrig bleibende Metallschicht eine bestimmte Form aufweisen, oder eine durch die Demetallisierung erzeug­te Ausspa­rung der Metall­schicht kann die Form eines Zeichens haben.

Der Begriff "Bereich" bezeichnet in der Regel einen abgegrenzten Raum bzw. ein Gebiet von bestimmter Aus­dehnung (siehe den entsprechenden Eintrag im Online-Duden, www.duden.de/rechtschreibung/Bereich). Der erste Bereich ist notwen­di­ger­weise ein Gebiet des Mehr­schicht­­körpers, in dem die erste optische Information ausgebildet wird und sichtbar ist. Der erste Bereich kann nicht wesentlich über die Elemente, die die erste optische Information tragen, hinausgehen, da das Merkmal sonst bedeutungslos wird. Der erste Bereich wird somit ver­standen als der Bereich, in dem der erste optische Effekt entsteht.

Die Ansprüche verlangen ebenso, dass eine partielle Lackschicht in einem zweiten Bereich auf den Mehr­schicht­körper aufgebracht wird. Aus den Merk­malen V6 und V7 bzw. K6 geht hervor, dass die Lack­schicht eine Überlappung mit der Metallschicht haben muss. Sie kann aber nicht auf letztere beschränkt sein, sondern muss sich "zumindest teilweise über die Metall­schicht ... hinaus erstre­cken". Der Ausdruck "zumin­­dest teilweise" impliziert, dass sich die Lackschicht auch vollständig über die Metallschicht hinaus erstrecken kann, was so zu verstehen ist, dass sie allent­hal­ben über die Metall­schicht hinaus­geht.

Es besteht ein Unterschied in der Formulierung der Merkmale V4 und K4. Das Merkmal V4 verlangt, dass die partielle Lackschicht in einem zweiten Bereich des Mehr­schichtkörpers aufge­bracht wird, und zwar zur Ausbildung einer zweiten optischen Information. Das Merkmal K4 hingegen ver­langt, dass die Lackschicht die optische Information im zweiten Bereich ausbildet. Die Parteien waren sich einig, dass daraus kein grund­sätz­licher Unter­schied in der Deutung der Bereiche ableit­bar ist. Die Kammer legt die Merkmale V4 und K4 eben­falls so aus, dass die Ausbildung der optischen Infor­mation den ersten bzw. den zweiten Bereich bestimmt.

Zur Frage, wie sich der erste und zweite Bereich zueinander verhalten, hat die Einspruchsabteilung in Punkt 1.3.1 der Gründe für die angefochtene Entschei­dung Folgendes ausgeführt:

"Das Streitpatent legt nicht fest, dass die beiden Bereiche unbedingt getrennt sein müssen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der erste Bereich und der zweite Bereich teilweise übereinander bzw. überlappend angeordnet seien. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass die erste Information in dem ersten Bereich und die zweite Information in dem zweiten Bereich erkennbar sein muss, d.h. daher, dass die erste Information konkret nicht durch die zweite Information verdeckt werden darf, selbst wenn sich der zweite Bereich teil­weise in den ersten Bereich erstreckt." (Hervorhebung durch die Einspruchsabteilung)

Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabtei­lung, dass eine Überlappung der ersten und zweiten Bereiche nicht ausgeschlossen werden kann. Der Anspruchswortlaut schließt eine teilweise Über­lappung der Bereiche nicht aus. Die Kammer ist sich bezüglich der Überlappung von Bereichen auch keiner "üblichen Auslegung" auf dem Gebiet der Sicherheits­ele­mente bewusst. Zudem ist die Möglichkeit einer teil­weisen Überlappung nicht technisch unsinnig. Die Tatsache, dass das Patent keine Ausführungs­bei­spiele zeigt, bei denen die Bereiche sich teilweise überlappen, ist nicht entscheidend, da nicht beanspruchte Merkmale von Aus­füh­rungsbeispielen nicht auf dem Weg über die Ausle­gung in den Anspruch hineingelesen werden dürfen (siehe auch T 1646/12, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe).

Ein komplet­tes Zusammenfallen der beiden Bereiche hätte der Fach­mann hingegen nicht als von den Ansprüchen umfasst an­ge­sehen, da der Anspruchswortlaut die Unter­scheid­bar­keit der Bereiche voraussetzt.

Die Frage, ob ein teilweises Verdecken der ersten Infor­­mation durch die zweite (oder umgekehrt) ausge­schlos­sen werden kann, lässt sich nicht in aller Allge­meinheit beant­worten. Der Anspruchs­wortlaut stellt hier keine Anforde­run­gen. Dessen ungeachtet müssen die optischen Informationen jeweils als solche erkenn­bar sein, wenn der erhaltene Mehr­schicht­körper den Erfor­der­nis­sen der Ansprüche genügen soll.

Der zweite Bereich kann nur in Spezialfällen ein Teilbereich des ersten sein, da sich die partielle Lackschicht (und somit der zweite Bereich, zu dessen Ausbildung die Lack­schicht gemäß Merkmal V4 dient) über die Metall­schicht (und damit über den ersten Bereich) hinaus erstrecken muss. Eine Ausformung des ersten Bereichs als Teilbereich des zwei­ten Bereichs ist hingegen nicht ausgeschlossen.

Die Auffassung, dass ein komplet­tes Zusammenfallen der Bereiche ebenso vom Anspruch umfasst wird, wurde unter anderem auf den Absatz [0054] des Patents gestützt. Letzterer ist Teil der Beschreibung einer ab Absatz [0053] beschrie­benen Variante des Verfah­rens, bei der die partielle Demetallisierung im ersten und zweiten Bereich in einem gemeinsamen Arbeitsgang durchgeführt wird. Dabei werden zuerst separierte metallisierte Bereiche geschaffen. Anschließend werden beide Bereiche unter Zuhilfenahme einer partiellen Lackschicht fein­strukturiert. In diesem Zusammenhang ist ausgeführt, dass die Lack­schicht "die Metallschicht des ersten und/oder zweiten Bereichs vollständig oder nur teil­weise" überlappt. Davon, dass sich die beiden Bereiche voll­ständig überlappen, ist auch hier nicht die Rede.

1.2 "... im Register ..." (Merkmal K5)

Der Begriff "Register" wird im Absatz [0010] des Patents wie folgt definiert:

"Unter Register oder Registergenauigkeit ist die lagegenaue Anordnung von übereinander oder neben­einander liegenden Schichten relativ zueinander unter Einhaltung einer gewünschten Lagetoleranz zu verstehen."

2. Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ

Die Beschwerdeführerinnen machten geltend, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 5 nicht ausführbar sei.

2.1 Anspruch 1

Der Einwand gegen den Gegenstand von Anspruch 1 besteht im Wesentlichen darin, dass nicht offenbart sei, wie die partielle Metallschicht in den von der partiellen Lackschicht bedeckten Bereichen selektiv entfernt werden kann (Variante 2 von Merkmal V7).

Die Einspruchsabteilung hat diesen Einwand in Punkt 1.2 der Gründe für die angefochtene Entscheidung zurückge­wiesen. Sie hat festgestellt, dass die für das Demetal­lisieren im ersten Bereich beschriebenen Ätzmittel und Verfahrensparameter ähnlich für das Demetallisieren im zweiten Bereich verwendet werden können bzw. dass nega­tive Ätzresist-Lackschichten zum einschlägigen Fach­wis­sen gehören. Sie hat eingeräumt, dass nicht offenbart sei, wie bei einem Ätz­ver­fahren die unter der als positiver Ätzresist wirken­den Lack­schicht befindliche Metallschicht entfernt wer­den kann, hat darin aber nur eine "nichtfunktionsfähi­ge Ausfüh­rungsform" im Sinne von Punkt 2.5.1 der Gründe für die Ent­scheidung G 1/03 gesehen, deren Einschluss unschädlich ist, so­fern es eine Vielzahl denkbarer Alternativen gibt und das Patent ausreichende Angaben zu den rele­van­ten Kri­terien enthält, anhand deren mit vertretbarem Aufwand geeignete Alternativen aus dem beanspruchten Bereich ausgewählt werden können. Der Fachmann werde dazu z.B. durch die Lehre der Ab­sätze [0021] bis [0025] und [0111] bis [0115] befähigt.

Die Kammer kann dieser Auffassung nicht folgen. Ihr er­schließt sich nicht, wie der Fachmann die Variante 2 des Merkmals V7 in die Tat umsetzen und erreichen konn­te, dass die partielle Metallschicht in den Berei­chen, die von der Lackschicht bedeckt sind, selek­tiv entfernt wird. Das Patent liefert hierzu keine Anleitung.

Es handelt sich dabei auch nicht um eine "nicht­ funk­tions­­fähi­ge Ausfüh­rungsform" im Sinne der Ent­schei­dung G 1/03 (siehe Punkt 2.5.1 der Gründe für die Ent­schei­dung), da die nicht ausführbare Variante expli­zit bean­sprucht wird.

Die gegenteiligen Argumente der Beschwerdegegnerin haben die Kammer nicht überzeugt.

Die Kammer kann sich der Auffassung, es handle sich in Wirklichkeit um einen Klarheitseinwand, nicht anschlie­ßen. Die Schwierigkeit besteht im vorliegenden Fall nicht darin, den beanspruchten Bereich klar abzugren­zen. Vielmehr wird der Fachmann nicht in die Lage ver­setzt, das beanspruchte Verfahren gemäß der zweiten Alternative von Merkmal V7 in die Tat umzusetzen. Auch die Absätze [0034] bis [0041] des Patents sind nicht dazu angetan, diese Lücke in der Offenbarung zu füllen.

2.2 Anspruch 5

Anspruch 5 betrifft ein "Verfahren nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass das partielle Demetalli­sieren der Metallschicht (13) im zweiten Bereich (3) durch Ätzen erfolgt, wobei bevorzugt im zweiten Bereich (3) ein Ätzmittel, insbesondere eine Lauge, auf die Metallschicht (13) gedruckt wird, insbesondere durch Flexodruck, oder wobei bevorzugt vor dem Ätzen ein Photoresist auf den zweiten Bereich (3) aufgebracht und unter Verwendung einer Belichtungsmaske belichtet wird und bevorzugt die Belichtungsmaske durch eine vor dem Aufbringen der Metallschicht (13) auf das Substrat auf­gebrachte partielle Lackschicht (15) gebildet wird, oder wobei bevorzugt vor dem Ätzen ein Ätzresist parti­ell auf den zweiten Bereich (3) aufgebracht wird und nach dem Ätzen wieder entfernt wird".

Anspruch 4, auf den sich Anspruch 5 bezieht, betrifft ein "Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Aufbringen der partiellen Lackschicht (15) in Schritt c) die Metall­schicht (13) im zweiten Bereich (3) partiell demetalli­siert wird."

Es ist somit klar, dass sich Anspruch 5 nicht auf den Schritt d) gemäß Anspruch 1 bezieht, sondern auf einen Schritt, der dem Schritt c) vorangeht. Die Kammer kann in Anspruch 5 als solchem keine Lehre erkennen, deren Ausführung den Fachmann vor unlösbare Probleme gestellt hätte. Der auf Anspruch 5 gestützte Einwand ist daher nach Auffassung der Kammer unbegründet.

2.3 Ergebnis

Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ steht

der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegen.

3. Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPÜ

3.1 Neuheit des Gegenstands der Ansprüche 1 und 9 gegenüber der Druckschrift D10

Die Druckschrift D10 beschäftigt sich mit Verfahren zur

Herstellung von Sicherheitselementen.

Im Verfahren gemäß der Fig. 6 wird von einem Teilelement 10 ausge­gangen, das ein Trägersub­strat 11, eine Prägelack­schicht 15 mit Beugungs­struk­tur 15'und einer Metallisierung 12, die Bereiche der Prägelack­schicht bedeckt, umfasst. Auf der Metallisierung 12 ist ein farbiger Resistlack 33 aufge­tragen, der die Bereiche 12 teilweise überlappt. Dann werden die nicht durch Resist­lack geschützten Bereiche der Metallisierung entfernt|FORMEL/TABELLE/GRAPHIK|

(Fig. 6b). In Aufsicht (durch das Trägersubstrat 11 hindurch) erkennt der Betrachter ein Holo­gramm (Berei­che 13 mit Beugungsstruktur) sowie farbige Bereiche. Dann wird das Teilelement 10 mit einem zweiten Teilele­ment 20 beste­hend aus einer Folie 21 und einer Farb­schicht 22 verklebt (Fig. 6c). Nach dem Abziehen der Folie 21 erhält man das Sicherheitselement mit dem in Fig. 6d gezeigten Aufbau. In Durchsicht sind konturen­scharfe Linien getrennt durch Aussparungen zu erkennen. In Aufsicht durch die Folie 11 sind das Hologramm-Motiv und farbige Bereiche zu sehen. In der rückseitigen Auf­licht­­ansicht erkennt man ein mehrfarbiges Motiv. Die metallisierten Bereiche 13 sind nicht zu erkennen, da sie durch farbigen Resist oder durch die Bereiche 23 abgedeckt werden (Absatz [0084] der Druckschrift D10).

Der durch dieses Verfahren hergestellte Mehrschicht­körper ist ein Sicherheits­element. In Punkt 1.3.4 der Gründe für die angefochtene Entscheidung hat die Einspruchsabteilung zu Recht festgestellt, dass die Fig. 6b nur ein Zwischenprodukt dar­stellt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass im Verfahren, dessen Etappen in Fig. 6a bis 6d gezeigt sind, ein Sicherheitselement 1 hergestellt wird.

Der Mehrschichtkörper umfasst ein Substrat 11, eine par­tielle Metallschicht 13 und eine partielle Lack­schicht 33. Die partielle Metall­schicht 13 bildet in einem ersten Bereich eine erste optische Information in Form eines Hologramms aus. Die partielle Lackschicht 33 bildet in einem zweiten Bereich eine zweite optische Information in Gestalt farbiger Zonen aus. Dass diese Bereiche für den Betrachter getrennt sind, ist unzwei­fel­haft in Absatz [0084] offenbart ("... erkennt der Betrachter ein Hologramm ... und zusätzlich farbige Bereiche ..."). Angesichts dieser Offenbarung ist die Abwesenheit einer Abbildung des Sicherheitsmerkmals in Draufsicht unerheblich.

Die partielle Lackschicht 33 ist lagegenau und damit im Register zur partiellen Metallschicht 13 angeordnet. Aus Fig. 6 ist ersichtlich, dass sie sich sowohl in Bereiche, die von der Metallschicht 13 bedeckt sind, als auch in nicht von ihr bedeckte Bereiche erstreckt.

Somit offenbart die Druckschrift D10 nach Auffassung der Kammer alle Merkmale von Anspruch 9. Dieses Ergeb­nis gilt analog auch für das Verfahren nach Anspruch 1.

Die Gegenargumente haben die Kammer aus den folgenden Gründen nicht überzeugt:

- Die Einspruchsabteilung hat dargelegt, dass die in Aufsicht sichtbaren farbigen Bereiche, die voll­stän­dig über dem Hologramm liegen, einen zweiten Bereich darstellen können, dass aber nicht fest­stellbar sei, wie ein erster Bereich definiert wer­den könnte, in dem die zweite Information nicht voll­ständig über der ersten Information liege. Nach Auffassung der Ein­spruchs­abteilung liegen "die genannten farbigen Bereiche ... immer vollständig über dem Hologramm", sodass der erste und der zweite Bereich zusammenfallen. Die Kammer ist zu einem anderen Schluss gelangt: Ein Teil der von der farbigen Lackschicht 33 bedeckten Fläche wird von der Metallisation 13 ver­deckt. Das bedeutet, dass der zweite Bereich, also der Bereich der optischen Information, ein Teilbereich des ersten ist. Es kommt daher nicht zu einer vollständigen Über­lap­pung der Bereiche.

- Dessen ungeachtet ist für den Betrachter das Holo­gramm getrennt von den farbigen Bereichen wahr­nehm­bar (siehe die oben zitierte Stelle von Absatz [0084] der Druckschrift D10). Es ist daher nicht zutreffend, dass die erste optische Informa­tion nur eine Teilinformation der zweiten ist, wie dies von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht wurde.

3.2 Ergebnis

Die Druckschrift D10 nimmt die Gegenstände der An­sprü­che 1 und 9 neuheitsschädlich vorweg. Somit erübrigt sich eine Behandlung der anderen von den Beschwerde­führe­rinnen erhobenen Neuheitseinwände.

Auch der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegen.

Somit kann dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin nicht stattgegeben werden.

Die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben.

4. Zulassung der Hilfsanträge 1a und 1b - Artikel 13 (2) VOBK

Die Anspruchssätze der Hilfsanträge 1a und 1b waren erstmals mit Schreiben vom 3. Dezember 2024 der Be­schwer­degegnerin eingereicht worden, also nach Zustel­lung der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK. Da diese Anspruchssätze Änderungen aufwiesen, war für ihre Zulassung nach Artikel 13 (2) VOBK einschlä­gig, wobei zusätzlich auch die in Artikel 13 (1) VOBK genannten Aspekte berücksichtigt werden konnten.

Der Inhalt der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK begründet keine außerordentlichen Umstände, zumal die Kammer keine neuen Einwände erhoben und nichts aufge­griffen hat, womit die Beschwerdegegnerin nicht hatte rechnen können.

Zudem war keiner der Hilfsanträge 1a und 1b dazu geeignet, die Einwände, die zur Zurückweisung des Hauptantrags geführt haben, vollständig auszuräumen: Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 9 des Hilfsantrags 1a und der Gegenstand von An­spruch 1 des Hilfsantrags 1b sind nicht neu gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D10.

Die Kammer hat daher beschlossen, die Hilfsanträge 1a und 1b in Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK nicht zum Ver­fahren zuzulassen.

5. Hilfsantrag 1: Ausführbarkeit

Anspruch 2 des Hilfsantrags 2 enthält die zweite Vari­ante von Merkmal V7, die dem Erfordernis der ausrei-

chenden Offenbarung nicht entspricht (siehe Punkt 2.1).

Daher kann diesem Hilfsantrag gemäß Artikel 83 EPÜ nicht stattgegeben werden.

6. Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

Da die Beschwerdegegnerin die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung beantragte und die Beschwerdeführerinnen erklärten, sie hätten keinen Einwand gegen eine Zurückverweisung, hat die Kammer ent­schieden, dem Antrag der Beschwerdegegnerin statt­zu­geben und die Angelegenheit gemäß Artikel 111 (1) EPÜ und Artikel 11 VOBK zur weiteren Entscheidung zurück­zuverweisen.

7. Rückerstattung der Beschwerdegebühr - Regel 103 (1) a) EPÜ

7.1 Die Beschwerdeführerin II leitete aus der Tatsache, dass ihr Schriftsatz vom 27. Juli 2021 im Abschnitt "Sach­ver­halt und Anträge" der angefochtenen Entscheidung nicht erwähnt ist, bzw. aus der Bemerkung in dem der Ladung beiliegenden Bescheid der Einspruchsabteilung, dass "die Einspre­chenden noch keine Argumente zu den neu eingereichten Hilfs­an­trägen vorgebracht haben", ab, dass die Einspruchs­abteilung den genannten Schriftsatz unberücksichtigt gelassen hat. Insbesondere seien ihre mit dieser Eingabe vorgebrachten Argumente zu den als neuheitsschädlich erachteten Dokumenten D12 und D16 von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt worden. Es sei daher anzunehmen, dass die Einspruchsabteilung die dort genannten Argumente nicht berücksichtigt habe.

7.2 Ob der Schriftsatz vom 27. Juli 2021 in dem der Ladung beiliegenden Bescheid der Einspruchsabteilung berücksichtigt und gewürdigt worden ist, ist für die Frage, ob das rechtliche Gehör der Beschwerde­führerin II verletzt worden ist, nicht relevant. Zur Wahrung von Artikel 113 (1) EPÜ ist er­for­derlich, aber auch ausreichend, dass sich die angefochtene Ent­scheidung nur auf Gründe stützt, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Dies impliziert, dass rele­vante Äußerungen der Beteiligten auch zu berück­sich­ti­gen sind.

In der angefochtenen Entscheidung, Punkt 1.3.8 hat sich die Einspruchsabteilung mit der Frage der Neuheit gegenüber den Dokumenten D12 und D16 befasst und im Rahmen der dortigen Ausführungen das ihr relevant erscheinende Vorbringen der Beschwerdeführerin II dar­gestellt und im Hinblick auf die Neuheit gewürdigt. Abgesehen vom Vortrag der Beschwerdeführerin II, dass der gesamte Schriftsatz nicht berücksichtigt worden sei, hat die Beschwerdeführerin II allerdings kein spezifisches Vorbringen geltend gemacht, das im

Schrift­satz vom 27. Juli 2021 enthalten war und unbe­rücksichtigt geblieben ist. Die Kammer kann nicht erkennen, dass ein Vorbringen der Beschwerdeführerin II aus dem Schriftsatz vom 27. Juli 2021 nicht berück­sich­tigt, bzw. dass das rechtliche Gehör der Beschwer­deführerin II aufgrund der bloßen Nichter­wäh­nung des Schriftsatzes vom 27. Juli 2021 verletzt wurde.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von Regel 103 (1) a) EPÜ kann somit nicht festgestellt werden. Daher hat die Kammer entschieden, den Antrag der Beschwerdeführerin II auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

3. Der Antrag der Beschwerdeführerin II auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.