T 2089/13 () of 1.2.2018

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das Europäische Patent mit der Nummer 1 643 022 haben die Einsprechenden, Oskar Dilo Maschinenfabrik KG (Einsprechende 1) sowie Asselin-Thibeau, 41 rue Camille Randoing, 76500 Elbeuf sur Seine, France, (Einsprechende 2) Einspruch eingelegt.

II. Sowohl die Patentinhaberin als auch die beiden Einsprechenden haben gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt, in der festgestellt wurde, dass das Europäische Patent Nr. 1 643 022 unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügt. Das europäische Patent wurde auf Grundlage einer europäischen Teilanmeldung zur früheren Patentanmeldung mit der europäischen Anmeldenummer 02 778 850.4 erteilt.

Die frühere Patentanmeldung wird in der Folge auch als Stammanmeldung bezeichnet. Verweise auf den Inhalt der Stammanmeldung beziehen sich dabei auf die A1-Veröffentlichung Nr. WO 02/101130.

(In Folge wird der Einfachheit halber auf die Bezeichnung "Beschwerdeführerin" für die jeweilige Partei verzichtet.)

III. Beide Einsprechenden beantragten mit ihren Beschwerden die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

IV. Die Patentinhaberin beantragte mit ihrer Beschwerde die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung oder gemäß dem mit ihrer Beschwerdebegründung vorgelegten Hilfsantrag.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2013 beantragte die Patentinhaberin zudem, die Stellung der Asselin-Thibeau als Partei (Einsprechende 2) abzulehnen, da diese veräußert worden sei und offenbar nicht mehr existent sei.

V. Die Parteien wurden zu einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer geladen. In einer Mitteilung zur Vorbereitung der Verhandlung wurden sie über die vorläufige Meinung der Kammer zu den Beschwerden informiert, worin die Kammer Bedenken inter alia unter Artikel 100 c) EPÜ gegen die Aufrechterhaltung des Patents äußerte.

VI. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2017 reichte die Einsprechende 2 ein Gesellschaftsprotokoll vom 16. November 2011 ein und führte aus, dass lediglich der Firmenname der Asselin-Thibeau in Andritz Asselin-Thibeau geändert worden sei, das Rechtssubjekt jedoch gleich geblieben sei.

VII. Die Patentinhaberin reichte mit Schreiben vom 22. Dezember 2017 neue Hilfsanträge I bis IV ein, die den bisherigen einzigen Hilfsantrag ersetzten.

VIII. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 1. Februar 2018 statt.

IX. Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der Hilfsanträge I bis IV eingereicht mit Schreiben vom 22. Dezember 2017. Zudem beantragte sie, die Stellung der Andritz Asselin-Thibeau als Partei abzulehnen.

X. Die Einsprechenden 1 und 2 beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

XI. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Profilierung eines mehrlagigen Vlieses (9,108), welches mittels eines Vlieslegers (3,102) aus mindestens einem von einem Florerzeuger (2,103) zugeführten Flor (8,107) gelegt wird, wobei die Profilierung durch Strecken und/oder Stauchen des zugeführten Flors (8,107) erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass der Flor (8,107) mit einer zwischen Vliesleger (3,102) und Florerzeuger (2,103) angeordneten Verzugeinrichtung (5,104) gestreckt und/oder gestaucht wird, wobei die durch die Streckung und/oder Stauchung des Flors (8) bedingten Schwankungen in der Abgabegeschwindigkeit des Vlieslegers (3,102) in einer zwischen dem Vliesleger (3,102) und einer Verfestigungseinrichtung (4) angeordneten Ausgleichseinrichtung (6) ausgeglichen werden."

In Anspruch 1 gemäß Hilfsanträgen I und II wurde, verglichen mit dem Wortlaut des erteilten Anspruchs, am Ende folgendes Merkmal hinzugefügt:

"wobei der Ausgleich der Abgabeschwankungen des Vlieslegers (3) durch einen veränderlichen Durchhang des Obertrums (19) eines endlosen Speicherbands (18) der Ausgleichseinrichtung (6) bewirkt wird."

In Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III wurde, verglichen mit dem Wortlaut des Hilfsantrags II, am Ende folgendes Merkmal hinzugefügt:

"wobei das vom Vliesleger (2,103) mit variierenden Geschwindigkeiten abgegebene Vlies (9,108) in der Ausgleichseinrichtung (6) gepuffert und danach mit im wesentlichen konstanter Geschwindigkeit und Fördermenge einer in Laufrichtung (24) nachgeordneten Verfestigungseinrichtung (4) zugeführt wird."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags IV hat folgenden Wortlaut:

"Profilbildungseinrichtung (1) für ein mehrlagiges Vlies (9,108), welches mittels eines Vlieslegers (3,102) aus mindestens einem von einem Florerzeuger (2,103) zugeführten Flor (8,107) gelegt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilbildungseinrichtung (1) eine im Bereich zwischen Florerzeuger (2,103) und Vliesleger (3,102) anzuordnende Verzugeinrichtung (5,104) zur Streckung und/oder Stauchung des Flors (8,107) und eine zwischen dem Vliesleger (3,102) und einer Verfestigungseinrichtung (4) anzuordnende Ausgleichseinrichtung (6) für das Vlies (9,108) aufweist, welche die durch die Streckung und/oder Stauchung des Flors (8) bedingten Schwankungen in der Abgabegeschwindigkeit des Vlieslegers (3,102) ausgleicht, wobei die Ausgleichseinrichtung (6) ein endloses Speicherband (18) mit variablem Durchhang des Obertrums (19) und zwei getrennt einstellbaren Antrieben (M6 und M7) aufweist,

wobei ein hinterer Antrieb (M6) an die variable Vliesabgabe-Geschwindigkeit des Vlieslegers (3,102) gekoppelt ist und ein vorderer Antrieb (M7) auf einen Mittelwert der oszillierenden Geschwindigkeit des hinteren Antriebs (M6) eingestellt ist und wobei die Verzug- oder Streckeinrichtung (5,104) in den Vliesleger (3,102) an dessen Einlaufbereich (33) integriert ist."

XII. Die Argumente der Einsprechenden können wie folgt zusammengefasst werden:

Einsprechendenstellung

Der Andritz Asselin-Thibeau komme die Stellung einer beschwerdeführenden Einsprechenden zu, da lediglich der Name der Einsprechenden 2 (Asselin-Thibeau) geändert worden sei, wie das eingereichte Protokoll belege.

Artikel 100 c) EPÜ

Das Merkmal "Klemmstellen" sei nicht fakultativ und könne nicht weggelassen werden. Die Beschreibung der Stammanmeldung offenbare weder explizit noch implizit einen Hinweis auf die Möglichkeit des Verzichts auf Klemmstellen. Somit gehe der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

XIII. Die Argumente der Patentinhaberin können wie folgt zusammengefasst werden:

Parteistellung der (Andritz) Asselin-Thibeau

Die Einsprechende 2 (und Beschwerdeführerin) Asselin-Thibeau sei offenbar nicht mehr existent und könne somit nicht Partei im Einspruchsbeschwerdeverfahren sein. Es sei zweifelhaft, ob "Andritz Asselin-Thibeau" und "Asselin-Thibeau" das gleiche Rechtssubjekt bezeichnen.

Artikel 100 c) EPÜ

Die Kombination der Passagen der Beschreibung der Stammanmeldung auf Seite 2, Zeile 26 bis Seite 3, Zeile 11 mit den Absätzen auf Seite 11, Zeile 12 ff. bilde die Grundlage für die beanspruchte Merkmalskombination des Anspruchs 1. Weitere Textstellen in der Beschreibung der Stammanmeldung bewiesen auch, dass das Merkmal "Klemmstellen" lediglich fakultativ oder als bevorzugte Ausführung offenbart sei und weggelassen werden könne. Nach den Entscheidungen T 211/95 und T 341/06 sei es nicht erforderlich, die ursprünglichen Merkmale aus der Stammanmeldung vollständig zu übernehmen. Zudem könne die Funktion eines Merkmals unabhängig von strukturellen Elementen offenbart sein.

Entscheidungsgründe

1. Parteistellung der Andritz Asselin-Thibeau

1.1 Die Patentinhaberin bestreitet den Parteistatus der Asselin-Thibeau (Einsprechende 2), da Anhaltspunkte bestünden, dass diese rechtlich nicht mehr existent sei. Damit stellt sich auch die Frage, ob der erstmals im Beschwerdeverfahren auftretenden Andritz Asselin-Thibeau Parteistellung zukommt.

1.2 In Reaktion auf diesen Einwand hat die Einsprechende 2 ein Gesellschaftsprotokoll vom 16. November 2011 betreffend die Asselin-Thibeau eingereicht. Aus den ersten zwei einleitenden Absätzen dieses Protokolls geht hervor, dass die Gesamtheit der Aktien der Asselin-Thibeau an die Andritz AG übertragen wurde. Zudem wurde gemäß Punkt "Cinquième Decision" auf Seite 3, die Umbenennung der Asselin-Thibeau in Andritz Asselin-Thibeau beschlossen. Aus diesem Dokument geht somit lediglich hervor, dass die Gesamtheit der Aktien der Asselin-Thibeau an die Andritz AG übertragen wurde. Eine solche Übertragung bedeutet jedoch nicht den Untergang des dahinterstehenden Rechtssubjekts, sondern lediglich einen Wechsel in der Eigentümerstruktur der Gesellschaft. Die Person der Einsprechenden, deren Firmenname in Andritz Asselin-Thibeau geändert wurde, ist damit gleichgeblieben. Der Andritz Asselin-Thibeau kommt daher die Stellung einer beschwerdeführenden Einsprechenden zu.

Hauptantrag

2. Artikel 100 c) EPÜ

2.1 Die Merkmale des Anspruchs 1 der Stammanmeldung

"der Flor (8,107) [wird] mit einer Profilbildungseinrichtung (1) an mindestens zwei im Bereich zwischen Vliesleger (3,102) und Florerzeuger (2,103) distanziert angeordneten definierten Klemmstellen (105,105', 106) gestreckt und/oder gestaucht"

wurden im erteilten Anspruch durch die Merkmale

"der Flor (8,107) [wird] mit einer zwischen Vliesleger (3,102) und Florerzeuger (2,103) angeordneten Verzugeinrichtung (1) gestreckt und/oder gestaucht"

sowie die Merkmale

"die durch die Streckung und/oder Stauchung des Flors (8) bedingten Schwankungen in der Abgabegeschwindigkeit des Vlieslegers (3,102) [werden] in einer zwischen dem Vliesleger (3,102) und einer Verfestigungseinrichtung (4) angeordneten Ausgleichseinrichtung (6) ausgeglichen"

ersetzt.

2.2 Es ist über die Frage zu entscheiden, ob der in Artikel 100 c) EPÜ genannte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegensteht, genauer, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht oder nicht. Artikel 100 c) EPÜ verlangt nicht, dass der beanspruchte Gegenstand einer Teilanmeldung in den Patentansprüchen der früheren Anmeldung (hier die Stammanmeldung) in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten ist, wie die von der Patentinhaberin erwähnte Entscheidung T 211/95 auch bestätigt.

Bei der Beurteilung dieser Frage ist der gleiche Standard anzuwenden, wie bei der Prüfung, ob das Erfordernis nach Artikel 123 (2) EPÜ erfüllt ist (G 1/05, ABl. EPA 2008, 271, Punkt 5.1).

Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme G 3/89 und die Entscheidung G 11/91 (ABl. EPA 1993, 117 und 125), hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 2/10 einen als "Goldstandard" bezeichneten Test für die Prüfung von Änderungen auf die Erfüllung des Erfordernisses des Artikels 123 (2) EPÜ bestätigt (G 2/10, ABl. EPA 2012, 376, Punkt 4.3).

In Anwendung dieses Goldstandards auf die Prüfung der Zulässigkeit von Änderungen in europäischen Teilanmeldungen sind demnach Änderungen zu erlauben, die unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit der Unterlagen der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

2.3 Die Änderungen, auf denen der Anspruch 1 des Streitpatents beruht, genügen diesem Erfordernis nicht. Es gibt keine Grundlage für das Weglassen des ursprünglich beanspruchten Merkmals "Klemmstellen". Die Kammer findet in den von der Patentinhaberin zitierten Textstellen der Stammanmeldung keine eindeutige und unmittelbare Offenbarung für die im Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchte Merkmalskombination.

2.4 Die Patentinhaberin hat vorgetragen, dass Seite 2, Zeile 26 bis Seite 3, Zeile 11 der Beschreibung der Stammanmeldung die Merkmale des Oberbegriffs offenbare. In Kombination mit den Absätzen auf Seite 11, Zeile 12 ff, die die Merkmale des kennzeichnenden Teils offenbaren, ergebe dies die Grundlage für die beanspruchte Merkmalskombination des Anspruchs 1.

2.5 Die Passage der Seite 2, Zeile 26 bis Seite 3, Zeile 11 der Stammanmeldung beschreibt jedoch die "Vorteile" der dem Vliesleger vorzuschaltenden Verzugeinrichtung. Durch eine solche Anordnung kann eine Karde konstant laufen, was für die Florqualität günstig ist, und die Verzugeinrichtung die Dicke und Dichte des Flors genau steuern. Dieser Absatz gehört zu einem größeren Abschnitt der Beschreibung, der von Seite 2, Zeile 24 bis Seite 4, Zeile 21 läuft, in dem die der Stammanmeldung zugrundeliegende Erfindung und die mit ihr erreichten Effekte und Vorteile beschrieben werden. In Zeilen 24 und 25 der Seite 2 wird dabei zunächst herausgestellt, dass die zuvor formulierte "Aufgabe mit den Merkmalen des Verfahrens- bzw. Vorrichtungshauptanspruch[s]" gelöst wird. Dies bedeutet, dass die ursprünglich beanspruchte Merkmalskombination mit allen ihren Merkmalen die Erfindung definiert und keines davon unwesentlich oder rein fakultativ ist. Die Aussage in Zeilen 24 und 25 entspricht den Erfordernissen der Regel 42 (1) (c) EPÜ und kann - entgegen der Argumentation der Patentinhaberin - nicht einfach als "Floskel" angesehen werden.

Der Fachmann versteht diese Zeilen und die sich daran anschließenden Absätze also so, dass die dort näher beschriebenen Vorteile mit der Kombination der Merkmale des unabhängigen Verfahrens- bzw. Vorrichtungsanspruchs 1 bzw. 5 erreicht werden, zu denen jeweils die Klemmstellen gehören.

Daraus ergibt sich, dass auch der Absatz auf Seite 3, Zeilen 13 bis 23, der die Klemmstellen zum ersten Mal explizit erwähnt, keine fakultativen Merkmale betrifft, sondern vielmehr die Effekte und Vorteile einer Verwendung von zwei Klemmstellen beschreibt (eine genaue Definition der Verzuglänge wird geschaffen, was den Florverzug leichter und präziser steuern lässt). Dass die Klemmstellen selbst nur eine fakultative und/oder vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung bilden, lässt sich aus diesem Absatz jedoch nicht entnehmen.

2.6 Auch der Absatz auf Seite 11, Zeilen 12 bis 20, bildet keine Grundlage für die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1. Dieser Absatz gehört zum Kontext der Ausführungsbeispiele der Figuren 1 bis 3, 6 bis 10 und 11 bis 15.

In diesem sind "Klemmstellen" zwar nicht explizit erwähnt, er dient aber nur als einführender Absatz für das Merkmal "Profilbildungseinrichtung" für die nachfolgende detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele. Diese Profilbildungseinrichtung wird jedoch auf den folgenden Seiten näher definiert und enthält in jeder Ausführungsform Klemmstellen, z.B. in der Form von Walzenanordnungen 11, 12, 13 oder Klemmwalzen 124 bis 129. Der Fachmann würde diesen Absatz nicht aus seinem Kontext lösen und isoliert betrachten, nur weil er Klemmstellen nicht explizit erwähnt.

Zusätzlich gibt es für den Fachmann keinen Anlass, die von der Patentinhaberin erwähnten Passagen auf den Seiten 2 und 11 zu kombinieren, da die erste Passage die Vorteile der Verzugeinrichtung, wie sie in den unabhängigen Ansprüchen angegeben ist, beschreibt, während die zweite Passage spezifische und detailliert beschriebene Ausführungsformen der Erfindung betrifft. Beide Passagen stehen somit in unterschiedlichen Kontexten, aus denen die beanspruchte spezifische Merkmalskombination nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.

2.7 Die von der Patentinhaberin zitierten Passagen auf Seite 29, Zeilen 17 bis 31, bzw. Seite 18, Zeilen 25 bis 28, bilden auch keine Grundlage für das Weglassen des Merkmals ,,Klemmstellen" aus den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 1 der Stammanmeldung. Der sehr vage formulierte Satz auf Seite 18 (,,Ferner ist es möglich, die Streckeinrichtung anders auszugestalten") bezieht sich nicht explizit auf das Weglassen von Klemmstellen und gibt dem Fachmann daher keinen eindeutigen Hinweis für das Weglassen derselben.

Auf der Seite 29 ist erwähnt, dass die Verzug- oder Streckeinrichtung konstruktiv anders ausgebildet sein kann und dass die Verzugeinrichtung zum Beispiel mit anderen Streck- oder Staucheinrichtungen anstelle der Walzenanordnungen oder Förderbandabschnitte arbeiten kann. Ferner enthält die folgende Seite 30, Zeile 20 bis 23, einen Hinweis für ein Ersetzen der Klemmwalzen, wonach die ,,Klemmstellen auch auf andere Weise als durch zustellbare und angetriebene Klemmwalzen gebildet werden [können]". Diesen Passagen kann der Fachmann nicht entnehmen, dass er auf Klemmstellen gänzlich verzichten könnte, sondern lediglich, dass die Walzenanordnungen oder Förderbandabschnitte durch andere Arten von Klemmstellen enthaltende Streckeinrichtungen ersetzt werden können.

2.8 Dem Argument der Patentinhaberin, wonach Seite 5 eine allgemeine Streckeinrichtung nur durch Angabe der Funktion offenbare und somit, wie in der Entscheidung T 341/06, für den Fachmann eindeutig erkennbar sei, dass die Funktion und nicht die Struktur der Streckeinrichtung erfindungswesentlich sei, kann sich die Kammer nicht anschließen. Der erste Absatz der Seite 5 der Beschreibung bezieht sich gerade auf jene ("die") Streckeinrichtung, die schon zuvor auf der Seite 4 mit Klemmwalzen beschrieben wurde, und offenbart lediglich eine vorteilhafte Weiterbildung dieser Streckeinrichtung. Der zweite Absatz der Seite 5 offenbart die Vorteile von Platzierungs- und Integrationsmöglichkeiten der vorher definierten Streckeinrichtung und der dritte Absatz offenbart, dass "ferner" (im Sinne von "zusätzlich" zur vorher beschriebenen Streckeinrichtung) die Profilbildungseinrichtung eine Ausgleicheinrichtung aufweisen könne.

Diesem Ergebnis steht die von der Patentinhaberin zitierte Entscheidung T 341/06 nicht entgegen. In der T 341/06 (siehe Punkt 2 auf Seite 11) kam die Kammer vielmehr zu einer ähnlichen Schlussfolgerung, wonach die Stammanmeldung keine weitere, dem Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags entsprechende Erfindung enthielt, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 als eigenständige Merkmalskombination aus dem gesamten Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung nicht eindeutig und unmittelbar hervorging.

Der Fachmann würde daher aus den vorgenannten Textstellen keinen Hinweis für das Weglassen des Merkmals "Klemmstellen" entnehmen.

2.9 Auch die Ausführungen der Patentinhaberin bezüglich der Entscheidung T 211/95 überzeugen die Kammer nicht. In dem konkreten Fall der T 211/95 (siehe Gründe 4.3) befand die zuständige Kammer, dass eine Grundlage für die getrennte Beanspruchung von zwei Gegenständen bestand, weil die Stammanmeldung zwei technische Lehren enthielt, wobei die zweite Lehre in der Stammanmeldung enthalten war. Wie oben ausgeführt, kann die Kammer dieser Argumentation im vorliegenden Fall nicht in analoger Weise folgen, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 weder aus den zitierten Passagen der Beschreibung noch aus irgendeiner anderen Stelle der Stammanmeldung hervorgeht.

2.10 Der Einspruchsgrund unter Artikel 100 c) EPÜ steht daher der Aufrechterhaltung des Patents entgegen. Der Hauptantrag ist somit nicht gewährbar.

Hilfsanträge I bis IV

3. Artikel 76 (1) EPÜ

3.1 Im Gegensatz zur Stammanmeldung bezieht sich keiner der unabhängigen Ansprüche der Hilfsanträge I bis IV auf ein Verfahren oder eine Profilbildungseinrichtung mit dem Merkmal "Klemmstellen". Die Änderungen, die in diesen Ansprüchen gegenüber denen des Hauptantrags gemacht worden sind, ändern nichts an diesem Ergebnis. Die Patentinhaberin hat auch nicht behauptet, dass die Änderungen in den Hilfsanträgen den Einwand unter Artikel 100 c) EPÜ ausräumen würden. Somit entsprechen die Hilfsanträge I bis IV nicht dem Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ, wonach ihrer Gegenstand nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung (hier die Stammanmeldung) in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen darf. Die Hilfsanträge I bis IV sind somit nicht gewährbar.

3.2 Die Frage der Zulassung der Hilfsanträge I bis IV ins Verfahren (vgl. Artikel 13 (1) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) kann vor diesem Hintergrund dahingestellt bleiben.

3.3 Da kein Antrag vorliegt, der die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, ist das Patent gemäß Artikel 101 (3) b) EPÜ zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.