T 1996/13 (Kosmetische Zubereitungen/BEIERSDORF) of 13.6.2018

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentanmelderin (Beschwerdeführerin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 04 027 339.3 zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt.

II. In der vorliegenden Entscheidung wird auf die folgenden Beweismittel Bezug genommen:

D1 Database CA [Online], Chemical Abstracts Service, Columbus, Ohio (US), Hata, Yuko et al., "Skin cosmetics and hair preparations containing sebum secretion", accession number: 2003:673799 (& JP 2002-32721 (27 August 2003), Zusammenfassung, eine Seite

D6 Anlage 1: Vergleichsversuch, eingereicht mit der Beschwerdebegründung

III. In der angefochtenen Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung fest, dass der Gegenstand der Hilfsanträge 1 und 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung, ausgehend von D1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Prüfungsabteilung befand, dass in Abwesenheit aussagekräftiger Vergleichsversuche das zu lösende Problem in der Bereitstellung einer alternativen Zubereitung mit Licochalcon A zu sehen sei. Der vorgeschlagene Zusatz von Glycerin, einem bekannten kosmetischen Rohstoff, sei für den Fachmann naheliegend. Der Hauptantrag wurde nicht in das Verfahren zugelassen.

IV. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin zwei Anspruchssätze gemäß Haupt- und Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht dem Anspruch 1 des der angegriffenen Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrags 1 und lautet wie folgt:

"1. Kosmetische Zubereitungen, enthaltend

(a) Licochalcon A

(b) Phenoxyethanol und

(c) Glycerin

mit der Ausnahme folgender Rezepturen:

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Anspruch 1 des Hilfsantrags ist identisch mit dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 der angegriffenen Entscheidung. Er unterscheidet sich vom Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags dadurch, dass der Anteil des Phenoxyethanols auf 0,1 bis 0,6 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung der Zubereitung, beschränkt ist.

V. In einer Mitteilung zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung deutete die Kammer unter anderem an, dass sie die Einschätzung der Prüfungsabteilung bezüglich der Aussagekraft der Vergleichsversuche, die mit der Beschwerdebegründung erneut eingereicht wurden, und die negative Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D1 teile.

VI. Die Argumente der Beschwerdeführerin, soweit sie die entscheidungserheblichen Sachverhalte betreffen, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

D1 verfolge ein anderes Ziel als die vorliegende Erfindung. Es offenbare Zusammensetzungen, die in erster Linie eine die Sekretion von Hautfett inhibierende Substanz enthalten. Das Vorhandensein von Licochalcon A sei eher sekundär. Die Verminderung von Hautfett bewirke jedoch eine Austrocknung der Haut, die in D1 erwünscht sein mag. Die Anmeldung ziele jedoch auf die Prophylaxe und den Hautschutz empfindlich determinierter und trockener Haut ab (siehe Anspruch 8 der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen).

Selbst wenn der Fachmann D1 in Erwägung gezogen hätte, ließe sich aus dieser Druckschrift nicht ableiten, welche Auswahl an Komponenten er hätte treffen müssen, um die Löslichkeit von Licochalcon A zu verbessern und die angestrebte Prophylaxe und Behandlung vor allem trockener Haut zu erreichen. D1 gebe dem Fachmann keine Veranlassung, aus der Vielzahl von Möglichkeiten Licochalcon A, Phenoxyethanol und Butylenglykol auszuwählen. Im Übrigen sei gemäß D1 der Hautfett-Sekretionsinhibitor zwingend erforderlich. Für den Fachmann bestünde keine Veranlassung, zwei andere Substanzen auszuwählen um zu den anspruchsgemäßen Zusammensetzungen zu kommen.

Aus den in D6 beschriebenen Versuchen lasse sich unzweifelhaft ein hoher Freisetzungsgrad für die anspruchsgemäße Zusammensetzung erkennen (siehe Ansatz 1). Dieser durch die Kombination der anspruchsgemäßen Merkmale erzielte Effekt dürfe bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht vernachlässigt werden. Der Vergleich der Ansätze 1 und 4 zeige zudem, dass der Austausch von Butylenglykol, einem sehr geläufigen kosmetischen Rohstoff, durch Glycerin, einem gleichermaßen weitverbreiteten kosmetischem Rohstoff, zu einem keineswegs trivialen Effekt führe. Der Einsatz von Glycerin sei daher nicht so selbstverständlich, wie von der Prüfungsabteilung erachtet. Butylenglykol und Glycerin seien ähnliche aber eben nicht identische Stoffe.

Im Übrigen sei auch nicht ersichtlich, warum der Fachmann ausgerechnet Glycerin, und nicht eine andere Komponente, für die anspruchsgemäßen Zusammensetzungen hätte verwenden sollen.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtenen Entscheidung aufzuheben und ein Patent in der Fassung des Hauptantrags oder des Hilfsantrags, beide eingereicht mit der Beschwerdebegründung, zu erteilen.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. Erfinderische Tätigkeit

2.1 Anspruch 1 ist auf kosmetische Zubereitungen gerichtet, die Licochalcon A, Phenoxyethanol und Glycerin enthalten, wobei einige spezifische Rezepturen ausgenommen sind (siehe Punkt IV oben).

Die anspruchsgemäßen Zubereitungen dienen allgemein dem Hautschutz und der Hautpflege, insbesondere der Prophylaxe und/oder der Behandlung von entzündlichen Hautzuständen und/oder zum Hautschutz bei empfindlich determinierter und trockener Haut (siehe Anspruch 8 der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen). Die Anmeldung offenbart zudem die Eignung der anspruchsgemäßen Zubereitungen für, unter anderem, die Prophylaxe und Behandlung von defizitären Hautzuständen, von empfindlicher, gereizter und juckender Haut, von Haarausfall, entzündlichen Hautzuständen etc. (siehe Seite 14, Zeilen 3 bis 20).

Gemäß Anmeldung ist Licochalcon A ein schwerlöslicher, entzündungshemmender Wirkstoff, der während der Lagerung und Verarbeitung auskristallisieren kann. Dies kann, unter anderem, zu verminderter Bioverfügbarkeit und Wirkverlusten in topischen Formulierungen führen (siehe Seite 12, Zeilen 30 bis Seite 13, Zeile 2).

2.2 In der angefochtenen Entscheidung ist die Prüfungsabteilung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von D1 als nächstem Stand der Technik ausgegangen.

D1 offenbart haut- und haarkosmetische Zubereitungen zur Bekämpfung von Juckreiz, Schuppenbildung und Haarverlust, die neben einer die Sekretion von Hautfett inhibierenden Substanz, Licochalcon A und Bakterizide, enthalten. Insbesondere wird eine Lotion offenbart, die neben anderen Bestandteilen 0.2% Licochalcon A und 0.05% Phenoxyethanol enthält. Glycerin als Bestandteil wird nicht offenbart.

2.3 Die Beschwerdeführerin hat die Wahl von D1 als nächstem Stand der Technik nicht bestritten. Auch die Kammer hat keinen Grund, von der Wahl der Prüfungsabteilung abzuweichen.

2.4 Ausgehend von D1 hat die Prüfungsabteilung die zu lösende Aufgabe in der Bereitstellung einer weiteren Licochalcon A enthaltenden kosmetischen Zubereitung gesehen. Nach Auffassung der Prüfungsabteilung gab es keinen Beleg für einen Effekt oder eine Verbesserung der anspruchsgemäßen Zusammensetzungen gegenüber dem Stand der Technik.

2.5 Im Hinblick auf geltend gemachte Effekte ist folgendes festzustellen:

2.5.1 Die Anmeldung selbst enthält keinerlei experimentelle Daten, die eine wie auch immer geartete vorteilhafte Wirkung der anspruchsgemäßen Zusammensetzungen belegen können.

2.5.2 Im Verlauf des Prüfungsverfahrens wurden von der Beschwerdeführerin Vergleichsversuche eingereicht, die eine verbesserte Freisetzung von Licochalcon A aus den anspruchsgemäßen Zusammensetzungen, und damit einhergehend eine bessere Bioverfügbarkeit dieses Wirkstoffes, belegen sollten. Die gleichen Versuche wurden mit der Beschwerdebegründung erneut vorgelegt (siehe D6).

2.5.3 Gemäß ständiger Rechtsprechung der Kammern müssen Vergleichsversuche, die als Beweismittel für Vorteile oder günstigen Wirkungen vorgelegt werden, so angelegt sein, dass diese angeblichen Vorteile oder günstigen Wirkungen überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik - im vorliegende Fall auf den Zusatz von Glycerin - zurückgeführt werden können.

2.5.4 Nach Überzeugung der Kammer ist dies im vorliegenden Fall nicht gegeben.

In D6 werden Freisetzungsexperimente mit einer Beispielrezeptur Nr. 6 durchgeführt, die 0,02 % Licochalcon A und

1) 4 % Phenoxyethanol und 8 % Glycerin oder

2) weder Phenoxyethanol noch Glycerin oder

3) 8 % Glycerin oder

4) 8 % Butylenglykol

enthält.

Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

Es ist unbestritten, dass in den durchgeführten Versuchen die Freisetzung von Licochalcon A im Ansatz 1, insbesondere nach etwas mehr als 6 h, am höchsten ist. Nicht ersichtlich ist indes, dass dieser Effekt mit der Zugabe von Glycerin ursächlich verbunden ist. Ein dazu notwendiger Vergleich mit einem Ansatz, der neben Licochalcon A lediglich Phenoxyethanol enthält, fehlt. Vielmehr zeigt der Vergleich der Ansätze 1 und 3, dass der Zusatz von Phenoxyethanol die Freisetzung von Licochalcon A entscheidend beeinflusst. Dieser Inhaltstoff ist in der Zusammensetzung des Standes der Technik jedoch bereits vorhanden. Eine kombinatorische Wirkung von Phenoxyethanol und Glycerin lässt sich den vorliegenden Versuchen nicht entnehmen, da der besagte Vergleich mit Phenoxyethanol fehlt.

Der Vergleich der Ansätze 1 und 4, auf den sich die Beschwerdeführerin stützt, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang, da der Ansatz 4 nicht den nächsten Stand der Technik widerspiegelt. Ergänzend ist zu bemerken, dass sich ein vorgeblich auf den Austausch von Butylenglykol durch Glycerin zurückzuführender vorteilhafter Effekt auf die Freisetzung von Licochalcon A aus einem Vergleich zwischen den Ansätzen 1 und 4 nicht ableiten lässt, da im Ansatz 1 nicht nur Butylenglykol durch Glycerin ausgetauscht wurde, sondern auch Phenoxyethanol als weitere Komponente zugesetzt wurde. Ein Vergleich von Ansatz 1 mit einer Zusammensetzung, die Licochalcon A, Phenoxyethanol und Butylenglykol enthält, fehlt.

2.5.5 Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass die Versuche in D6 nicht überzeugend zu belegen vermögen, dass die behauptete verbesserte Freisetzung von Licochalcon A ursächlich mit der Zugabe von Glycerin verbunden ist. Die Kammer stimmt der Prüfungsabteilung daher darin zu, dass die technische Aufgabe in der Bereitstellung einer weiteren Licochalcon A enthaltenden kosmetischen Zubereitung liegt.

2.6 Die Kammer hat keine Zweifel, dass diese Aufgabe durch die anspruchsgemäßen, Glycerin enthaltenden Zusammensetzungen gelöst wird.

2.7 Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik oder das allgemeine Fachwissen dem Fachmann Anregungen bot, die genannte Aufgabe durch den Zusatz von Glycerin zu lösen.

Unstrittig ist, dass die Verwendung von Glycerin in Kosmetika allgemein bekannt ist, insbesondere als Bestandteil hautpflegender Zusammensetzungen (siehe dazu auch Seite 16, Zeilen 9 bis 11 der Anmeldung). Da im vorliegenden Fall nicht hinreichend belegt ist, dass die Zugabe von Glycerin mit einem unerwarteten technischen Effekt verbunden ist, ist dessen Zusatz weder zielgerichtet noch kritisch, sondern rein willkürlich. Der Fachmann musste, um zur anspruchsgemäßen Zusammensetzung zu kommen, lediglich einen für kosmetische Zubereitungen geeigneten Inhaltstoff auswählen. Diese willkürliche Auswahl eines zweckmäßigen Stoffes ist nach Auffassung der Kammer eine reine Routinetätigkeit, die im Rahmen des handwerklichen Könnens des Fachmanns liegt und kein erfinderisches Zutun erfordert.

2.8 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Beschwerdeführerin auf den unterschiedlichen Zweck der Zubereitungen in D1 abgestellt. Zudem müsse nach Auffassung der Beschwerdeführerin der Fachmann eine mehrfache Auswahl unter den in D1 offenbarten Bestandteilen treffen, die, insbesondere im Hinblick auf diesen unterschiedlichen Zweck, nicht nahegelegen habe (siehe Punkt VI oben)

2.9 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin darin zu, dass sich die Patentanmeldung in Teilen besonders der Prophylaxe und Behandlung trockener Haut widmet. Die Anmeldung und die anspruchsgemäßen kosmetischen Zusammensetzungen sind jedoch nicht auf eine derartige Verwendung beschränkt. So offenbart die Patentanmeldung beispielsweise auch die Verwendung der anspruchsgemäßen Wirkstoffkombinationen zur Prophylaxe und Behandlung von defizitären Hautzuständen, von empfindlicher, gereizter und juckender Haut, von Haarausfall, entzündlichen Hautzuständen etc. (siehe Seite 14, Zeilen 3 bis 20; Anspruch 8). Derartige Behandlungen werden auch in der Druckschrift (1) offenbart (siehe Punkt 2.2 oben).

Auch die in diesem Zusammenhang geltend gemachte, nicht naheliegende Auswahl ist für die Kammer nicht ersichtlich. D1 offenbart eine Licochalcon A und Phenoxyethanol enthaltende kosmetische Zusammensetzung. Eine Auswahl ist hier nicht zu treffen. Erforderlich ist lediglich der Zusatz von Glycerin, der aus den in Punkt 2.7 genannten Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Eine vorgeblich erforderliche weitere Auswahl von Butylenglykol als dritter Komponente, auf die die Beschwerdeführerin verwies, ist für die Kammer nicht nachvollziehbar. Butylenglykol ist kein obligatorisches Merkmal der anspruchsgemäßen Zusammensetzungen. Ergänzend ist festzustellen, dass Butylenglykol auch ein Bestandteil der in D1 offenbarten Zusammensetzung ist. Eine Auswahl dieser Verbindung wäre somit auch nicht erforderlich.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass ein Effekt, der vorgeblich auf einem Austausch von Butylenglykol durch Glycerin beruht, nicht hinreichend belegt ist (siehe Punkt 2.5.4 oben). Ein solcher "Austausch" spiegelt sich auch nicht im Wortlaut des Anspruchs 1 des Hauptantrags wider, der durch seine offene Formulierung (i.e. "eine Zusammensetzung enthaltend") die Anwesenheit von Butylenglykol sowie anderer Bestandteile nicht ausschließt.

2.10 Das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Fachmann auch andere Komponenten hätte zusetzen können, der Zusatz von Glycerin somit keineswegs naheliegend gewesen sei, überzeugt die Kammer ebenfalls nicht. Die Tatsache, dass auch andere Wahlmöglichkeiten bestanden, bedeutet nicht das die letztendlich getroffene Auswahl ein erfinderisches Zutun verlangt, zumindest nicht, wenn, wie im vorliegenden Fall, die technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung einer weiteren kosmetischen Zubereitung bestand.

2.11 Der Verweis der Beschwerdeführerin auf die gemäß D1 zwingende Anwesenheit eines Hautfett-Sekretionsinhibitor in D1, ist im Hinblick auf die offene Formulierung des Anspruchs 1 des Hauptantrags, der weitere Komponenten nicht ausschließt, ebenfalls ohne Belang.

2.12 Aus den oben genannten Gründen kommt die Kammer daher zu dem Schluss, dass der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruht.

Hilfsantrag

3. Erfinderische Tätigkeit

3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags nur dadurch, dass der Anteil an Phenoxyethanol auf 0.1 bis 0.6 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung der Zubereitung, beschränkt ist.

3.2 Ein mit dieser Mengenangabe verbundener, und womöglich nur dort erzielter, technischer Effekt ist nicht nachgewiesen. Die eingereichten Vergleichsversuche sind schon allein aus dem Grund hinfällig, dass die eingesetzte Menge an Phenoxyethanol (4%) im Ansatz 1 von D6 deutlich über dem in Anspruch 1 des Hilfsantrags genannten Bereich liegt.

Die zu lösende technische Aufgabe ist daher die gleiche wie in Punkt 2.5.5 formuliert.

3.3 Da kein Effekt nachgewiesen wurde, ist die Wahl des Phenoxyethanolanteils weder zielgerichtet noch kritisch, sondern rein willkürlich. Die willkürliche Auswahl eines für kosmetische Zubereitungen geeigneten Phenoxyethanolanteils ist nach Überzeugung der Kammer für den Fachmann eine Routinemaßnahme. Erfinderisches Zutun ist dazu nicht erforderlich. Im Übrigen gelten die gleichen Überlegungen wie unter den obengenannten Punkten 2.7 bis 2.11.

3.4 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass auch der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.