T 1500/13 () of 17.10.2017

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 04 740 888 wegen mangelnder Neuheit (Artikel 52(1), 54(1) und 54(2) EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPÜ) zurückzuweisen.

II. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer legte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag vor und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent in der folgenden Fassung zu erteilen:

Ansprüche:

1 bis 6 des Hauptantrags, eingereicht in der mündlichen Verhandlung;

Beschreibung:

Seiten 1 bis 3 und 5 bis 33 wie eingereicht mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2017; und

Seite 4 wie eingereicht in der mündlichen Verhandlung;

Zeichnungen:

Blatt 1/18 bis 18/18 wie veröffentlicht.

Außerdem beantragte die Beschwerdeführerin, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

III. Es wird auf folgende Dokumente verwiesen:

D1a: FERRI L C: "Visualization of 3D information with digital holography using laser printers", COMPUTERS AND GRAPHICS, PERGAMON PRESS LTD. OXFORD, GB, Bd. 25, Nr. 2, April 2001, Seiten 309-321;

D1b: DE 198 06 295 A

D2: WO 02/084411 A

D3: WO 03/014836 A

D11: LU ET AL: "Compact, reliable asymmetric optical configuration for cost-effective fabrication of multiplex dot matrix hologram in anti-counterfeiting applications", OPTIK, WISSENSCHAFTLICHE VERLAG GMBH, DE, Bd. 114, Nr. 4, 1 April 2003, Seiten 161-167.

Die Dokumente D1a und D1b wurden in der Entscheidung als eine einzige Offenbarung angesehen, da in D1a auf S.320, linke Spalte, Z. 16-29, direkt auf das Verfahren aus D1b Bezug genommen wird (Punkt 4.2.2.2 der Entscheidungsgründe).

IV. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"Verfahren zum Berechnen und Verknüpfen einer makroskopischen Überstruktur und eines computergenerierten Hologramms,

- bei dem die Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms berechnet wird,

- bei dem eine direkt lesbare makroskopische Überstruktur als 1D- oder 2D-Barcode, als Mikroschrift, als Bild, als Logo, als kodierte Matrix oder als eine Mischung von mindestens zwei der vorgenannten Überstrukturtypen vorliegt,

- bei dem die Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur berechnet wird und

- bei dem die Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms mit der Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur zu einer in einem Speichermedium zu schreibenden Punkteverteilung unter Anwendung einer AND-Verknüpfung verknüpft wird, so dass dann ein Punkt in der zu schreibenden Punkteverteilung gesetzt wird, wenn sowohl in der Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms als auch in der Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur an der gleichen Position ein Punkt vorhanden ist, oder einer NAND-Verknüpfung verknüpft wird, so dass dann ein Punkt in der zu schreibenden Punkteverteilung ausgelassen wird, wenn dieser Punkt sowohl in der Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur als auch in der Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms in der gleichen Position vorhanden ist, oder einer OR-Verknüpfung verknüpft wird, so dass dann einen Punkt in der zu schreibenden Punkteverteilung gesetzt wird, wenn entweder in der Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms oder in der Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur an der gleichen Position ein Punkt vorhanden ist, oder einer NOR-Verknüpfung verknüpft wird, so dass dann ein Punkt in der zu schreibenden Punkteverteilung ausgelassen wird, wenn entweder in der Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms oder in der Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur an der gleichen Position ein Punkt vorhanden ist."

V. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

(i) Die Zurückweisung der Anmeldung sei erfolgt, ohne dass die Sache zur Entscheidung reif gewesen sei. Deshalb sei die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Viereinhalb Jahre nach dem Eintritt in die Europäische Phase habe die Prüfungsabteilung den ersten Prüfungsbescheid erlassen. Auf diesen Bescheid habe die Anmelderin fristgerecht erwidert und zugleich ein geändertes Patentbegehren vorgelegt, um den Gegenstand der Anmeldung weiter zu präzisieren. Ferner habe die Anmelderin in der insgesamt acht Seiten umfassenden Bescheidserwiderung sehr ausführlich zu den im Prüfungsbescheid erhobenen Mängeln Stellung genommen.

Hinzu komme, dass die Anmelderin in ihrer Bescheidserwiderung für den Fall, dass auf Seiten der Prüfungsabteilung weiter Bedenken gegen eine Patenterteilung verbleiben sollten, explizit darum gebeten habe, mit dem Unterzeichner Kontakt aufzunehmen oder einen Termin für ein persönliches Gespräch anzuberaumen. Dies könne nicht anders verstanden werden, denn als Antrag auf eine mündliche Verhandlung.

Daraufhin habe die Prüfungsabteilung die Anmeldung weitere zwei Jahre später, d.h. sieben Jahre nach dem Eintritt der Anmeldung in die Europäische Phase, zurückgewiesen, weil die geänderten Ansprüche nicht alle Einwände ausgeräumt hätten.

Soweit die Prüfungsabteilung Zweifel daran gehabt haben sollte, ob tatsächlich ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt worden sei, hätte sie durch Auslegung ermitteln müssen, ob von der Stellung eines Antrags auf mündliche Verhandlung auszugehen wäre. Diese Prüfung sei jedoch nicht erfolgt.

Zudem sei nach geltender Rechtsprechung bei einer solchen Auslegung kein zu enger Maßstab anzulegen. Beispielsweise sei nicht zwingend erforderlich, dass im Antrag auf mündliche Verhandlung der Begriff "mündliche Verhandlung" explizit genannt sei. Zudem sei im Zweifel davon auszugehen, dass ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt worden sei.

(ii) Der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 sei neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem verfügbaren Stand der Technik.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Artikel 123 (2) EPÜ

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt sich aus einer Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1-4, mit den Merkmalen aus der Beschreibung auf Seite 5, letzter Absatz, bis Seite 7, erster Absatz. Die Unteransprüche 2 bis 6 beruhen auf den ursprünglichen Unteransprüchen 6, 9, 14, 16 und 17.

2.2 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ erfüllt sind.

3. Hauptantrag: Neuheit

3.1 Da sich der beanspruchte Gegenstand im Beschwerdeverfahren wesentlich geändert hat, hält es die Kammer nicht für notwendig, die Neuheitsargumente der Prüfungsabteilung eingehend zu analysieren.

3.2 Hinsichtlich der Frage der Neuheit genügt die Feststellung, dass die Kammer aus den nachfolgend dargelegten Gründen (siehe Punkte 4.7 bis 4.9 unten) der Auffassung ist, dass zumindest die spezifischen Einzelheiten der beanspruchten AND-, NAND-, OR- oder NOR-Verknüpfungen im vorhandenen Stand der Technik nicht offenbart werden. Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags neu (Artikel 52(1) EPÜ und Artikel 54 EPÜ 1973).

4. Hauptantrag: Erfinderischer Tätigkeit

4.1 Die Beschwerdeführerin ist mit der Kammer darin einig, dass der nächstliegende Stand der Technik durch Dokument D1b gebildet wird.

4.2 Dokument D1b offenbart ein Verfahren zum Berechnen und Verknüpfen einer makroskopischen Überstruktur und eines computergenerierten Hologramms (siehe D1b, Spalte 6, Zeilen 27-44; in Fig. 3 liegt das so berechnete Hologramm im Randbereich und das so berechnete makroskopische Überstruktur im Mittelbereich),

- bei dem die Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms berechnet wird (Spalte 6, Zeilen 9-34),

- bei dem eine direkt lesbare makroskopische Überstruktur als Bild vorliegt (Fig. 3),

- bei dem die Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur berechnet wird (Spalte 6, Zeilen 14-18) und

- bei dem die Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms mit der Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur zu einer in einem Speichermedium zu schreibenden Punkteverteilung verknüpft wird (die Daten des Identifikationsmediums von Fig. 3 werden nach einer Regel angeordnet, bei der nur Punkte der Hologramm-Punkteverteilung in bestimmten Gebieten und nur Punkte der Überstruktur-Punkteverteilung in anderen Gebieten gesetzt werden; diese Regel, wonach eine dritte Punktverteilung aus ersten und zweiten Punktverteilungen erzeugt wird, entspricht einer "Verknüpfung" der Punkteverteilungen).

4.3 Das beanspruchte Verfahren unterscheidet sich von dem in D1b beschriebenen Verfahren dadurch, dass die beanspruchte Verknüpfung auf eine der folgenden Arten durchgeführt wird:

- unter Anwendung einer AND-Verknüpfung, so dass dann ein Punkt in der zu schreibenden Punkteverteilung gesetzt wird, wenn sowohl in der Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms als auch in der Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur an der gleichen Position ein Punkt vorhanden ist; oder

- unter Anwendung einer NAND-Verknüpfung, so dass dann ein Punkt in der zu schreibenden Punkteverteilung ausgelassen wird, wenn dieser Punkt sowohl in der Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur als auch in der Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms in der gleichen Position vorhanden ist; oder

- unter Anwendung einer OR-Verknüpfung, so dass dann einen Punkt in der zu schreibenden Punkteverteilung gesetzt wird, wenn entweder in der Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms oder in der Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur an der gleichen Position ein Punkt vorhanden ist; oder

- unter Anwendung einer NOR-Verknüpfung, so dass dann ein Punkt in der zu schreibenden Punkteverteilung ausgelassen wird, wenn entweder in der Punkteverteilung des computergenerierten Hologramms oder in der Punkteverteilung der makroskopischen Überstruktur an der gleichen Position ein Punkt vorhanden ist.

4.4 Ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik liegt der Erfindung laut Vortrag der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Aufgabe zugrunde, die Informationsdichte bei der Darstellung von Computergenerierten Hologrammen und makroskopischen Strukturen zu erhöhen. Die Kammer hält eine so formulierte Aufgabe für plausibel. In jedem Fall stellt das beanspruchte Verfahren zum Berechnen und Verknüpfen einer makroskopischen Überstruktur und eines computergenerierten Hologramms zumindest eine klare Alternative zu dem in D1b offenbarten Verfahren dar.| | |

4.5 Die Prüfungsabteilung war anscheinend der Ansicht, dass jede Kombination von Bilddaten im Prinzip einer logischen Verknüpfung entspricht:

"Das Zusammenfügen von zwei Bildinformationen kann allgemein durch logische Funktionen beschrieben werden." (Bescheid vom 11. Juni 2010, Punkt 3.3.4.)

Die Prüfungsabteilung argumentierte, dass Verknüpfungen von computergenerierten Hologrammen und makroskopischen Strukturen im vorhandenen Stand der Technik offenbart würden und dass diese Verknüpfungen als logische Verknüpfungen angesehen werden könnten. Solche logische Verknüpfungen seien z.B. in D1a und D11 (Bescheid vom 11. Juni 2010, Punkt 3.3.4) und in D3 (Entscheidung, Gründe der Zurückweisung, Punkt 3.3.3) offenbart.

4.6 Angesichts der im Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen sieht die Kammer keine Notwendigkeit, zu entscheiden, ob die im Stand der Technik (z.B. in D1a, D3 und D11) offenbarten Verknüpfungsmethoden zu Recht als "logische Verknüpfungen" bezeichnet werden können. Entscheidend ist, ob die in Anspruch 1 nunmehr definierten AND-, NAND-, OR- oder NOR-Verknüpfungen im vorhandenen Stand der Technik offenbart werden oder durch den vorliegenden Stand der Technik für den Fachmann nahegelegt werden.

4.7 Ausgehend von einer Punkteverteilung eines computergenerierten Hologramms und einer Punkteverteilung einer makroskopischen Überstruktur definiert Anspruch 1 eine logische Punkt-für-Punkt-Verknüpfung, bei der das Vorhandensein oder Fehlen von Punkten an gleichen Positionen in den Punkteverteilungen als Eingänge für bestimmte logische Verknüpfungen (AND, NAND, OR oder NOR) dienen und das Ergebnis der logischen Verknüpfung bestimmt, ob ein Punkt in der zu schreibenden Punkteverteilung gesetzt oder weggelassen wird.

4.8 D1 offenbart lediglich eine Verknüpfung, wonach die Punkte der Hologramm-Punkteverteilung in bestimmten Gebieten und die Punkte der Überstruktur-Punkteverteilung in anderen Gebieten gesetzt werden.

D3 offenbart ein holographisches Sicherheitsgerät, bei dem die Punkteverteilung eines computergenerierten Hologramms ("holographic background image") mit der Punkteverteilung einer direkt lesbaren makroskopischen Überstruktur ("non-diffractive dots", "black square") kombiniert wird. Obwohl z.B. in Fig. 15 jeder Bildpunkt entweder einem Punkt des Hologramms oder ("or") einem Punkt des nicht-holografischen Bild entspricht, wird keine im Sinne der in Anspruch 1 definierten "OR-Verknüpfung" offenbart (vgl. angefochtene Entscheidung, Punkt 3.3.3 der Entscheidungsgründe).

In D11 ist ein "multiplex dot matrix hologram" offenbart, das vier individuelle Hologramme enthält. Jedes Bildelement umfasst vier "grating dots" (d.h. Gitterpunkte - siehe Fig. 5), so dass jeder Punkt einem jeweiligen Hologramm entspricht. Keine im Sinne der in Anspruch 1 definierten "OR-Verknüpfung" wird offenbart, und dasselbe gilt auch für die anderen zitierten Dokumente.

4.9 Eine Verknüpfung eines computergenerierten Hologramms und einer makroskopischen Überstruktur gemäß den Unterscheidungsmerkmalen von Anspruch 1 wird im vorhandenen Stand der Technik nicht offenbart. Auch geben die vorliegenden Dokumente zum Stand der Technik dem Fachmann keinen Hinweis zur beanspruchten Lösung der oben genannten Aufgabe.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 52(1) EPÜ und Artikels 56 EPÜ 1973.

5. Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

5.1 Nach Regel 103(1)(a) EPÜ wird die Beschwerdegebühr in voller Höhe zurückgezahlt, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

5.2 Angesichts der im Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen erfüllt der Hauptantrag die Erfordernisse des EPÜ. Damit ist die erste der Voraussetzungen für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfüllt.

Im Hinblick auf Regel 103(1)(a) EPÜ stellt sich somit lediglich die Frage, ob die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

5.3 Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) hat in ihrer Bescheidserwiderung vom 21. Oktober 2010 folgenden Antrag gestellt:

"Sollte die Prüfungsabteilung weiter Bedenken hinsichtlich der Patentfähigkeit der Erfindung haben, so wird höflich angeregt, mit dem Unterzeichner Kontakt aufzunehmen oder einen Termin für ein persönliches Gespräch anzuberaumen."

Mit Entscheidung vom 13. Dezember 2012 wurde die Anmeldung von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. In der Entscheidung wird unter Punkt 1.8 der Sachverhalt und Anträge folgendes festgestellt:

"Ein Antrag auf eine mündliche Verhandlung wurde nicht gestellt."

5.4 Kurz zusammengefasst hat die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang folgendermaßen argumentiert:

a) Der oben genannte Antrag "konnte nicht anders verstanden werden, denn als Antrag auf eine mündliche Verhandlung", und daher hätte die Patentanmeldung nicht ohne eine mündliche Verhandlung zurückgewiesen werden dürfen.

b) Bei Zweifeln, ob tatsächlich ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt worden ist, muss die Prüfungsabteilung um eine Klarstellung ersuchen, aber diese Prüfung war nicht erfolgt.

5.5 Das Recht einer Partei auf mündliche Verhandlung besteht nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nur, wenn diese klar und eindeutig beantragt ist (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8. Aufl. 2016, III.C.2).

Dabei ist ein Antrag auf mündliche Verhandlung von einem Antrag auf eine persönliche oder telefonische Rücksprache zu unterscheiden:

"Ein Antrag auf ein "Interview", also eine persönliche Rücksprache, oder auf telefonische Rücksprache ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts kein Antrag auf mündliche Verhandlung. Wird eine derartige Rücksprache vom Anmelder vorgeschlagen oder beantragt, steht es im Ermessen des Prüfers bzw. der Prüfungsabteilung, ob einem solchen Antrag stattgegeben wird oder nicht" (T 1829/10, Entscheidungsgründe, Punkt 2.2).

5.6 Angesichts der verwendeten Formulierung ("mit dem Unterzeichner Kontakt aufzunehmen oder einen Termin für ein persönliches Gespräch anzuberaumen"), die keinen Hinweis auf entweder eine mündliche Verhandlung oder Artikel 116 EPÜ enthält, kann dieser Antrag nach Ansicht der Kammer nur als Antrag entweder auf eine telefonische Rücksprache oder eine persönliche Rücksprache im Sinne der Prüfungsrichtlinien angesehen werden (Richtlinien C-VII, 2.1 in der zum Zeitpunkt der Zurückweisungsentscheidung geltenden Fassung vom Juni 2012).

Der Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, dass, falls die Prüfungsabteilung einen Zweifel hat, ob eine mündliche Verhandlung gemäß Artikel 116(1) EPÜ tatsächlich beantragt wurde oder nicht, sie Kontakt mit der Anmelderin aufnehmen sollte, um die Frage zu klären. Im vorliegenden Fall hatte die Prüfungsabteilung jedoch nach Auffassung der Kammer aufgrund der oben zitierten Formulierung des Antrags der Anmelderin (siehe Punkt 5.3) keinen Grund für Zweifel, ob ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt worden ist.

5.7 Es ist nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Frage zu prüfen, ob "die Prüfungsabteilung der Anmelderin jedenfalls wenigstens ein weiteres Mal Gelegenheit zur Stellungnahme oder einer weiteren Beschränkung des Patentbegehrens [hätte] geben müssen", wie von der Beschwerdeführerin angeführt.

Vielmehr muss die Beschwerdekammer entscheiden:

- ob der Antrag der Beschwerdeführerin einen Antrag auf mündliche Verhandlung gemäß Artikel 116(1) EPÜ darstellt;

- ob die Prüfungsabteilung verpflichtet war, eine Klarstellung in dieser Hinsicht zu ersuchen; und

- ob die Prüfungsabteilung vor einem Zurückweisungsentscheidung verpflichtet war, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

In Anbetracht der oben angeführten Feststellungen müssen alle drei Fragen mit "nein" beantworten werden.

5.8 Aus den oben genannten Gründen muss der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent in der folgenden Fassung zu erteilen:

Ansprüche:

1 bis 6 des Hauptantrags, eingereicht in der mündlichen Verhandlung;

Beschreibung:

Seiten 1 bis 3 und 5 bis 33 wie eingereicht mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2017; und

Seite 4 wie eingereicht in der mündlichen Verhandlung;

Zeichnungen:

Blatt 1/18 bis 18/18 wie veröffentlicht.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.