T 0664/11 (Oxiranne/SOLVAY) of 25.2.2015

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet Européen no. 1 299 371 concerne un procédé de fabrication d'oxiranne par réaction entre une oléfine et un composé peroxydé.

II. L'opposition est dirigée contre le brevet dans sa totalité et est fondée sur les motifs de l'Article 100 a) (manque de nouveauté et d'activité inventive), b) et c) CBE.

III. Entre autres, le document suivant a été cité pendant la procédure d'opposition:

(D1) WO-A-00/07 965.

IV. La division d'opposition a révoqué le brevet.

Elle a décidé:

- que les revendications de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1, 2, 3, 5, 7, 8 à 10 ne satisfaisaient pas aux exigences de l'Article 100(c) ou 123(2) CBE; et

- que l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 n'était pas nouveau au vu de l'exemple 1 du document (D1).

Le titulaire a retiré la requête subsidiaire 6 pendant la procédure orale.

V. Le recours du titulaire est dirigé contre cette décision de la division d'opposition.

VI. La présente décision est basée sur les revendications

- 1 à 11 de la requête soumise avec la lettre du 23 décembre 2014 (ci-après «requête principale»),

et

- 1 à 9 de la seconde requête subsidiaire, soumise avec la lettre du 23 mai 2011 (ci-après «requête subsidiaire»).

Pendant la procédure orale devant la chambre, la requérante a retiré la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 et 3, toutes soumises avec la lettre du 23 mai 2011.

a) La seule revendication indépendante de la requête principale s'énonce comme suit (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée ont été soulignées par la chambre):

«1.Procédé continu de fabrication d'oxiranne par réaction d'une oléfine avec un composé peroxydé en présence d'un catalyseur et d'un solvant dans au moins deux réacteurs d'époxydation disposés en série et reliés entre eux, dont chacun contient une partie du catalyseur, selon lequel on introduit dans un premier réacteur une première partie de l'oléfine, le solvant et l'entièreté du composé peroxydé, on y effectue une époxydation de la première partie de l'oléfine pour former une première partie de l'oxiranne, on soutire de ce réacteur un milieu comprenant la première partie d'oxiranne formé, le solvant, le composé peroxydé non consommé et éventuellement l'oléfine non convertie, on introduit dans un réacteur ultérieur le milieu et une autre partie de l'oléfine, on y effectue une époxydation de l'autre partie de l'oléfine au moyen du composé peroxydé non consommé provenant du premier réacteur pour former une autre partie de l'oxiranne, et on recueille l'autre partie de l'oxiranne ainsi formé, la réaction entre l'oléfine et le composé peroxydé ayant lieu à une température supérieure ou égale à 50 °C».

b) La seule revendication indépendante de la requête subsidiaire (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée ont été soulignées par la chambre) s'énonce comme suit:

«1.Procédé continu de fabrication d'oxiranne par réaction d'une oléfine avec un composé peroxydé en présence d'un catalyseur et d'un solvant dans au moins deux réacteurs d'époxydation disposés en série et reliés entre eux, dont chacun contient une partie du catalyseur, selon lequel on introduit dans un premier réacteur une première partie de l'oléfine, le solvant et l'entièreté du composé peroxydé, on y effectue une époxydation de la première partie de l'oléfine pour former une première partie de l'oxiranne, on soutire de ce réacteur un milieu comprenant la première partie d'oxiranne formé, le solvant, le composé peroxydé non consommé et éventuellement l'oléfine non convertie, on introduit dans un réacteur ultérieur le milieu et une autre partie de l'oléfine, on y effectue une époxydation de l'autre partie de l'oléfine au moyen du composé peroxydé non consommé provenant du premier réacteur pour former une autre partie de l'oxiranne, et on recueille l'autre partie de l'oxiranne ainsi formé, selon lequel le solvant est choisi parmi les alcools aliphatiques saturés, linéaires ou branchés; et selon lequel le solvant est uniquement introduit dans le premier réacteur; et selon lequel, si le milieu entrant dans le réacteur ultérieur est soumis à un traitement de séparation de l'oxiranne formé avant d'être introduit dans le réacteur ultérieur, ledit traitement de séparation est une distillation et la distillation est telle que l'oxiranne est éliminé du milieu réactionnel en une quantité supérieure à 90% de la quantité d'oxiranne formée dans le premier réacteur et inférieure ou égale à 95%».

VII. Les documents additionnels cités pendant la procédure de recours sont les suivants:

(D5) WO-A-02/00 634

(D6) WO-A-02/00 635

(D7) WO-A-02/00 636

(D8) FR-A-2 810 982.

VIII. Dans sa communication du 4 septembre 2014, la chambre a fait connaître son opinion provisoire sur les requêtes jusqu'alors pendantes, y compris la présente requête subsidiaire.

IX. Les arguments de la requérante pertinents pour la présente décision sont les suivants :

Requête principale

Les revendications de cette requête ne diffèrent de celles de la requête principale précédente qu'en ce qu'une caractéristique simple a été insérée, notamment la température minimale de réaction. Cette modification n'est pas complexe et peut être traitée sans délai. Il est évident au vu de la réponse du 23 janvier 2015 de l'intimée que celle-ci a eu le temps de présenter ses contre-arguments détaillés. De plus, cette requête est une réaction immédiate à l'opinion provisoire négative de la chambre. Si l'intimée avait l'impression de ne pas avoir assez de temps pour réagir à cette modification, elle aurait pu demander le report de la procédure orale.

Requête subsidiaire

L'insertion de la caractéristique «et la distillation est telle que l'oxiranne est éliminé du milieu réactionnel en une quantité supérieure à 90% de la quantité d'oxiranne formée dans le premier réacteur et inférieure ou égale à 95%» dans la revendication 1 est basée sur le document (D6) incorporé par référence dans le passage de la page 3 (ligne 34) à la page 4, (ligne 2) de la demande dans sa version initiale.

Cette phrase se réfère à «la demande de brevet de la demanderesse déposée le même jour que la présente demande de brevet et intitulée "Procédé de fabrication d'oxiranne comprenant la séparation de l'oxiranne du milieu réactionnel"». Selon la décision T 737/90, il n'est pas nécessaire qu'une telle référence comprenne un numéro de publication si le document de référence peut être recherché facilement.

Comme résultat d'une recherche banale parmi les demandes de brevet de la requérante ayant la même date de dépôt on retrouve les demandes (D5) à (D7). La demande (D6) est la seule de ces trois demandes qui concerne la distillation. Elle est donc aisément identifiable, même si son titre ne correspond pas verbatim au titre cité dans la présente demande. Le document (D6) revendique la priorité d'une demande française dont le document (D8) est la version publiée, celui-ci ayant le titre requis. Il était évident pour l'homme du métier que la phrase allant de la page 3 (ligne 34) à la page 4 (ligne 2) de la présente demande se réfère à un des documents (D6) et (D8). En raison du caractère identique de ce que divulguent ces deux documents, il n'est pas important de savoir auquel de ces deux documents on se réfère. Du fait que la référence dans la présente demande ne spécifie pas à quel détail de la distillation elle se réfère, elle se réfère à tout détail de la distillation divulgué dans le document (D6) ou (D8). La caractéristique insérée dans la présente revendication 1 est divulguée comme préférée à la page 2, lignes 21-25 de chacun des deux documents.

X. Les arguments de l'intimée pertinents pour la présente décision peuvent être résumés comme suit:

Requête principale

Cette requête a été soumise tardivement sans que la requérante ait donné des raisons justifiant une présentation si tardive. La nouvelle caractéristique introduite dans la revendication 1 de cette requête est prise de la description et n'était pas l'objet des revendications précédentes. Le temps était à peine suffisant pour réagir à cette modification. Il était insuffisant pour faire une recherche additionnelle ou pour préparer des essais comparatifs concernant l'effet de la température sur la sélectivité de la réaction. Pour ces raisons, cette requête ne devrait pas être admise dans la procédure.

Requête subsidiaire

Il n'était pas clair auquel des quatre documents (D5) à (D8) la présente demande se référait parce qu'aucun de ces documents porte la date de dépôt et le titre mentionnés dans la présente demande. De plus, la demande se réfère d'une manière générale à la distillation tandis que la caractéristique insérée dans la revendication 1 fait l'objet d'une forme de réalisation spécifique particulièrement préférée du document (D6) dont la requérante soutient qu'il a été incoporé par référence. Or, la présente demande dans sa version initiale n'identifie pas cette forme de réalisation spécifique. La revendication 1 ainsi modifiée ne satisfait donc pas aux conditions du point II lettres (c) et (d) du sommaire de la décision T 689/90.

XI. La requérante a demandé que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit maintenu sous forme modifiée correspondant à la requête soumise avec la lettre du 23 décembre 2014, ou, subsidiairement, correspondant à la requête soumise en tant que deuxième requête subsidiaire ("Second Auxiliary Request") avec son mémoire exposant les motifs du recours en date du 23 mai 2011.

L'intimée a demandé que le recours soit rejeté. Elle a aussi demandé que la requête soumise avec la lettre du 23 décembre 2014 ne soit pas admise dans la procédure.

XII. Le président a annoncé la décision de la chambre à l'issue de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Admission de la requête principale

2.1 L'intimée a demandé de ne pas admettre la nouvelle requête principale dans la procédure parce qu'elle avait été soumise tardivement de sorte que l'intimée n'avait à peine eu le temps d'y réagir.

2.2 Cette requête a été soumise avec la lettre du 23 décembre 2014, c.-à-d.

- après que le mémoire exposant les motifs du recours du 23 mai 2011 a été envoyé et

- après que la requérante a reçu la convocation à la procédure orale du 4 septembre 2014 et la communication y annexée.

2.3 Selon l'Article 13(1) du Règlement de Procédure des Chambres de Recours (RPCR), «l'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure».

Selon l'Article 13(3) RPCR, «les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée»

(v. le Supplément au JO OEB 1/2015, 41-50).

2.4 Selon la requérante sa requête principale était une réaction à la communication de la chambre.

Dans cette communication, la chambre a donné son opinion provisoire sur les requêtes soumises avec la lettre du 23 mai 2011. Elle a en outre

- constaté que l'exemple 1 du document (D1) divulgue un procédé continu, et que, par conséquent, l'objet de la revendication 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire 1 n'était pas nouveau (v. point 5 de la communication);

- résumé les arguments échangés et les points à discuter et

- fait remarquer que le document (D8) et non pas (D6) a le titre cité dans la phrase reliant les pages 3 et 4 de la présente demande (v. point 3.3 de la communication).

Selon la chambre, il était bien évident au regard de la décision attaquée que le document (D1) est pertinent pour la question de la nouveauté (v. point 2 des motifs). L'argument selon lequel l'exemple 1 du document (D1) divulgue un procédé continu et que, par conséquent, l'objet des revendications 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire 1 n'est pas nouveau, a été soulevé dans la réponse de l'intimée du 4 août 2011 aux motifs du recours (v. les points 2.1 et 2.2 de cette réponse).

Le fait que le document (D8) et non pas (D6) a le titre cité dans la présente demande n'est qu'un élément de la discussion sur la question de savoir si la caractéristique additionnelle de la revendication 1 de la requête correspondante a une base dans la version initiale de la demande au vu de la référence à un autre document. La division d'opposition a considéré que cette référence ne suffisait pas comme base pour une telle modification (v. point 4 des motifs de la décision attaquée; v. aussi point 1.3 de la lettre de l'intimée du 4 août 2011).

Il ressort de ce qui précède que l'opinion provisoire de la chambre n'était qu'une confirmation des motifs de la décision attaquée et de la réponse de l'intimée aux motifs du recours du 4 août 2011. Or, au vu des Articles 12 et 13 RPCR, il n'est pas laissé au gré d'une partie de décider d'attendre l'avis préliminaire de la Chambre avant de réagir en substance aux grièfs soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours, ou dans la réponse (T 1732/10 du 19 décembre 2013, points 1.3 et 1.4 des motifs de la décision).

Pour ces raisons, la communication de la chambre ne justifie pas la présentation tardive de la présente requête principale.

2.5 La requérante a considéré comme simple l'insertion de la caractéristique «la réaction entre l'oléfine et le composé peroxydé ayant lieu à une température supérieure ou égale à 50 °C».

Il n'importe pas de savoir si la modification au sens de l'Article 13(1) RPCR est simple ou non. Ce qui importe, est son effet sur la procédure.

Comme l'intimée l'a fait remarquer, la température de réaction n'avait pas fait - avant le 23 décembre 2014 -l'objet des revendications comme délivrées ou soumises après la délivrance du brevet en cause.

Dès lors la signification technique de la température de réaction n'a jamais été discutée pendant la procédure d'opposition et de recours jusqu'à cette date. Ni le brevet en cause, ni le document (D1) mentionnent une portée particulière de la température de réaction (v. le paragraphe [0023] du brevet; v. (D1), page 9, lignes 5-7). De ce fait, l'introduction de cette caractéristique a été surprenante et a exigé une analyse plus poussée.

Selon la requérante, l'intimée avait eu assez de temps pour se prononcer sur la nouvelle requête principale, ce qui, toujours selon la requérante, résultait de ce que l'intimée avait présenté ses observations dans sa lettre du 23 janvier 2015. Selon la requérante, il n'était pas nécessaire que l'intimée fasse une recherche additionnelle parce que le document (D1) divulgue des gammes de température de réaction. La chambre ne partage pas cette opinion; elle est plutôt d'avis que la requête principale ne peut pas être admise sans que l'intimée aie pu réagir en fournissant toute preuve raisonnable qu'elle juge utile. Dans cette perspective la chambre considère qu'une recherche générale des documents concernant l'effet de la température de réaction sur la sélectivité de l'époxydation aurait été par exemple une réaction raisonnable à la nouvelle requête principale et à l'argumentation correspondante.

2.6 Pour les raisons exposées ci-dessus, l'admission de la requête principale aurait exigé que la chambre reporte la procédure orale contrairement à l'Article 13(3) RPCR ou renvoie l'affaire à la première instance contrairement au principe de l'économie de la procédure selon l'Article 13(1) RPCR. Ainsi, la chambre faisait usage de son pouvoir d'appréciation au titre de l'Article 13(1) RPCR et a décidé de ne pas admettre la requête principale dans la procédure.

3. Requête subsidiaire

3.1 S'agissant de la modification suivante dans la revendication 1 de cette requête:

«la distillation est telle que l'oxiranne est éliminé du milieu réactionnel en une quantité supérieure à 90% de la quantité d'oxiranne formée dans le premier réacteur et inférieure ou égale à 95%»,

le point de savoir si la revendication ainsi modifiée satisfaisait ou non aux exigences de l'Article 123(2) CBE était contesté entre les parties.

3.2 La requérante a indiqué la page 3 (ligne 34) à la page 4, (ligne 2) de la demande et le document correspondant qui y est cité comme base pour cette modification. La phrase correspondante s'énonce comme suit:

«Le traitement de séparation est de préférence une distillation, comme décrit dans la demande de brevet de la demanderesse déposée le même jour que la présente demande de brevet et intitulée "Procédé de fabrication d'oxiranne comprenant la séparation de l'oxiranne du milieu réactionnel" (dont le contenu est incorporé par référence)».

3.3 Il y a donc lieu de décider s'il était évident pour l'homme du métier d'une manière claire et non ambiguë de savoir

- à quel document cette phrase se réfère, et

- à quel mode de réalisation de la distillation divulgué dans ce document cette phrase renvoie.

3.3.1 En ce qui concerne le premier aspect, la requérante a cité le sommaire de la décision T 0737/90 du 9 septembre 1993, à savoir:

«The answer to the question whether or not a document incorporated in the text of a European patent application by reference can be unambiguously identified and easily retrieved depends solely on the facts of the case. Neither Article 123(2) EPC nor the Guidelines for the Examination within the EPO require or imply that a patent application referred to must be identified by a number, in order to be taken into account for the purpose of Article 83 EPC».

Il en ressort qu'il est nécessaire que le document référencé doit pouvoir être identifié facilement et d'une manière non ambigu (v. point 2 des motifs de la décision).

Selon la requérante, le document de référence peut être identifié facilement par une recherche parmi les demandes de la requérante ayant la même date de dépôt. A part la demande sur laquelle est basé le brevet en cause, la recherche fournit trois demandes, les documents (D5), (D6) et (D7), dont seulement le document (D6) concerne l'élimination d'oxiranne par distillation (v. point 5.2 aux pages 6 et 7 de la lettre du 23 mai 2011). La requérante a ajouté que le titre en français de la demande de priorité de (D6), c'est à dire le document (D8), est identique au titre mentionné dans le passage de page 3 (ligne 34) à la page 4 (ligne 2) de la demande qui est à la base du brevet contesté. Cela confirmait que le passage de la page 3 (ligne 34) à la page 4 (ligne 2)

de la demande à la base du brevet en cause se référait à un des documents équivalents (D6) ou (D8), qui mentionnent ce qui suit à la page 2, lignes 21-25:

«La distillation permet de séparer la majeure partie de l'oxiranne formé du milieu réactionnel d'époxydation. Cette majeure partie est en général supérieure ou égale à 80 % de la quantité d'oxiranne formé dans le premier réacteur. Elle est le plus souvent supérieure ou égale à 90 %. Habituellement, elle est inférieure ou égale à 99 %. En particulier inférieure ou égale à 95 %».

La chambre ne partage pas l'opinion de la requérante selon laquelle seuls les documents équivalents (D6) et (D8) concernent l'élimination de l'oxiranne par distillation. Le document (D5) divulgue un procédé de fabrication d'oxiranne qui comprend plusieurs étapes de distillation. L'oxiranne formé est recueilli en tête de la colonne (D) (v. la revendication 3). Néanmoins, le passage de la page 3 (ligne 34) à page la 4 (ligne 2) de la présente demande exige que le document de référence a le même titre que celui qui y est cité et la même date de dépôt que la présente demande. Comme la chambre a exposé dans le point 3.3 de sa communication, aucun des documents (D5) à (D7) a le titre susmentionné. Encore que le document (D8) porte ce titre, il n'a pas la même date de dépôt que le brevet en cause.

Pour ces raisons, l'homme du métier n'aurait pas su identifier d'une manière claire et non ambigue la demande à laquelle la phrase reliant les pages 3 et 4 de la présente demande se réfère.

3.3.2 En ce qui concerne le deuxième aspect identifié sous point 3.3 ci-dessus, les deux parties se sont référées à la décision T 689/90 (JO OEB 10/1993, 616). Selon le point 2.2 des motifs de cette décision, la condition suivante doit entre autres être remplie afin que des caractéristiques qui n'ont pas été mentionnées dans une demande et qui ne sont décrites que dans un document de référence puissent être intégrées dans une revendication d'un brevet européen:

«d) que lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées parmi l'ensemble des informations techniques que renferme le document de référence».

(v. le mémoire exposant les motifs du recours, section 5.4 à la page 8).

La phrase reliant les pages 3 et 4 de la présente demande se réfère à la distillation d'une manière générale. Par conséquent, il n'est pas évident à quelle forme de réalisation d'une distillation exposée dans le document de référence l'homme du métier doit se référer. Même si on prend le document (D6) comme référence, le taux d'oxiranne récupéré par distillation n'est qu'une caractéristique de distillation parmi plusieurs, comme par exemple la température et la pression de distillation, le type de colonne, le nombre des plateaux théoriques et le taux de reflux (v. (D6), page 2, ligne 31, à page 3, ligne 20). En outre, le document (D6) présente six modes de réalisation du procédé, dont le premier (v. page 4, lignes 11-17), le deuxième (v. page 4, lignes 28-31), le quatrième (v. page 5, lignes 12-14) et la forme de réalisation préférée (v. page 5, ligne 35, à page 6, ligne 14) concernent des formes particulières d'isolation de l'oxiranne par distillation.

Compte tenu du fait que la présente demande ne spécifie pas à quel mode de réalisation de la distillation elle renvoyait, l'homme du métier se serait orienté vers la forme de réalisation préférée qui est résumée dans les revendications 1 et 4 comme suit:

«... on introduit le milieu dans une colonne à distiller, on recueille en tête de colonne la majeure partie de l'oxiranne formé et de l'oléfine non convertie, ... le mélange d'oxiranne et d'oléfine non convertie recueilli en tête de colonne à distiller (première et/ou ultérieure) est introduit dans un condenseur dans lequel l'oxiranne est séparé de l'oléfine non convertie».

Toutefois, la caractéristique divulguée dans le document (D6) et insérée dans la présente revendication 1, à savoir

«la distillation est telle que l'oxiranne est éliminé du milieu réactionnel en une quantité supérieure à 90% de la quantité d'oxiranne formée dans le premier réacteur et inférieure ou égale à 95%»

ne comprend pas les caractéristiques de la forme de réalisation préférée dans le document (D6).

Par conséquent, cette caractéristique insérée dans la présente revendication ne satisfait pas à l'exigence posée dans la décision T 689/90 selon laquelle ladite caractéristique doit être définie de façon précise et

peut être identifiée parmi l'ensemble des informations techniques que renferme le document de référence.

3.4 Pour ces raisons, il n'était pas clairement évident de savoir à quel document la référence dans la présente demande renvoyait. Même si l'homme du métier prenait le document (D6) comme référence, il ne serait pas en mesure de s'apercevoir que le passage de la page 3 (ligne 34) à la page 4 (ligne 2) de la demande à la base du brevet en cause fait référence à la caractéristique insérée dans la présente revendication 1. La chambre juge donc que la revendication 1 de la requête subsidiaire ne satisfait pas aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

4. Pour résumer, la requête principale n'a pas été admise dans la procédure et la revendication 1 de la seule requête subsidiaire n'est pas conforme à l'Article 123(2) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.