T 0371/10 (Herbizid-Kombinationen in Reiskulturen/BAYER CROP SCIENCE AG) of 23.1.2012

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der beiden Einsprechenden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 104 242 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

II. In der Entscheidung wurde ausgeführt, dass der Gegenstand des Hauptantrags gegen Artikel 123(2) und (3) EPÜ verstieße und dass der Gegenstand des ersten Hilfsantrags den Erfordernissen des EPÜ genüge.

III. In der vorliegenden Entscheidung wird auf die folgenden Druckschriften Bezug genommen:

(6) D.G. Kanter and T.C Miller, "1997 Rice Variety Performance Trials", Mississippi State University Information Bulletin 327; http://msucares.com/pubs/infobulletins/ib0327.htm, 14 Seiten, "Last update 02-03-98"

(9) US-A-5 599 769

(38) Versuchsbericht - Bayer - eingereicht mit Schreiben vom 30. Dezember 2008, 16 Seiten.

(60) S.Sankula et al.; Proc. South. Weed Sci. Soc.(48. Meet., Seite 3) 1995.

(62) WO-A-98/09525

(64) H.J. Lee et al.; Korean Journal of Weed Science 17(3), 256-261 (1997)

(67) DE-A-3940573

(80) Versuchsbericht - Bayer - eingereicht mit Schreiben vom 24. September 2009, 13 Seiten.

(86) Versuchsbericht - Bayer - eingereicht mit Schreiben vom 28. April 2010, drei Seiten.

IV. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurden ein neuer Hauptantrag und zwei neue Hilfsanträge eingereicht. Die folgende Entscheidung basiert auf diesen Anträgen.

Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags 1 lautet wie folgt:

"Verwendung von Herbizid-Kombinationen zur Bekämpfung von Schadpflanzen in Reiskulturen, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweilige Herbizid-Kombination aus einem synergistisch wirksamen Gehalt an

(A) einem breitwirksamen Herbizid aus der Gruppe der Verbindungen, welche aus

(A1) Verbindungen der Formeln (A1)

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

worin Z einen Rest der Formel -OH oder einen Peptidrest der Formel -NHCH(CH3)CONHCH(CH3)COOH bedeutet, und deren Salzen,

besteht,

und

(B) einem Herbizid aus der Gruppe der Verbindungen, welche aus

(B1) selektiv in Reis gegen monokotyle und dikotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blattwirkung und Bodenwirkung (Residualwirkung) aus der Gruppe Molinate, Metolachlor, Acetochlor, Clomazone, Oxadiargyl, Sulfentrazone, Anilofos, Oxadiazon, Azimsulfuron, Fluthiamide, Mesotrione und

(B2) selektiv in Reis gegen dikotyle Schadpflanzen und/oder Seggen wirksamen Herbiziden aus der Gruppe 2,4-D, MCPA, Metsulfuron, Pyrazosulfuron, Chlorsulfuron, Carfentrazone, Benfuresate, Chlorimuron, und

(B3) selektiv in Reis gegen monokotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blattwirkung aus der Gruppe Quizalofop-P, Quizalofop, Fenoxaprop-P, Fenoxaprop, Haloxyfop, Haloxyfop-P, Clodinafop oder

(B4) selektiv in Reis gegen monokotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blatt- und Bodenwirkung aus der Gruppe Sethoxydim, Cycloxydim, Clethodim und Clefoxidim besteht,

besteht und die Reiskulturen gegenüber den in der Kombination enthaltenen Herbiziden (A) und (B), gegebenenfalls in Gegenwart von Safenern, tolerant sind, und die Herbizid-Kombination optional andere Wirkstoffe aus der Gruppe der Safener, Fungizide, Insektizide und Pflanzenwachstumsregulatoren, und optional im Pflanzenschutz übliche Zusatz- und Formulierungshilfsmittel enthält."

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"Verwendung von Herbizid-Kombinationen zur Bekämpfung von Schadpflanzen in Reiskulturen, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweilige Herbizid-Kombination aus einem synergistisch wirksamen Gehalt an

(A) einem breitwirksamen Herbizid

(A1) Glufosinate-ammonium

besteht,

und

(B) einem Herbizid aus der Gruppe der Verbindungen, welche aus

(B1) selektiv in Reis gegen monokotyle und dikotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blattwirkung und Bodenwirkung (Residualwirkung) aus der Gruppe Molinate, Clomazone, Anilofos, Oxadiazon, und

(B2) selektiv in Reis gegen dikotyle Schadpflanzen und/oder Seggen wirksamen Herbiziden aus der Gruppe, Metsulfuron-methyl, Pyrazosulfuron-ethyl, Carfentrazone-ethyl, Benfuresate, und

(B3) selektiv in Reis gegen monokotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blattwirkung aus der Gruppe Fenoxaprop-ethyl oder

(B4) selektiv in Reis gegen monokotyle Schadpflanzen wirksamen Herbizid mit Blatt- und Bodenwirkung Clefoxidim besteht,

besteht und die Reiskulturen gegenüber den in der Kombination enthaltenen Herbiziden (A) und (B), gegebenenfalls in Gegenwart von Safenern, tolerant sind, und die Herbizid-Kombination optional andere Wirkstoffe aus der Gruppe der Safener, Fungizide, Insektizide und Pflanzenwachstumsregulatoren, und optional im Pflanzenschutz übliche Zusatz- und Formulierungshilfsmittel enthält."

Anspruch 2 des zweiten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"Verwendung von Herbizid-Kombinationen zur Bekämpfung von Schadpflanzen in Reiskulturen, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweilige Herbizid-Kombination einen synergistisch wirksamen Gehalt an

(A) einem breitwirksamen Herbizid aus der Gruppe der Verbindungen, welche aus (A2) Glyphosate und dessen Alkalimetallsalzen oder Salzen mit Aminen und Sulfosate,

besteht,

und

(B) einem Herbizid aus der Gruppe der Verbindungen, welche aus

(B1) selektiv in Reis gegen monokotyle und dikotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blattwirkung und Bodenwirkung (Residualwirkung) aus der Gruppe Propanil, Pendimethalin, Bispyribac-Na, Clomazone, Oxadiargyl, Oxadiazon, Azimsulfuron, Fluthiamide, Mesotrione und

(B2) selektiv in Reis gegen dikotyle Schadpflanzen und/oder Seggen wirksamen Herbiziden aus der Gruppe 2,4-D, MCPA, Bensulfuron-methyl, Metsulfuron, Chlorsulfuron, Carfentrazone, Bentazone, Chlorimuron, und

(B3) selektiv in Reis gegen monokotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blattwirkung aus der Gruppe Quizalofop-P, Quizalofop, Fenoxaprop-P, Fenoxaprop, Clodinafop und

(B4) selektiv in Reis gegen monokotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blatt- und Bodenwirkung aus der Gruppe Sethoxydim, Cycloxydim, Clethodim besteht,

aufweist und die Reiskulturen gegenüber den in der Kombination enthaltenen Herbiziden (A) und (B), gegebenenfalls in Gegenwart von Safenern, tolerant sind."

Anspruch 3 des zweiten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"Verwendung von Herbizid-Kombinationen zur Bekämpfung von Schadpflanzen in Reiskulturen, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweilige Herbizid-Kombination einen synergistisch wirksamen Gehalt an

(A) einem breitwirksamen Herbizid aus der Gruppe der Verbindungen, welche aus (A3) Verbindungen der Gruppe Imazethapyr, Imazapyr, Imazamethabenz, Imazamethabenz-methyl, Imazaquin, Imazamox und Imazapic und deren Salzen besteht,

und

(B) einem Herbizid aus der Gruppe der Verbindungen, welche aus

(B1) selektiv in Reis gegen monokotyle und dikotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blattwirkung und Bodenwirkung (Residualwirkung) aus der Gruppe Propanil, Pendimethalin, Clomazone, Mesotrione und

(B3) selektiv in Reis gegen monokotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blattwirkung aus der Gruppe Fenoxaprop-P, Fenoxaprop, und Cyhalofop besteht,

aufweist und die Reiskulturen gegenüber den in der Kombination enthaltenen Herbiziden (A) und (B), gegebenenfalls in Gegenwart von Safenern, tolerant sind."

Anspruch 7 des zweiten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"Herbizide Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einer Kombination aus

(A) einem breitwirksamen Herbizid

(A1) Glufosinate-ammonium

besteht,

und einem Herbizid (B) aus der Gruppe der Verbindungen, welche aus

(B1') selektiv in Reis gegen monokotyle und dikotyle Schadpflanzen wirksamen Herbiziden mit Blattwirkung und Bodenwirkung (Residualwirkung) aus der Gruppe Anilofos, Oxadiazon,

(B2') selektiv in Reis gegen dikotyle Schadpflanzen und/oder Seggen wirksamen Herbiziden aus der Gruppe Pyrazosulfuron-ethyl

(B4') selektiv in Reis gegen monokotyle Schadpflanzen wirksamen Herbizid mit Blatt- und Bodenwirkung Clefoxidim besteht,

besteht, und die Herbizid-Kombination optional andere Wirkstoffe aus der Gruppe der Safener, Fungizide, Insektizide und Pflanzenwachstumsregulatoren, und optional im Pflanzenschutz übliche Zusatz- und Formulierungshilfsmittel enthält."

V. Die Argumente der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) können wie folgt zusammengefasst werden:

Die Änderungen in den Ansprüchen seien aus folgenden Gründen zulässig:

- Der Umfang des Anspruchs 1 des Haupt- und Hilfsantrags 1 wurde auf die Gruppe der Formel (A1) eingeschränkt. Die Verbindungen der Formel (A1) bis (A3) seien als bevorzugt beschrieben.

- Die Streichung von Verbindungen der Gruppe (B) stelle nur eine Einschränkung dar. Sie führe zu keiner Individualisierung.

- Die Einführung des Worts "besteht" sei gerechtfertigt, da Zweierkombinationen in der ursprünglich eingereichten Beschreibung beschrieben seien.

Zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nahm sie wie folgt Stellung:

- Die Herbizid-Kombination, nämlich Glyphosate und 2,4-D wurde gemäß Dokument (6) vor dem Pflanzen vom Reis und daher nicht auf die Reiskulturen aufgebracht.

- Synergismus sei nicht vorhersehbar.

- Die Lösung der Aufgabe durch die beanspruchten Herbizid-Kombinationen liessen sich nicht vom Stand der Technik ableiten.

VI. Die Argumente der Beschwerdeführerinnen II und III (Einsprechende I und II) können wie folgt zusammengefasst werden:

- Es gebe keine Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung für den Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags. Die verschiedenen Streichungen führten zu einer neuen Auswahl.

- Dokument (6) sei neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags.

- Das Streitpatent sei nicht erfinderisch ausgehend vom Dokument (60) oder Dokument (9) als nächstliegendem Stand der Technik.

VII. Die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatents auf der Grundlage des neuen Hauptantrags (Ansprüche 1-10), hilfsweise auf der Grundlage der neuen Hilfsanträge 1 und 2, sämtliche Anträge eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2012.

VIII. Die Beschwerdeführerinnen II und III (Einsprechende I und II) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 104 242.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.

Haupt- und Hilfsantrag 1

2. Änderungen

2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags, bzw. des Hilfsantrags 1 wurde so geändert, dass die jetzigen Herbizid-Kombinationen u.a. durch die folgende Kombination von Merkmalen gekennzeichnet sind:

a) Alle Kombinationen enthalten ein Herbizid der Formel (A1) und,

b) Alle Kombinationen enthalten ein einziges Herbizid der Gruppe (B) und,

c) Alle Kombinationen enthalten kein weiteres Herbizid.

Diese Konstellation von Merkmalen stellt eine neue technische Lehre dar, die nicht von der ursprünglich eingereichten Fassung der Beschreibung klar und eindeutig ableitbar ist.

2.2 Die Beschwerdeführerin I verwies auf die Zweierkombinationen von Herbiziden, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung genannt sind (siehe Seite 21, zweiter Absatz im Zusammenhang mit dem letzten Absatz der Seite 17), um die Änderungen zu rechtfertigen.

Die Kammer räumt ein, dass die Kombinationen (A):(B1), (A):(B2), (A):(B4) und (A):(B4) auf der Seite 17 der Beschreibung erwähnt werden, jedoch werden sie nur im Zusammenhang mit bestimmten Mengenverhältnissen der Herbizide (A) und (B) offenbart. Da diese Mengenverhältnisse nicht in den Wortlaut des Anspruchs 1 aufgenommen wurden, kann diese Offenbarung keine Stütze für die durchgeführte Änderung sein. Auf Seite 18, letzter Absatz, bis auf Seite 21, erste Linie, werden auch Zweierkombinationen offenbart, die ebenfalls nicht als Stütze für die durchgeführten Änderungen verwendet werden können, da das Herbizid (A) in diesen Zweierkombinationen entweder der D,L-2-Amino-4-[hydroxy(methyl)phosphinyl]-butansäure (siehe "A1.1" auf der Seite 6, fünfter Absatz) oder dem Glufosinate-monoammoniumsalz (siehe "A1.2" auf der Seite 6, fünfter Ansatz) oder dem Glyphosate-monoisopropylammoniumsalz (siehe "A2.2" auf der Seite 7, vorletzte Zeile) entspricht. Da der beanspruchte Umfang für das Herbizid (A1) im Anspruch 1 breiter ist, können diese Zweierkombinationen die Offenbarung des geltenden Anspruchs 1 in diesem Umfang nicht tragen.

2.3 Daher kommt die Kammer zum Schluss, dass der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ nicht genügen.

Zweiter Hilfsantrag

3. Änderungen

3.1 Anspruch 1 wurde so geändert, dass lediglich bestimmte Zweierkombinationen beansprucht werden. Diese Kombinationen werden in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart (siehe Seite 18, letzter Absatz, bis Seite 19, erster Absatz; Kombinationen mit "(A1.2)"). Dies gilt auch für die herbiziden Zusammensetzungen des Anspruchs 7.

3.2 Die Beschwerdeführerinnen II und III haben eingewandt, dass die durch Streichen aus Listen erhaltenen Kombinationen der Ansprüche 2 und 3 über die Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung hinausgehen.

Im Anspruch 2 wurden verschiedene Verbindungen der Gruppen (A) und (B) gestrichen. Jedoch führen diese Streichungen nicht zu einer Einschränkung auf bisher nicht ausdrücklich beschriebene, einzelne Herbizid-Kombinationen ("singling out"), sondern erhalten den zwar limitierten restlichen Gegenstand generisch. Da eine solche Schrumpfung des Anspruchsumfangs keine neue Lehre mit sich bringt, ist nichts gegen sie einzuwenden. Dass im Anspruch 2 jetzt lediglich ein einziges Herbizid (B) anwesend sein muss, stellt nur einen Verzicht auf einen Teil des Anspruchsgegenstands dar und generiert keine neue, ursprünglich nicht beschriebene Untergruppe (siehe T 615/95 vom 16. Dezember 1997, Punkt 6 der Entscheidungsgründe, nicht im ABl EPA veröffentlicht).

Entsprechendes gilt auch für den Anspruch 3 dieses Hilfsantrags.

3.3 Die Ansprüche des zweiten Hilfsantrags genügen daher den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

3.4 Im Einklang mit den Beschwerdeführerinnen II und III ist die Kammer der Meinung, dass die beschränkten Ansprüche des zweiten Hilfsantrags den erteilten Schutzumfang nicht erweitern. Sie genügen somit den Erfordernissen des Artikels 123(3) EPÜ.

4. Neuheit

4.1 Die Beschwerdeführerin II hat eingewandt, die Tabelle 1 des Dokuments (6) sei neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 2.

4.2 Es ist zwar richtig, dass eine Zusammensetzung von Glyphosate und 2,4-D als Herbizid verwendet wird (siehe Tabelle 1, Seite 5, Fußnote 1, "Herbicides"). Aus dieser Fußnote ist zu ersehen, dass die Herbizid-Kombination am 10. März aufgebracht wurde, also vor dem Pflanzen des Reises ("Planting date: April 4; Emerged: 6 May"). Dokument (6) lehrt daher nicht die Bekämpfung von Schadpflanzen in Reiskulturen gemäß den Ansprüchen des vorliegenden zweiten Hilfsantrags.

4.3 Die Beschwerdeführerinnen II und III haben die Neuheit der anderen unabhängigen Ansprüche dieses Hilfsantrags nicht in Frage gestellt. Auch die Kammer sieht hierzu keinen Grund.

4.4 Der Gegenstand der Ansprüche ist daher neu (Artikel 54 EPÜ).

5. Erfinderische Tätigkeit

5.1 Dokument (9) beschreibt Herbizid-Zusammensetzungen, die synergistisch wirken. Diese Herbizid-Kombinationen enthalten Glufosinate-ammonium oder Glyphosate und ein oder mehrere weitere Herbizid(e), die Harnstoffderivate sind. In den aufgelisteten Beispielen wird auch u.a. Metsulfuronmethyl genannt (siehe Spalte 2, Zeilen 62-64). Jedoch zählt Metsulfuronmethyl nicht zu den Herbiziden, für die die Verwendung in Reiskulturen offenbart ist (siehe Spalte 3, Zeilen 12-16).

Dokument (60) betrifft Untersuchungen zur Bekämpfung von "red rice" in genmodifiziertem Reis mit einer Herbizid-Kombination, die Glufosinate-Ammonium und ein weiteres Herbizid enthält.

Für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist als nächstliegender Stand der Technik eine Entgegenhaltung auszuwählen, die den gleichen Zweck wie die beanspruchte Erfindung verfolgt und auch die meisten Merkmale mit ihr gemeinsam hat. Von daher stellt Dokument (60) den nächstliegenden Stand der Technik dar, da es sich von den Herbizid-Kombinationen des Anspruchs 1 lediglich durch die Natur des zusätzlichen Herbizids unterscheidet. Dokument (9) erwähnt nur die Behandlung von Reiskulturen für drei spezifische Herbizid-Kombinationen.

5.2 Da keine Vergleichsversuche vorliegen, kann die zu lösende Aufgabe nur darin gesehen werden, alternative Herbizid-Kombinationen, die einen synergistisch wirksamen Gehalt an zwei verschiedenen Herbiziden enthalten, zur Bekämpfung von Schadpflanzen in Reiskulturen zu verwenden.

5.3 Aus den von der Beschwerdeführerin I vorgelegten Versuchen geht hervor, dass die Reiskulturen von den Herbizid-Kombinationen nicht oder kaum geschädigt werden (siehe Dokument (38), Dokument (80), Tabellen 1-35 und Dokument (86), Tabellen 1 bis 5).

5.3.1 Obwohl Dokument (60) beschreibt, dass sich die spezifischen Glufosinate-ammonium enthaltenden Herbizid-Kombinationen auf genmodifiziertem Reis als wirksam erweisen, kann der Fachmann nicht daraus ableiten, dass andere Herbizide (B) zu vergleichbaren Ergebnissen führen würden. Anders gesagt, steht dem Fachmann keine Lehre zur Verfügung, die es ihm erlauben würde zu entscheiden, ob Glufosinate-ammonium enthaltende Herbizid-Kombinationen mit anderen Herbiziden (B) Reiskulturen nicht schaden würden. Keines der zitierten Dokumente offenbart, dass die verschiedenen Herbizide der Gruppe (B) den Reiskulturen nicht schaden. Infolgedessen würde der Fachmann zu den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen nicht ohne erfinderisches Zutun gelangen.

5.4 Die Beschwerdeführerinnen II und III führten aus, dass Dokument (64) Zweierkombinationen von Glufosinate-Ammonium mit Carfentrazone-ethyl (siehe (64), Mitte des Abstracts) und Dokument (62) Zweierkombinationen von Glyphosate mit verschiedenen Herbiziden als synergistisch wirkend offenbaren (siehe Seite 11, erster Absatz). Daher werde der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 dem Fachmann nahegelegt. Obwohl diese Entgegenhaltungen nicht die Verwendung in Reiskulturen beschreiben, hätte der Fachmann einen Anlass gehabt, sie angesichts der Lehre des Dokuments (60) in Reiskulturen anzuwenden.

Die Dokumente (62) und (64) enthalten jedoch keinen Hinweis darauf, dass die darin erwähnten Zweierkombinationen Reiskulturen nicht schaden würden. Der Fachmann hätte daher nicht ohne weiteres diese Kombinationen auf Reiskulturen angewendet.

5.4.1 Auch Dokument (9) und Dokument (67), die andere Glufosinate-Ammonium enthaltende Zweierkombinationen beschreiben, die in Reiskulturen verwendet werden könnten, geben dem Fachmann keinen Hinweis darauf, dass bei Verwendung der Herbizide (B) die erhaltene Kombination Reiskulturen nicht schädigt.

5.5 Da der Fachmann keinerlei Hinweis dem zitierten Stand der Technik entnehmen kann, wie das Herbizid (B) in den Zweierkombinationen ausgewählt werden muss, um den Reiskulturen nicht zu schaden, kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 dem Fachmann nicht nahegelegt wurde. Darüber hinaus haben die Beschwerdeführerinnen (II) und (III) nicht die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der unabhängigen Ansprüche 3 und 7 in Frage gestellt; auch die Kammer sieht keinen Grund, dies zu tun.

5.6 Somit beruht der Gegenstand der Ansprüche des zweiten Hilfsantrags auf einer erfinderischen Tätigkeit

(Artikel 56 EPÜ).

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent im Umfang des Hilfsantrags 2 (Ansprüche 1-9), eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2012, mit einer noch daran noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.