T 2132/09 (Kältestabilisierte Fettsäuremischungen/CLARIANT) of 25.6.2013

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 209 216, in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

II. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents in vollem Umfang gemäß Artikel 100(a) und (b) EPÜ 1973 beantragt. Gegen die im Laufe des Einspruchsverfahrens eingereichten geänderten Ansprüche wurde zusätzlich die Verletzung der Artikel 123(2) und (3) EPÜ geltend gemacht.

III. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass die Ansprüche gemäß dem damaligen ersten Hilfsantrag alle Erfordernisse der EPÜ erfüllen.

IV. Gegen diese Entscheidung haben sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende Beschwerde eingelegt.

V. Anspruch 1 des in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer von der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin eingereichten Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Kältestabilisierte Lösungen, enthaltend 1 bis 80 Gew.-% organisches Lösemittel und kältestabilisierte Fettsäuregemische, enthaltend

A) 10 bis 99,9 Gew.-% Fettsäuregemische aus

A1) 1 bis 99 Gew.-% mindestens einer gesättigten Mono-oder Dicarbonsäure mit 6 bis 50 Kohlenstoffatomen,

A2) 1 bis 99 Gew.-% mindestens einer ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäure mit 6 bis 50 Kohlenstoffatomen,

sowie

B) 0,01 bis 90 Gew.-% Copolymere, umfassend

B1) 40 bis 60 mol-% bivalente Struktureinheiten der Formel

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

mit X = O oder N-R**(1),

worin a, b = 0 oder 1 und a + b = 1 sind, und

B2) 60 bis 40 mol-% bivalente Struktureinheiten der Formel

- H2C - CR**(2)R**(3) - B2

und gegebenenfalls

B3) 0 bis 20 mol-%, bivalente Struktureinheiten, die sich von Polyolefinen ableiten, wobei die Polyolefine aus Monoolefinen mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen ableitbar sind, und worin

a) R**(1) einen Alkyl- oder Alkenylrest mit 10 bis 40 Kohlenstoffatomen oder einen Alkoxyalkylrest mit 1 bis 100 Alkoxyeinheiten und 1 bis 30 Kohlenstoffatomen im Alkylrest, und

b) R**(3) einen Rest der Formeln OCOR**(4), COOR**(4) oder R**(4) bedeutet, worin R**(4) für C1-C24-Alkyl steht, und

c) die Zahl der Kohlenstoffatome der den Struktureinheiten B3) zugrunde liegenden Polyolefinmoleküle zwischen 35 und 350 beträgt, und

d) R**(2) für Wasserstoff oder Methyl steht,

mit der Maßgabe, dass die Struktureinheiten der Formel B2 abgeleitet sind von

b1) alpha-Olefinen mit 10 bis 26 Kohlenstoffatomen, oder

b2) Vinyl-, Acryl- oder Methacrylsäureestern mit Alkylresten, die 1 bis 24 Kohlenstoffatome tragen,

mit der weiteren Maßgabe, dass die Mischung aus A1) und A2) mindestens 50 Gew.-% Bestandteile mit einer oder mehreren Doppelbindungen enthält, und mit der weiteren Maßgabe, dass die Lösung zwischen 100 und 10.000 ppm B) enthält."

VI. Die Beschwerdeführerin/Einsprechende hat im Wesentlichen vorgetragen dass:

- der in der mündlichen Verhandlung gestellte Antrag verspätet eingereicht sei;

- Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfülle; insbesondere lasse sich die Kombination des Merkmals "(A) 10 bis 99,9 Gew.-% Fettsäuregemische" mit den Merkmalen "(b1) alpha-Olefinen mit 10 bis 26 Kohlenstoffatomen", "die Mischung aus A1) und A2) mindestens 50 Gew.-% Bestandteile mit einer oder mehreren Doppelbindungen enthält" und "die Lösung zwischen 100 und 10.000 ppm B) enthält" nicht aus der ursprünglichen Offenbarung ableiten.

VII. Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin hat im Wesentlichen vorgetragen, dass:

- der neue Hauptantrag als Reaktion auf die in der mündlichen Verhandlung diskutierte Frage der Vereinbarkeit der schriftlich angekündigten Anträge mit Artikel 123(3) EPÜ eingereicht worden sei;

- die Änderungen leicht verständlich seien und sie deshalb von der Gegenpartei problemlos abgehandelt werden könnten;

- alle Merkmale des Anspruchs 1 durch die ursprüngliche Offenbarung gestützt seien und daher die Ansprüche gemäß Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllten.

VIII. Die Beschwerdeführerin/Einsprechende beantragt die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

IX. Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin beantragt die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit des Hauptantrags der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin

Unter Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin für die Einreichung erst in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Beweggründe ist die Kammer der Auffassung, dass die Änderungen die Gegenpartei nicht überraschend waren, leicht verständlich sind und problemlos behandelt werden konnten.

Daher ist der neue Hauptantrag zulässig.

2. Artikel 123(2) EPÜ

2.1 Anspruch 1 gemäß Hauptantrag stützt sich auf die Kombination der Ansprüche 1 und 7 wie ursprünglich eingereicht mit den folgenden in der ursprünglichen Beschreibung enthaltenen zusätzlichen Merkmalen:

(1) die Struktureinheiten der Formel B2 sind abgeleitet von b1) alpha-Olefinen mit 10 bis 26 Kohlenstoffatomen, oder

b2) Vinyl-, Acryl- oder Methacrylsäureestern mit Alkylresten, die 1 bis 24 Kohlenstoffatome tragen (siehe Seite 7, Zeilen 10 bis 11 und 20 bis 21 in Kombination mit Seite 4, Zeilen 9 bis 10);

(2) Mischungen aus A1) und A2), welche mindestens 50 Gew.-% Bestandteile mit einer oder mehreren Doppelbindungen enthalten (Seite 5, Zeilen 8 bis 12);

(3) die Lösung enthält zwischen 100 und 10.000 ppm B) (Seite 9, Zeilen 28 bis 30).

2.2 Insbesondere wurde das Merkmal (2) aus dem Absatz auf Seite 5, Zeilen 6 bis 14 der Beschreibung abgeleitet, der wie folgt lautet:

"Der Anteil der gesättigten Fettsäuren A1) in der Mischung aus A1) und A2) liegt bevorzugt unter 20 Gew.-%, insbesondere unter 10 Gew.-%, speziell unter 5 Gew.-%. In bevorzugten Fettsäuremischungen, worunter hier die Kombination aus A1) und A2) verstanden wird, enthalten mindestens 50 Gew.-%, insbesondere mindestens 75 Gew.-%, speziell mindestens 90 Gew.-% der Bestandteile eine oder mehrere Doppelbindungen. Diese bevorzugten Fettsäure(mischungen) haben Jodzahlen von mindestens 40 g I/100 g, bevorzugt mindestens 80 g I/100 g, insbesondere mindestens 125 g I/100 g."

Dieser Absatz betrifft daher bevorzugte Merkmale der Mischung von (A1) und (A2). Es ist aus dem Wortlaut "In bevorzugten Fettsäuremischungen..." (Seite 5, Zeilen 8 bis 9) zu entnehmen, dass das Merkmal (2) die vorhergehend erwähnten bevorzugten Fettsäuremischungen (A1) und (A2), die weniger als 20 Gew.-% gesättigte Fettsäure (A1) enthalten, betrifft. Selbst wenn diese Merkmale nicht im Zusammenhang zu lesen wären, so würde zumindest der Wortlaut "Diese bevorzugten Fettsäure(mischungen) haben Jodzahlen..." (Seite 5, Zeile 12) klar zu erkennen geben, dass die angegebenen Jodzahlen auch ein wesentliches Merkmal der in diesem Absatz bevorzugten Mischungen (A1) und (A2) sind.

Daher ist die Kammer der Auffassung, dass das in den Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag aufgenommene Merkmal (2) aus dem Kontext der ursprünglichen Anmeldung und aus seinem Zusammenhang mit den anderen im selben Absatz der Beschreibung erwähnten Merkmalen (die in den Anspruch 1 nicht aufgenommen wurden) herausgelöst worden ist.

Daher ist bereits aus diesem Grund die Kombination des Merkmals (2) mit den anderen aus verschiedenen in der Beschreibung dargestellten Varianten der Erfindung ausgewählten Merkmalen (1) und (3) (Seite 7, Zeilen 10 bis 11 und 20 bis 21, und Seite 9, Zeile 28 bis 30) und mit der nur im Anspruch 1 angegebenen Gehaltsobergrenze von 99,9 Gew.-% für die Komponente (A) aus den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und direkt abzuleiten.

Daher erfüllt der Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.