T 0589/07 (Détection d'altérations de l'ADN/GENOLIFE) of 17.6.2009

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen Nº 98 925 754.8 avec le numéro de publication internationale WO-A-98/53099 ayant pour titre "Procédé de détection qualitative et quantitative d'altérations de l'ADN et des ligands de ces altérations" a été rejetée par la division d'examen.

II. La décision de rejet est fondée sur le motif que l'objet des revendications 1 à 17 déposées par télécopie le 21 février 2005 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 56 CBE.

III. La requérante s´est pourvue contre cette décision, a acquitté la taxe de recours et déposé avec la lettre du 13 mars 2007 un mémoire exposant les motifs de son recours, accompagné d'un nouveau jeu de revendications en tant que Requête Principale ainsi que de trois jeux de revendications à titre de Requêtes Auxiliaires 1 à 3. Les revendications selon la Requête Principale correspondent au jeu de revendications vis-à-vis duquel la décision de rejet avait été prise par la division d´examen. La revendication 1 selon la Requête Principale est libellée comme suit :

"1. Procédé de mise en évidence des propriétés génotoxiques d'un environnement par mesure de l'altération que l'environnement produit sur l'ADN d'un échantillon, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

a) mise en contact d'un ADN susceptible d'avoir été altéré avec une composition comprenant au moins une protéine de reconnaissance d'ADN altéré dans

un milieu permettant la liaison de ladite protéine de reconnaissance sur l'ADN,

b) détection de la protéine de reconnaissance fixée sur l'ADN par un anticorps se fixant sur la protéine de reconnaissance ou à l'aide d'une protéine de reconnaissance marquée."

La revendication 1 selon la Requête Auxiliaire 1 est libellée comme suit :

"1. Procédé de mise en évidence des propriétés génotoxiques d'un environnement par mesure de l'altération que l'environnement produit sur l'ADN

double-brin d'un échantillon, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

a) mise en contact d'un ADN susceptible d'avoir été altéré avec une composition comprenant au moins une protéine de reconnaissance d'ADN altéré dans un milieu permettant la liaison de ladite protéine de reconnaissance sur l'ADN,

b) détection de la protéine de reconnaissance fixée sur l'ADN par un anticorps se fixant sur la protéine de reconnaissance ou à l'aide

d'une protéine de reconnaissance marquée."

La revendication 1 selon la Requête Auxiliaire 2 est libellée comme suit :

"1. Procédé de mise en évidence des propriétés génotoxiques d'un environnement par mesure de l'altération que l'environnement produit sur l'ADN d'un échantillon, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

a) mise en contact d'un ADN susceptible d'avoir été altéré avec une composition comprenant au moins une protéine de reconnaissance d'ADN altéré

choisie dans le groupe constitué par les protéines du système de réparation par excision de nucléotides (système NER), les protéines du système de réparation par excision de bases (système BER) et les protéines des systèmes détectant les cassures de l'ADN dans un milieu permettant la liaison de ladite protéine de

reconnaissance sur l'ADN,

b) détection de la protéine de reconnaissance fixée sur l'ADN par un anticorps se fixant sur la protéine de reconnaissance ou à l'aide

d'une protéine de reconnaissance marquée."

La revendication 1 selon la Requête Auxiliaire 3 est libellée comme suit :

"1. Procédé de mise en évidence des propriétés génotoxiques d'un environnement par mesure de l'altération que l'environnement produit sur l'ADN double-brin d'un échantillon, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

a) mise en contact d'un ADN susceptible d'avoir été altéré avec une composition comprenant au moins une protéine de reconnaissance d'ADN altéré

choisie dans le groupe constitué par les protéines du système de réparation par excision de nucléotides (système NER), les protéines du système de réparation par excision de bases (système BER) et les protéines des systèmes détectant les cassures de l'ADN dans un milieu permettant la liaison de ladite protéine de

reconnaissance sur l'ADN,

b) détection de la protéine de reconnaissance fixée sur l'ADN par un anticorps se fixant sur la protéine de reconnaissance ou à l'aide

d'une protéine de reconnaissance marquée."

Dans chacun des jeux de revendications, les revendications dépendantes 2 à 13 définissent des caractéristiques additionnelles du procédé selon la revendication 1, tandis que les revendications 14 à 17 ont trait à des utilisations du procédé selon les revendications 1 à 13.

IV. Les documents suivants sont cités devant la chambre de recours :

D2 WO-A-96/24688 ;

D13 WO-A-93/02216.

V. La chambre de recours a émis un avis provisoire par envoi d'une notification conformément à l'article 15(1) du règlement de procédure des chambres de recours.

VI. Par deux lettres datées du 28 et 29 mai 2009, la requérante a informé la chambre qu'elle ne souhaitait pas poursuivre les démarches concernant la présente demande et qu'elle ne participerait pas à la procédure orale du 17 juin 2009.

VII. La procédure orale a eu lieu le 17 juin 2009 en l'absence de la requérante.

VIII. Les arguments de la requérante présentés par écrit peuvent en substance être résumés comme suit :

Requête Principale

Article 123(2) CBE

- La requête principale correspond au jeu de revendications vis-à-vis duquel la décision de rejet a été prise par la division d'examen.

Article 54 CBE

- Le document D13 ne décrit pas un procédé pour détecter les propriétés génotoxiques d'un environnement et n'affecte donc pas la nouveauté de l'objet de la revendication indépendante 1 et des revendications qui en dépendent (revendications 2 à 17).

Article 56 CBE

- La méthode objet du document D13 ne concerne que la détection de changements de nucléotides dans la séquence de l'ADN cible (voir page 5, lignes 28 à 31). Au contraire, la présente invention permet non seulement la détection de mésappariements mais aussi la détection d'autres types d'altérations telles que des adduits, des lésions, des cassures de l'ADN, comme expliqué de la page 3, ligne 30 à la page 4, ligne 17.

- Le document D13 décrit une méthode pour détecter une mutation dans un polynucléotide simple-brin (page 5, lignes 28 a 31). Au contraire, la présente invention s'intéresse à la détection d'altérations dans de l'ADN double-brin. Ainsi, dans le cadre de la présente invention, aucune étape supplémentaire de dénaturation n'est nécessaire pour passer de l'ADN double-brin extrait de l'échantillon à l'ADN mis en oeuvre dans le procédé de l'invention.

- La méthode objet du document D13 implique l'utilisation d'une matrice polynucléotidique simple-brin à laquelle la séquence polynucléotidique simple-brin est hybridée. Ladite matrice polynucléotidique simple-brin est complémentaire de la séquence non-mutée dudit polynucléotide simple-brin. Le procédé objet de la présente invention ne nécessite ni l'utilisation d'une matrice, ni une étape d'hybridation du polynucléotide simple-brin à ladite matrice.

- De plus, rien ne suggère à l'homme du métier connaissant la méthode décrite dans le document D13 de la simplifier pour obtenir un procédé pour détecter les propriétés génotoxiques d'un environnement et ce, quel que soit le type d'altérations induites par cet environnement.

Requête Auxiliaire 1

Article 123(2) CBE

- Dans ce jeu de revendications, la revendication 1 a été modifiée par rapport à la requête principale, par ajout de l'expression "double-brin" à la revendication 1. Le support pour cet amendement se trouve à la Figure 1 et aussi dans l'ADN ("double-brin") mis en oeuvre dans les exemples 1 à 5.

Article 54 CBE

- Le document D13 ne décrit pas un procédé pour détecter les propriétés génotoxiques d'un environnement. L'objet de la revendication 1 de la requête auxiliaire 1 et des revendications qui en dépendent (revendications 2 à 17) est donc nouveau vis-à-vis du document D13, conformément à l'article 54 CBE.

Article 56 CBE

- L'invention objet de la revendication 1 de la Requête Auxiliaire 1 se distingue du document D13 par le fait que de l'ADN double-brin extrait de l'échantillon sur lequel les propriétés génotoxiques de l'environnement sont testées, est utilisé.

- En effet, il ressort clairement des étapes (a) et (b) du procédé de la présente invention que l'ADN double-brin extrait de l'échantillon est directement mis en contact avec la protéine de reconnaissance d'ADN altéré. Le procédé de l'invention ne présente donc ni une étape de dénaturation de l'ADN extrait, ni une étape de préparation d'une matrice simple-brin complémentaire de la séquence non-mutée dudit ADN extrait dénaturé, ni une étape d'hybridation entre l'ADN extrait dénaturé (i.e. ADN simple-brin) et la matrice simple-brin.

- L'invention objet de la revendication 1 de la Requête Auxiliaire 1 permet donc d'obtenir un procédé simplifié et plus facile à mettre en oeuvre que la méthode décrite dans le document D13 puisque ce procédé présente moins d'étapes et ne nécessite pas la préparation et la production d'une matrice simple-brin.

- Rien dans le document D13 ne décrit, ni ne suggère à l'homme du métier de mettre en oeuvre la méthode décrite dans le document D13 en utilisant un ADN double-brin directement extrait de l'échantillon soumis aux conditions potentiellement génotoxiques de l'environnement plutôt qu'un polynucléotide simple-brin.

- Au contraire, il ressort clairement du document D13 que l'utilisation d'un polynucléotide simple-brin et d'une matrice d'hybridation sont des éléments essentiels de la méthode décrite dans le document D13 (voir la page 5, lignes 20 a 27).

- De plus, lorsque la méthode du document D13 est mise en oeuvre pour détecter une mutation ponctuelle particulière dans un ADN double-brin, ce dernier doit être obligatoirement dénaturé pour n'utiliser que l'un et/ou l'autre des ADN simple-brin correspondant, comme expliqué page 15, lignes 8 à 20.

- De par cet enseignement, l'homme du métier qui viserait à offrir un procédé simplifié et plus facile à mettre en oeuvre que celui décrit dans le document D13 serait dissuadé de le simplifier en supprimant ou en remplaçant l'utilisation d'un polynucléotide simple-brin et son hybridation à une matrice simple-brin.

- Par conséquent, l'invention objet de la revendication 1 de la requête auxiliaire 1 implique une activité inventive vis-à-vis du le document D13, tout comme les revendications qui dépendent de cette revendication (i.e. revendications 2 à 17) selon l'article 56 CBE.

IX. La requérante a conclu à l'annulation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet sur la base des documents ci-dessous:

- comme requête principale, le jeu de revendications déposé en tant que "Requête Principale" avec la lettre datée du 13 mars 2007

- comme première requête subsidiaire, le jeu de revendications déposé en tant que "Requête Auxiliaire 1" avec la lettre datée du 13 mars 2007

- comme deuxième requête subsidiaire, le jeu de revendications déposé en tant que "Requête Auxiliaire 2" avec la lettre datée du 13 mars 2007

- comme troisième requête subsidiaire, le jeu de revendications déposé en tant que "Requête Auxiliaire 3" avec la lettre datée du 13 mars 2007.

Motifs de la décision

Requête Principale

Article 123(2) CBE

1. Les revendications selon la Requête Principale correspondent au jeu de revendications vis-à-vis duquel la décision de rejet avait été prise par la division d'examen, laquelle n'avait pas soulevé d'objections au titre de cet article à l'encontre de ces revendications. La chambre n'a aucune raison d'adopter une position différente.

Article 54 CBE

2. Le document D2 décrit une méthode pour mesurer l'altération de l'ADN afin de détecter les propriétés génotoxiques d'un environnement. Cependant, la méthode décrite dans le document D2 met en jeu un anticorps anti-ADN modifié. Au vu de la définition des "protéines de reconnaissance des altérations" donnée dans la demande aux pages 4 et 5, selon laquelle ces protéines doivent faire partie d'un "système de réparation de l'ADN", un anticorps se liant directement à l'altération de l'ADN est exclu.

Le document D13 quant à lui décrit la détection de mutations dans un ADN cible. L'échantillon comprenant l'ADN peut provenir d'un milieu environnemental (voir page 32, ligne 17 du document D13). Cependant, une mutation de l'ADN est structurellement différente d'une altération (voir point 6 ci-dessous). En outre, la méthode objet du document D13 implique une différence supplémentaire constituée par l'emploi d'une matrice polynucléotidique simple-brin (complémentaire et non-mutée) à laquelle la séquence polynucléotidique simple-brin (mutée) est hybridée.

Au vu de ce qui précède, l'objet de la revendication 1 de la Requête Principale et des revendications qui en dépendent (revendications 2 à 17) est donc nouveau vis-à-vis des documents D2 et D13, conformément à l'article 54 CBE.

Activité inventive (Article 56 CBE)

Art antérieur le plus proche

3. En suivant l'approche problème/solution appliquée de manière constante par les chambres de recours en vue d'apprécier l'activité inventive sur une base objective, il est nécessaire de procéder en premier lieu à l'identification de l'art antérieur le plus proche qui permettra ensuite de déterminer le problème technique pouvant être considéré comme résolu vis-à-vis de cet art antérieur le plus proche et finalement d'apprécier l'évidence de la solution proposée, reflétée par les caractéristiques techniques de la revendication, à la lumière de l'état de la technique.

4. Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB (voir, en particulier, les décisions T 606/89 du 18 septembre 1990 et T 273/92 du 18 août 1993), l'art antérieur le plus proche à partir duquel évaluer l'activité inventive est généralement celui qui correspond à un but semblable et qui exige le moins de modifications structurelles et fonctionnelles. De la même manière, la décision T 506/95 du 5 février 1997 énonce que l'art antérieur le plus proche est celui qui est le plus approprié pour atteindre l'objectif visé par l'invention et pas uniquement celui qui présente apparemment des ressemblances structurelles avec la solution de l'invention.

5. Dans le cas présent, il ressort du libellé de la revendication 1 de cette requête que l'objectif visé est une méthode pour mesurer l'altération de l'ADN afin de détecter les propriétés génotoxiques d'un environnement. Selon la chambre, l'état de la technique le plus proche devrait donc être représenté par des documents visant un but semblable.

6. Dans la décision contestée ainsi que dans le mémoire de recours, le document D13 est considéré comme l'état de la technique le plus proche. Ce document concerne la détection de mutations dans la séquence d'un ADN cible simple-brin (voir page 5, ligne 30) ou double-brin (voir page 15, ligne 9). L'échantillon comprenant l'ADN peut provenir d'un milieu environnemental (voir page 32, ligne 17 du document D13).

La division d'examen affirme que les deux termes "altération" et "mutation" sont équivalents (voir la communication datée 16.08.2004, à la page 4, 4**(ème) paragraphe). Toutefois, la chambre partage l'opinion de la requérante exprimée dans sa réponse à la division d'examen du 21 février 2005 (voir bas de la page 2), selon laquelle une altération de l'ADN est structurellement différente d'une mutation. En effet, une altération (voir le passage allant de la page 3, ligne 35 à la page 4, ligne 19 de la demande) est une modification chimique ou physique d'une ou plusieurs bases de l'ADN. Un mésappariement tombe également sous cette définition puisqu'il produit un changement dans la structure de la double hélice, du fait qu'il résulte d'un changement de base sur un des brins ne respectant pas la règle des appariements A/T ou G/C (d'où ce terme). Par contre, une mutation (dans un ADN double-brin) est un changement de paire de bases respectant les appariements A/T et G/C. Par conséquent, une mutation ne comporte aucun mésappariement des bases (et donc aucune altération de l'ADN). Comme suite logique, les protéines de reconnaissance des altérations (voir pages 4 et 5 de la demande) ne sont pas à même de se lier à une base non altérée ou à une paire de bases ne portant pas de mésappariement. En effet, la protéine "MSH2" donne un rapport de signal spécifique de 5:1 dans un test impliquant T:G (mésappariement) et C:G (pas de mésappariement) (voir la page 24, lignes 22-24 de la demande). Au vu de ce qui précède, la méthode revendiquée (voir en particulier la partie (a) de la revendication 1) ne fonctionne pas pour la détection directe des mutations.

Outre cette différence fondamentale concernant le but visé par le document D13, la méthode objet du document D13 présente une différence supplémentaire constituée par l'emploi d'une matrice polynucléotidique simple-brin (complémentaire et non-mutée) à laquelle la séquence polynucléotidique simple-brin (mutée) est hybridée.

7. Par contre, le document D2 mentionné dans la présente demande (voir page 3, lignes 7 à 11) décrit une méthode pour mesurer l'altération de l'ADN (voir l'Exemple 2, à la page 10, ligne 5: "pyrimidine dimers or 6-4 adducts are the lesions") afin de détecter les propriétés génotoxiques d'un environnement (voir page 2, lignes 27 à 28). La méthode décrite dans le document D2 met en jeu un anticorps anti-ADN modifié afin de détecter l'altération. Par conséquent, la seule différence entre la méthode revendiquée et le procédé décrit par le document D2 se réduit à l'emploi d'une protéine de reconnaissance d'ADN altéré au lieu d'un anticorps anti-ADN modifié.

8. De ces diverses considérations, la chambre conclut que le document D13 est plus éloigné par rapport à la méthode revendiquée que le document D2. Ce dernier, comme la chambre l'avait déjà indiqué dans son avis provisoire (voir paragraphe V ci-dessus), représente le seul point de départ adéquat pour l'appréciation de l'activité inventive.

Le problème technique et sa solution

9. A la lumière de l'enseignement du document D2, on peut donc considérer que le problème à la base de la méthode revendiquée est de proposer une méthode, pour détecter des altérations de l'ADN, alternative à celle décrite dans ce document. Ce problème est résolu par le procédé selon la revendication 1, lequel fait intervenir une protéine de reconnaissance d'ADN altéré au lieu d'un anticorps anti-ADN modifié pour identifier l'altération.

Activité inventive

10. La question qui se pose pour l'appréciation de l'activité inventive est de savoir si, pour un homme du métier, la solution proposée découle d'une manière évidente de l'art antérieur. Il convient tout d'abord de noter que le domaine de la détection des mutations des ADNs est proche (mais différent: voir le point 6 ci-dessus) de celui ayant trait à la détection/mesure de l'altération de l'ADN. En effet, les problèmes techniques que l'homme du métier vise à résoudre sont souvent très semblables et se rapportent aux modifications qui se produisent dans les ADNs.

Par conséquent, rien n'empêchait l'homme du métier désireux de résoudre le problème mentionné au point précédent de consulter des documents appartenant au domaine voisin de la détection des mutations des ADNs et de se pencher sur le document D13. Ce dernier (voir la Fig. 2) suggérait l'utilisation de la protéine "MBP", c'est-à-dire une protéine de reconnaissance des altérations (mésappariements) dans un contexte différent, à savoir pour vérifier si un mésappariement (indicateur de mutation) se produisait entre un ADN cible dénaturé et une matrice polynucléotidique simple-brin (complémentaire et non-mutée). Au vu de cet enseignement du document D13, l'homme du métier était donc amené à concevoir sans effort inventif une méthode selon la présente revendication 1, où l'anticorps anti-ADN modifié décrit dans le document D2 était remplacé par une protéine de reconnaissance des mésappariements.

11. De l'avis de la requérante, il n'était pas évident pour l'homme du métier connaissant la méthode décrite dans le document D13 de la simplifier pour obtenir un procédé pour détecter les propriétés génotoxiques d'un environnement et ce, quel que soit le type d'altérations induites par cet environnement. La requérante a fait valoir que l'homme du métier aurait été dissuadé et détourné de cette solution par les différences considérables entre le procédé décrit dans le document D13 et la solution proposée (voir le paragraphe VIII ci-dessus pour plus de détails).

Cependant, lesdites différences, sur lesquelles la requérante entend fonder l'existence d'une activité inventive, se rapportent à un état de la technique plus éloigné que le document D2. Par ailleurs, il n'est pas surprenant que plus un document est éloigné d'une invention, plus il comporte de différences susceptibles de justifier l'existence d'une activité inventive. Force est de constater que cette argumentation de la requérante basée sur un art antérieur plus lointain, choisi comme point de départ pour arriver à l'objet de la revendication 1, n'est pas pertinente et doit donc être écartée pour l'appréciation de l'activité inventive.

12. La chambre conclut que l'objet de la présente revendication 1 découle de manière évidente de l'état de la technique, à savoir de la combinaison des enseignements des documents D2 et D13. La revendication 1 ne répond par conséquent pas aux exigences de l'article 56 CBE et la requête principale doit donc être rejetée.

Requête Auxiliaire 1

Article 123(2) CBE

13. Dans ce jeu de revendications, la revendication 1 a été modifiée par rapport à la Requête Principale, par ajout de l'expression "double-brin" à la revendication 1. Le support pour cet amendement se trouve à la Figure 1 (à savoir, la représentation schématique d'ADN double-brin, comme indiqué page 18, ligne 22) mais également dans le fait que l'ADN mis en oeuvre dans les exemples 1 à 5 de la présente demande soit implicitement "double-brin".

Article 54 CBE

14. Pour les même motifs expliqués au point 2 ci-dessus, l'objet de la revendication 1 de la Requête Auxiliaire 1 et des revendications qui en dépendent (revendications 2 à 17) est nouveau vis-à-vis des documents D2 et D13, conformément à l'article 54 CBE.

Activité inventive (Article 56 CBE)

15. La revendication 1 de ce jeu de revendications diffère de la revendication 1 de la Requête Principale par la caractéristique selon laquelle l'ADN de l'échantillon est "double-brin". Cette précision, ajoutée à la revendication 1, sur la nature de l'ADN ne se distingue pas de façon techniquement significative de celle déjà connue du document D2, étant donné que la méthode objet de ce document met également en oeuvre de l'ADN "double-brin" (voir page 10, ligne 10: "duplex oligomer"). Cette nouvelle caractéristique n'est donc pas susceptible de modifier les conclusions de la chambre quant à la question de l'activité inventive présentées ci-dessus dans le contexte de la Requête Principale.

16. Par conséquent, la Requête Auxiliaire 1 doit également être rejetée pour manque d'activité inventive.

Requêtes Auxiliaires 2 et 3

17. La revendication 1 (voir partie (a)) de ces jeux de revendications se distingue de la revendication 1 (voir partie (a)) des Requêtes Principale et Auxiliaire 1 par le fait que les protéines de reconnaissance d´ADN altéré sont limitées aux protéines du système de réparation par excision de nucléotides (système NER), les protéines du système de réparation par excision de bases (système BER) et les protéines des systèmes détectant les cassures de l´ADN. Ces revendications ne comprennent donc pas la protéine de reconnaissance des mésappariements "MBP" mentionnée dans le document D13.

La division d'examen n'a pas eu la possibilité de prendre position sur les revendications indépendantes de ces requêtes, en particulier, en prenant le document D2 comme point de départ adéquat pour l'appréciation de l'activité inventive (voir le point 8 ci-dessus).

Etant donné qu'il n'appartient normalement pas à une chambre de recours d'examiner et de trancher une question qui se présente pour la première fois au stade du recours (à savoir, l'activité inventive des revendications des Requêtes Auxiliaires 2 et 3 vis-à-vis du document D2 pris comme art antérieur le plus proche), la chambre estime que l'affaire doit être renvoyée à la première instance (cf. Article 111(1) CBE et la Jurisprudence des Chambres de recours, 5**(ème) édition 2006, page 720, avant-dernier paragraphe).

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure sur la base des Requêtes Auxiliaires 2 et 3 produites avec la lettre du 13 mars 2007.