T 0354/03 (Dihydroperoxyhexan/PEROXID-CHEMIE) of 7.12.2004

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 26. Februar 2003 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Einsprechender) richtet sich gegen die am 16. Januar 2003 zur Post gegebene Zwischen- entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 772 589 in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde.

II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang vom Beschwerdeführer aus den Einspruchsgründen des Artikels 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit angegriffen worden. Zur Stützung des Einspruchs wurden unter anderem die folgenden Druckschriften angezogen:

(1) Joseph Hoffman, Dissertation "The preparation and decomposition of some tertiary alkyl hydroperoxides", The Ohio State University, 1951,

(2) US-A-4 154 768,

(4) JP-A-73 026 733, in Form der Zusammenfassung CA 79, 136497

III. Der angefochtenen Entscheidung lagen die im Einspruchsverfahren geänderten Ansprüche 1 bis 6 zugrunde, deren einziger unabhängiger Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Verfahren zur Herstellung von 2,5-Dimethyl-2,5- dihydroperoxy-hexan durch Umsetzung von 2,5-Dimethyl- 1,5-hexadien mit Wasserstoffperoxid in einem sauren wässerigen Medium dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung unter Zusatz eines Emulgators oder eines wassermischbaren Lösemittels durchführt."

IV. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Entscheidung fest, daß das Streitpatent in seiner geänderten Fassung neu und erfinderisch sei.

Das beanspruchte Verfahren unterscheide sich von dem in der Druckschrift (1) beschriebenen darin, daß die Umsetzung unter Zusatz eines Emulgators oder eines wassermischbaren Lösungsmittels durchgeführt werde. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist die Einspruchsabteilung von der Druckschrift (1) als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen. Demgegenüber habe die Aufgabe der Erfindung darin bestanden, ein hinsichtlich Ausbeute und Reaktionsdauer verbessertes Verfahren zur Herstellung von 2,5-Dimethyl- 2,5-dihydroperoxy-hexan bereitzustellen. Dies werde durch eine der beiden alternativen kennzeichnenden Merkmale erreicht. Hierauf enthalte der Stand der Technik keine Anregung. In der Druckschrift (1) werde weder auf den Zusatz eines Emulgators noch eines Lösungsmittels hingewiesen. Auch wenn hierin Diisobutylen umgesetzt werde, so könne dies nicht als direkte Bezugnahme auf die Druckschriften (2) und (4) gesehen werden, die sich ebenfalls mit der Umsetzung von Diisobutylen befaßten. Diese Druckschriften beträfen nicht Diene und daher habe der Fachmann keine Veranlassung gehabt, deren Lehren auf die Umsetzung von 2,5-Dimethyl-1,5-hexadien zu übertragen. Folglich sei das beanspruchte Verfahren erfinderisch.

V. Der Beschwerdeführer hat vorgetragen, daß die Druckschrift (1) das streitgegenständliche Verfahren neuheitsschädlich vorwegnehme. Die Zugabe eines wassermischbaren Lösungsmittels zur Ausbeutesteigerung sei allgemeines Fachwissen, welches er durch Angabe des Lehrbuches

(5) J. March, Advanced Organic Chemistry, 1992, Seiten 356 bis 365

belegt. Deshalb lese der Fachmann diese Verfahrens- maßnahme in das Verfahren der Druckschrift (1) mit hinein.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei von der Druckschrift (1) als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen. Demgegenüber habe die technische Aufgabe in einer Verbesserung der Ausbeute bestanden. Die Druckschrift (2) gebe nun den Hinweis, daß eine Ausbeutesteigerung in Hydroperoxydierungsverfahren von Olefinen durch Zugabe von grenzflächenaktiven Mitteln, also eines Emulgators, erzielt werde. Als Beispiel würden nicht-ionische Tenside, darunter auch ethoxyliertes Nonylphenol, genannt. Die Druckschrift (4) gebe außerdem den Hinweis, durch Zugabe eines wassermischbaren Lösungsmittels, genannt werde Acetonitril, die Ausbeute eines Hydroperoxydierungs- verfahren von Olefinen zu steigern. Die Druckschriften (2) und (4) mögen zwar ein Hydroperoxydierungsverfahren von Mono-Olefinen betreffen, deren Verfahrensdurch- führung unterscheide sich jedoch nicht von der für Di- Olefine und in beiden Fällen würden gleichermaßen Doppelbindungen hydroperoxydiert. Daher kombiniere der Fachmann die Druckschrift (1) mit Druckschrift (2) bzw. (4), weswegen die patentgemäße Lösung nahegelegt sei und keine erfinderische Qualität besitze.

VI. Der Beschwerdegegner hat im Hinblick auf die Druckschrift (1) bestritten, daß das beanspruchte Verfahren dort offenbart sei. Diese Druckschrift beschreibe das streitgegenständliche Verfahren mit Ausnahme der Zugabe eines Emulgators oder eines wassermischbaren Lösungsmittels. Nach den Grundsätzen der Neuheitsprüfung gehöre zur Offenbarung der Druckschrift jedoch nur das, was unmittelbar und eindeutig daraus hervorgehe, sodaß sich die Frage des Mitlesens, wie vom Beschwerdeführer vorgetragen, gar nicht stelle.

Der Gegenstand des Streitpatents weise auch erfinderische Qualität auf. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat der Beschwerdegegner zuerst die in der Streitpatentschrift, Absatz [0005] zitierte Druckschrift EP-A-513 711 als nächstliegenden Stand der Technik in den Raum gestellt, während er im schriftlichen Verfahren vor der Kammer die Druckschrift (1) als nächstkommend angesehen hat. Schlußendlich ist er dann doch von letzterer Druckschrift ausgegangen. Demgegenüber habe die Aufgabe in einer Verbesserung der Ausbeute und der Reaktionsdauer bestanden. Die Druckschrift (1) allein lege das patentgemäße Verfahren nicht nahe, da sie keinen Hinweis auf die Zugabe eines Emulgators oder Lösungsmittels enthalte, obwohl diese bereits damals bekannt gewesen seien. Die Druckschriften (2) und (4) beträfen die Hydroperoxydierung von Mono- Olefinen und erwähnten Di-Olefine nicht. Demzufolge habe der Fachmann keine Veranlassung gesehen, die Lehren dieser Druckschriften auf das aus Druckschrift (1) bekannte Verfahren zur Umsetzung von Di-Olefinen zu übertragen. Bei einem Di-Olefin reagierten die beiden Doppelbindungen nicht unabhängig voneinander, weswegen ein völlig verschiedener Reaktionsmechanismus zugrunde liege. Weder einzeln noch in Kombination legten die Druckschriften (1), (2) und (4) daher die Erfindung nahe.

VII. Der Beschwerdeführer hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Der Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

VIII. Am 7. Dezember 2004 hat eine mündliche Verhandlung vor der Kammer in Abwesenheit des Beschwerdeführers stattgefunden, der nach ordnungsgemäßer Ladung mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2004 angekündigt hatte nicht teilzunehmen. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)

Die Durchführung der Umsetzung in einem wäßrigen Medium unter Zusatz eines Emulgators oder eines wassermischbaren Lösungsmittels findet ihre Stütze in den ursprünglichen Unterlagen auf Seite 3, Absatz 2.

Diese Abänderung des erteilten Anspruchs 1 beschränkt den beanspruchten Gegenstand, wodurch der Schutzbereich des Streitpatents im Vergleich zur erteilten Fassung nicht erweitert wird.

Der geltende Anspruchssatz erfüllt demzufolge alle Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

3. Neuheit

3.1. Die Druckschrift (1) beschreibt zwar ein Verfahren zur Herstellung von 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroperoxy-hexan gemäß Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1, offenbart jedoch keine der das streitgegenständliche Verfahren kennzeichnenden Maßnahmen, nämlich weder den Zusatz eines Emulgators noch den eines wassermischbaren Lösungsmittels. Dies ist zwischen den Parteien auch unstreitig. Damit unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren bereits deswegen von diesem Stand der Technik.

3.2. Der Beschwerdeführer hat nun eingewandt, daß dies jedoch kein Unterscheidungsmerkmal darstelle, da der Fachmann die in der Druckschrift (1) nicht explizit offenbarte Maßnahme des Zusatzes eines wassermischbaren Lösungsmittels aufgrund seines Fachwissens automatisch mitlese.

Gleichwohl hat der Beschwerdeführer in seinem Schrift- satz vom 15. Mai 2003, Seite 3, Zeile 1 eingeräumt, daß dieser Zusatz lediglich "ein Weg zur Überwindung der Schwierigkeiten ..." sei (Hervorhebung durch die Kammer). Damit hat er im Ergebnis zugestanden, daß auch andere Wege als der Zusatz eines wassermischbaren Lösungs- mittels für den Fachmann denkbar seien.

3.3. Der Offenbarungsgehalt einer Druckschrift wird indessen nur durch das festgelegt, was ihr unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist. Daher kann gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Ermittlung des Offenbarungsgehaltes einer Druckschrift auch nicht eine ungenannte Verfahrensmaßnahme, die aus dem Fachwissen für die Verfahrensdurchführung lediglich als eine Möglichkeit von mehreren denkbar ist, herangezogen werden. Im vorliegenden Fall führt dies zum Ergebnis, daß die ungenannte, lediglich mögliche Verfahrens- maßnahme des Zusatzes eines wassermischbaren Lösungsmittels nicht zum Offenbarungsgehalt der Druckschrift (1) gehört. Folglich unterscheidet sich hierdurch das anspruchsgemäße Verfahren von dem dort offenbarten.

3.4. Des weiteren hält es die Kammer für angezeigt darauf hinzuweisen, daß das obige Vorbringen des Beschwerdeführers zur Neuheit, nämlich vom "Mitlesen", auf Überlegungen und Argumente zurückgreift, die gegebenenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Patentgegenstandes zu berücksichtigen wären. Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind gemäß Artikel 52 (1) EPÜ indessen zwei eigenständige Erfordernisse an die Patentfähigkeit einer Erfindung und für deren Beurteilung gelten demzufolge unterschiedliche Kriterien, so daß der Einwand des Beschwerdeführers auch aus diesem Grunde nicht durchgreift.

3.5. Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß die Druckschrift (1) den beanspruchten Gegenstand nicht neuheitsschädlich vorwegnimmt.

4. Erfinderische Tätigkeit

4.1. Gemäß Artikel 56 EPÜ beruht eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Für die Beantwortung dieser Frage aus objektiver Sicht ist es nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern erforderlich, den nächstliegenden Stand der Technik festzustellen, demgegenüber die Aufgabe zu ermitteln, die erfindungsgemäß gestellt und gelöst wird, und die Frage des Naheliegens der anmeldungsgemäßen Lösung dieser Aufgabe für den Fachmann angesichts des Standes der Technik zu klären.

4.2. Als erstes ist somit der zur Erfindung nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln. Im Falle von Erfindungen, die eine Verbesserung des Herstellungsverfahrens eines chemischen Stoffes ausgehend von einem bestimmten Ausgangsstoff betreffen, sind bei der Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik in erster Linie solche Druckschriften zu berücksichtigen, die ein gattungsgemäßes Herstellungsverfahren ausgehend von eben diesem bestimmten Ausgangsstoff beschreiben (siehe auch Entscheidungen T 641/89, Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe; T 20/94, Punkt 7.2 der Entscheidungsgründe; T 713/97, Punkt 4.2 der Entscheidungsgründe, keine veröffentlicht in ABl. EPA). Dies spiegelt zutreffend und in objektiver Weise die tatsächliche Situation wider, in der sich der Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents befand.

4.3. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroperoxy-hexan durch Umsetzung von 2,5-Dimethyl-1,5-hexadien mit Wasserstoffperoxid.

4.3.1. Die Druckschrift (1) beschreibt nun ein gattungsgemäßes Verfahren, in dem aus 2,5-Dimethyl-1,5-hexadien, dort Dimethallyl genannt, mit Wasserstoffperoxid in einem sauren wäßrigen Medium 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroperoxy- hexan hergestellt wird (Seiten 19, 20 und 73 bis 76). Sie stellt die Grundlage für den Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 dar.

Folgerichtig hat die Einspruchsabteilung, der Beschwerdeführer und im schriftlichen Verfahren vor der Kammer auch der Beschwerdegegner allein diese Druckschrift als nächstliegenden Stand der Technik angesehen.

4.3.2. Der Beschwerdegegner hat in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Druckschrift EP-A-513 711, die in der Streitpatentschrift in Absatz [0005] zitiert ist, als nächstliegend in den Raum gestellt. Diese Druckschrift liegt jedoch dem streitgegenständlichen Verfahren ferner als die Druckschrift (1), da erstere kein gattungs- gemäßes Herstellungsverfahren betrifft, denn es geht eben nicht von dem acyclischen 2,5-Dimethyl-1,5-hexadien als Ausgangsprodukt aus, sondern angabegemäß von einem heterocyclischen Tetrahydrofuranderivat (Streitpatent- schrift, Seite 2, Zeile 29).

4.3.3. In Anwendung der im obigen Absatz 4.3.1 genannten Kriterien betrachtet daher die Kammer die Druckschrift (1) als nächstkommenden Stand der Technik und Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

4.4. Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem Streitpatent gemäß Vortrag des Beschwerdegegners die Aufgabe zugrunde, ein hinsichtlich Ausbeute und Reaktionsdauer verbessertes Hydroperoxydierungsverfahren zur Herstellung von 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroperoxy-hexan aus dem entsprechenden Di-Olefin bereitzustellen.

4.5. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent das Verfahren gemäß Anspruch 1 vor, welches durch zwei alternative Verfahrensmaßnahmen gekennzeichnet ist, nämlich entweder durch den Zusatz eines Emulgators oder den eines wassermischbaren Lösungsmittels.

4.6. Zum Beleg für die erfolgreiche Lösung der patentgemäßen Aufgabe durch die Bereitstellung des anspruchsgemäßen Verfahrens hat der Beschwerdegegner auf die Beispiele in der Streitpatentschrift abgehoben. So ergibt das erfindungsgemäße Beispiel 1 bei Zusatz eines wassermischbaren Lösungsmittels eine Ausbeute von 50,7 % nach einer Reaktionsdauer von ca. 3 Stunden und die erfindungsgemäßen Beispiele 2 bis 4 bei Zusatz eines Emulgators eine Ausbeute von 63,8 bis 74,6 % nach einer Reaktionsdauer von wenigen Stunden, während im Verfahren der nächstliegenden Druckschrift (1) lediglich eine Ausbeute von höchstens 40 % erst nach einer Reaktionsdauer von 20 Stunden erzielt wird (Seite 19 Mitte, Seite 76 Tabelle b). Der Beschwerdegegner hat damit glaubhaft gemacht, daß jede der beiden alternativen Verfahrensmaßnahmen, welche die Erfindung kennzeichnen, das Herstellungsverfahren verbessert. Der Beschwerdeführer hat die erfolgreiche Lösung der patentgemäßen Aufgabe auch nicht bestritten.

4.7. Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen bot, die genannte Aufgabe durch die Bereitstellung des anspruchsgemäßen Verfahrens zu lösen. Hierbei wird zuerst die separate Lösungs- alternative untersucht, ein wassermischbares Lösungsmittel zuzusetzen.

4.7.1. Ausgehend von dem Herstellungsverfahren der Druckschrift (1) liegt es für den Fachmann, der ein verbessertes Hydroperoxydierungsverfahren zur Herstellung von 2,5- Dimethyl-2,5-dihydroperoxy-hexan aus einem Olefin anstrebt, auf der Hand, seine Aufmerksamkeit zuvorderst auf solche Verfahren des Standes zu richten, die ebenfalls die Hydroperoxydierung von Olefinen betreffen. Daher wird der Fachmann von der Druckschrift (4) angesprochen, welche ein Verfahren zur Hydroperoxydierung eines Olefins beschreibt. Diese Druckschrift erringt umsomehr seine Aufmerksamkeit, als sie wie das Streitpatent darauf abzielt, die Ausbeute der Hydroperoxydierungsreaktion zu erhöhen und deren Reaktionsdauer zu verkürzen. Somit hebt diese Druckschrift auf die patentgemäße Aufgabenstellung ab und bietet dem Fachmann eine konkrete Anregung zu deren Lösung.

Die Druckschrift (4) lehrt zum Erreichen dieser Ziele einer erhöhten Ausbeute und einer verkürzten Reaktionsdauer, das unstreitig wassermischbare Lösungsmittel Acetonitril bei der Hydroperoxydierung des Olefins Diisobutylen zuzusetzen. Hierdurch wird die Ausbeute von 11,7 auf 75 % erhöht und die Reaktionsdauer von 9 auf 2 Stunden verkürzt. Damit verknüpft diese Druckschrift die Ausbeuterhöhung und die Reaktions- verkürzung ursächlich mit der Anwesenheit eines wassermischbaren Lösungsmittels im Hydroperoxydierungs- verfahren.

Die Kammer kommt in Anbetracht der obigen Feststellungen zu dem Ergebnis, daß der Stand der Technik dem Fachmann eine spezifische und konkrete Anregung bietet, die unter Punkt 4.4 festgelegte patentgemäße Aufgabe durch die Anwendung der in Druckschrift (4) gelehrten Verfahrensmaßnahme, nämlich der Zugabe eines wassermischbaren Lösungsmittels, auf das Verfahren der Druckschrift (1) zu lösen, wodurch er zum anspruchsgemäßen Verfahren gelangt, d. h. zur vom Streitpatent vorgeschlagenen Lösung. Folglich führt die Anregung der Druckschrift (4) in Kombination mit der Lehre der Druckschrift (1) den Fachmann zwanglos zum streitgegenständlichen Verfahren, ohne daß er erfinderische Anstrengungen unternehmen müßte, um die patentgemäße Aufgabe zu lösen.

4.7.2. Der Beschwerdegegner hat demgegenüber eingewandt, daß im Verfahren der Druckschrift (1) ein Di-Olefin hydroperoxydiert werde, im Verfahren der Druckschrift (4) hingegen ein Mono-Olefin, weswegen der Fachmann die Lehre der letzteren Druckschrift nicht auf die erstere übertragen habe. Der Beschwerdegegner hat außerdem behauptet, daß bei der Hydroperoxydierung eines Di- Olefins ein festes Zwischenprodukt nach der Umsetzung der ersten Doppelbindung aus der Reaktionslösung ausfalle.

Dieser Einwand überzeugt die Kammer indessen nicht, denn in beiden Fällen, bei der Hydroperoxydierung eines Mono- Olefins wie bei der eines Di-Olefins, wird gleichermaßen eine Kohlenstoff-Kohlenstoff Doppelbindung zum Hydroperoxyd umgesetzt, wobei es für den Fachmann unerheblich ist, ob nun eine Doppelbindung wie im Mono- Olefin oder zwei wie im Di-Olefin vorhanden sind und umgesetzt werden. Dies wird zusätzlich durch die nächstliegende Druckschrift (1) selbst gestützt, die beide Olefine, nämlich das Di-Olefin 2,5-Dimethyl-1,5- hexadien wie das - auch in Druckschrift (4) genannte - Mono-Olefin Diisobutylen, unterschiedslos einer Hydroperoxydierung unterwirft. Die Druckschrift (1) führt hierzu explizit aus, daß die beiden Kohlenstoff- Kohlenstoff Doppelbindung des Di-Olefins gerade unabhängig voneinander reagieren (Seite 19, vorletzter vollständiger Satz). Es gibt im Gegensatz zum Vorbringen des Beschwerdegegners folglich keinen schlüssigen Grund, der den Fachmann davon hätte abhalten können, die Lehre der Druckschrift (4) auf das Verfahren der Druckschrift (1) anzuwenden.

Für seine Behauptung, ein festes Zwischenprodukt falle während der Hydroperoxydierung eines Di-Olefins aus, fehlt jegliche Substantiierung und jeder Beleg des beweispflichtigen Beschwerdegegners. Sein Vorbringen ist daher rein spekulativ und schon deswegen unbeachtlich. Außerdem würde sich, genau im Widerspruch zur Argumentation des Beschwerdegegners, die Zugabe eines Lösungsmittels, wie in Druckschrift (4) gelehrt, dem Fachmann ja nachgerade aufdrängen, falls ein fester Stoff während der Hydroperoxydierungsreaktion ungewollt ausfiele.

Folglich kann das Vorbringen des Beschwerdegegners nicht durchgreifen.

4.8. Die Kammer kommt aus den oben angeführten Gründen zu dem Schluß, daß der Anspruch 1 mit der Verfahrensalternative der Zugabe eines wassermischbaren Lösungsmittels eine naheliegende Lösung der patentgemäßen Aufgabe umfaßt und insoweit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

4.9. Da über einen Anspruch nur als Ganzes zu entscheiden ist, war auf die andere Verfahrensalternative der Zugabe eines Emulgators nicht weiter einzugehen.

5. Der Antrag des Beschwerdegegners ist somit wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 52 (1) und 56 EPÜ nicht gewährbar.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.