T 0054/01 (Funkteilnehmergerät/ALCATEL) of 13.6.2002

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 297 616 wurde am 20. Mai 1994 Einspruch eingelegt mit dem Antrag, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Der Einspruch wurde damit begründet, die Druckschrift WO-A-82/01268 (D3) nehme die beanspruchte Erfindung soweit vorweg, daß das Patent nicht aufrechterhalten werden könne. In einer am 24. März 1997 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung hat die Einspruchsabteilung festgestellt, daß das Patent auf der Grundlage eines geänderten Patentanspruchs 1 das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfülle.

II. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) am 21. Mai 1997 Beschwerde eingelegt (die "erste Beschwerde"); mit der Beschwerdebegründung wurde die Druckschrift DE-A-3 444 989 (D8) in das Verfahren eingeführt. Am 21. September 1999 wurde mündlich verhandelt. Die Beschwerdekammer 3.5.1 entschied (Beschwerde-Aktenzeichen: T 0550/97 - 3.5.1), in anderer Zusammensetzung, daß Anspruch 1 des Hauptantrags mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei, so daß der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin zurückgewiesen wurde. In Hinblick auf Anspruch 1 eines in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrags wurde jedoch entschieden, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen mit der Auflage, das Einspruchsverfahren auf der Grundlage des Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin fortzusetzen.

III. Im Laufe des weiteren Einspruchsverfahrens hat die Einsprechende Auszüge (D9) aus der Druckschrift, "EIA Interim Standard, Cellular System, Mobile Station-Land Station Compatibility Specification", IS-3-D, März 1987, Vorwort, Notizen, Seiten i bis iv und 1-1 bis 6-2 genannt, die von der Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz durch die vollständige Druckschrift (D11) ersetzt wurden. Die Einspruchsabteilung hat zwar D9, jedoch nicht D11 im Verfahren zugelassen. Die Nichtzulassung wurde mit mangelnder Relevanz für die Entscheidungsfindung und verspätetem Vorbringen begründet.

IV. Am 22. September 2000 wurde zum zweiten Mal vor der Einspruchsabteilung mündlich verhandelt. Die Patentinhaberin beantragte Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang; die Einsprechende beantragte demgegenüber den Widerruf des Patents, da der Gegenstand des Hauptantrags nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sei und somit ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vorliege; hilfsweise wurde auch beantragt, das Patent mangels erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung hat in einer weiteren Zwischenentscheidung festgestellt, daß das Patent in geändertem Umfang den Erfordernissen des Übereinkommens genügt.

V. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) am 20. Dezember 2000 Beschwerde eingereicht (die "zweite Beschwerde") und beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen; hilfsweise wurde auch eine mündliche Verhandlung beantragt.

VI. Der am 3. Mai 2002 eingegangene Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Rechnergesteuertes Funkteilnehmergerät, das einen Sender (5) und einen Empfänger (3) hat und dessen Software in Speicherbausteinen abgespeichert ist, bei dem zum Betrieb des Funkteilnehmergerätes in Mobilfunknetzen mit unterschiedlichen Funkschnittstellen zwischen dem Funkteilnehmergerät und dem Mobilfunknetz mehrere Speicherbereiche (10) mit der dem jeweiligen Mobilfunknetz entsprechenden Software (A, B, C, D) vorgesehen und wahlweise aktivierbar ausgeführt sind und bei dem eine vom Empfänger (3) des Funkteilnehmergerätes gesteuerte Auswerteeinrichtung (7) vorgesehen ist, durch die vor dem Aufbau einer den Qualitätsanforderungen entsprechenden Verbindung das Auswahlkriterium für die Speicherbereiche (10) aus der Qualität des Kontaktes zum Mobilfunknetz abgeleitet wird und bei dem, falls bei einer aktivierten Software (C) der Empfänger (3) eine zu geringe Feldstärke feststellt, die Auswerteeinrichtung (7) zum Finden des den Qualitätsanforderungen entsprechenden Mobilfunknetzes einen Systemsuchlauf durch Weiterschalten in die nächste Software (D) veranlasst."

VII. Eine mündliche verhandlung fand am 13 Juni 2002 statt. Am Ende der mündlichen Verhandlung hat der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Spät vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (Artikel 114 (2) EPÜ)

Das umfangreiche und nicht einfach zu verstehende Dokument D11 wurde erst während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 22. September 2000 von der Beschwerdegegnerin vorgelegt und von der Einspruchsabteilung in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 114(2) EPÜ nicht zugelassen. Die Kammer stellt fest, daß diese Entscheidung der Einspruchsabteilung ihren Ermessensspielraum nicht überschreitet, ist jedoch der Meinung, daß Dokument D11 im gegenwärtigen Beschwerdeverfahren zuzulassen ist, da es sich lediglich um eine vollständigere Version des bereits zugelassenen Dokuments D9 handelt, und sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Kammer zwischenzeitlich ausreichend Gelegenheit hatten, den Inhalt dieses Dokuments zur Kenntnis zu nehmen. Dokument D11 wird somit im zweiten Beschwerdeverfahren berücksichtigt.

3. Unzulässige Erweiterung (Artikel 123(2) EPÜ)

3.1. Anspruch 1 wurde gegenüber dem erteilten Anspruch durch das Merkmal eingeschränkt, daß von der Auswerteeinrichtung ein Systemsuchlauf durch Weiterschalten in die nächste Software veranlaßt wird, falls der Empfänger bei einer aktivierten Software eine zu geringe Feldstärke feststellt. Von Seiten der Beschwerdeführerin wurde vorgetragen, das hinzugefügte Merkmal sei eine Abstrahierung des ursprünglich Offenbarten, die in den eiungereichten Anmeldungsunterlagen nicht enthalten sei. Insbesondere wurde argumentiert, aus Spalte 3, Zeilen 33 bis 47 der veröffentlichten Anmeldung sowie aus Figur 2 gehe hervor, daß ein Weiterschalten in die nächste Software bei zu geringer Feldstärke immer mit einer Sperrung des Senders verbunden sei. Der vorliegende Anspruch 1 enthalte somit die neue technische Lehre, daß ein Weiterschalten ohne Sendersperrung möglich sei. Obwohl aus heutiger Sicht eine derartige Sperrung unnötig sei, wäre es für den Fachmann im Prioritätsjahr 1987 sinnvoll gewesen, sie vorzunehmen, um Störsignale zu vermeiden. Zwei untrennbare Schritte - zuerst Sender sperren, erst dann in die nächste Software weiterschalten - seien somit aufgrund der ursprünglichen Offenbarung vorgeschrieben.

3.2. Die Kammer stellt fest, daß die ursprünglich eingereichte Anmeldung nirgends festlegt, wieso eine Sendersperrung vor Weiterschalten in die nächste Software nötig ist. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, eine derartige Sperrung des Senders hätte zum damaligen Zeitpunkt durchaus Sinn gehabt, ist nach Auffassung der Kammer nicht bewiesen; aus Dokument D8 ist eine Umschaltung zwischen zwei Sendebereichen ohne Sperrung bekannt (siehe z. B. Seite 2, Zeilen 29 bis 34 und Seite 3, Zeilen 33 und 34). Auch ist aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht zu entnehmen, wie eine Sperrung des Senders zur Lösung des Problems des Betriebs in verschiedenen Funknetzen beitragen könnte. Letzlich wird auch in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen eine Sperrung gar nicht erwähnt. Nach Auffassung der Kammer hätte der Fachmann daher eine Sendersperrung nicht als wesentliches Merkmal der beanspruchten Erfindung angesehen.

3.3. Das Weglassen eines Merkmals aus einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe die in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001, Europäisches Patentamt 2002, Kapitel III.A-1.1 zitierten Beispiele) immer dann zulässig, wenn für den Fachmann keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen dem weggelassenen Merkmal und den übrigen Merkmalen der Kombination vorliegt, und die übrigen Merkmale zur Erzielung des erfindungsgemäßen Ergebnisses ausreichen.

3.4. Anspruch 1 verstößt somit nicht gegen Artikel 123(2) EPÜ.

4. Erfinderische Tätigkeit

4.1. Die Beschwerdeführerin machte zwei Einwände wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit geltend: einerseits D8 in Kombination mit D3 und andererseits D11 in Kombination mit D3.

4.2. Im ersten Beschwerdeverfahren, siehe Absätze 2.2 und 2.3 der Entscheidung, hat die Kammer die Druckschriften D3 und D8 analysiert. Die Kammer stellte fest, daß D8 als geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anzusehen sei und in seiner Einleitung zwei unterschiedliche Funksysteme für Autotelefone, nämlich ein älteres im VHF-Bereich und ein neueres im UHF-Bereich arbeitendes System, beschreibe, wobei ersteres für den Betrieb in ländlichen Gebieten mit niedriger Teilnehmerdichte und letzteres für den Betrieb in städtischen Gebieten mit hoher Teilnehmerdichte geeignet sei. Ausgehend von diesen unterschiedlichen Systemen werde in Dokument D8 vorgeschlagen, ein Funksystem zur Abdeckung eines verschieden stark bevölkerten Gebietes durch eine besondere Ausgestaltung des Funkteilnehmergerätes zu schaffen. Für beide Frequenzbereiche sei jeweils ein Funkteil vorgesehen, das von einer Steuerung überwacht werde und zwischen denen die Steuerung "im Bedarfsfall" eine Umschaltung veranlasse. Die Funktion "Überwachung" könne in technisch sinnvoller Weise nur dahingehend verstanden werden, daß die Steuerung bestimmte Signale der Empfänger in den beiden Funkteilen auswerte und hieraus ein Kriterium für die Umschaltung von dem einen auf das andere Funkteil ableite. Das Funkteil im VHF-Bereich solle in dünnbesiedelten Gebieten, das Funkteil im UHF-Bereich in dichtbesiedelten Gebieten aktiv sein. Das Funkteil im VHF-Bereich solle mit hoher Sendeleistung arbeiten, das Funkteil im UHF-Bereich dagegen mit relativ kleiner Sendeleistung. Die Steuerung müsse eine entsprechende Entscheidung treffen, und zwar rechtzeitig bevor die Verbindung aufgebaut werde.

4.3. Ein technisch sinnvoller Verbindungsaufbau verlange ferner ein Mindestmaß an Übertragungsqualität auf dem Übertragungskanal. Dieses Mindestmaß an Übertragungsqualität müsse selbstverständlich vor dem Verbindungsaufbau festgestellt werden, wenn die Umschaltung im Bedarfsfall erfolgen solle. Die Überwachung der beiden Funkteile durch die Steuerung, die im Dokument D8 auf Seite 2 unten im Zusammenhang mit diesem Bedarfsfall beschrieben sei, könne daher vom fachkundigen Leser nur so verstanden werden, daß die Steuerung aus der festgestellten oder zu erwartenden Übertragungsqualität ein Kriterium für den Zeitpunkt der Umschaltung ableite. Die Druckschrift weise schließlich darauf hin, daß nach Möglichkeit die niederfrequenten Kanäle nur dann belegt werden sollten, wenn keine hochfrequenten Kanäle belegbar seien. Im UHF-Bereich sei nämlich nur eine relativ niedrige Sendeleistung erforderlich und es stünden in diesem Bereich mehr Kanäle zur Verfügung.

4.4. Die Kammer hat somit entschieden, daß gemäß D8 die Auswahl des zu aktivierenden Funkteils durch die Qualitätsanforderung an die Verbindung bestimmt sei, wobei die Höhe der erforderlichen Sendeleistung und die Verfügbarkeit von Übertragungskanälen gleichfalls qualitätsbestimmende Kriterien seien.

4.5. Die Kammer stellte danach fest, daß der Gegenstand des damaligen Anspruchs 1 sich von dem in Dokument D8 offenbarten Stand der Technik in folgenden Merkmalen unterscheide:

- Das Funkteilnehmergerät sei rechnergesteuert;

- Software für das Funkteilnehmergerät sei in Speicherbausteinen abgespeichert;

- zum Betrieb des Funkteilnehmergerätes in den Mobilfunknetzen seien mehrere Speicherbereiche mit der dem jeweiligen Mobilfunknetz entsprechenden Software vorgesehen;

- die Speicherbereiche seien wahlweise aktivierbar ausgeführt, mit dem Auswahlkriterium, das sich aus der Qualität des Kontaktes zum Mobilfunknetz ableite.

4.6. Ferner entschied die Kammer, daß der Fachmann das Dokument D3 bei der Suche nach einer Alternative zu dem aus Dokument D8 bekannten Schaltungskonzept berücksichtigen würde, da es bei diesem Dokument um Multisystemfähigkeit gehe. Es sei unerheblich, daß es sich bei D3 um ein Funkrufsystem handle, da dies nicht grundsätzlich eine Übertragung von Lösungen auf verbindungsorientierte Mobilfunksysteme ausschließe. In Dokument D3 würde ein rechnergesteuertes Funkteilnehmergerät beschrieben, bei dem mittels einer speicherprogrammierbaren Schaltung sukzessive die verschiedenen Frequenzbereiche und Übertragungsprotokolle ausgewählt und die entsprechenden Signale empfangen werden könnten. Ein wesentliches Merkmal dieser Schaltung sei, daß die netzspezifischen Parameter und Prozesse in mehreren, den einzelnen Mobilfunknetzen zugeordneten Speicherbereichen eines Speichers als Firmware abgespeichert seien. Diese Speicherbereiche könnten wahlweise von der CPU zur Decodierung von Funksignalen und Überwachung der Verbindung aktiviert werden. Ein Systemsuchlauf würde ausgelöst, wenn der Empfang aufgrund falscher Systemeinstellungen oder eines zu geringen Störabstandes auf dem Übertragungskanal bestimmten Anforderungen nicht mehr genüge. Die Kammer entschied somit, daß sich der dem damaligen Patentanspruch 1 zugrundeliegende Unterschied zum nächstkommenden Stand der Technik als eine durch das Dokument D3 nahegelegte Alternative zu dem aus Dokument D8 bekannten Schaltungskonzept für ein multisystemfähiges Funkteilnehmergerät erweise.

4.7. Der geltende Anspruch 1 unterscheidet sich von dem im ersten Beschwerdeverfahren diskutierten Anspruch 1 durch folgendes zusätzliche Merkmal:

- falls bei einer aktivierten Software der Empfänger eine zu geringe Feldstärke feststellt wird ein Systemsuchlauf durch Weiterschalten in die nächste Software von der Auswerteeinrichtung veranlaßt.

4.8. Wird in D8 beim VHF-Betrieb ein belegbarer UHF-Kanal gefunden, dann wird nach Möglichkeit umgeschaltet (siehe Seite 3, Zeilen 20 bis 34). Aus D8 ist nicht zu entnehmen, wie sich das bekannte Funktelefon verhält, wenn es den Stadtbereich und damit den UHF-Bereich verläßt. Vermutlich wird die Entscheidung getroffen, daß eine Umschaltung zum VHF-Funkteil stattfinden muß; wie und wann dies geschieht, ist nicht offenbart und auch nicht Gegenstand des Dokuments. Die Kammer stellt ferner fest, daß sich D8 lediglich mit dem laufenden Betrieb befaßt, das Streitpatent jedoch in erster Linie mit dem Aufbau einer Verbindung. Der Aufbau einer Verbindung gemäß D8 folgt implizit immer dem gleichen Muster: Zuerst wird Belegung eines UHF-Kanals versucht und, sollte dies nicht gelingen, wird ein VHF-Kanal belegt, da für VHF die Feldstärke überall ausreichend ist. Eine Feststellung der Feldstärke ist in D8 weder für VHF- noch für UHF-Betrieb vorgesehen. Die Signalstärke könnte bei diesem Stand der Technik auch gar nicht als Umschaltkriterium verwendet werden, da dem UHF-Betrieb Priorität gegeben wird, auch wenn das VHF-Signal ausreichend ist bzw. die Umschaltung in den VHF-Betrieb auch dann erfolgt, wenn die Signalstärke ausreichend wäre, aber alle UHF-Kanäle belegt sind.

4.9. Auch aus D3 ist es nicht bekannt, die Feldstärke als Schaltkriterium einzusetzen. In D3 wird ein Systemsuchlauf ausgelöst, wenn der Empfang aufgrund falscher Systemeinstellungen oder eines zu geringen Störabstandes auf dem Übertragungskanal bestimmten Anforderungen nicht mehr genügt; sollten beim vierten Versuch keine lesbaren Daten gefunden werden, wird das Gerät in einen Stromsparmodus gesetzt (siehe z. B. Seite 32, Zeile 25 bis Seite 33, Zeile 9).

4.10. Da eine Kombination von D8 mit D3 eine Feststellung der Feldstärke nicht ergibt, führt diese Kombination nach Auffassung der Kammer nicht zum beanspruchten Gegenstand.

4.11. Auch im Hinblick auf D11 in Kombination mit D3 erscheint der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erfinderisch. Aus D11 sind zwei identische Mobilfunknetze A und B bekannt, siehe "Notes", Absatz 1: "any mobile station is able to place and receive calls in any cellular system". Die Netze A und B liegen jedoch in zwei verschiedenen Frequenzbereichen, siehe Seite 2-1, Tabelle 2.1.1.1-1. Jeder Teilnehmer hat ein bevorzugtes Netz, siehe Seite 2-7, Abschnitt 2.3.10. Gemäß Seiten 2-9 und 2-10, Abschnitt 2.6.1.1.2, hat ein Mobilfunkteilnehmer die Möglichkeit, eine Verbindung mit dem zweiten Netz aufzubauen, sollte er eine Verbindung mit dem bevorzugten Netz nicht aufbauen können. Dabei wird offenbar auch eine Messung der Signalstärke vorgenommen (siehe Seite 2-9, Abschnitt 2.6.1.1.1). Aus D11 ist aber nicht zu entnehmen, wie eine derartige Umschaltung erfolgt; obwohl von Seiten der Beschwerdeführerin argumentiert wurde, dies geschehe automatisch, ist nach Auffassung der Kammer eher plausibel, daß der Funkteilnehmer sich für eine derartige Umschaltung entscheiden muß, da im Regelfall die Verwendung eines Fremdnetzes mit Mehrkosten verbunden ist. Gemäß Seiten 2-9 bis 2-11 kann eine Umschaltung nur stattfinden, wenn ein sogenannter "serving system status" ausgeschaltet ist; dies deutet darauf hin, daß der Mobilfunkteilnehmer eine Einstellung vornehmen muß. Ferner ist davon auszugehen, daß zwei verschiedene Software-Module in einem Funkteilnehmergerät gemäß D11 nicht nötig wären, da die Netze explizit zueinander kompatibel sind und lediglich eine Frequenzumschaltung nötig ist, um zu wechseln. Insofern kommt das Dokument D11 dem Gegenstand des Streitpatents keinesfalls näher als das Dokument D8.

4.12. Die Kammer stellt somit fest, daß der Fachmann auch ausgehend von D11 und unter Berücksichtigung der Lehre von D3 nicht in naheliegender Weise zur beanspruchten Erfindung gelangt wäre.

4.13. Von Seiten der Beschwerdeführerin wurde argumentiert, daß der Fachmann, der aus D3 entnimmt, daß man verschiedene Software einsetzen kann, um es einem Funkteilnehmer zu ermöglichen, verschiedene Systeme zu empfangen, diese Lehre bei einem Funkteilnehmergerät in Form eines tragbaren Telefonsystems gemäß D8 oder D11 einsetzen würde. Im Hinblick auf D8 argumentierte die Beschwerdeführerin, das bekannte Mobiltelefon diene dazu, sowohl ältere VHF-Systeme als auch neuere UHF-Systeme mit einem einzigen Gerät zu bedienen. Gemäß D8 diene die Steuerung dazu, die für die jeweiligen Systeme bestimmten Funkteile zu überwachen und wenn möglich einen UHF-Kanal zu belegen. Der Fachmann, der sich mit dem aus D8 bekannten System befasse, würde ohne erfinderisches Zutun erkennen, daß er die jeweiligen Empfangsteile durch die aus D3 bekannten Software-Module ersetzen könnte. Dem geltenden Patentanspruch 1 sei zu entnehmen, daß es sich um den Aufbau einer Verbindung handle. Beim Aufbau werde gemäß D8 immer bei UHF angefangen, da es immer erwünscht sei, eine UHF-Verbindung aufzubauen, falls dies möglich ist. Eine Bewertung der empfangenen Signale müsse vorgenommen und falls nötig von UHF auf VHF umgeschaltet werden. Diese Bewertung könne nur aufgrund der Stärke des empfangenen Signals erfolgen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit durch diesen Stand der Technik nahegelegt.

4.14. Die Kammer stellt jedoch fest, daß weder D8 noch D3 einen Hinweis auf die Verwendung der Feldstärke als Umschaltkriterium gibt. Es wurde bereits im ersten Beschwerdeverfahren festgestellt, daß unter der Qualitätsanforderung an die Verbindung nicht die Feldstärke, sondern die Stärke der erforderlichen Sendeleistung und die Verfügbarkeit von Übertragungskanälen zu verstehen ist.

4.15. Ferner argumentierte die Beschwerdeführerin, D11 beschreibe gemäß Seite 2-9, siehe Abschnitt 2.6.1.1.1, die Messung von Feldstärke, um zwischen einem bevorzugten Netz und einem anderen Netz umzuschalten. Es wäre für den Fachmann selbstverständlich, daß er die notwendigen Signalprotokolle mit einer softwaremäßigen Lösung gemäß D3 ausführen kann. Wie jedoch bereits von der Kammer festgestellt, ist erstens eine automatische Umschaltung nicht beschrieben und zweitens sind zwei Software-Module in einem Funkteilnehmergerät gemäß D11 gar nicht nötig, da die zwei Netze lediglich verschiedene Frequenzbereiche, nicht aber verschiedene Systeme oder Protokolle, besitzen.

5. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Widerruf des Patents ist somit zurückzuweisen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.