J 0010/93 (Rechtsübergang) of 14.6.1996

Sachverhalt und Anträge

I. Am 12. August 1991 teilte die Prüfungsabteilung Herrn William Touzani, einem amerikanischen Staatsbürger mit Wohnsitz in den USA, mit, daß seine europäische Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 gemäß Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte, da er der Aufforderung der Prüfungsabteilung, eine Stellungnahme nach Artikel 96 (2) EPÜ einzureichen, nicht fristgerecht bis zum 9. Juli 1991 nachgekommen sei.

II. Am 6. Mai 1992 beantragte die kalifornische Kommanditgesellschaft Collapsible Bottle of America (CBA) die Eintragung des Rechtsübergangs der obengenannten Patentanmeldung. Gleichzeitig reichte sie einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist ein. Der Eintragungsantrag stützte sich auf eine "Übertragung des Patents" mit Datum vom 19. Februar 1992, die im Namen von Herrn William Touzani von einem Geschäftsstellenbeamten des erstinstanzlichen Gerichts für den Bezirk San Joaquin im Staat Kalifornien unterzeichnet war. Diese Urkunde wurde als Beweisstück 6 eingereicht.

III. Die Rechtsabteilung wies den Antrag der CBA auf Eintragung des Rechtsübergangs der obengenannten Patentanmeldung mit Entscheidung vom 17. Mai 1993 zurück und begründete dies damit, daß die Anmeldung zum Zeitpunkt der Übertragung und des Antrags auf Eintragung nicht mehr existiert habe.

Sie wies auch den Wiedereinsetzungsantrag der CBA als unzulässig zurück, und zwar mit der Begründung, daß ein solcher Antrag nicht rechtsgültig von einem Dritten gestellt werden könne, der nicht der Anmelder sei.

IV. Am 15. Juli 1993 legte die CBA gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Es wurde beantragt, die Entscheidung aufzuheben, den Rechtsübergang der Patentanmeldung auf die CBA einzutragen sowie dem Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben. Der Beschwerdeführer beantragte ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Hilfsweise stellte die CBA den Antrag, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Kann die Eintragung des Rechtsübergangs einer europäischen Patentanmeldung und eine Wiedereinsetzung in die Frist gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfolgen,

- wenn die Anmeldung durch Gerichtsbeschluß zu einem Zeitpunkt einem neuen Rechtsinhaber übertragen wurde, zu dem die Anmeldung gemäß Artikel 96 (3) EPÜ schon als zurückgenommen galt, die Frist zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 (1) EPÜ jedoch noch nicht abgelaufen war,

- und wenn der neue Rechtsinhaber den Übertragungs- und den Wiedereinsetzungsantrag gleichzeitig stellt?"

V. Zur Stützung seiner Anträge brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen folgende Argumente vor:

In der angefochtenen Entscheidung würden die Anträge auf Eintragung des Rechtsübergangs und auf Wiedereinsetzung so behandelt, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Sie seien jedoch zusammen eingereicht worden und voneinander abhängig.

Es sei daher nicht richtig, sie isoliert zu prüfen, ohne ihrer wechselseitigen Abhängigkeit Rechnung zu tragen.

Zum Zeitpunkt, als die Übertragungsurkunde aufgesetzt wurde, sei der Anmelder, Herr Touzani, noch zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags berechtigt gewesen. Dieses Verfahrensrecht sei zusammen mit der Anmeldung auf den Beschwerdeführer übergegangen und habe auch bei Stellung der zurückgewiesenen Anträge noch bestanden. Unter diesen Umständen müsse der Beschwerdeführer als neuer Anmelder betrachtet werden, der als solcher zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags berechtigt sei, selbst wenn die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

Entscheidungsgründe

1. Für Entscheidungen über Eintragungen in das europäische Patentregister und insbesondere solche, die die Übertragung von Rechten an einer europäischen Patentanmeldung betreffen (s. R. 92 (1) w) EPÜ), ist nach Artikel 20 (1) EPÜ die Rechtsabteilung zuständig. Sie war somit befugt, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Eintragung des Rechtsübergangs der obengenannten Patentanmeldung zu entscheiden.

Die Rechtsabteilung hat jedoch nicht nur über diesen Antrag befunden, sondern auch über den Antrag des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, den sie als unzulässig zurückgewiesen hat.

Gemäß Artikel 122 (4) EPÜ entscheidet über einen Wiedereinsetzungsantrag das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat. Im vorliegenden Fall bestand das Versäumnis darin, daß der Anmelder einen gemäß Artikel 96 (2) EPÜ ergangenen Bescheid der Prüfungsabteilung nicht beantwortet hat. Infolgedessen war das Organ, das über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden hatte, die Prüfungsabteilung.

Die Rechtsabteilung hat demnach in diesem Punkt ihre Befugnisse überschritten. Dies kann nicht mit der Begründung gerechtfertigt werden, man habe vor der Prüfung des Eintragungsantrags zuerst über die Wiedereinsetzung entscheiden müssen. Daher muß die angefochtene Entscheidung allein aus diesem Grund aufgehoben und der Wiedereinsetzungsantrag zur Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden (s. J 10/82, ABl. EPA 1983, 94).

2. In bezug auf den Eintragungsantrag wird die Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Rechtsabteilung tätig. Somit ist als nächstes zu klären, ob die Rechtsabteilung den Antrag des Beschwerdeführers auf Eintragung des Rechtsübergangs der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 zu Recht zurückgewiesen hat.

Der angefochtenen Entscheidung zufolge bestand die Patentanmeldung zum Zeitpunkt der Übertragung nicht mehr und konnte mithin nicht übertragen werden. Aber selbst wenn sie vorher übertragen worden wäre, könnte der Rechtsübergang womöglich nicht mehr eingetragen werden, da die Anmeldung bei Einreichung der Übertragungsurkunden bereits als zurückgenommen galt. Somit stellt sich die Frage, ob die Übertragung einer Patentanmeldung und die Eintragung des Rechtsübergangs auch nach eingetretener Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung möglich sind.

3. Dabei muß zunächst berücksichtigt werden, daß die Fiktion der Zurücknahme einer Patentanmeldung nicht zu einem vollständigen, unmittelbaren Verlust aller Rechte des Anmelders führt.

Das Erteilungsverfahren als solches ist zwar mit einer Mitteilung über die Rücknahmefiktion abgeschlossen (s. G 1/90, ABl. EPA 1991, 275, Nrn. 5 und 6 der Entscheidungsgründe), doch bleibt ein Bündel von Verfahrensrechten bestehen, wie z. B. das Recht des Anmelders auf eine Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ (gegen die dann Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingelegt werden kann) und sein Recht, je nach Bedarf die in Artikel 121, Artikel 122, Regel 85a oder Regel 85b EPÜ vorgesehenen Rechtsbehelfe in Anspruch zu nehmen. Nach Eintritt der Rücknahmefiktion ist der Anmelder somit noch eine gewisse Zeit berechtigt, von seinen oben erwähnten Verfahrensrechten zur Wiederherstellung der Patentanmeldung Gebrauch zu machen.

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, daß nach Artikel 60 (3) EPÜ allein der Anmelder als berechtigt gilt, im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen. Gemäß Regel 20 (3) EPÜ wird ein Rechtsübergang dem Europäischen Patentamt gegenüber erst und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage der entsprechenden Urkunden nachgewiesen wird. Damit ist die Übertragung der Patentanmeldung eine unabdingbare Voraussetzung dafür, daß der Rechtsnachfolger seine Rechte gegenüber dem EPA geltend machen kann. Wenn ein derartiger Rechtsübergang und seine Eintragung jedoch nach Eintritt der Rücknahmefiktion nicht mehr möglich wären, sähe sich ein Rechtsnachfolger wie etwa der rechtmäßige Erbe des Anmelders an der Ausschöpfung der noch bestehenden oben angesprochenen Verfahrensrechte gehindert.

Zudem steht wohl außer Frage, daß ein Anmelder, der nach eingetretener Fiktion der Zurücknahme seiner Anmeldung ein Rechtsmittel in Anspruch nimmt, also z. B. eine Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ beantragt und Beschwerde einlegt, seine Anmeldung während des anhängigen Verfahrens übertragen darf.

4. Artikel 71 und 72 sowie Regel 20 EPÜ bestimmen die Voraussetzungen für einen Rechtsübergang europäischer Patentanmeldungen und seine Eintragung. Keiner dieser Bestimmungen ist zu entnehmen, daß die Übertragung einer Patentanmeldung und deren Eintragung im europäischen Patentregister ab einem bestimmten Punkt des Verfahrens nicht mehr möglich wären. Angesichts der Ausführungen unter Nummer 3 können diese Bestimmungen nach Überzeugung der Kammer nicht so ausgelegt werden, daß nach Eintritt der Rücknahmefiktion jegliche Übertragung einer europäischen Patentanmeldung und deren Eintragung automatisch ausgeschlossen sind. Vielmehr haben die Benutzer des EPÜ so lange ein berechtigtes Interesse an der Eintragung von Rechtsübergängen in das europäische Patentregister, wie die Anmeldung noch wiederhergestellt werden kann.

Dabei bleibt das Interesse der Öffentlichkeit an Rechtssicherheit unangetastet, wenn zum Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsübergangs aus den Akten hervorgeht, daß geeignete Schritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen worden sind.

Steht demnach noch ein Rechtsbehelf zur Verfügung und hat der Rechtsnachfolger zusammen mit seinem Eintragungsantrag geeignete Verfahrensschritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen, so sollten der Rechtsübergang und seine Eintragung in das europäische Patentregister zugelassen werden, vorausgesetzt, alle Formerfordernisse sind erfüllt.

Ähnlich sind auch die entsprechenden nationalen Bestimmungen in einigen der Vertragsstaaten ausgelegt worden (s. z. B. Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl., § 123 Rdn. 48; Schulte, Patentgesetz, 4. Aufl., § 123 Rdn. 6; Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Art. 47, Nachtrag Anm. 4A).

5. Im vorliegenden Fall wurden der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs der Patentanmeldung sowie der Wiedereinsetzungsantrag beide am 6. Mai 1992 gestellt, d. h. innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist am 9. Juli 1991. Zu diesem Zeitpunkt bestand noch die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ (s. Art. 122 (2) Satz 2 EPÜ).

Als Übertragungsurkunde hat der Beschwerdeführer - unter anderem - das Beweisstück 6 eingereicht, bei dem es sich allerdings nicht um einen freiwilligen Vertrag zwischen dem Beschwerdeführer und Herrn Touzani handelt, sondern um eine einseitige Übertragung auf Anordnung des erstinstanzlichen Gerichts für den Bezirk San Joaquin im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, die vom Geschäftsstellenbeamten des Gerichts im Namen von Herrn Touzani unterzeichnet war. Beweisstück 6 entspricht formal nicht den Erfordernissen des Artikels 72 EPÜ, weil es nicht von beiden Vertragsparteien unterschrieben wurde (vgl. J 18/84, ABl. EPA 1987, 215).

Nach der Entscheidung J 34/86 vom 15. März 1988 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) der Juristischen Beschwerdekammer in kann eine einseitige Übertragung, die nach einem Verfahren in einem Staat, der kein EPÜ-Vertragsstaat ist, gerichtlich angeordnet wurde, als Rechtsgrundlage für die Übertragung des Rechts auf Einreichung einer Teilanmeldung auf den neuen Rechtsinhaber anerkannt werden; dies gilt insbesondere, wenn der bisherige Rechtsinhaber den in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand freigegeben hatte.

Im vorliegenden Fall hat der Anmelder, Herr Touzani, weder auf die Bescheide der Prüfungsabteilung geantwortet noch von irgendeinem Rechtsbehelf Gebrauch gemacht, der nach Eintritt der Rücknahmefiktion zur Verfügung stand. Zu Beginn des jetzigen Verfahrens legte Herrn Touzanis zugelassener Vertreter die Vertretung nieder; alle an Herrn Touzani selbst gerichteten Schreiben kamen als unzustellbar zurück. Dies läßt nur den Schluß zu, daß Herr Touzani den Gegenstand seiner Anmeldung tatsächlich freigegeben hat. Unter diesen besonderen Umständen kann das eingereichte Schriftstück, auch wenn es formal nicht ganz den Erfordernissen des Artikels 72 EPÜ entspricht, als Übertragungsurkunde anerkannt werden.

Damit sind die unter Nummer 4 angesprochenen Bedingungen erfüllt, so daß dem Antrag des Beschwerdeführers stattgegeben werden kann, den Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 in das europäische Patentregister einzutragen.

6. Der Hilfsantrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer (s. Nr. IV unter Sachverhalt und Anträge) kann außer acht bleiben, da die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Rechtsfrage zu seinen Gunsten entschieden wurde.

7. Der Beschwerdeführer hat ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ beantragt. Wie eingangs unter Nummer 1 dargelegt, hat sich die Rechtsabteilung durch ihre Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag über Artikel 122 (4) EPÜ hinweggesetzt. Allein aus diesem Grund hätte die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Fall an das zuständige Organ zurückverwiesen werden müssen. Dieser Regelverstoß stellt nach Ansicht der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (s. J 10/82, ABl. EPA 1983, 94).

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Der Fall wird an die Rechtsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung,

- den Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 auf die Firma Collapsible Bottle of America in das europäische Patentregister einzutragen und

- die Akte zur Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags an die Prüfungsabteilung weiterzuleiten.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.