J 0020/89 (Recours/Jurisdiction compétente (demandes PCT)) of 27.11.1989

Exposé des faits et conclusions

I. Le 19 mai 1988, la requérante a déposé une demande internationale au titre du PCT, qui revendiquait la priorité d'une demande de brevet US déposée le 21 mai 1987 et dans laquelle les seuls Etats désignés étaient l'Australie et le Japon. L'OEB n'était ni Office récepteur, ni Office désigné, ni Office élu mais, conformément aux dispositions d'un accord passé avec l'USPTO, agissait en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA).

II. Le rapport de recherche internationale a été envoyé par courrier à la requérante le 11 août 1988.

III. Le 16 décembre 1988, le mandataire européen de la requérante a fait parvenir par télécopie à l'OEB une demande d'examen préliminaire international conformément au chapitre II du PCT, qu'il avait signée au nom de la requérante, en l'accompagnant d'une lettre dans laquelle étaient données des instructions pour le paiement des taxes requises.

IV. Le 20 décembre 1988, ce même mandataire a signé l'original de la lettre d'accompagnement et l'a envoyé avec l'original de la demande d'examen préliminaire, présentée sur le formulaire EPO Form 1037. L'envoi n'a pas été effectué par courrier recommandé. Ces originaux confirmant la télécopie n'ont pas été retrouvés et semblent s'être égarés lors de cet envoi.

V. Le délai de 19 mois prévu à l'article 39.1) PCT a expiré le 21 décembre 1988.

VI. Le 23 janvier 1989 était le dernier jour du délai de 20 mois, prévu au chapitre I du PCT, pendant lequel il était possible d'accomplir des actes au Japon.

VII. Dans une lettre reçue le 6 mars 1989, le mandataire a demandé :

a) la poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE

b) la restitutio in integrum conformément à l'article 122 CBE

c) l'application de l'article 48.2) a) et b) PCT.

VIII. Par un document intitulé "Notification" en date du 31 mars 1989, l'OEB, agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), a confirmé que :

a) la demande d'examen préliminaire international du 16 décembre 1988 était considérée comme n'ayant jamais été envoyée, en vertu de la règle 92.4 PCT ;

b) l'article 39.1) n'était pas applicable, aucun Etat contractant n'ayant été élu avant l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité.

Toutes les requêtes présentées en vue d'obtenir l'application de remèdes juridiques ont été rejetées au motif que la règle 82.1.a) PCT n'était pas applicable et que l'OEB n'était investi d'aucune autre compétence ou autorité lui permettant d'admettre que le délai non observé soit considéré comme l'ayant été.

IX. Le 8 avril 1989, le mandataire a produit un "acte de recours" par lequel il formait un recours contre la "Notification" du 31 mars 1989 et demandait :

a) que le recours soit considéré comme recevable ;

b) qu'il soit fait droit à la demande d'examen préliminaire international du 16 décembre 1988 ;

c) que par conséquent, soient admises l'élection du Japon et de l'Australie.

X. La taxe de recours a été acquittée le 8 avril 1989.

XI. Dans les "Motifs du recours" exposés dans l'acte de recours, le mandataire agréé

a) a fait valoir, s'agissant de la recevabilité du recours,

- que la "Notification" était en fait une décision qui ne faisait pas droit aux prétentions de la requérante et qui avait été prise par la section de dépôt (sic) pour le compte de l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international ;

- que le recours était également recevable pour des motifs généraux d'équité, car si aucun des remèdes juridiques n'était applicable, il serait impossible d'obtenir la révision d'une décision en la forme prise par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA, même lorsqu'il est patent que cette décision est erronée ;

b) et, pour ce qui est du fond, a développé les arguments exposés antérieurement dans une lettre en date du 28 février 1989 reçue le 6 mars 1989, et demandé à nouveau la poursuite de la procédure (article 121 CBE) et la restitutio in integrum (article 122 CBE).

Il a requis une procédure orale pour le cas où la Chambre n'aurait pas l'intention de faire droit au recours. Cette procédure orale a effectivement été organisée.

XII. Avant la procédure orale, le demandeur a été invité à prendre position sur la question de savoir si, pendant la phase internationale d'une demande PCT, les chambres de recours de l'Office européen des brevets sont compétentes pour connaître d'une décision prise au sujet de cette demande par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'IPEA.

XIII. Par lettre en date du 15 juin 1989, le mandataire a fait valoir qu'étant donné que le PCT ne prévoyait pas la possibilité du recours, les dispositions de la CBE (articles 106, 150 (2) et (3), 125 CBE) devaient être interprétées comme conférant compétence aux chambres de recours de l'OEB.

XIV. Au cours de la procédure orale, le mandataire a maintenu les arguments qu'il avait avancés auparavant et les requêtes qu'il avait présentées en vue d'obtenir l'application de remèdes juridiques. Il a déclaré qu'aucune disposition du PCT ou de la CBE ne s'oppose à ce que la Chambre soit compétente et qu'il n'existe pas d'autre possibilité sinon d'obtenir la révision de la décision de l'IPEA.

Motifs de la décision

1. Avant de pouvoir juger la présente affaire sur le fond, la Chambre doit décider si, durant la phase internationale d'une demande PCT, elle est compétente pour revoir des décisions rendues par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au sens du chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets (cf. articles 150, 155 CBE).

2. Il est à noter que mis à part les règles 40.2.c) et 68.3.c) PCT, le PCT et son règlement d'exécution ne prévoient nulle part la possibilité de former pendant la phase internationale un recours devant l'administration agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou en tant qu'IPEA, ainsi que cela a été souligné dans la doctrine (cf. Kurt Haertel dans "Zehn Jahre Bundespatentgericht", Heymanns, 1971, page 60, cité dans Ulrich C. Hallmann "PCT Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens", 2e éd., Heymanns, 1981) : ces auteurs ont souligné que le PCT ignorait délibérément la procédure de recours et n'avait pas prévu d'instance chargée d'instruire les recours. D'autre part, dans une lettre en date du 30 juin 1989, le Bureau international de l'OMPI, que le mandataire avait consulté pour le compte de la requérante au sujet des questions soulevées dans la présente procédure, a, en la personne de M. Bartels (Directeur de la division juridique du PCT), confirmé que le PCT ne prévoit aucune possibilité de contestation ou de recours pendant la phase internationale, cela dans le souci d'éviter de compliquer la procédure et en raison également de la brièveté des délais fixés par le PCT. Il a fait observer que les demandeurs ne sont pas toutefois entièrement dépourvus de protection juridique durant la phase internationale, toutes les administrations du PCT acceptant et prenant dûment en considération les requêtes visant à obtenir le réexamen d'une décision prise antérieurement pendant la phase internationale, bien qu'il n'y ait aucune disposition explicite en ce sens dans le PCT. Un Office élu pourrait revoir une décision prise par une IPEA.

3. Puisqu'il ne peut dans la présente espèce être introduit de recours au titre du PCT, il y a lieu de se demander si, comme le souhaite et le fait valoir la requérante, il est possible durant la phase internationale de faire jouer les dispositions de la CBE en matière de recours.

4. Lorsqu'il agit en tant qu'ISA, l'OEB peut, en fait, agir aussi en qualité d'Office désigné, et, lorsqu'il agit en tant qu'IPEA, il peut en fait également agir en tant qu'Office élu. Quand il agit en tant qu'Office désigné ou élu, il est investi des mêmes pouvoirs que n'importe quel office de l'un quelconque des Etats contractants du PCT (cf. article 2.x) et 2.xii) PCT). En outre, l'article 150(3) CBE dispose que lorsque l'OEB agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que, pour compléter les dispositions du PCT, il soit fait appel en l'occurrence aux procédures de recours prévues par la CBE (cf. article 150(2) CBE). Toutefois, lorsque, comme c'est le cas dans la présente affaire, l'OEB n'est ni Office récepteur, ni Office désigné, ni Office élu, mais agit en tant qu'ISA ou IPEA pendant la phase internationale, en se conformant uniquement à un accord passé avec un office national, la question se pose de savoir s'il agit simplement par délégation pour le compte de l'office national et s'il doit par conséquent s'en tenir strictement aux dispositions du PCT.

Les articles 17.1) et 34.1) PCT prévoient en effet que, pendant la phase internationale, la procédure est déterminée par le PCT, son règlement d'exécution et l'accord conclu avec l'ISA ou l'IPEA concernée. L'accord conclu entre l'OEB et l'OMPI (JO OEB 1987, 515 s.) fait obligation à l'OEB de se conformer aux instructions administratives et aux directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international. Il s'ensuit dans ces conditions que les dispositions du règlement d'exécution du PCT, ainsi que celles des instructions et directives y afférentes doivent primer sur n'importe quelle disposition de la CBE. L'article 150(2) CBE ne peut donc être appliqué, pour ce qui est de la procédure de recours, que pour compléter les dispositions explicites des règles 40.2.c) et 68.3.c) du PCT, lesquelles régissent uniquement l'examen par un comité ou toute autre instance spéciale des ISA ou des IPEA de réserves formulées à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles.

5. Constatant qu'il n'a pas été prévu de procédure de recours pour la phase internationale auprès de l'IPEA, la requérante a fait valoir que si un demandeur ne peut faire mettre en oeuvre les procédures de recours prévues dans la CBE, il ne dispose d'aucune protection juridique contre les décisions qui pourraient être prises à tort à son encontre par l'OEB agissant en qualité d'IPEA. Or, la Chambre ne peut accepter cet argument. Comme l'a répondu M. Bartels au nom de l'OMPI dans la correspondance avec le mandataire du demandeur à laquelle il est fait référence plus haut, les décisions prises pendant la phase internationale peuvent être réexaminées par les Offices désignés ou élus - et sont effectivement réexaminées dans la pratique - au cours de la phase nationale qui suit.

Il faut aussi se souvenir que lorsqu'une demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant jamais été envoyée, la demande peut encore entrer dans la phase nationale conformément au chapitre I du PCT, même si le demandeur ne peut plus exercer l'option prévue au chapitre II du PCT. En vertu de l'article 39.3) PCT, tout Office élu peut éviter au demandeur une perte de droits découlant de l'article 39.1)a) ou b) PCT. En outre, l'article 48.2) PCT dispose que tout Etat contractant du PCT doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai et qu'il peut, pour ce qui le concerne, excuser un tel retard pour d'autres motifs. Enfin, comme l'a fait remarquer M. Bartels, rien n'empêche un Etat contractant du PCT de considérer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 48.1) PCT et de la règle 82 PCT dans le cas où des documents envoyés par la poste se seraient égarés, même si l'IPEA concernée ne partageait pas cette opinion.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La Chambre n'est pas compétente pour statuer sur le présent recours.