J 0013/85 (Demande divisionnaire) of 25.8.1986

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° ... (ci-après dénommée "demande initiale") revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 14 août 1978, a été déposée le 20 février 1979.

II. Le 1er décembre 1980, la Division d'examen a envoyé au requérant une notification l'invitant à remédier dans un délai de quatre mois à certaines irrégularités contenues dans la demande initiale.

III. Dans une notification en date du 22 juillet 1982, établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, la Division d'examen a notifié au requérant le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet européen sur la base de la demande initiale, et l'a invité, conformément à la pratique suivie en la matière, à acquitter dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications.

IV. Par télex daté du 22 octobre 1982 et dûment confirmé le 25 octobre 1982, le requérant a demandé l'autorisation d'ajouter de nouvelles revendications (10 à 16) à la demande initiale.

A la suite d'un entretien téléphonique, le 12 janvier 1983, le requérant a retiré ces nouvelles revendications sur l'invitation de la Division d'examen, et a confirmé ce retrait par une lettre en date du 17 janvier 1983. Dans cette lettre, le requérant indiquait également qu'il souhaitait apporter au texte proposé pour la délivrance de légères modifications à des fins de clarification.

V. Après d'autres entretiens téléphoniques avec la Division d'examen (les 2 et 4 mars 1983), le requérant a accepté de modifier la revendication 1 par un télex en date du 31 mars 1983, confirmé par une lettre du 11 avril 1983.

VI. Dans une nouvelle notification en date du 24 juin 1983, établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, l'Office européen des brevets a communiqué au requérant le texte dans lequel la Division d'examen envisageait de délivrer le brevet européen.

VII. Le brevet européen a été délivré le 23 novembre 1983.

VIII. Le 12 janvier 1983, le requérant avait déposé la demande divisionnaire concernée par la présente procédure ; cette demande avait trait à une méthode de fabrication du produit faisant l'objet de la demande initiale. Les revendications de la demande divisionnaire correspondaient à celles qui avaient été proposées auparavant comme revendications additionnelles à la demande initiale.

IX. Dans une notification en date du 7 février 1984 établie conformément à la règle 69(1) CBE, la Section de dépôt a indiqué que la demande divisionnaire ayant été déposée après l'expiration du délai imparti par la Division d'examen dans la première notification, le requérant aurait dû, en vertu de la règle 25(1)a) CBE, obtenir de la Division d'examen l'autorisation d'effectuer ce dépôt. La Section de dépôt a en outre fait observer que les éléments des revendications de la demande divisionnaire se seraient étendus au-delà des éléments de la demande initiale (article 76(1) CBE).

X. Le 16 avril 1984, le requérant a sollicité une décision annulant ces conclusions, en vertu de la règle 69(2) CBE.

Dans la décision attaquée, qui a été rendue le 3 janvier 1985, la Section de dépôt a confirmé son point de vue selon lequel la demande divisionnaire ne pouvait bénéficier de la date de priorité attribuée à la demande initiale.

XI. Elle a estimé que le requérant aurait dû, en vertu de la règle 25(1)a) CBE, solliciter l'accord de la Division d'examen soit avant, soit après le dépôt de la demande divisionnaire. De plus, cette autorisation n'aurait pas pu être donnée dans la mesure où la demande divisionnaire avait été déposée à un stade trop avancé de la procédure de délivrance relative à la demande initiale, c'est-à-dire après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) CBE.

Après avoir consulté uniquement le premier examinateur, la Section de dépôt a déclaré que selon elle, le dépôt était intervenu trop tardivement et que les revendications de la demande divisionnaire s'étendaient au-delà des éléments de la demande initiale. La Section de dépôt estimait en outre que le requérant supposait à tort que la Division d'examen avait repris l'examen quant au fond.

XII. Par lettre en date du 1er mars 1985, le requérant a formé un recours contre la décision de la Section de dépôt en date du 3 janvier 1985. La taxe correspondante a dûment été acquittée.

XIII. Dans le mémoire en date du 7 mai 1985 exposant les motifs du recours, le requérant a fait valoir entre autres que la première notification établie conformément à la règle 51(4) CBE avait été annulée par la Division d'examen, que l'examen avait été repris, que les revendications de la demande initiale avaient été modifiées et que la seconde notification établie conformément à la règle 51(4) avait été émise bien après la date de dépôt de la demande divisionnaire.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107, 108 et 109 ainsi qu'à la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.

2. La règle 25(1)a) CBE stipule qu'une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée après réception de la première notification de la Division d'examen que dans le délai imparti dans la notification ou, après ce délai, si la Division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire.

3. Dans la présente espèce, il n'est pas contesté que la demande divisionnaire du 12 janvier 1983 a été déposée longtemps après l'expiration du délai de quatre mois imparti dans la notification en date du 1er décembre 1980 établie conformément à la règle 96(2) CBE et qu'il était nécessaire par conséquent d'obtenir de la Division d'examen l'autorisation de déposer une demande divisionnaire.

4. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (partie A-IV, 1.3) prévoient que le dépôt d'une demande divisionnaire nécessite normalement l'accord de la Division d'examen à moins que la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE n'ait été déjà envoyée, et à condition que cette demande s'en tienne aux éléments contenus dans la demande initiale tout en revendiquant une invention différente.

5. Dans son mémoire, le requérant a fait valoir à juste titre qu'en l'occurrence, deux notifications avaient été établies conformément à la règle 51(4) CBE, et a fait observer que la demande divisionnaire (12 janvier 1983) avait été déposée après la première notification (22 juillet 1982), mais avant la seconde (24 juin 1983), qui doit être considérée comme étant la seule valable en vertu de la règle 51(4), dernière phrase CBE.

6. Il ne peut y avoir plus d'une seule notification valable, établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE. L'envoi d'une seconde notification implique que la première est réputée n'avoir pas été faite, conformément à la règle 51(4), dernière phrase CBE. Dans le cas présent, la notification valable établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE était postérieure à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

Le premier examinateur et la Section de dépôt ont donc considéré à tort que la demande divisionnaire avait été déposée à un stade trop avancé de la procédure relative à la demande initiale.

7. La question de savoir si les éléments de la demande divisionnaire européenne s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale (article 76(1) CBE) doit être tranchée, quelles que soient les circonstances, par la Division d'examen au cours de la procédure d'examen et non par la Section de dépôt ou par un seul membre de la Division d'examen intervenant individuellement.

C'est la raison pour laquelle les Directives (A-IV, 1.3.3) stipulent que la Section de dépôt doit inviter le demandeur déposant une demande divisionnaire à justifier de l'accord de la Division d'examen prévu à la règle 25(1)a) CBE. Dans ce cas, le demandeur doit s'adresser à la Division d'examen qui a traité la demande initiale et solliciter cet accord. Dans la présente espèce, la Division d'examen n'a pas refusé le dépôt d'une demande divisionnaire. En cas de refus, un recours peut être formé contre cette décision directement devant une Chambre de recours technique (article 21(3) CBE).

8. Le fait que la demande divisionnaire ait été rejetée sans qu'une décision n'ait été prise antérieurement par la Division d'examen conformément à la règle 25(1)a) CBE, constitue un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE ; la Chambre estime par conséquent que le remboursement de la taxe de recours est équitable.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la Section de dépôt en date du 3 janvier 1985 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la Section de dépôt pour la poursuite de la procédure

3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.