W 0003/94 (Cétonoxime-O-éthers) of 15.12.1994

Exposé des faits et conclusions

1. La demande de brevet internationale PCT/EP-93/00916 a été déposée le 16 avril 1993. Elle a pour objet selon la revendication 1 des composés de la formule I

Ar1RC=N-O-CH2-Ar2

se présentant sous la forme d'un composé sin ou anti, de leur mélange ou de leurs sels, dans lesquels

I. Ar1 et Ar2 sont identiques ou différents et

a) désignent un radical (C6-C12)-aryle ou hétéroaryle comportant jusqu'à 10 atomes de carbone ou

b) sont définis comme sous I.a) et portent jusqu'à cinq substituants identiques ou différents définis comme étant les substituants (1) à (45), dont seuls les substituants suivants sont importants :

(5) halogène,

(10) un radical (C6-C12)-aryle, éventuellement substitué par un, deux ou trois radicaux identiques ou différents de la série (C1-C16)-alkyle, (C1-C6)-alkoxy, (C1-C6)-halogénoalkyle et (C1-C6)- halogénoalkoxy, et

(19) un radical (C6-C12)-aryloxy, éventuellement substitué comme pour I.b) (10),

II. R a les significations répondant aux définitions a) à f) non reproduites ici,

étant entendu que diverses caractéristiques ne sont revendiquées que dans les combinaisons répondant aux définitions III.a) à g), non reproduites ici.

Les composés en question ont un effet acaricide, insecticide et nématocide et sont utilisables comme produits antiparasites.

II. Par notification en date du 5 août 1993 (date d'envoi), l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale au sens du PCT ("ISA"), a, conformément à l'article 17(3)a) ensemble la règle 40.1 PCT, invité le déposant à acquitter dans un délai de trente jours à compter de ladite date d'envoi seize taxes additionnelles pour la recherche, d'un montant total de 38 400 DEM au total.

III. Dans son invitation à payer, l'ISA a fait valoir comme raisons que les documents

(1) EP-A-4 754 et

(2) WO-A-84/01772

divulguaient des composés analogues dotés de propriétés insecticides, et que par ailleurs, un grand nombre de composés explicitement cités dans ces deux documents détruisaient la nouveauté de la classe de composés revendiquée dans la demande de brevet en cause.

Aussi bien dans ces documents appartenant à l'état de la technique que dans la demande en cause, le problème technique qui se posait était celui de l'obtention de composés à effet insecticide. Par conséquent, non seulement les composés selon la demande de brevet en cause ne permettaient pas de résoudre un problème nouveau, mais encore l'on ne pouvait discerner parmi leurs caractéristiques structurelles d'élément technique particulier commun au sens de la règle 13.1 et 2 PCT.

Dans ces conditions, l'ISA a défini 17 inventions ou groupes d'inventions différents, dont les plus importants ici sont les suivants :

Invention 1 :

Composés dans lesquels Ar2 désigne un radical aryle non substitué ;

Invention 5 :

Composés dans lesquels Ar2 désigne un radical aryle défini comme sous I.b)(19) ;

Invention 6 :

Composés dans lesquels Ar2 désigne un radical aryle défini comme sous I.b(10), et n'est pas compris dans l'invention 5 ; et

Invention 7 :

Composés dans lesquels Ar2 désigne un radical aryle défini comme sous I.b(5) et n'est pas compris dans les inventions 5 et 6.

IV. Le 3 septembre 1993, le déposant a payé sous réserve (règle 40.2c) PCT) trois taxes additionnelles d'un montant de 7 200 DEM pour la recherche concernant les inventions 5, 6 et 7 définies plus haut.

Pour motiver sa réserve, il a fait valoir que le fractionnement en 17 inventions était arbitraire, les différences entre les diverses structures substituées au radical Ar2 étant minimes. L'invention concernait exclusivement des composés de structure analogue, liés par un concept inventif commun et présentant des propriétés biologiques pratiquement identiques.

En outre, le déposant a produit entre autres une nouvelle page 141 ; il a demandé qu'elle serve de base pour la suite de la procédure avec les autres pièces initiales de la demande. Il ressort de cette nouvelle page que le groupe de composés exclu selon le point III c) de la revendication 1 a été élargi pour supprimer les recoupements avec l'état de la technique.

Le déposant a demandé l'exécution d'une recherche additionnelle pour les inventions 5, 6 et 7 énumérées dans l'invitation à payer, recherche qui tienne compte des divers radicaux Ar2 polysubstitués (cf. revendication 1 définition I.b), 2e l.), dont il existait toute une série d'exemples.

V. Le 16 décembre 1993, l'ISA a fait savoir au déposant que l'invitation à payer les taxes additionnelles pour la recherche avait été réexaminée conformément à la règle 40.2 c), d) et e), et qu'il avait été conclu que cette invitation était entièrement justifiée ; elle a invité le déposant à payer dans le délai d'un mois une taxe de réserve de 2 000 DEM.

Dans cette notification, l'ISA a indiqué qu'elle comprenait certes que le déposant ait pu juger arbitraire le fractionnement de l'objet de sa demande en 17 inventions correspondant aux diverses structures substituées au radical Ar2, mais qu'il n'était guère possible de déceler dans la demande des groupes de composés ayant en commun un élément structurel qui n'ait pas déjà été divulgué dans l'état de la technique comme élément structurel d'agents insecticides. Le fractionnement proposé semblait par conséquent le meilleur qui puisse être envisagé. En outre, le déposant n'avait pu prouver l'existence d'un élément technique particulier assurant l'unité des diverses inventions revendiquées.

VI. Le déposant a acquitté la taxe de réserve le 13 janvier 1994.

Motifs de la décision

1. La réserve est recevable.

2. Aux termes de l'article 154(3) CBE, les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées à l'encontre des taxes additionnelles fixées par l'ISA en vertu de l'article 17(3)a) PCT. Conformément à la règle 40.2c) PCT, elles peuvent examiner la réserve qui a été formulée à l'encontre d'une taxe additionnelle et, dans la mesure où elles estiment que cette réserve est justifiée, ordonner le remboursement total ou partiel de cette taxe.

Dans la présente espèce, le déposant a payé sous réserve trois taxes additionnelles pour la recherche concernant les objets 5, 6 et 7 de l'invention définis dans l'invitation à payer. Par conséquent, la Chambre ne peut statuer que sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer comme pertinentes les objections relatives au défaut d'unité d'invention des objets 1, 5, 6 et 7 définis dans l'invitation à payer, et si, de ce fait, cette invitation était justifiée.

3. En outre, il est précisé que la Chambre n'est pas compétente pour examiner la question de l'unité d'invention sur la base de la nouvelle revendication 1 accompagnant la nouvelle page 141 déposée le 3 septembre 1993. Comme il a été indiqué plus haut, la compétence de la Chambre découle de l'article 154(3) CBE ensemble la règle 40.2c) PCT, qui prévoient que les chambres de recours examinent les réserves. Il va de soi que cet examen ne peut se faire que sur la base des pièces figurant dans le dossier à la date de l'envoi de l'invitation à payer les taxes additionnelles pour la recherche, puisqu'il n'est pas prévu que des modifications puissent être apportées au cours de la procédure devant l'ISA. Il peut tout au plus être considéré que cette nouvelle page signale à l'ISA qu'elle doit arrêter la recherche concernant certains objets.

4. Il ressort de l'invitation à payer que l'ISA a fondé son objection relative à l'absence d'unité sur la divulgation des documents (1) et (2). En conséquence, cette objection repose sur une constatation d'absence d'unité faite a posteriori.

5. Conformément à la décision G 1/89 (JO OEB 1991, 155), un déposant peut être invité à payer des taxes de recherche additionnelles en raison du défaut d'unité de son invention constaté a posteriori. Il convient toutefois de faire preuve de prudence lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive et, dans des cas limites, de ne pas conclure à l'absence d'unité de l'invention (cf. point 8.2).

6. Aux termes de la règle 40.1 PCT, l'invitation à payer prévue à l'article 17(3)a) PCT "précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention". Autrement dit, il convient d'indiquer de façon claire et compréhensible les raisons de l'envoi de l'invitation à payer les taxes additionnelles, en indiquant non seulement pourquoi l'unique invention définie dans la revendication indépendante (résolution du problème technique défini par rapport à l'état de la technique le plus proche) est dénuée de nouveauté ou d'activité inventive, mais aussi pourquoi, lorsque le seul concept inventif général disparaît, il est considéré qu'il n'existe plus d'unité entre les variantes de l'objet de l'invention qui ont été nouvellement définies, dès lors que ce défaut d'unité ne ressort pas clairement de la définition des variantes de l'objet de l'invention.

7. En l'espèce, compte tenu de la divulgation des documents 1 et 2, l'ISA a fractionné les objets que le déposant avait définis par une formule du type Markush dans la revendication 1 de la demande initiale en 17 inventions distinctes, parmi lesquelles les inventions 1, 5, 6 et 7, qu'il y a lieu d'examiner en l'occurrence, concernent essentiellement les objets suivants :

1. Un groupe de composés selon la formule définie dans la revendication 1, dans lesquels Ar2 désigne un groupe (C6-C12)- aryle non substitué (cf. revendication 1, point I.a)) ;

5. Un groupe de composés dans lesquels Ar2 désigne un radical (C6-C12)-aryle qui comporte jusqu'à cinq substituants (C6-C12)- aryloxy identiques ou différents, lesquels sont éventuellement substitués par un, deux ou trois radicaux identiques ou différents de la série (C1-C6)-alkyle, (C1-C6)-alkoxy, (C1-C6)- halogénoalkyle et (C1-C6)-halogénoalkoxy, et qui, éventuellement, comporte jusqu'à quatre substituants identiques ou différents choisis parmi les autres substituants définis sous I.b), (1) à (45) (cf. revendication 1, sous I.b) (19), à considérer en relation avec I.a) et I.b), lignes 1 et 2) ;

6. Un groupe de composés dans lesquels Ar2 désigne un radical (C1-C12)-aryle qui comporte jusqu'à cinq substituants (C1-C6)- aryle identiques ou différents lesquels sont éventuellement substitués par un, deux ou trois radicaux identiques ou différents de la série (C1-C6)-alkyle, (C1-C6)-alkoxy, (C1-C6)- halogénoalkyle et (C1-C6)-halogénoalkoxy, et qui, éventuellement, comporte jusqu'à quatre substituants identiques ou différents choisis parmi les autres substituants définis sous I.b), (1) à (45) (cf. revendication 1,sous I.b(10), à considérer en relation avec I.a et Ib, lignes 1 et 2), et qui n'est pas compris dans l'invention 5, c'est-à-dire que les substituants aryloxy définis dans l'invention 5 ne peuvent éventuellement faire partie des autres substituants dans le radical aryle ; et

7. Un groupe de composés dans lesquels Ar2 désigne un radical (C6-C12)-aryle, qui comporte jusqu'à cinq atomes d'halogène identiques ou différents et, éventuellement, jusqu'à quatre substituants identiques ou différents choisis parmi les autres substituants définis sous I.b), (1) à (45) (cf. revendication 1, I.b) (5), à considérer en relation avec I.a) et I.b), lignes 1 et 2), et qui n'est pas compris dans les inventions 5 et 6, c'est-à-dire que les substituants aryloxy définis dans l'invention 5 et les substituants d'aryle définis dans l'invention 6 ne peuvent éventuellement faire partie des autres substituants dans le radical aryle.

8. Pour motiver son objection relative à l'absence d'unité, l'ISA s'est bornée à faire valoir que, par rapport aux documents D1 et à D2, les composés revendiqués n'avaient pas d'élément structurel en commun et ne produisaient pas d'effet nouveau.

9. Il convient d'examiner à présent si par cette constatation, l'ISA a satisfait à l'obligation qui lui est faite de motiver ses décisions.

10. La Chambre devra ce faisant se conformer non seulement au PCT et à son règlement d'exécution, mais aussi, en vertu de l'article 2 de l'accord entre l'OEB et l'OMPI en date du 7 octobre 1987 (JO OEB 1987, 515 ; cf. aussi la décision G 1/89, point 6 des motifs), aux directives en vigueur concernant la recherche, autrement dit aux directives PCT dans le texte du 18 novembre 1992, dont le chapitre VII traite de l'unité de l'invention. Au point 1 de ce chapitre, il y est dit que pour apprécier l'unité de l'invention conformément aux principes énoncés dans les règles 13.2 à 13.4 PCT, il y a lieu d'appliquer l'instruction 206 et l'annexe B des Instructions administratives du PCT, dans le texte en vigueur à partir du 1er juillet 1992. Dans l'annexe B des Instructions administratives, première partie, point f, il est énoncé des critères précis pour l'appréciation de l'unité d'invention dans le cas des revendications de type "Markush" : ainsi, dans le cas des variantes couvertes par une telle revendication, "la condition relative à l'existence d'une relation technique et à la présence d'éléments techniques particuliers, identiques ou correspondants, énoncée dans la règle 13.2 PCT doit être considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue.

Ces variantes doivent être considérées comme ayant un "caractère analogue" si elles répondent aux critères suivants [annexe B, première partie, (f)(i)] :

(a) toutes les variantes ont une propriété ou une activité commune et

(b)(1) il existe une structure commune, c'est-à-dire que toutes les variantes ont en commun un élément structurel important, ou bien,

(b)(2) lorsque la structure commune ne peut constituer l'élément unificateur, toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques dans le domaine dont relève l'invention."

"A l'alinéa (b)(2), les mots "classe reconnue de composés chimiques" signifient que l'on peut s'attendre, compte tenu des connaissances acquises dans le domaine en cause, que les éléments de la classe se comportent de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée. En d'autres termes, il serait possible de remplacer chaque élément par un autre, en escomptant le même résultat" (annexe B, première partie, (f)(iii)).

11. Bien qu'il soit dit dans ces directives qu'il y a lieu de revenir sur la question de l'unité de l'invention lorsqu'au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle, cela ne signifie pas nécessairement qu'une objection pour défaut d'unité devra être soulevée (cf. annexe (b), première partie, (f) (v)). En conséquence, une invitation à payer ne pourra être considérée comme motivée au sens de la règle 40.1 PCT que si elle permet de comprendre pourquoi il n'est pas satisfait aux critères énoncés à l'annexe B, première partie, (f)(i) (b)(2) des Instructions administratives.

12. En l'espèce, les inventions 1, 5, 6 et 7 définies dans l'invitation à payer une taxe additionnelle concernent, comme l'ISA l'a reconnu lorsqu'elle a réexaminé conformément à la règle 40.2 e) PCT si cette invitation à payer était justifiée, des groupes de composés appartenant tous à une classe connue de composés à effet insecticide, à savoir les cétonoxime-O-éthers de cétone aryle- alkyle. Cette constatation faite par l'ISA donnerai plutôt à penser qu'il existe un groupe de composés qui doit être considéré comme répondant à l'exigence d'unité si l'on applique les critères posés dans les Instructions administratives, annexe B, première partie, (f)(i) (a) et (b)(2), ensemble (f)(iii). Dans cette affaire, l'absence d'unité de l'invention ne ressortant pas clairement des faits de la cause, l'ISA ne saurait se dispenser d'indiquer des raisons précises (cf. W 7/86, JO OEB 1987, 67). Eu égard aux dispositions pertinentes des Instructions administratives du PCT, il aurait donc fallu motiver plus précisément la constatation relative au défaut d'unité. Faute d'avoir été motivée avec précision, l'invitation à payer ne satisfait pas aux conditions requises par la règle 40.1 PCT et il n'est donc pas justifié que l'ISA conserve le montant des taxes additionnelles pour la recherche qui avaient été acquittées sous réserve.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est ordonné le remboursement des sommes qui avaient été acquittées au titre des taxes additionnelles pour la recherche et de la taxe de réserve.