W 0014/91 () of 3.6.1991

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat die internationale Anmeldung PCT/DE.... eingereicht.

II. Die Zweigstelle in Den Haag des Europäischen Patentamts (EPA) hat als zuständige internationale Recherchenbehörde (IRB) der Anmelderin mit Mitteilung vom 15. Januar 1991 eine Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr zugestellt. Die IRB vertritt die Auffassung, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche. Zur Begründung wird ausgeführt:

"Die im unabhängigen Anspruch 1 genannte, der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe weist keine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem aus DE-A-3 428 650 und DE-C-84 737 bekannten Stand der Technik auf.

Die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische Idee, die auch den Gegenstand der abhängigen Ansprüche einschließt, ist deshalb nicht mehr zulässig; es muß somit erneut festgestellt werden, ob die in den abhängigen Ansprüchen genannten kennzeichnenden Merkmale technisch zusammenhängen oder zusammenwirken.

Dabei ergibt sich die folgende neue Einordnung unter verschiedene Sachverhalte, von denen jeder eine unterschiedliche erfinderische Idee verwirklicht, da er ein eigenständiges, unabhängiges technisches Merkmal darstellt.

1. Ansprüche 1, 2 und 7:

Schaufelrad mit überlappenden Schaufeln; Schaufelseiten- Oberkante der Schaufel (11) und

Schaufelseiten-Unterkante der Schaufel (12) bilden ein spitzen Winkel.

2. Ansprüche 3-6 und 8:

Schaufelrad mit überlappenden Schaufeln; Schaufelseiten- Oberkante der Schaufel (11) und Schaufelseiten-Unterkante der Schaufel (12) sind parallel ausgerichtet.

Die oben erwähnten Anspruchsgruppen bilden Nichteinheitlichkeit a posteriori.

III. Die Anmelderin hat am 31. Januar 1991 Widerspruch nach Regel 40.2 (c) PCT eingelegt und rechtzeitig die zusätzliche Recherchengebühr entrichtet.

Zur Begründung ihres Widerspruchs führt sie sinngemäß folgendes aus:

1. Es fehle die Begründung dafür, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Die Auffassung der IRB hinsichtlich der Uneinheitlichkeit der vorliegenden internationalen Anmeldung treffe nicht zu.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.

2. In ihrer Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß das EPA in seiner Funktion als IRB in eindeutigen Fällen nach Artikel 17 (3) (a) PCT eine vorläufige Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit durchführen und weitere Recherchengebühren verlangen könne, wenn der internationalen Anmeldung die Einheitlichkeit "a posteriori" fehle. Angesichts der Tatsache, daß bei einem solchen Verfahren der Anmelderin keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhalte, wird empfohlen, bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Zurückhaltung zu üben und in Grenzfällen nicht davon auszugehen, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfülle.

3. Zum Nachweis dafür, daß ein eindeutiger Fall vorliegt, bedarf es aber auch einer deutlichen und ausreichenden Begründung in der Aufforderung zur Zahlung, so daß es der Anmelderin möglich ist, die zum Einwand der Uneinheitlichkeit führenden Überlegungen der IRB ohne Schwierigkeiten folgen zu können.

4. In der ergangenen Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr ist von der IRB über die Auflistung der Anspruchsgruppen hinaus als Grund für eine Nichteinheitlichkeit "a posteriori" nur angegeben worden, daß die im unabhängigen Anspruch 1 genannte, der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe keine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem aus den Druckschriften DE-A-3 428 650 und DE-C-84 737 bekannten Stand der Technik aufweise.

5. Die IRB hat demnach keine Begründung dafür gegeben, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu sei oder nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie hat es auch versäumt, darzulegen:

erstens, welchen Stand der Technik sie als den ansieht, der im Sinne der Regel 6.3 b) i) PCT die technischen Merkmale enthält, die für die Festlegung des beanspruchten Gegenstands des vorliegenden Schutzbegehrens notwendig sind, jedoch - in Verbindung miteinander - zum Stand der Technik gehören;

zweitens, welche Aufgabe ausgehend von diesem Stand der Technik nach ihrer Ansicht durch den Gegenstand des vorliegenden Schutzbegehrens gelöst wird, und

drittens, wo und warum der Fachmann die Lösung der Aufgabe in dem Stand der Technik gemäß den von ihr genannten Druckschriften findet.

Die Möglichkeit, wie die diesen Druckschriften zu entnehmenden Lehren mit der Lehre des vorliegenden Schutzbegehrens zu verknüpfen sind, hat die IRB nicht aufgezeigt.

Der Hinweis auf die beiden Druckschriften und die Aufteilung der Ansprüche in zwei Gruppen erlauben es der Kammer und der Anmelderin deshalb nicht, die Überlegungen der IRB nachzuvollziehen, inwiefern der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu oder erfinderisch sei.

Die IRB hat demnach nicht dargelegt, warum der nach ihrer Ansicht zwischen dem Gegenstand der Ansprüche 1, 2 und 7 einerseits und dem Gegenstand der Ansprüche 3 bis 6 und 8 andererseits bestehende Unterschied Veranlassung zu zwei unterschliedlichen erfinderischen Ideen gibt.

6. Die Aufforderung zur Zahlung ist daher unter Verstoß gegen die Begründungspflicht gemäß Regel 40.1 PCT ergangen und kann mithin nicht als rechtswirksam angesehen werden.

7. Da die Anmelderin somit die zusätzliche Recherchengebühr ohne rechtlichen Grund entrichtet hat, kann sie diese zurückverlangen. Bei dieser Sachlage erübrigt es sich für die Kammer, zu prüfen, inwieweit die vorliegende internationalen Anmeldung den in Regel 13.1 PCT niedergelegten Kriterien für die Einheitlichkeit der Erfindung genügt.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchengebühr wird angeordnet.