W 0031/88 (Bêta-bloquants) of 9.11.1988

Exposé des faits et conclusion

I. La Demanderesse a déposé, le 6 avril 1988, la demande internationale (...). L'Office européen des brevets est office désigné au sens de l'article 2.xiii) du PCT.

La revendication 1 de cette demande a pour objet des composés répondant aux formules :

FORMULES

dans lesquelles R représente un radical 3-tert-butylamino-2- hydroxy-propyle.

II. Le 19 juillet 1988, l'Office européen des brevets, en sa qualité d'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI), a envoyé à la demanderesse, conformément à l'article 17.3) (a) et à la règle 40.1 du PCT, une invitation à payer deux taxes additionnelles au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention (Règle 13.1 du PCT). Il estimait que la première revendication, en raison de sa formulation compliquée dûe à la dissemblance des composés revendiqués, n'était pas conforme aux exigences de clarté et de concision posées à l'article 6 du PCT ; la clarté allant de pair avec un seul concept inventif général clairement délimité, l'absence de clarté conduisait à distinguer les trois sujets suivants, chacun correspondant à un seul concept inventif général nettement déterminé :

a) composés de formules I, IV, V ;

b) composés de formule II ;

c) composés de formule III.

III. Le 17 août 1988, la demanderesse a acquitté les deux taxes additionnelles tout en formulant une réserve conformément à la règle 40.2 c) du PCT.

A titre principal, elle a fait valoir que les composés revendiqués répondaient tous à une même formule générale (le 1,3-dichlorobenzène substitué en positions 2 et 5) et possédaient tous des propriétés bêta-bloquantes et alpha-antagonistes. Elle a demandé en conséquence le remboursement des deux taxes additionnelles.

A titre subsidiaire, la demanderesse a soutenu que les composés revendiqués pouvaient être regroupés en deux familles, à savoir d'une part des dérivés de clonidine substituée en position para du cycle phényle ou 4 du cycle imidazolidine et d'autre part des dérivés de 3,5-dichloro-oximinoacétophénone substituée en position 4 du cycle phényle. Elle a demandé en conséquence le remboursement d'une taxe additionnelle.

Motifs de la décision

1. Conformément aux dispositions de l'article 154(3) de la CBE et de l'article 9 de l'accord entre l'OMPI et l'OEB, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles en vertu de l'article 17.3) a) du PCT (JO OEB 1985, 320, 324).

2. L'invitation à payer et la réserve formulée satisfont aux conditions énoncées à la règle 40 du PCT. Elles sont donc recevables.

3. Comme il a été exposé au paragraphe II supra, l'objection d'absence d'unité d'invention soulevée par l'ACRI est fondée sur le principe que la revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de clarté et de concision posées à l'article 6, deuxième phrase, du PCT.

Ainsi que cette Chambre l'a rappelé dans sa décision W 03/88 du 8. novembre 1988, le PCT est essentiellement de nature procédurale. La procédure au sein de l'ACRI est régie par l'article 17 du PCT. Son objet est la production du rapport de recherche internationale comme requis par l'article 18 du PCT : les tâches de l'ACRI sont seulement en rapport avec l'objectif de procéder à une recherche internationale et de produire le rapport subséquent.

L'article 6 du PCT énumère les exigences matérielles auxquelles les revendications doivent satisfaire, en particulier les exigences de clarté et de concision. Il est clair de l'article 17. du PCT que l'ACRI n'a pas compétence pour examiner ces exigences en tant que telles. En ce qui concerne les revendications, la limite de la compétence et des obligations de l'ACRI est fixée par l'article 17.2) a) ii) du PCT : si elle estime que les revendications ne satisfont pas aux exigences posées à l'article 6 du PCT, "dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée", l'ACRI le déclare et notifie au déposant et au Bureau international qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi (c'est la Chambre qui souligne). En d'autres termes, la considération de la clarté et de la concision des revendications par l'ACRI est limitée à la question de savoir si les revendications peuvent être suffisamment comprises pour qu'une recherche significative soit effectuée. Selon l'article 17 du PCT, l'ACRI n'a pas compétence pour examiner les revendications et décider si elles satisfont aux exigences de l'article 6 du PCT. De plus, à l'intérieur de l'article 17 du PCT, la question de la clarté des revendications pour les besoins d'une recherche significative est bien séparée de la question de l'unité de l'invention et ces questions ne sont pas reliées entre elles à l'intérieur de cet article.

4. Dans le cas d'espèce, il s'ensuit que l'ACRI n'était pas compétente pour décider que la revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 du PCT, aussi bien du point de vue de l'article 17.3) a) du PCT que de tout autre point de vue. La Chambre ne peut donc accepter que la motivation donnée dans l'invitation (c'est-à-dire une allégation du manque de clarté et de concision) puisse servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention. Ceci, en soi, constitue une raison suffisante pour annuler l'invitation.

5. La Chambre a néanmoins jugé utile d'examiner la question de l'unité d'invention de la présente demande internationale. Selon son opinion, il n'y a pas de raison de douter que tous les composés revendiqués tombent sous un concept inventif commun car ils possèdent le double profil bêta-bloquant/ alpha-antagoniste. Dans ces conditions, l'unité de l'invention ne peut être mise en question.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. l'invitation à payer des taxes additionnelles datée du 19 juillet 1988 est annulée ;

2. le remboursement des deux taxes additionnelles payées sous réserve est ordonné.