W 0031/88 (Beta-Blocker) of 9.11.1988

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte am 6. April 1988 die internationale Anmeldung ... ein. Das Europäische Patentamt ist Bestimmungsamt im Sinne des Artikels 2 xiii) PCT.

Der Anspruch 1 dieser Anmeldung hat Verbindungen mit folgenden Formeln zum Gegenstand:

Formeln

wobei R ein 3-tert.-Butylamino-2-hydroxypropyl-Radikal ist.

II. Am 19. Juli 1988 forderte das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde (ISA) die Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung zweier zusätzlicher Gebühren mit der Begründung auf, die Anmeldung erfülle nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (R. 13.1 PCT). Der Anspruch 1 weise wegen seiner durch die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Verbindungen bedingten komplizierten Formulierung nicht die in Artikel 6 PCT geforderte Klarheit und Knappheit auf. Klarheit stehe im engen Zusammenhang mit dem Vorliegen einer eindeutig abgegrenzten einzigen allgemeinen erfinderischen Idee; im vorliegenden Fall führe die mangelnde Klarheit dazu, daß zwischen folgenden drei Gegenständen zu unterscheiden sei, die jeweils einer klar umrissenen einzigen allgemeinen erfinderischen Idee entsprächen:

a) den Verbindungen der Formeln I, IV und V

b) den Verbindungen der Formel II

c) den Verbindungen der Formel III

III. Die Anmelderin entrichtete am 17. August 1988 die beiden zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT.

Sie machte im wesentlichen geltend, daß die beanspruchten Verbindungen alle derselben allgemeinen Formel (dem in der 2- und der 5-Stellung substituierten 1,3-Dichlorbenzol) entsprächen und alle als Beta-Blocker und Alpha-Antagonisten wirksam seien. Sie verlangte deshalb die Rückzahlung der beiden zusätzlichen Gebühren.

Hilfsweise brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die beanspruchten Verbindungen in zwei Familien unterteilt werden könnten, nämlich erstens in Clonidin-Derivate, die in der Para- Stellung des Phenylrings oder in der 4-Stellung des Imidazolidin- rings substituiert seien, und zweitens in Derivate des in der 4-Stellung des Phenylrings substituierten 3,5- Dichloroximinoacetophenons. Sie beantragte daher die Rückzahlung einer der zusätzlichen Gebühren.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ und Artikel 9 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO sind für Entscheidungen über Widersprüche gegen nach Artikel 17 (3) a) PCT festgesetzte zusätzliche Gebühren die Beschwerdekammern des EPA zuständig (ABl. EPA 1985, 320, 324).

2. Die Zahlungsaufforderung und der Widerspruch entsprechen den Bedingungen der Regel 40 PCT. Sie sind somit zulässig.

3. Wie unter Nummer II dargelegt, stützt sich der von der ISA erhobene Einwand wegen Nichteinheitlichkeit darauf, daß der Anspruch 1 den in Artikel 6 Satz 2 PCT genannten Erfordernissen der Klarheit und Knappheit nicht entspricht.

Diese Kammer hat bereits in ihrer Entscheidung W 03/88 vom 8. November 1988 darauf hingewiesen, daß der PCT im wesentlichen verfahrensrechtlicher Art ist. Das Verfahren vor der ISA ist in Artikel 17 PCT geregelt und hat die Erstellung des internationalen Recherchenberichts entsprechend Artikel 18 PCT zum Gegenstand. Die Aufgaben der ISA stehen also ausschließlich im Zusammenhang mit dem Ziel, eine internationale Recherche durchzuführen und anschließend den Recherchenbericht zu erstellen.

In Artikel 6 PCT sind die materiellrechtlichen Anforderungen aufgeführt, denen die Patentansprüche genügen müssen, insbesondere die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit. Aus Artikel 17 PCT geht eindeutig hervor, daß die ISA nicht befugt ist, diese Anforderungen sachlich zu prüfen. Was die Patentansprüche anbelangt, so sind in Artikel 17 (2) a) ii) PCT die Befugnisse und die Pflichten der ISA wie folgt festgelegt: Ist die ISA der Auffassung, daß die Patentansprüche den in Artikel 6 PCT enthaltenen Anforderungen "so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle Recherche nicht durchgeführt werden kann", so stellt sie diesen Tatbestand in einer Erklärung fest und teilt dem Anmelder und dem Internationalen Büro mit, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird (Hervorhebung durch die Kammer). Mit anderen Worten, die ISA beschränkt sich bei der Untersuchung der Patentansprüche auf Klarheit und Knappheit darauf festzustellen, ob die Ansprüche so verständlich sind, daß eine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann. Gemäß Artikel 17 PCT ist die ISA nicht befugt, die Patentansprüche zu prüfen und zu entscheiden, ob sie den Anforderungen des Artikels 6 PCT genügen. Außerdem wird in Artikel 17 PCT zwischen der Frage nach der Klarheit der Patentansprüche als Voraussetzung für eine sinnvolle Recherche und der Frage nach der Einheitlichkeit der Erfindung klar unterschieden; die beiden Fragen werden dort nicht miteinander verknüpft.

4. Im vorliegenden Fall ergibt sich somit, daß die ISA weder nach Artikel 17 (3) a) PCT noch sonstwie befugt war zu entscheiden, daß der Anspruch 1 nicht den Anforderungen des Artikels 6 PCT entspricht. Die Kammer billigt daher nicht, daß die in der Zahlungsaufforderung angegebene Begründung (nämlich mangelnde Klarheit und Knappheit) zur Stützung eines Einwands wegen Nichteinheitlichkeit herangezogen wird. Dies ist an sich schon Grund genug, um die Zahlungsaufforderung aufzuheben.

5. Die Kammer hat es dennoch für angebracht gehalten, die Frage der Einheitlichkeit der vorliegenden internationalen Anmeldung zu prüfen. Ihres Erachtens steht fest, daß alle beanspruchten Verbindungen unter eine gemeinsame erfinderische Idee fallen, da sie die doppelte Eigenschaft Beta-Blocker/Alpha-Antagonist aufweisen. Unter diesen Umständen steht die Einheitlichkeit der Erfindung außer Zweifel.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren vom 19. Juli 1988 wird aufgehoben.

2. Die Rückzahlung der beiden unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Gebühren wird angeordnet.