W 0003/00 () of 10.7.2000

Sachverhalt und Anträge

I. Die internationale Anmeldung PCT/EP 99/01436 mit der internationalen Veröffentlichungsnummer WO 9947602 wurde am 5. März 1999 angemeldet.

Die Ansprüche 1 und 4 lauten wie folgt:

"1. Opake, biologisch abbaubare und kompostierbare Folie, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine biaxiale Orientierung aufweist und aus einem oder allesamt mit anorganischen Füllstoffen gefüllten, biologisch abbaubaren und kompostierbaren Polymer besteht sowie mit maximal 5 Gew.-% Nukleierungsmitteln und maximal 5 Gew.-% der üblichen Stabilisatoren und Neutralisationsmittel und maximal 5 Gew.-% der üblichen Gleit- und Trennmittel sowie maximal 5 Gew.-% der üblichen Antiblockmittel enthält, wobei die Konzentrationsangaben auf die Gesamtmasse der Folie bezogen sind. Dabei können auch die Nukleierungsmittel oder Antiblockmittel zu den anorganischen Füllstoffen zählen und ebenfalls eine opake Oberfläche erzeugen."

"4. Folie, gemäß Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem oder den Polymeren um aliphatische oder teilaromatische Polyester aus

A) aliphatischen bifunktionellen Alkoholen, bevorzugt linearen C2 bis C10-Dialkoholen wie beispielsweise Ethandiol, Butandiol, Hexandiol oder besonders bevorzugt Butandiol und/oder gegebenenfalls cycloaliphatischen bifunktionellen Alkoholen, bevorzugt mit 5 oder 6 C-Atomen im cycloaliphatischen Ring, wie beispielsweise Cyclohexandimethanol, und/oder teilweise oder vollständig statt der Diole monomere oder oligomere Polyole auf Basis Ethylenglykol, Propylenglykol, Tetrahydrofuran oder Copolymere daraus mit Molekulargewichten bis 4000, bevorzugt bis 1000, und/oder gegebenenfalls geringen Mengen verzweigten bifunktionellen Alkoholen, bevorzugt C3-C12-Alkyldiolen, wie beispielsweise Neopenty[l]glykol, und zusätzlich gegebenenfalls geringen Mengen höherfunktionellen Alkoholen wie beispielsweise 1,2,3-Propantriol oder Trimethylolpropan sowie aus alphatischen bifunktionellen Säuren, vorzugsweise C2-C12-Alkyldicarbonsäuren, wie beispielsweise und bevorzugt Bernsteinsäure, Adipinsäure und/oder gegebenenfalls aromatischen bifunktionellen Säuren wie beispielsweise Terephthalsäure, Isophthalsäure, Naphthalindicarbonsäure und zusätzlich gegebenenfalls geringen Mengen höherfunktionellen Säuren wie beispielsweise Trimellitsäure oder

B) aus säure- und alkoholfunktionalisierten Bausteinen, vorzugsweise mit 2 bis 12 C-Atomen in der Alkylkette beispielsweise Hydroxybuttersäure, Hydroxyvaleriansäure, Milchsäure, oder deren Derivaten, beispielsweise Epsilon-Caprolacton oder Dilactid,

oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus A und B, wobei die aromatischen Säuren nicht mehr als 50. Gew.-% Anteil, bezogen auf alle Säuren, ausmachen;

aliphatische oder teilaromatische Polyesterurethane aus

C) aliphatischen bifunktionellen Alkoholen, bevorzugt linearen C2 bis C1O-Dialkoholen wie beispielsweise Ethandiol, Butandiol, Hexandiol, besonders bevorzugt Butandiol und/oder gegebenenfalls cycloaliphatischen bifunktionellen Alkoholen, vorzugsweise mit C5- oder C6- cycloaliphatischem Ring, wie beispielsweise Cyclohexandimethanol, und/oder teilweise oder vollständig statt der Diole monomere oder oligomere Polyole auf Basis Ethylenglykol, Propylenglykol, Tetrahydrofuran oder Copolymere daraus mit Molekulargewichten bis 4000, bevorzugt bis 1000, und/oder gegebenenfalls geringen Mengen verzweigten bifunktionellen Alkoholen, vorzugsweise C3-C12 Alkyldiolen, wie beispielsweise Neopenty[l]glykol, und zusätzlich gegebenenfalls geringen Mengen höherfunktionellen Alkoholen, vorzugsweise C3-C12-Alkylpolyolen, wie beispielsweise 1,2,3-Propantriol oder Trimethylolpropan sowie aus aliphatischen bifunktionellen Säuren, vorzugsweise C2-C12-Alkyldicarbonsäuren, wie beispielsweise und bevorzugt Bernsteinsäure, Adipinsäure, und oder gegebenenfalls aromatischen bifunktionellen Säuren wie beispielsweise Terephthalsäure, Isophthalsäure, Naphthalindicarbonsäure und zusätzlich gegebenenfalls geringen Mengen höherfunktionellen Säuren wie beispielsweise Trimellitsäure oder

D) aus säure- und alkoholfunktionalisierten Bausteinen, vorzugsweise mit 2 bis 12 C-Atomen, beispielsweise Hydroxybuttersäure, Hydroxyvaleriansäure, Milchsäure, oder deren Derivaten, beispielsweise Epsilon-Caprolacton oder Dilactid,

oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus C und D, wobei die aromatischen Säuren nicht mehr als 50. Gew.-% Anteil, bezogen auf alle Säuren, ausmachen;

E) aus dem Reaktionsprodukt von C und/oder D mit aliphatischen und/oder cycloaliphatischen bifunktionellen und zusätzlich gegebenenfalls höherfunktionellen Isocyanaten, mit vorzugsweise 1 bis 12 C-Atomen bzw. 5 bis 8 C-Atomen im Falle von cycloaliphatischen Isocyanaten, z.B. Tetramethylendiisocyanat, Hexamethylendiisocyanat, Isophorondiisocyanat, gegebenenfalls zusätzlich mit linearen und/oder verzweigten und/oder cycloaliphatischen bifunktionellen und/oder höherfunktionellen Alkoholen, vorzugsweise C3-C12-Alkyldi- oder -polyole bzw. 5 bis 8 C-Atomen im Falle von cycloaliphatischen Alkoholen, z.B. Ethandiol, Hexandiol, Butandiol, Cyclohexandimethanol, und/oder gegebenenfalls zusätzlich mit linearen und/oder verzweigten und/oder cycloaliphatischen bifunktionellen und/oder höherfunktionellen Aminen und/oder Aminoalkoholen mit vorzugsweise 2 bis 12 C-Atomen in der Alkylkette, z.B. Ethylendiamin oder Aminoethanol, und/oder gegebenenfalls weitere modifizierte Amine oder Alkohole wie beispielsweise Ethylendiaminoethansulfonsäure, als freie Säure oder als Salz,

wobei der Esteranteil C) und/oder D) mindestens 75. Gew.-%, bezogen auf die Summe aus C), D) und E), beträgt;

aliphatische oder aliphatisch-aromatische Polyestercarbonate aus

F) aliphatischen bifunktionellen Alkoholen, bevorzugt linearen C2 bis C1O-Dialkoholen wie beispielsweise Ethandiol, Butandiol, Hexandiol oder besonders bevorzugt Butandiol und/oder gegebenenfalls cycloaliphatischen bifunktionellen Alkoholen, vorzugsweise mit 5 bis 8 C-Atomen im cycloaliphatischen Ring, wie beispielsweise Cyclohexandimethanol, und/oder teilweise oder vollständig statt der Diole monomere oder oligomere Polyole auf Basis Ethylenglykol, Propylenglykol, Tetrahydrofuran oder Copolymere daraus mit Molekulargewichten bis 4000, bevorzugt bis 1000, und/oder gegebenenfalls geringen Mengen verzweigten bifunktionellen Alkoholen, vorzugsweise mit C2-C12-Alkyldicarbonsäuren, wie beispielsweise Neopenty[l]glykol und zusätzlich gegebenenfalls geringen Mengen höherfunktionellen Alkoholen wie beispielsweise 1,2,3-Propantriol, Trimethylolpropan sowie aus aliphatischen bifunktionellen Säuren wie beispielsweise und bevorzugt Bernsteinsäure, Adipinsäure und/oder gegebenenfalls aromatischen bifunktionellen Säuren wie beispielsweise Terephthalsaure, Isophthalsäure, Naphthalindicarbonsäure und zusätzlich gegebenenfalls geringen Mengen höherfunktionellen Säuren wie beispielsweise Trimellitsäure oder

G) aus säure- und alkoholfunktionalisierten Bausteinen, vorzugsweise mit 2 bis 12 C-Atomen in der Alkylkette, beispielsweise Hydroxybuttersäure, Hydroxyvaleriansäure, Milchsäure, oder deren Derivaten, beispieleweise Epsilon-Caprolacton oder Dilactid,

oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus F und G, wobei die aromatischen Säuren nicht mehr als 50 Gew.-% Anteil, bezogen auf alle Säuren, ausmachen;

H) einem Carbonatanteil, der aus aromatischen bifunktionellen Phenolen, bevorzugt Bisphenol-A, und Carbonatspendern, beispielsweise Phosgen, hergestellt wird

oder

einem Carbonatanteil, der aus aliphatischen Kohlensäureestern oder deren Derivaten wie beispielsweise Chlorkohlensäureestern oder aliphatischen Carbonsäuren oder deren Derivaten wie beispielsweise Salzen und Carbonatspendern, beispielsweise Phosgen, hergestellt wird, wobei

der Esteranteil F) und/oder G) mindestens 70 Gew.-%, bezogen auf die Summe aus F), G) und H) beträgt;

aliphatische oder teilaromatische Polyesteramide aus

I) aliphatischen bifunktionellen Alkoholen, bevorzugt linearen C2 bis C1O-Dialkoholen wie beispielsweise Ethandiol, Butandiol, Hexandiol, besonders bevorzugt Butandiol, und/oder gegebenenfalls cycloaliphatischen bifunktionellen Alkoholen, vorzugsweise mit 5 bis 8 C-Atomen, wie beispielsweise Cyclohexandimethanol, und/oder teilweise oder vollständig statt der Diole monomere oder oligomere Polyole auf Basis Ethylenglykol, Propylenglykol, Tetrahydrofuran oder Copolymere daraus mit Molekulargewichten bis 4000, bevorzugt bis 1000, und/oder gegebenenfalls geringen Mengen verzweigten bifunktionellen Alkoholen, vorzugsweise C3-C12-Alkyldiolen, wie beispielsweise Neopenty[l]glykol und zusätzlich gegebenenfalls geringen Mengen höherfunktionellen Alkoholen, vorzugsweise C3-C12-Alkylpolyole, wie beispielsweise 1,2,3-Propantriol, Trimethylolpropan sowie aus aliphatischen bifunktionellen Säuren, vorzugsweise mit 2 bis 12 C-Atomen in der Alkylkette, wie beispielsweise und bevorzugt Bernsteinsäure, Adipinsäure und/oder gegebenenfalls aromatischen bifunktionellen Säuren wie beispielsweise Terephthalsäure, Isophthalsäure, Naphthalindicarbonsäure und zusätzlich gegebenenfalls geringen Mengen höherfunktionellen Säuren wie beispielsweise Trimellitsäure oder

K) aus säure- und alkoholfunktionalisierten Bausteinen, vorzugsweise mit 2 bis 12 C-Atomen in der Kohlenstoffkette, beispielsweise Hydroxybuttersäure, Hydroxyvaleriansäure, Milchsäure, oder deren Derivaten, beispielsweise Epsilon-Caprolacton oder Dilactid,

oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus I) und K), wobei die aromatischen Säuren nicht mehr als 50 Gew.-% Anteil, bezogen auf alle Säuren, ausmachen;

L) einem Amidanteil aus aliphatischen und/oder cycloaliphatischen bifunktionellen und/oder gegebenenfalls geringen Mengen verzweigten bifunktionellen Aminen, bevorzugt sind lineare aliphatische C2 bis C1O-Diamine, und zusätzlich gegebenenfalls geringen Mengen höherfunktionellen Aminen, unter den Aminen bevorzugt Hexamethylendiamin, Isophorondiamin und besonders bevorzugt Hexamethylendiamin, sowie aus linearen und/oder cycloaliphatischen bifunktionellen Säuren, vorzugsweise mit 2 bis 12 C-Atomen in der Alkylkette bzw. C5- oder C6-Ring im Falle von cycloaliphatischen Säuren, bevorzugt Adipinsäure, und/oder gegebenenfalls geringen Mengen verzweigten bifunktionellen und/oder gegebenenfalls aromatischen bifunktionellen Säuren wie beispielsweise Terephthalsäure, Isophthalsäure, Naphthalindicarbonsäure und zusätzlich gegebenenfalls geringen Mengen höherfunktionellen Säuren, vorzugsweise mit 2 bis 10 C-Atomen, oder

M) aus einem Amidanteil aus säure- und aminfunktionalisierten Bausteinen, vorzugsweise mit 4 bis 20 C-Atomen in der cycloaliphatischen Kette, bevorzugt Omega-Laurinlactam, Epsilon-Caprolactam, besonders bevorzugt Epsilon-Caprolactam,

oder einer Mischung aus L) und M) als Amidanteil, wobei der Esteranteil I) und/oder K) mindestens 30 Gew.-%, bezogen auf die Summe aus I), K), L) und M) beträgt, vorzugsweise der Gewichtsanteil der Esterstrukturen 30. bis 70 Gew.-%, der Anteil der Amidstrukturen 70 bis 30. Gew.-% beträgt,

handelt."

Die Ansprüche 2, 3 und 5 bis 24 sind von Anspruch 1 abhängig, die Ansprüche 25 bis 30 beziehen sich auf die Verwendung der Folie gemäß den Ansprüchen 1 bis 24.

II. In der Mitteilung vom 2. September 1999 (im folgenden "Zahlungsaufforderung" genannt) forderte das Europäische Patentamt (EPA) in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde die Anmelderin zur Zahlung innerhalb von 30 Tagen von drei zusätzlichen Recherchengebühren auf, mit der Begründung, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1, 13.2 und 13.3 PCT nicht entspreche, weil sie vier Erfindungen umfasse.

III. Die Zahlungsaufforderung wurde vom EPA im wesentlichen wie folgt begründet:

(i) Die in Anspruch 1 definierte, das gemeinsame Konzept der "Erfindung" bildende opake, biologisch abbaubare und kompostierbare Folie, sei gegenüber den Entgegenhaltungen

D1: EP-A-0 629 622 und

D2: EP-A-0 750 015,

die derartige Folien aus Polyester beschrieben, nicht mehr neu;

(ii) Auch der gemeinsame Effekt, die Kombination von biologischer Abbaubarkeit mit guten mechanischen und optischen Eigenschaften, sei aus diesen Entgegenhaltungen bekannt;

(iii) Es lägen daher a posteriori folgende vier untereinander nicht einheitliche Erfindungsgegenstände vor:

A) Folien aus aliphatischem oder teilaromatischem Polyester (entsprechender Teilgegenstand der Ansprüche 1 bis 5 und 7 bis 30),

B) Folien aus aliphatischem oder teilaromatischem Polyesterurethan (entsprechender Teilgegenstand der Ansprüche 1 bis 5 und 7 bis 30),

C) Folien aus aliphatischem oder aliphatisch-aromatischem Polyestercarbonat (entsprechender Teilgegenstand der Ansprüche 1 bis 5 und 7 bis 30) und

D) Folien aus aliphatischem oder teilaromatischem Polyesteramid (entsprechender Teilgegenstand der Ansprüche 1 bis 30).

IV. Am 29. September 1999 zahlte die Anmelderin unter Widerspruch die geforderten drei zusätzlichen Recherchengebühren und beantragte gleichzeitig deren Rückerstattung.

Sie begründete ihren Widerspruch im wesentlichen damit, daß - im Gegensatz zur Auffassung in der Zahlungsaufforderung - die Einheitlichkeit aller beanspruchten Gegenstände deshalb gegeben sei, weil die darin als uneinheitlich bezeichneten Polymeren alle Polyesterstruktur mit einer jeweils "identische[n] Struktureinheit aus der Umsetzung eines aliphatischen bifunktionellen Alkohols mit einem säure- und alkoholfunktionalisierten Baustein" hätten.

V. Am 13. Dezember 1999 teilte das EPA der Anmelderin mit, daß die Prüfung des Widerspruchs gegen die Zahlungsaufforderung deren Berechtigung ergeben hätte und forderte sie auf, für die weitere Prüfung des Widerspruchs gemäß Regel 40.2 e) PCT innerhalb eines Monats eine Widerspruchsgebühr zu zahlen.

VI. Die Widerspruchsgebühr wurde am 10. Januar 2000 bezahlt.

Entscheidungsgründe

1. Im Einklang mit Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern des EPA als höhere Stelle im Sinne von Regel 40.2 c) PCT zuständig für Entscheidungen über einen Widerspruch gegen vom EPA in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde nach Artikel 17 (3) a) PCT angeforderte zusätzliche Recherchengebühren.

2. Der Widerspruch ist zulässig.

3. Entgegenhaltungen

3.1. Entgegenhaltung D1

Diese beschreibt gemäß Anspruch 2 einen porösen Film, dessen Aufbau wie folgt charakterisiert ist:

- 95 bis 60 Vol.-% einer Polymermischung aus 40 bis 85. Gew.-% eines Copolymeren aus D-hydroxybutyrat und D-hydroxyvalerat sowie 60 bis 15 Gew.-% Poly-Epsilon-caprolacton,

- 5 bis 40 Vol.-% anorganische Füllstoffe, z. B. Calciumcarbonat (Seite 3, Zeilen 54 bis 57), und

- 10 bis 70 % Porenvolumen.

Die Herstellung der Filme erfolgt durch Extrusion, gefolgt von unidirektionalem oder bidirektionalem Strecken (Seite 5, Zeilen 3 bis 8).

Die beanspruchten Filme sollen gutes Aussehen, guten Griff sowie gute mechanische Festigkeit und Hitzebeständigkeit aufweisen. Nach Verwendung sollen sie durch Mikroorganismen leicht abgebaut werden können (Seite 2, Zeilen 38 bis 41).

3.2. Entgegenhaltung D2

Diese beschreibt biologisch abbaubare Polyester-Mischungen aus 1 bis 200 Gewichtsteilen Polylacton und 100 Gewichtsteilen eines aliphatischen, aus Dicarboxylsäuren und Diolen aufgebauten Polyesters (Ansprüche 1, 3 und 6).

Der aliphatische Polyester kann auch Urethanbindungen enthalten (Anspruch 9; Seite 5, Zeile 54 bis Seite 6, Zeile 2 i.V.m. Seite 7, Zeilen 25 bis 37; Preparation Example 1).

Bioabbaubare Formkörper aus den beanspruchten Polyester-Mischungen können anorganische Füllstoffe, z. B. Calciumcarbonat enthalten (Seite 9, Zeilen 18 bis 21).

Die Polyester-Mischungen können zu Filmen verarbeitet werden, die unidirektional oder bidirektional gestreckt werden (Seite 9, Zeilen 31 bis 35; Seite 13, Beispiel 6).

Je nach den verschiedenen Verwendungen sollen die hergestellten Artikel eine Festigkeit von mindesten 5. MPa und eine Dehnung von mehr als 0,5 % aufweisen (Seite 9, Zeilen 39 bis 41).

3.3. Die Entgegenhaltungen D1 und D2 offenbaren somit jeweils biologisch abbaubare, biaxial orientierte Filme (Folien), die aus einer Mischung zweier Polyester mit anorganischen Füllstoffen, z. B. Calciumcarbonat, aufgebaut sind.

Da solche Filme wegen des Füllstoffgehalts opak sind, erfüllen sie alle Merkmale des Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung.

4. Die Zahlungsaufforderung stellte die Nicht-Neuheit gegenüber D1 und D2 fest und folgerte daraus und aus der Tatsache, daß der Anmeldung und den Entgegenhaltungen in gleicher Weise die Aufgabe der Bereitstellung biologisch abbaubarer Folien mit guten mechanischen und optischen Eigenschaften zugrunde liegen, daß der Anmeldungsgegenstand im Sinne von Regel 13 PCT uneinheitlich sei und a posteriori in vier Gegenstände (Teilerfindungen) zerfalle, die jeweils durch Verwendung eines der in Anspruch 4 genannten Polymeren (Polyester, Polyesterurethan, Polyestercarbonat, Polyesteramid) gekennzeichnet seien.

5. Obwohl die Zahlungsaufforderung nicht explizit ausführt, warum zwischen diesen Teilerfindungen, trotz der ihnen gemeinsamen Polyestereinheiten des jeweiligen Polymeren (cf. Punkt IV supra), kein von Regel 13.2 PCT geforderter "technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zu Ausdruck kommt", erfüllt sie doch noch die in Regel 40.1 PCT vorgeschriebene Begründungspflicht.

5.1. Dies deshalb, weil die in Punkt 1 der Zahlungsaufforderung ("Gemeinsames Konzept") getroffene Feststellung, daß die Entgegenhaltungen D1 und D2 Folien aus Polyester beschreiben, in evidenter Weise impliziert, daß die Struktureinheit "Polyester" kein besonderes technisches Merkmal darstellen kann, das einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmt (Regel 13.2 PCT).

5.2. Analog impliziert die Identifizierung der Polymeren in Punkt 3 der Zahlungsaufforderung ("Entscheidung") als Polyester (Gegenstand A), Polyesterurethan (Gegenstand B), Polyestercarbonat (Gegenstand C) und Polyesteramid (Gegenstand D), daß nach dem Wegfall des potentiell einenden Merkmals "Polyester" als Folge des neuheitsschädlichen Charakters von D1 und D2 diesen vier Gegenständen a posteriori kein besonderes technisches Merkmal gemeinsam ist.

Denn die diese Gegenstände unterscheidenden wiederkehrenden Einheiten Polyester (Gegenstand A), Polyurethan (Gegenstand B), Polycarbonat (Gegenstand C) und Polyamid (Gegenstand D) repräsentieren chemisch verschiedene Verknüfungskonzepte, denen in evidenter Weise eine strukturelle Gemeinsamkeit fehlt, wenn das potentiell einende Verknüpfungskonzept "Carboxylgruppe (bzw. Derivat) + Gruppe, die damit verknüpfungsfähig ist" bezüglich des Polyesterkonzepts "Carboxylgruppe + Hydroxylgruppe" nicht mehr neu ist.

5.3. Die Anmelderin hat somit zwar mit ihrem Widerspruch zurecht auf eine Lücke in der expliziten Begründung der Zahlungsaufforderung hingewiesen, aber übersehen, daß die Begründung für den sach- und rechtskundigen Adressaten, an den die Zahlungsaufforderung gerichtet ist, auch das mitumfaßt, was sich im Hinblick auf Regel 13.2 PCT in evidenter Weise und ohne über den sachlichen Inhalt der Begründung hinauszugehen, aus den dort getroffenen Feststellungen ableiten läßt: daß nämlich im Sinne der vorstehenden Ausführungen (Punkte 5.1. und 5.2) bei Berücksichtigung des Offenbarungsgehalts von D1 und/oder D2 die Polyesterstruktur kein im Sinn von Regel 13.2 PCT die Gegenstände A bis D einendes besonderes technisches Merkmal sein kann.

6. Die Zahlungsaufforderung war daher noch ausreichend begründet sowie in Sache und Umfang korrekt.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.