T 0218/96 () of 15.9.1998

Sachverhalt und Anträge

I.1 Mit der am 1. Dezember 1995 verkündeten und am 8. Januar 1996 schriftlich begründeten Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 0 440 597 gemäß Artikel 102 (1) EPÜ widerrufen. Dieser Entscheidung lag das erteilte Schutzbegehren (Hauptantrag) sowie die als 1. bzw. 2. Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung am 1. Dezember 1995 eingereichte Anspruchsfassung zugrunde.

I.2 Gestützt ist die Entscheidung auf die durch die Einsprechende vorgelegte Entgegenhaltung

(A2): US-A-4 652 495

sowie durch die als Erwiderung eines Dritten gemäß Artikel 115 (1) EPÜ am 15. November 1995 vorgelegte Entgegenhaltung

(A5): Aufsatz "Development of Ballasted Track with Resilient Ties" abgedruckt in "Quatterly Reports", Vol. 21, No. 4, 1980, Seiten 161 bis 164, mit deutscher Übersetzung.

I.3 Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Widerrufsentscheidung ausgeführt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegenüber (A5) nicht neu sei (Artikel 54 EPÜ), der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 gegenüber dem Stand der Technik nach (A5) und (A2) auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 56 EPÜ) und der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 sich ebenfalls in naheliegender Weise aus dem genannten Stand der Technik unter Verwendung des allgemeinen Fachwissens ergebe (Artikel 56 EPÜ).

II.1 Gegen vorgenannte Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 6. März 1996 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese am 3. Mai 1996 begründet.

II.2 Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des zusammen mit der Beschwerdebegründung als Hauptantrag vorgelegten Anspruchs 1, hilfsweise auf der Basis des Anspruchs 1, eingereicht als Hilfsantrag 2 in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.

II.3 Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"1. Gleisober- und unterbau für schienengebundene Fahrzeuge, wobei Schienen (10) mit dem Schienenfuß (11) mittel- bzw. unmittelbar, vorzugsweise über Zwischenplatten (14), die mit gummielastischem Material, z. B. Gummi, Polyurethan od. dgl., aufgebaut sind, mit Schwellen (1) lösbar verbunden sind, wobei die, gegebenenfalls mit einer vorgespannten Bewehrung (6, 7), insbesondere Stahlbewehrung, versehenen Betonschwellen (1) jeweils mit zumindest zwei Schienen (10) verbunden sind und über ein Schotterbett am Untergrund aufliegen, dadurch gekennzeichnet, daß die Betonschwellen an ihren mit dem Schotterbett (16) beaufschlagten Flächen zumindest eine weichelastische Beschichtung (18, 21) mit 1 mm bis 5 mm aufweisen, die mit gummielastischen Materialien aufgebaut ist und zumindest teilweise mit der Oberfläche der Betonschwelle (1) adhäsiv verbunden ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags fügt dazu die Bestimmung, daß

"die Beschichtung (18, 19) ein durch Sprühen aufgebrachter Belag ist".

III. In der mündlichen Verhandlung am 15. September 1998 vor der Beschwerdekammer wurde durch die Beschwerdeführerin eine Kopie aus der Zeitschrift "Eisenbahntechnische Rundschau" (undatiert) überreicht.

IV. Zur Begründung ihrer Anträge argumentierte die Beschwerdeführerin im wesentlichen wie folgt:

IV.1 Druckschrift (A5) stelle in bezug auf die Hauptansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag die nächstliegende Entgegenhaltung dar. Nach Punkt 2 auf Seite 161 dieser Druckschrift könne man aus den Versuchsergebnissen davon ausgehen, daß die Dicke der elastischen Beschichtung der Betonschwellen gesenkt werden könne und auch, daß sie 2,0 cm an der unteren Fläche und 1,5 cm an der Seitenfläche betrage. Demgegenüber lehre die Erfindung eine Dicke der weichelastischen Beschichtung von 1 mm bis 5 mm.

Infolgedessen seien die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche nach den vorgelegten Anträgen als neu anzusehen.

IV.2 Die vorliegende Erfindung habe sich laut Spalte 2, Zeilen 43 bis 50 der Beschreibung zur Aufgabe gesetzt, einen Gleisober- und unterbau zu schaffen, der gute schalldämmende Eigenschaften aufweise, wobei gleichzeitig eine Verschiebung der Schwellen am Schotterbett besonders wirksam verhindert würde, und bei dem eine normale Wartung des Schotterbettes, beispielsweise durch Gleisstopfmaschinen, durchgeführt werden könne.

IV.3 Der Erfindung sei es durch einen für die Fachwelt überraschend glücklichen Griff gelungen, die gegebene Aufgabe vorteilhaft zu lösen, wenn die Dicke der Beschichtung 1 bis 5 mm betrage und die Beschichtung zumindest teilweise mit der Oberfläche der Betonschwelle adhäsiv verbunden sei.

IV.4 Ausgehend von A5, könne auch die Lehre der A2, die zwar eine adhäsive Beschichtung von Betonschwellen vorschlage, jedoch keine Angabe über die Beschichtungsdicke unterhalb 8 bzw. 5 mm mache und einen gattungsfremden schotterlosen Gleisoberbau beschreibe, nicht dazu beitragen, daß der Durchschnittsfachmann, ohne rückschauende Betrachtung, zu einer Beschichtung von 1 bis 5 mm gelange, denn diese Druckschriften gäben nichts her, was den Fachmann dazu anleiten würde, gerade diesen Bereich der Beschichtungsdicke beim Unterbau mit Schotter als erfolgsversprechender anzusehen.

IV.5 Mit der Erfindung sei eine Kombinationserfindung in Anspruch genommen, bei der gegenüber dem Stand der Technik insbesondere zwei Merkmale zusammen erfüllt sein müssen, um zur Lösung der gestellten Aufgabe zu gelangen, nämlich einerseits eine besonders geringe Beschichtungsdicke von 1 bis 5 mm und andererseits eine adhäsive Verbindung der Beschichtung mit der Betonschwelle. Eine solche Kombination könne den zitierten Druckschriften nicht entnommen werden.

IV.6 Aus der in der Verhandlung vorgelegten Kopie der Zeitschrift "Eisenbahntechnische Rundschau" gehe hervor, daß die Erfindungsidee in der Praxis Verwendung gefunden habe. Praktisch sei die Erfindung auch an der Bahnstrecke Wien-Prag getestet worden.

IV.7 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin wird mit der vorliegenden Erfindung eine Verschiebung der Schwellen am Schotterbett, sogar auch im Vergleich zu unbeschichteten Schwellen, besonders wirksam verhindert.

IV.8 Durch das Aufsprühen der Beschichtung gemäß Hilfsantrag werde eine besonders gute Steuerung der Dicke der Beschichtung in Verbindung mit gleichmäßigen Belägen und mit guter Mischung der Bestandteile des aufzusprühenden Materials sowie eine hohe Lebensdauer der Beschichtung durch verbesserte Einreißfestigkeit erreicht. Der zitierte Stand der Technik offenbare die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag nicht.

V. Die Gegenargumente der Beschwerdegegnerin können im wesentlichen wie folgt zusammengefaßt werden:

V.1 Durch die Änderungen in den Hauptansprüchen gemäß Haupt- und Hilfsantrag möge zwar die Neuheit gegenüber den zitierten Entgegenhaltungen hergestellt sein, jedoch bleibe es aus weiter vorgetragenen Gründen dabei, daß auch die geänderte Lehre gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

V.2 Entgegenhaltung A5 repräsentiere den nächstliegenden Stand der Technik und offenbare einen Gleisoberbau mit Betonschwellen, die mit weichelastischem Material beschichtet seien und ihrerseits über ein Schotterbett am Untergrund aufliegen. Nachdem in A5 die Aspekte der Schalldämmung und Lebensdauer der Beschichtung sowie des Verschiebewiderstandes der Schwellen und der Wartungsarbeiten im Schotterbett angesprochen seien, könne gegenüber dem Stand der Technik nach A5 die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe allenfalls in einer Optimierung dieser Aspekte gesehen werden.

V.3 Laut Punkt 2, letzter Absatz auf Seite 161 der A5 wurde versucht, die Dicke der Beschichtung aus den teueren Materialien zu reduzieren und für die Dicke wurden Empfehlungen von 20 mm für die Schwellenunterseite und 15. mm für die Seitenflächen der Schwelle in Betracht gezogen.

V.4 Es habe daher für den Fachmann nahegelegen, Beschichtungen in reduzierten Dicken zu testen. Der Stand der Technik dokumentiert, daß es keine Hindernisse in der Fachwelt gegeben habe, reduzierte Beschichtungsdicken für Betonschwellen zu realisieren, z. B. eine Beschichtungsdicke von 8 mm nach der von der Vorinstanz berücksichtigten Druckschrift A2. Dort sei in Spalte 11, Zeile 57 eine weichelastische Beschichtung mit einer Dicke ab 5 mm erwähnt.

V.5 Es sei ersichtlich, daß für die Lösung der gestellten Teilaufgaben eine gewisse Dicke der Beschichtung erforderlich sei. In diesem Sinne erhalte A5 in Figur 4 die klare Lehre, daß die beschichteten Schwellen weniger wirkungsvoll seien als die unbeschichteten Schwellen, wenn es um lateralen Verschiebewiderstand der Schwellen am Schotterbett gehe. Die optimale Lösung sei in diesem Falle darin zu sehen, eine reduzierte Beschichtungsdicke zu finden, die zur Erzielung eines möglichst günstigen Leistungsverhältnisses zwischen Schalldämmung und Verschiebewiderstand führe. Bei dieser Optimierung handle es sich um eine übliche, von dem Durchschnittsfachmann vorgenommene Abwägung zwischen schalldämmenden Eigenschaften der Beschichtung in bezug auf ihre Dicke einerseits und deren Verschiebewiderstandsfähigkeit andererseits, die der Fachmann angesichts des nachgewiesenen Stands der Technik ohne weiteres treffen könne.

V.6 Bezüglich des zusätzlichen Merkmals der Hauptansprüche gemäß dem Haupt- und Hilfsantrag, daß "die Beschichtung .... zumindest teilweise mit der Oberfläche der Betonschwelle (1) adhäsiv verbunden ist", wurde die Auffassung vertreten, daß es sich dabei um eine Eigenschaft handle, die der Fachmann ausgehend von Erkenntnissen der Entgegenhaltungen A5 und A2 ohne erfinderisches Zutun mittels einfacher Versuche ermitteln könne. Der beanspruchte adhäsive Verbund der Beschichtung mit der Oberfläche der Betonschwelle stelle ein Ergebnis dar, das sich insbesondere aus A2 zwangsläufig ergebe.

V.7 Der Unterschied des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch die Angabe, daß "die Beschichtung ein durch Sprühen angebrachter Belag ist" stelle einen Verfahrensschritt dar, der dem Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit verleihe; die im Streitpatent genannten Verfahren zum Aufbringen einer dünnen Beschichtung auf eine Unterlage durch Tauchen oder Sprühen, gehören zum allgemeinen Wissen des Fachmannes. Die mit den einzelnen Verfahren, speziell dem beanspruchten Sprühen verbundenen Vorteile, wie sie in der Streitpatentschrift geschildert sind, seien dem Fachmann ebenfalls geläufig.

V.8 Für die von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung behaupteten Effekte des beanspruchten Gegenstandes, wie etwa verbesserte Einreißfestigkeit und verbesserter Verschiebewiderstand seien keine Beweise vorgelegt worden.

V.9 Es wird die Zurückweisung der Beschwerde beantragt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen

2.1. Hauptantrag

In den neuen Anspruch 1 wurde gegenüber der erteilten Fassung ein weiteres Merkmal aufgenommen, nämlich daß die Betonschwellen ... eine weichelastische Beschichtung (18, 21) "mit 1 mm bis 5 mm" aufweisen. Dieser Bereich ist in den ursprünglichen Unterlagen in Anspruch 2 offenbart.

2.2. Hilfsantrag

Anspruch 1 des Hilfsantrages fügt Anspruch 1 gemäß Hauptantrag die im ursprünglichen Anspruch 6 offenbarte Bestimmung hinzu, daß "die Beschichtung (18, 19) ein durch Sprühen angebrachter Belag ist".

2.3. Die vorgenommenen Änderungen sowohl des Haupt- als auch des Hilfsantrags entsprechen daher den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

3. Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags und des Hilfsantrags ist in keiner Entgegenhaltung in vollem Umfang offenbart und daher neu. Da dies unter den Beteiligten unbestritten war, bedarf es hierzu keiner weiteren Ausführungen.

4. Erfinderische Tätigkeit - Haupt- und Hilfsantrag

4.1. Die Gattungsbegriffe der unabhängigen Ansprüche des Haupt- und Hilfsantrags betreffen einen Gleisober- und unterbau für schienengebundene Fahrzeuge, wobei Schienen mit dem Schienenfuß mittel- bzw. unmittelbar aufgebaut sind, mit Schwellen lösbar verbunden sind, wobei die Betonschwellen jeweils mit mindestens zwei Schienen verbunden sind und über ein Schotterbett am Untergrund aufliegen, wobei die Betonschwellen an ihren mit dem Schotterbett beaufschlagten Flächen eine weichelastische Beschichtung aufweisen, die mit gummielastischen Materialien ausgebaut ist, wie er durch einen aus Entgegenhaltung A5 bekannten Stand der Technik vorgegeben ist.

Die kennzeichnenden Teile dieser Ansprüche enthalten einen quantitativ festgelegten Bereich der Dicke der Beschichtung in Millimeter und die Angabe, daß die Beschichtung zumindest teilweise mit der Oberfläche der Betonschwelle adhäsiv verbunden ist. Im Anspruch 1 des Hilfsantrags ist die Bestimmung zugefügt, daß die Beschichtung ein durch Sprühen angebrachter Belag ist.

4.2. Bereits in A5 ist die Erkenntnis formuliert (vgl. Seite 161, Punkt 2, letzter Absatz), daß bei Beschichtung der Betonschwellen mit weichelastischem Material versucht werden sollte, mit möglichst reduzierter Dicke des Beschichtungsmaterial auszukommen.

4.3. Ausgehend von einem bekannten Stand der Technik, wie er oben in Punkt 4.1 und 4.2 dargelegt ist, liegt den unabhängigen Ansprüchen der vorstehend genannten Anträge objektiv die Aufgabe zugrunde, einen Gleisober- und unterbau der in Punkt 4.1 erwähnten Art so zu schaffen, daß er gute schalldämmende Eigenschaften aufweist, wobei gleichzeitig eine Verschiebung der Schwellen am Schotterbett besonders wirksam verhindert wird, und bei dem eine normale Wartung des Schotterbettes durchgeführt werden kann.

Im Hinblick darauf, daß die Fachwelt ständig bemüht ist, den Stand der Technik weiter zu optimieren, kann das Stellen der obenstehenden Aufgabe nach Ansicht der Kammer nichts zu einer erfinderischen Leistung beitragen.

4.4. Das technische Prinzip der beanspruchten Lösung besteht darin, daß für die weichelastische Beschichtung eine gewisse Dicke und ein Haftverbund mit der unterliegenden Fläche erforderlich ist und daß dies vor allem davon abhängt, welche Leistungseigenschaften die damit beschichteten Schwellen im Hinblick auf die gestellte Aufgabe aufweisen müssen.

Von den zwei zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, eine Fläche entweder haftend mit dem Belag oder durch lockeres Anliegen desselben zu beschichten, bietet dem vor die genannte Aufgabe gestellten Fachmann die an der Oberfläche der Betonschwelle zumindest teilweise haftende Beschichtung im Sinne der erstgenannten Möglichkeit eine erfolgsversprechendere Lösung der Aufgabe an, als ein nur lockeres Anliegen der Beschichtung an der Schwellenoberfläche nach der zweitgenannten Möglichkeit. Der beanspruchte adhäsive Verbund der weichelastischen Materialien mit der Oberfläche der Betonschwelle ist somit die logische Folge des Bestrebens, möglichst günstige Ergebnisse zu erzielen, und ergibt sich für den Fachmann zwangsläufig.

Es bleibt somit zu entscheiden, ob die beanspruchte Lösung in quantitativer Hinsicht, d. h. bezüglich der in den jeweiligen Ansprüchen angegebenen Dicke der Beschichtung, auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

4.5. Die Beschwerdeführerin macht geltend, daß der zu berücksichtigende Stand der Technik nach A5 eine Reduzierung der Dicke der Beschichtung der Betonschwellen mit weichelastischen Materialien bis zu 15. mm vorschlage. Sie führt weiter aus, daß die Druckschrift A2 zwar eine adhäsive Beschichtung von Betonschwellen vorschlage, jedoch keine Angabe über die Beschichtungsdicke unterhalb 8 bzw. 5 mm mache und darüber hinaus einen gattungsfremden schotterlosen Gleisoberbau beschreibe, so daß ein Vergleich unmöglich sei.

Sie macht weiterhin geltend, daß der in dem Streitpatent beanspruchte Bereich der Beschichtungsdicke von 1 bis 5. mm im Stand der Technik nicht offenbart sei. Um aus einer Mehrzahl von Möglichkeiten, die dem Fachmann nach dem Stand der Technik zur Verfügung standen, gerade zu dieser zu gelangen, d. h. die Dicke überraschend so zu vermindern, daß, wie in Spalte 3, Zeilen 32 bis 37 der Patentschrift angegeben, im gewählten Bereich eine optimale Lebensdauer besonders günstigen Werten der Schalldämmung und hohem Verschiebungswiderstand den Betonschwellen am Schotterbett gegenüberstehen, habe es einer erfinderischen Tätigkeit bedurft.

4.6. Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Sie ist vielmehr der Überzeugung, daß es vor dem Anmeldetag des Streitpatents keine Hindernisse in der Fachwelt gegeben hat, eine geringe Beschichtungsdicke für Betonschwellen zu realisieren. Gestützt wird diese Ansicht auf die von der Erstinstanz bereits berücksichtigte Entgegenhaltung A5. Im Hinblick auf A5 ist zunächst festzustellen, daß die dort vorgeschlagene Beschichtungsdicke von 15 bzw. 20 mm den Fachmann nicht davon enthebt, ausgehend von der genannten Dicke der Beschichtungsmaterialien zu überprüfen, welche maximale Verminderung der Schichtstärke im Hinblick auf die erwünschten Eigenschaften der damit beschichteten Schwellen vertretbar ist. In Anbetracht der Lehre der A5, die in Figur 4 und der zugehörigen Beschreibung lehrt, daß, wie die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung betonte und von der Beschwerdeführerin mit keinen Gegenbeweisen widerlegt wurde, beschichtete Schwellen einen niedrigeren Verschiebewiderstand als unbeschichtete Schwellen in Schotterbett aufweisen, liegt es im Bereich des Fachmanns, der aufgabengemäß eine wirksame Verhinderung der Schwellenverschiebung im Schotterbett zusammen mit guten schalldämmenden Eigenschaften und möglichst normaler Wartung des Schotterbetts anstrebt, Versuche und Vergleiche für eine weitere Reduzierung der Beschichtungsdicke durchzuführen, um als Kompromiß zu den an sich in ihren Wirkungen gegenläufigen Teilaufgaben einen optimalen Bereich der Schichtstärke aufzufinden. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf angeblich unerwartete Wirkungen beruft, ist sie jeden Beweis schuldig geblieben.

Die Kammer stellt fest, daß derartige Kompromisse bei Bereichsoptimierung nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend gelten und zwar auch dann nicht, wenn, wie im vorliegenden Patent, ein für einen gegebenen Verwendungszweck annehmbarer Kompromiß zwischen zwei gegenläufig von diesem Bereich abhängigen Wirkungen erzielt wird (vgl. T 410/87, T 409/90, ABl. EPA 1993, 40 und T 36/82, ABl. EPA 1983, 269, Pkt. 6).

4.7. Zu dem im Anspruch 1 des Hilfsantrags noch verbleibenden Merkmal, daß

"die Beschichtung (18, 19) ein durch Sprühen aufgebrachter Belag ist"

wird wie folgt Stellung genommen:

4.8. Bezüglich dieses Merkmals hat bereits die Einspruchsabteilung nach Auffassung der Kammer zu Recht darauf hingewiesen, daß es sich dabei nur um ein nicht erfinderisches Verfahren handelt, das dem Fachmann zum Aufbringen einer dünnen Beschichtung auf einer Unterlage geläufig ist und in der Praxis häufig verwendet wird.

Die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung genannten Vorteile der durch Sprühen angebrachten Beschichtung, von denen jedoch die seitens der Beschwerdegegnerin als Behauptungen angezweifelte Wirkungen hinsichtlich Einreißfestigkeit und Verschiebewiderstand einer derartigen Beschichtung nicht bewiesen wurden, hängen nach Auffassung der Kammer technologisch mit den mit den einzelnen Beschichtungsverfahren, hier speziell dem Sprühen verbundenen Vorteilen zusammen, wie sie in der Streitpatentschrift geschildert und dem Fachmann geläufig sind, so daß es für ihn auf der Hand liegt, die Beschichtung der Schwellen gemäß Entgegenhaltung A5, wenn sie in der beanspruchten Stärke ausgeführt werden soll, durch Sprühen aufzubringen.

Damit kann aber auch dieses Merkmal die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

5. Die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag genügen somit nicht den Erfordernissen des Artikels 52 (1) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ. Das Patent kann deshalb mit keinem dieser Ansprüche aufrechterhalten werden. Mit den unabhängigen Ansprüchen fallen auch die von diesen abhängigen Ansprüche. Daher kann den Anträgen der Beschwerdeführerin nicht stattgegeben werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.