T 0516/95 () of 20.1.1998

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 89 102 968.8, am 25. Februar 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung (DE 3 805 973) vom 25. Februar 1988 eingereicht, wurde am 30. August 1989 unter Nr. 0 330 134 veröffentlicht.

II. Anspruch 1 wie ursprünglich eingereicht lautete wie folgt:

"Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daß die modifizierte Cellulose eine durch die Formel

.........[OH]s-(z+t+x)

Cell.....[Z]z

.........[O-CO-R']t

.........[O-X]x

wiedergegebene Struktur aufweist, worin Cell das Gerüst des unmodifizierten Cellulosemoleküls oder des Chitinmoleküls jeweils ohne Hydroxylgruppen ist, s beim unmodifizierten Cellulosemolekül 3 und beim Chitinmolekül 2 beträgt und

worin R' : CH3 und/oder C2H5 und/oder C3H7,

X : CO-R und/oder CS-R und/oder CO-CR''2-CO-CHR''2 und/oder CO-OR und/oder CONH-R und/oder CONR''R und/oder CSNH-R und/oder CSNR''R und/oder SO2-R und/oder SO2NR''R und/oder SO-R und/oder SONR''R und/oder PO3H2 (Salz) und/ oder PO2R''R und/oder POR''2 und/oder PO(OR'')2 und/oder CR''2-CR''(OH)-R und/oder CR''2CR''(SH)-R und/oder CR''2-CR''2-NHR und/oder R-COOH (Salz) und/oder R-SO3H (Salz) und/oder R und/oder CH2-CH2-NR''2 und/oder CH2-CH2-SO2-R sind,

wobei R: Alkyl und/oder Alkenyl und/oder Alkinyl (gerad-kettig und/oder verzweigt und ggf. substituiert, wobei die Kohlenstoffkette auch durch Heteroatome wie O, S, N, P, Si sowie CO- oder COO-Gruppe unterbrochen sein kann) und/oder Cycloalkyl (ggf. mit Heteroatomen und/oder substituiert) und/oder Aryl und/oder Arylalkyl und/oder Arylalkenyl und/oder Arylalkinyl (ggf. mit Heteroatomen und/oder substituiert) und/oder Bisaryl (ggf. substituiert) und/oder Rest einer kondensierten aromatischen Verbindung (ggf. substituiert) und/oder Rest einer heterocyclischen Verbindung (ggf. substituiert) ist und mit "substituiert" neben Resten im Sinne von R auch folgende Gruppen gemeint sind:

-NR''2 und/oder -N R''3 und/oder -COOH auch als Salz und/oder -COOR'' und/oder -CONR''2 und/ oder -CO-R'' und/oder -CSOH auch als Salz und/oder -CSOR'' und/oder -CSNR''2 und/oder -SO3H auch als Salz und/oder -SO3R'' und/oder -SO2NR''2 und/oder -SR'' und/oder -SOR'' und/oder -SONR''2 und/oder -PO3H2 auch als Salz und/oder -PO(OR'')2 und/oder -PO2H(NR''2) und/oder -PO(NR''2)2 und/oder -PO2H2 und/oder -POH(OR'') und/oder -CN und/oder -NO2 und/oder -OR'' und/oder Halogen und/oder -Si(OR'')3, und Z den folgenden Atomgruppen entspricht:

SR'', SO3H (Salz), SO-R, SONR''2, SO2-R, SO2NR''2, SO2H (Salz), F, Cl, Br, J, NR''2, PR''2, PO3H2 (Salz), PO2H(OR), PO(OR)2, PO2HR'' (Salz), POR''(OR), POR''2

wobei R'': H oder R ist,

und

x + t : 0,75 - 2,85

t : 0 - 2,85

x : 0 - 2,85

z : 0,01 - 0,45

beträgt."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 betrafen bevorzugte Ausführungsformen des Gegenstands des Anspruchs 1, die Ansprüche 6 und 7 bezogen sich auf Verfahren zur Herstellung der modifizierten Cellulosen nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche.

III. Die Anmeldung wurde mit einer Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 14. März 1995 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lag ein Satz mit vier Ansprüchen zugrunde, von dem Anspruch 1 am 16. Februar 1995 und die Ansprüche 2 bis 4 am 29. Januar 1993 eingereicht worden waren. Anspruch 1 dieses Satzes lautete wie folgt:

"Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daß die modifizierte Cellulose eine durch die Formel

........[OH]s-(x+t+z)

Cell....[Z]z

........[O-CO-R']t

........[O-X]x

wiedergegebenen Struktur aufweist, worin Cell das Gerüst des unmodifizierten Cellulosemoleküls oder des Chitinmoleküls jeweils ohne Hydroxylgruppen darstellt, s beim unmodifizierten Cellulosemolekül 3 und beim Chitinmolekül 2 beträgt und worin

R': CH3 und/oder C2H5 und/oder C3H7 bedeutet,

X : CO-R und/oder CO-NH-R und/oder CH2-CH2-NR''2,

Z : NR''2 und/oder PO3H2, desgleichen in Salzform, ist, worin

R''= H oder R bedeutet und

R geradkettige oder verzweigte Alkyl-, und/oder Alkenyl- und/oder Cycloalkyl- und/oder Aryl- und/oder Aralkylreste darstellen, die gegebenenfalls durch -COOR'' und/oder -OR'' und/oder -NR''2 und/oder -SO3R'' und/oder -PO(OR'')2 und/oder POH(OR'') und/oder -Si(OR'')3 und/oder -CSOR'' und/oder -CN und/oder -NO2 und/oder Halogen mit der Maßgabe substituiert sind, daß, wenn R'' = R, ein R'' in einem etwaigen weiteren Substituenten der definierten Art von R gleich H oder ein unsubstituiertes R ist, und wenn R'' = H, die unsubstituierte Säuregruppe in -COOH, -SO3H, -PO3H2 und _CSOH auch in Salzform vorliegen kann,

x + t = 0,75 - 2,85,

t = 0 - 2,85,

x = 0 - 2,85,

z = 0,01 - 0,45

und der Polymerisationsgrad der modifizierten Cellulose 100 - 500 beträgt."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 waren auf besondere Ausgestaltungen der Cellulose gemäß Anspruch 1 gerichtet.

IV. In der Entscheidung wurde bemängelt, der beanspruchte Gegenstand gehe über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinaus. Insbesondere wurde die Hinzufügung des Passus "...daß, wenn R'' = R, ein R'' in einem etwaigen weiteren Substituenten der definierten Art von R gleich H oder ein unsubstituiertes R ist, ..." beanstandet.

V. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) am 4. Mai 1995 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und hierzu am 16. Juni 1995 eine Beschwerdebegründung eingereicht.

Zusammen mit der Beschwerdebegründung wurde als Basis des einzigen Antrags ein neuer Anspruch 1 vorgelegt, der sich gegenüber dem zurückgewiesenen Anspruch 1 im wesentlichen durch eine redaktionelle Umformulierung des in der angefochtenen Entscheidung beanstandeten Passus unterschied.

VI. Nach einem Zwischenbescheid der Kammer, in dem zahlreiche Einwände unter Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 84 EPÜ erhoben wurden, hat die Beschwerdeführerin am 17. Dezember 1997 zwei neue Anspruchssätze als Haupt- bzw. Hilfsantrag eingereicht.

Außer einigen Änderungen, die den von der Vorinstanz sowie von der Kammer erhobenen Einwänden teilweise Rechnung trugen, unterschieden sich alle unabhängigen Ansprüche von der zurückgewiesenen Fassung dadurch, daß die Bedingung s-(x+t+z) 0 überall aufgenommen wurde.

Zum Wortlaut der unabhängigen Ansprüche machte die Beschwerdeführerin geltend, die Änderungen stützen sich auf die ursprüngliche Offenbarung. Sie lösen das Schleifeproblem der Definitionen für X, Z, R und die Substituentengruppen, das von der Vorinstanz aufgeworfen worden war, sowie einige der von der Kammer erhobenen Klarheitsprobleme. Andere Klarheitseinwände seitens der Kammer seien nicht gerecht. Einen Grund für diese Meinung wurde jedoch nicht angegeben.

VII. Während der mündlichen Verhandlung am 19. Januar 1998 betonte die Kammer erneut, daß die Einwände unter Artikel 123 (2) weiterhin bestünden, da die Definitionen von X, Z, R und den Substituentengruppen eine Auswahl aus jeweils vier Auflistungen darstellten, die dann zu einer neuen Kombination zusammengefügt wurde. Auch in der folgenden Diskussion wies die Kammer mehrmals auf ihren Zwischenbescheid (Punkt 2.3) hin, wonach es der Anmelderin nicht frei stünde, eine beliebige Kombination aus den vielen, pauschal erwähnten Möglichkeiten der ursprünglichen Offenbarung auszuwählen, ohne daß die entsprechende Lehre eindeutig und unmittelbar aus der ursprünglichen Anmeldung hervorgehe. Auch der Bereich des Parameters s-(x+t+z) der beanspruchten Produkte sei der ursprünglichen Anmeldung nicht zu entnehmen, da er dort überhaupt nicht definiert wurde.

Daraufhin führte die Beschwerdeführerin aus, solche Ansprüche seien als Teilanmeldung zu betrachten, für die Artikel 76 EPÜ gelte. Maßgeblich sei, ob der Anspruchsgegenstand über den ursprünglich eingereichten Gegenstand hinausgehe. Da alle jetzt beanspruchten Möglichkeiten im ursprünglichen Anspruch 1 anwesend waren, sei dies nicht der Fall, so daß die jetzige Kombination zulässig sei.

VIII. Dennoch wurden, nachdem die Debatte mehrmals unterbrochen worden war und die Kammer schließlich auf die Entscheidung T 0153/85 (ABl. EPA 1988, 1) hinwies, vier neuen Anspruchssätze mit jeweils sechs Ansprüchen als neuer Hauptantrag und drei Hilfsanträge eingereicht. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daß die modifizierte Cellulose eine durch die Formel

.........[OH]s-(x+t+z)

Cell.....[Z]z

.........[O-CO-R']t

.........[O-X]x

wiedergegebenen Struktur aufweist, worin Cell das Gerüst des unmodifizierten Cellulosemoleküls oder des Chitinmoleküls jeweils ohne Hydroxylgruppen darstellt, s beim unmodifizierten Cellulosemolekül 3 und beim Chitinmolekül 2 beträgt und worin

R': CH3 und/oder C2H5 und/oder C3H7,

X: CO-R und/oder CS-R und/oder CO-CR''2-CO-CHR''2 und/oder CO-OR und/oder CONH-R und/oder CONR''R und/oder CSNH-R und/oder CSNR''R und/oder SO2-R und/oder SO2NR''R und/oder SO-R und/oder SONR''R und/oder PO3H2 (Salz) und/ oder PO2R''R und/oder POR''2 und/oder PO(OR'')2 und/oder CR''2-CR''(OH)-R und/oder CR''2CR''(SH)-R und/oder CR''2-CR''2-NHR und/oder R-COOH (Salz) und/oder R-SO3H (Salz) und/oder R und/oder CH2-CH2-NR''2 und/oder CH2-CH2-SO2-R sind,

Z: SR'', SO3H (Salz), SO-R, SONR''2, SO2-R, SO2NR''2, SO2H (Salz), F, Cl, Br, J, NR''2, PR''2, PO3H2 (Salz), PO2H(OR), PO(OR)2, PO2HR'' (Salz), POR''(OR), POR''2, worin

R'':H oder R bedeutet und

R: Alkyl und/oder Alkenyl und/oder Alkinyl (gerad-kettig und/oder verzweigt, wobei die Kohlenstoffkette auch durch Heteroatome wie O, S, N, P, Si sowie CO- oder COO-Gruppe unterbrochen sein kann) und/oder Cycloalkyl (ggf. mit Heteroatomen) und/oder Aryl und/oder Arylalkyl und/oder Arylalkenyl und/oder Arylalkinyl (ggf. mit Heteroatomen) und/oder Bisaryl und/oder Rest einer kondensierten aromatischen Verbindung und/oder Rest einer heterocyclischen Verbindung ist

und die in X und Z enthaltenen Gruppen R und/oder R'', gegebenenfalls durch -NR''2 und/oder -N R''3 und/oder -COOH auch als Salz und/oder -COOR'' und/oder -CONR''2 und/ oder -CO-R'' und/oder -CSOH auch als Salz und/oder -CSOR'' und/oder -CSNR''2 und/oder -SO3H auch als Salz und/oder -SO3R'' und/oder -SO2NR''2 und/oder -SR'' und/oder -SOR'' und/oder -SONR''2 und/oder -PO3H2 auch als Salz und/oder -PO(OR'')2 und/oder -PO2H(NR''2) und/oder -PO(NR''2)2 und/oder -PO2H2 und/oder -POH(OR'') und/oder -CN und/oder -NO2 und/oder -OR'' und/oder Halogen und/oder -Si(OR'')3, und

x + t : 0,75 - 2,85

t : 0 - 2,85

x : 0 - 2,85

z : 0,01 - 0,45 und

s-(x+t+z) mindestens 0 beträgt und der Polymerisationsgrad der modifizierten Cellulose 100 - 500 beträgt"

(Die Änderungen gegenüber dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 wurden von der Kammer hervorgehoben.)

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 wurden nicht formuliert, sie seien "ungeändert". Anspruch 5 ist auf eine biokompatible Hämodialysemembran aus der modifizierten Cellulose gerichtet und Anspruch 6 auf die Verwendung von modifizierter Cellulose in biokompatiblen Hämodialysemembranen.

Hinsichtlich der Hilfsanträge ist zu bemerken, daß die Bedingung s-(x+t+z) 0 auch ein gemeinsames Merkmal der modifizierten Cellulose in den unabhängigen Ansprüchen aller Hilfsanträge ist.

IX. Laut Beschwerdeführerin enthalten die während der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag eingereichten Ansprüche keine Beschränkung der Definitionen für X, Z, R und Substituenten mehr, so daß diesbezüglich keine Einwände unter Artikel 123 (2) EPÜ bestehen können.

Die Bedingung s-(x+t+z) 0 lasse sich aus der chemischen Tatsache ableiten, es könne nicht mehr Substituenten geben als zu substituierende H-Atome. In vielen der ursprünglich eingereichten Beispiele sei der Substitutionsgrad annähernd 0, so daß es dem Fachmann klar sei, daß auch eine vollständige Substitution aller OH-Gruppen von der Erfindung mitumfaßt sei.

Die mögliche Substitution von X und Z statt R, wie ursprünglich angemeldet, komme im Hinblick auf die ursprüngliche Definitionen von X und R auf das Gleiche hin und diene nur dazu, das Problem der Definitionsschleife, die in den ursprünglichen Definitionen von der Vorinstanz beanstandet wurde, zu lösen.

X. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent aufgrund der Ansprüche 1 bis 6 wie am 19 Januar 1998 während der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag eingereicht, hilfsweise aufgrund eines der Hilfsanträge wie ebenfalls am 19 Januar 1998 eingereicht, zu erteilen.

XI. Am 20. Januar 1998 wurde die Entscheidung der Kammer verkündet, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Artikel 123(2) EPÜ

2. Die geltenden Ansprüche unterscheiden sich alle von den ursprünglich eingereichten Ansprüchen durch die Bedingung, daß s-(x+t+z) mindestens 0 sein sollte. Diese Bedingung ist, wie auch von der Beschwerdeführerin zugegeben wurde, als solche nicht in den ursprünglichen Unterlagen erwähnt. Somit ist die zu beantwortende Frage, ob sie unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableitbar ist.

2.1. Die Anmeldung betrifft modifizierte Cellulose oder Chitin. Die Beschreibung enthält als einzige Angabe bezüglich des Substitutionsgrads einer modifizierten Cellulose Werte von 0,05 bis 0,45 (Seite 10, letzter Absatz wie eingereicht, Seite 5, Zeilen 18 bis 29 wie veröffentlicht). Aufgrund dieser Werte ergibt sich für s-(x+t+z) ein Schwankungsbereich von 2,55 bis 2,95 für Cellulose (s=3). Die Beispiele beruhen alle auf Cellulosederivaten, die nur teilweise substituiert sind. Der höchste Wert ist im Beispiel 2 zu finden, mit t = 2,30 und z = 0,08, so daß s-(x+t+z) = 0,62.

2.2. Vom Substitutionsgrad ist auch die Rede auf Seite 3, im letzten (0,02 bis 0,07) und vorletzten (mindestens 0,1) Absatz, der ursprünglichen Anmeldung. Diese Absätze beziehen sich jedoch auf bekannte Dialysemembranen aus modifizierter Cellulose aus dem Stand der Technik. Das Gleiche gilt für Seite 4, im vorletzten Absatz, wo eine Formel einer modifizierten Cellulose gemäß der deutschen Patentanmeldung P 3 723 897.3 (die mit der EP-A-0 300 250 übereinstimmt) angegeben wird, in der alle -OH-Gruppen substituiert zu sein scheinen. Bei näherer Betrachtung der EP-A-0 300 250 stellt sich jedoch heraus, daß in allen Beispielen die -OH-Gruppen, obwohl Rest-OH-Gruppen nicht erwähnt werden, mit einem Substitutionsgrad von 0,04 (s-(x+t+z) = 2,96) (Beispiel 32) bis 2,83 (s-(x+t+z) = 0,17) (Beispiel 73), nur partiell substituiert sind.

Es gibt somit in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung weder im Hinblick auf die Darstellung der Erfindung bzw. deren praktischen Ausführungen (Beispiele), noch im Hinblick auf den angegebenen Stand der Technik irgendeinen Hinweis auf die Möglichkeit einer vollständigen Substitution (s-(x+t+z) = 0).

2.3. Daraus folgt, daß eine vollständige Substitution der in den OH-Gruppen vorhandenen H-Atome nicht zum Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung gehörte. Im Gegenteil, alles weist darauf hin, daß nur eine partielle Substitution gemeint war. Auch wenn man das Prioritätsdokument der vorliegenden Anmeldung, auf das sich Artikel 123 (2) EPÜ ja nicht bezieht, in Betracht nehmen würde, käme man nicht zu einem anderen Schluß: die Summierung der erwähnten Bereiche für x+t (1,00 - 2,50) und z (0,01 - 0,45) bleibt deutlich unter dem möglichen Maximumwert von 3, so daß, zumindest was Cellulose anbelangt, die Substitution nur partiell sein kann.

2.4. Da die Möglichkeit einer vollständigen Substitution somit nicht unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen hervorgeht, kann das Argument der Beschwerdeführerin, daß sich die in den Beispielen konkretisierten Werte 0 "annäherten" und somit die Bildung eines Bereichs bis einschließlich 0 rechtfertigten, nicht akzeptiert werden. Was den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnommen werden kann, ist höchstens ein impliziter Bereich für s-(x+t+z), der sich aufgrund der in den Beispielen errechneten Werte bilden läßt. Wie oben gezeigt, gibt es jedoch für die Werte zwischen dem unteren Eckwert dieses Bereichs und 0 keine Stütze in der ursprünglichen Offenbarung, so daß die unabhängigen Ansprüche alle gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen und alle Anträge aufgrund ihrer verspäteten Einreichung und nicht eindeutiger Gewährbarkeit zurückzuweisen sind (siehe T 0153/85, supra).

3. Infolgedessen ist es nicht notwendig, auf die weiteren unzulässigen Änderungen, wie z. B. die Kombination der eingeschränkten Definitionen für X, Z und R und die Substituentengruppen, die die Kammer in ihrem Zwischenbescheid bemängelt und während der mündlichen Verhandlung weiter beanstandet hat, einzugehen.

Das Argument der Beschwerdeführerin, diese Kombination sei als Teilanmeldung zu betrachten und nach Artikel 76 EPÜ zu beurteilen, ist nicht stichhaltig, da es sich hier nicht um eine Teilanmeldung, sondern schlicht um eine geänderte Anmeldung handelt.

Ebenso ist eine Diskussion der weiteren Einwände z. B. bezüglich der Unklarheiten, die zum Teil durch die Änderungen entstanden sind, und des bloßen Hinweises auf unformulierte Ansprüche nicht erforderlich.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.