T 0803/93 (Représentation) of 19.7.1995

Exposé des faits et conclusions

I. Une opposition a été formée contre le brevet européen n° 0 169 649 pour les motifs visés à l'article 100 a) (absence de nouveauté et d'activité inventive) et 100 b) CBE. Le brevet a pour objet un appareil et une méthode pour réduire les vols dans les grands magasins.

II. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, une procédure orale s'est tenue le 20 juillet 1993. Il ressort du procès-verbal que M. Skone James, mandataire agréé, assisté par Mme Payne, représentait le titulaire, et que l'opposant était représenté par M. Hafner, mandataire agréé, assisté par MM. Blecker et Engdahl.

Il ressort également du procès-verbal qu'à l'ouverture de la procédure orale, M. Hafner a "requis la révocation du brevet tel que délivré ainsi que du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire du titulaire" et a "demandé que M. Herbert Blecker, résidant à New York, Etats-Unis, expert en matière de sécurité dans les grands magasins, puisse faire un exposé sur les aspects techniques de l'affaire". Il est indiqué sur la carte de visite de M. Blecker annexée au procès-verbal que M. Blecker est un associé du cabinet Robin, Blecker, Daley et Driscoll, Madison Avenue, New York.

Il ressort du procès-verbal que M. Blecker a ensuite présenté pratiquement l'ensemble de la cause de l'opposant, alors que la cause du titulaire était défendue par M. Skone James. D'après le procès-verbal, juste avant que la division d'opposition ait interrompu la procédure afin de délibérer, M. Hafner a confirmé que l'opposant demandait la révocation du brevet.

A l'issue de la procédure orale, la division d'opposition a pris la décision de révoquer le brevet pour défaut d'activité inventive.

Dans sa décision, rendue par écrit le 2 août 1993, la division d'opposition expliquait pour quels motifs elle avait considéré que la revendication 1 du brevet tel que délivré et la revendication 1 de la requête subsidiaire n'impliquaient pas d'activité inventive.

III. Il ressort d'une note figurant dans le dossier que M. Skone James avait eu le 3 août 1993 un entretien téléphonique avec un examinateur qui n'avait pas fait partie de la division d'opposition. Lors de cet entretien téléphonique, M. Skone James avait critiqué la présence et le rôle joué par M. Blecker lors de la procédure orale du 20 juillet 1993. D'après cette note, l'examinateur avait donné l'information suivante à M. Skone James, en se référant aux Directives et à l'entretien qu'il avait eu avec le président de la division d'opposition :

"Il est autorisé et il arrive souvent qu'un mandataire européen se fasse assister par un expert pour l'exposé des arguments d'ordre technique.

Cet expert peut théoriquement exposer soit l'ensemble, soit une partie seulement des aspects techniques.

En revanche, c'est le mandataire européen qui devrait exposer tout ce qui concerne le brevet, par exemple présenter les conclusions de son client.

Que l'"expert" soit ou non conseil en brevets, il doit se borner à exposer les aspects techniques et s'interdire de présenter les aspects ayant trait au brevet.

La décision reste applicable. Si une partie a le sentiment que cette décision ne fait pas droit à ses prétentions, le seul moyen pour elle de s'y opposer est de former un recours".

IV. Le titulaire a dûment formé recours. Dans son acte de recours, il a demandé l'annulation de la décision rejetant les revendications 1 à 12 du brevet tel que délivré. Les arguments qu'il a invoqués dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit :

1) La procédure orale tenue le 20 juillet 1993 devant la division d'opposition était entachée d'un vice substantiel, ceci pour les raisons suivantes :

a) L'opposant, qui a son domicile et son siège aux Etats-Unis et n'a pas de siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, était représenté lors de la procédure orale par MM. Hafner et Blecker. M. Blecker est un mandataire américain et non un mandataire européen. Vu les articles 133 et 134 CBE, M. Blecker n'était pas habilité à plaider en qualité de mandataire de l'opposant. En effet, il est précisé entre autres à l'article 133(2) CBE : "Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée" par la CBE ; l'article 134(1) quant à lui prévoit : "La représentation de personnes physiques ou morales (...) ne peut être assurée que par des mandataires agréés", et l'article 134(7) CBE stipule : "la représentation au même titre qu'un mandataire agréé (...) peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants (...)". Or, M. Blecker ne remplit aucune de ces conditions.

La décision T 80/84 (JO OEB 1985, 269) présente un intérêt particulier dans la présente affaire.

Par ailleurs, M. Blecker n'est pas en réalité un "spécialiste de la sécurité dans les magasins". La décision de la division d'opposition a été rendue sur la base des déclarations et arguments de M. Blecker, mais comme celui-ci n'est ni mandataire agréé ni expert, on ne peut ajouter foi à ses déclarations.

b) Si M. Blecker était néanmoins considéré comme expert, les conditions requises par la règle 72 CBE pour l'audition des experts ne seraient pas remplies. L'opposant n'a en effet pas avisé le titulaire de son intention de faire entendre un expert.

En outre, M. Blecker ne s'est pas contenté de donner l'avis du technicien sur les documents cités, il a en fait présenté l'ensemble de la cause de l'opposant.

(2) Si, vu ces vices substantiels dont est entachée la procédure devant la division d'opposition, le brevet ne peut être maintenu conformément à la requête principale actuelle du titulaire, la décision devrait être annulée et l'affaire renvoyée devant une division d'opposition ayant une composition différente.

En tout état de cause, l'opposant devrait rembourser au titulaire les coûts occasionnés à celui-ci par la procédure orale tenue le 20 juillet 1993. Le titulaire devrait également obtenir le remboursement de la taxe de recours.

V. Dans sa réponse, l'opposant a affirmé notamment que la procédure orale qui s'était tenue n'était pas entachée d'un vice substantiel ; il a fait valoir à ce propos les arguments suivants :

1) Il avait été demandé à la division d'opposition d'autoriser M. Blecker à prendre la parole. Le titulaire n'a pas soulevé d'objections lorsque cette autorisation a été accordée.

2) M. Blecker est conseil en brevets aux Etats Unis et représente l'opposant depuis plus de vingt ans. Il est donc grand spécialiste des systèmes de détection de vol et il a été présenté à la division d'opposition en cette qualité.

3) Il n'est pas possible en l'occurrence de suivre la décision T 80/84, notamment parce que dans la présente affaire, la division d'opposition a autorisé M. Blecker à plaider et que le titulaire ne s'y est pas opposé.

VI. Dans sa réponse parvenue à l'Office le 15 septembre 1994, le titulaire a fait notamment les déclarations suivantes :

1) Le titulaire n'a pas eu la possibilité de présenter ses objections, ce qui constitue un autre vice substantiel de procédure, si l'on considère que la division d'opposition était tenue de lui donner la possibilité de présenter ses objections.

2) Le titulaire ne se souvient pas que M. Blecker ait été présenté à la division d'opposition comme étant le conseil en brevets de l'opposant aux Etats Unis. Il ressort du procès-verbal qu'il avait été présenté simplement comme "expert en matière de sécurité dans les magasins".

En outre, " pour pouvoir déterminer s'il existe ou non un vice substantiel de procédure, il convient d'interpréter correctement les articles 133, 134 et 117 CBE". Outre la décision T 80/84 qui a déjà été mentionnée, il y a lieu également de citer les décisions T 598/91 du 3 juin 1993, T 227/92 du 1er juillet 1993 et T 451/89 du 1er avril 1993. Les avis divergent sur la position qu'il convient d'adopter dans la pratique, comme en témoignent par exemple la décision T 80/84, dans laquelle l'approche adoptée est relativement stricte, et la décision T 598/91, qui a suivi une approche très libérale. Dans d'autres décisions, les chambres ont opté en quelque sorte pour un moyen terme.

Le titulaire a conclu :

a) M. Blecker n'est pas habilité à agir en tant que mandataire car il ne remplit aucune des conditions requises à l'article 134 CBE.

b) M. Blecker n'était pas non plus habilité à déposer conformément aux dispositions de l'article 117 CBE, car il n'était ni partie, ni témoin, ni expert dans le domaine technique en question.

L'exposé de M. Blecker lors de la procédure orale ne devrait pas être pris en considération et l'affaire devrait être renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de tenir une nouvelle procédure orale.

Au cas où il serait décidé que la division d'opposition pouvait décider discrétionnairement d'entendre ou non une personne comme M. Blecker, ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé de manière à ce qu'il soit établi un juste équilibre entre les intérêts des parties et l'intention des auteurs de la CBE ; il ne convient pas de favoriser M. Blecker, car :

a) cela conduirait à donner à une personne qui n'était pas habilitée à agir comme mandataire le droit d'être entendue comme mandataire et non pas simplement comme expert. Un tel droit n'existe semble-t-il dans aucun pays du monde.

b) l'opposant n'avait pas présenté correctement le statut et/ou les compétences techniques de M. Blecker.

c) le titulaire n'avait pas eu la possibilité de s'opposer à ce que M. Blecker plaide la cause de l'opposant.

Enfin, le titulaire a demandé que dans le cas où la Chambre ne pourrait résoudre ce problème, la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante :

"Est-il conforme aux articles 133 et 134 CBE qu'une personne ne répondant pas aux conditions requises à l'article 134 CBE soit autorisée à développer une argumentation juridique et à soumettre des conclusions juridiques, que ce soit dans des mémoires écrits ou dans le cadre d'une procédure orale devant une division d'opposition ?"

VII. Dans sa réponse, l'opposant a affirmé qu'il n'y avait pas vice de procédure, du fait notamment que toutes les personnes présentes lors de la procédure orale connaissaient la profession et l'expérience de M. Blecker et que lors de cette procédure le titulaire aurait pu à tout moment soulever des objections s'il en avait eu l'intention.

VIII. Le titulaire a déposé le 1er juin 1995 des copies des observations qu'il avait fait parvenir en qualité de tiers à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 2/94, et il a fait savoir qu'il estimait que les questions soulevées dans l'affaire G 2/94 étaient en relation directe avec celles qui se posaient dans la présente affaire. Le titulaire a demandé de ne pas poursuivre la procédure tant que la Grande Chambre de recours n'aurait pas statué sur l'affaire G 2/94.

Motifs de la décision

1. Dans la décision J 11/94 (publiée dans le JO OEB 1995, 596), se posait la question de savoir si lors d'une procédure orale tenue devant la chambre de recours juridique conformément à l'article 116 CBE, un ancien membre des chambres de recours accompagnant le mandataire agréé d'une partie, mais n'étant pas lui même habilité à représenter des parties conformément à l'article 134 CBE, c'est-à-dire un "assistant non habilité à agir ", était autorisé à développer oralement, au nom de la partie à la procédure de recours, des arguments relatifs aux aspects juridiques de l'affaire. La décision écrite évoque les divergences existant à cet égard entre les décisions T 80/84 (JO OEB 1985, 269) et T 598/91 (JO OEB, 1994, 912) et fait également allusion aux constatations faites dans la décision T 843/91 (JO OEB 1994, 818). Dans la décision J 11/4, la chambre de recours juridique avait soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

"1. Une chambre de recours dispose-t-elle d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne à présenter, dans le cadre d'une procédure orale devant l'OEB, des informations destinées à compléter l'exposé du mandataire agréé, même si cette personne ne peut assurer la représentation d'une partie à la procédure conformément à l'article 134(1) et (7) CBE ?

2. Dans l'affirmative :

a) Quels critères convient-il d'appliquer lors de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation ?

b) Des conditions spéciales sont-elles applicables dans le cas des anciens membres d'une chambre de recours ?"

L'affaire est en instance sous le n G 2/94.

De toute évidence, la question 1 est pour le fond semblable à celle que le titulaire du brevet a proposé dans la présente affaire de soumettre à la Grande Chambre de recours ( voir ci- dessus point VI).

En fait, bien que les questions qui se posaient dans la décision J 11/94 soient uniquement des questions d'ordre juridique, la question 1 reproduite ci-dessus est suffisamment large pour pouvoir également s'appliquer dans une affaire telle que la présente, dans laquelle "un assistant non habilité" développe oralement des arguments d'ordre à la fois juridique et technique concernant les points soulevés en cours d'instance. Par conséquent, la question 1 figurant ci-dessus est une question qui se pose également dans la présente affaire.

2) Dans la présente procédure de recours, il est objecté que l'objet du brevet attaqué est dénué de nouveauté et n'implique pas d'activité inventive. Ces motifs d'opposition soulèvent des questions d'ordre à la fois juridique et technique. La question qu'il a été proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours (voir ci-dessus au point VI) a trait uniquement à la possibilité de "développer une argumentation juridique". Toutefois, dans l'argumentation qui a été développée en l'espèce pour le compte du titulaire du brevet et qui est résumée ci-dessus aux points IV et VI, ce qui est mis en question, c'est la possibilité pour un "assistant non habilité à agir" de développer dans le cadre d'une procédure orale devant l'OEB des arguments d'ordre non seulement juridique mais également technique, et il a été fait référence à cet égard aux conditions requises par l'article 117 CBE pour ce qui est des dépositions pouvant être faites au cours des procédures devant l'OEB.

L'argumentation du titulaire résumée au point VI ci-dessus part implicitement de l'idée qu'"un assistant non habilité" (c'est-à- dire qui n'est pas habilité à agir comme mandataire) n'est habilité à déposer oralement conformément à l'article 117 CBE que s'il est partie, témoin ou expert, faute de quoi il ne peut développer oralement des arguments d'ordre juridique ou technique.

Par conséquent, la question spécifique qui se pose en l'occurrence est de savoir si "un assistant non habilité à agir" peut être autorisé à développer oralement, au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, des arguments d'ordre technique, et cela en dehors du cadre prévu par les dispositions de l'article 117 CBE, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions. Cette question va donc au- delà de celle qui avait été soulevée dans l'affaire J 11/94, dans laquelle les circonstances étaient autres puisqu'il s'agissait d'une procédure ex-parte, dans laquelle il ne se posait que des problèmes d'ordre juridique.

L'autre question soulevée en l'espèce par le titulaire est celle de savoir si, en vertu notamment des articles 133 et 134 CBE, une personne qui, bien qu'habilitée à excercer en tant que conseil en brevets dans un pays qui n'est pas partie à la CBE, n'est pas habilitée à agir au sens de l'article 134 CBE, peut être autorisée à présenter tous les aspects ou certains aspects seulement de la cause d'une partie, comme si elle était habilitée au sens de l'article 134 CBE.

3. Etant donné que comme la Chambre l'a rappelé ci-dessus au point VIII, le titulaire du brevet en cause a, dans l'affaire G 2/94, adressé à la Grande Chambre de recours des "observations en qualité de tiers", conformément à l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, il semble logique en l'occurrence de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions de droit énoncées ci-dessous afin que les deux parties à la présente affaire aient l'une et l'autre la possibilité d'adresser directement leurs observations à la Grande Chambre de recours.

La Chambre estime que la Grande Chambre de recours devrait autant que possible examiner des questions de droit d'importance fondamentale dans le cadre des procédures mettant en présence des parties ayant à cet égard des intérêts opposés, de manière à ne statuer sur ces questions de droit qu'après avoir entendu le pour et le contre.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Conformément à l'article 112(1)a) CBE, il est soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes, qui sont d'une importance fondamentale :

1. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à représenter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard à l'article 133 CBE, à développer oralement pour le compte de cette partie des arguments relatifs aux questions juridiques qui se posent dans cette affaire ?

2. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à représenter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard aux articles 117 et 133 CBE, à développer oralement pour le compte de cette partie des arguments relatifs aux questions d'ordre technique qui se posent dans cette affaire, sans se borner à déposer oralement conformément à l'article 117(3) CBE ?

3. A propos de chacune des questions (I) et (II), considérées séparément :

a) S'il est répondu à la question par l'affirmative, doit-il être considéré qu'une personne peut de plein droit développer oralement de tels arguments pour le compte d'une partie, ou qu'elle ne peut le faire qu'avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement ?

b) Si ce n'est que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que l'OEB peut autoriser une personne à développer oralement de tels arguments, quels critères doit-il appliquer lorsqu'il exerce ce pouvoir ?

c) Y a-t-il lieu d'appliquer des critères spéciaux dans le cas des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE ?