T 0459/91 () of 6.6.1995

Sachverhalt und Anträge

I. Auf den Gegenstand der am 15. Juni 1983 angemeldeten europäischen Patentanmeldung Nr. 83 105 858.1 ist am 12. August 1987 das europäische Patent Nr. 0 128 965 erteilt worden.

II. Gegen das erteilte Patent wurde von den Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen, da dessen Gegenstand gegenüber dem ursprünglich Offenbarten erweitert worden sei und nicht neu sei bzw. nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die Einsprechende 04 zog ihren Einspruch mit Eingabe vom 18. August 1989 zurück. Zur Begründung haben die Beschwerdegegnerinnen insbesondere auf folgende Entgegenhaltungen verwiesen:

(D1) Acht Seiten der Firma Mannesmann mit dem Titel "Furnace Tapping", "Slag free tapping procedures", die ausweislich einer eidesstattlichen Erklärung von Herrn P. Bosi ((D1a), eingegangen am 22. Februar 1990) Teil eines Vortrags sind, den Herr H. Schnitzer unter dem Titel "Further developments with the bottom tapping system on arc furnaces" auf der gemeinsamen Fachtagung des VDEH und der AIM am 5. Mai 1983 in Cremona, Italien, gehalten hat.

Zum Nachweis, daß dieser Vortrag öffentlich war und die Tagungsteilnehmer keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterworfen waren, wurden noch folgende Dokumente vorgelegt:

(D1b) Schreiben des VDEH vom 29. Juni 1990 und vom 6. Juli 1990

(D1c) Erklärung von Prof. Nicodemi vom 21. Dezember 1989

(D1d) Erklärung von Prof. Gallo vom 22. Juni 1990

III. Das Patent wurde durch Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 3. Mai 1991 widerrufen. Hiergegen hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 21. Juni 1991 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr am 26. Juni 1991 entrichtet.

Die schriftliche Begründung der Beschwerde ist am 30. August 1991 eingegangen.

IV. Nach einer vorbereitenden Mitteilung der Kammer gemäß Art. 11 (2) VerfOBK vom 21. Juli 1993 wurde am 11. Januar 1994 mündlich verhandelt.

Da die Rechtsfrage betreffend die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ in Verbindung mit Art. 123 (3) EPÜ in dem zu entscheidenden Fall als bedeutsam erschien und ein diese Rechtsfrage betreffendes Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer anhängig war, setzte die Kammer das Verfahren schriftlich fort.

V. Nach weiteren Mitteilungen der Kammer gemäß Art. 11 (2) VerfOBK vom 5. April 1994 und vom 24. November 1994 wurde am 6. Juni 1995 erneut mündlich verhandelt.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen 1 bis 5 gemäß Schriftsatz vom 16. Mai 1995, eingegangen am 17. Mai 1995.

Die unabhängigen Ansprüche 1 bzw. 4 haben folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zum Betreiben eines metallurgischen Schmelzofens, insbesondere eines Elektro-, Plasma- bzw. eines mit Primärenergie beheizten Schmelzofens, bei dem nach Fertigschmelzen die Metallschmelze weitestgehend schlackenfrei abgestochen wird, indem die Metallschmelze außermittig an der Unterseite des Schmelzofens nach Öffnen eines Verschlußorgans senkrecht abgelassen wird, wobei der Abstichvorgang über das Kippen des Schmelzofens gesteuert wird, indem der Schmelzofen beim Abstechen bis maximal plus 15 Grad nach vorne gekippt wird, bei Verwendung einer wassergekühlten und einer feuerfesten Ofen-Wandfläche, deren Verhältnis von etwa 6: 1 bis maximal 9: 1 liegt, wobei im Bereich des Verschlußorgans fortwährend eine noch unkritische Schmelzbadtiefe von 200 mm, bei der noch keine Schlacke in die Ausgießöffnung gesogen wird, über dem Gefäßboden beim Vorwärtskippen des Schmelzofens aufrechterhalten wird und wobei gegen Ende des Abstechens die auf der restlichen Metallschmelze schwimmende Schlacke durch Zurückkippen des Schmelzofens über Null Grad hinaus bis maximal minus 6 Grad aus dem Bereich des Verschlußorgans verlagert wird."

"4. Metallurgischer Schmelzofen mit einem Erkerteil, insbesondere Elektro-, Plasma- bzw. mit Primärenergie beheizter Schmelzofen, in dessen Boden zumindest eine Abstichöffnung vorgesehen ist, wobei an der Unterseite, außermittig, in dem Erkerteil ein Verschlußorgan für das Abstechen der Schmelze angeordnet ist, mit einer wasser- gekühlten und einer feuerfesten Ofen-Wandfläche, zur Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Erkerteil (2) mit seiner inneren Begrenzungswand (12) im Grundriß (Fig. 5) angenähert trapezförmig ausgebildet ist, daß die Trapezschenkelwände (13a,13b) im Bereich der dem Schmelzraum (14) zugewandten Seite zu dem kreisförmigen bzw. ovalförmigen Ofeninnenraum (15) jeweils tangential verlaufen und daß die Abstichöffnung (4) auf der Trapezachse (16) angeordnet ist."

Hinsichtlich des neu gefaßten Anspruchs 1 bringt die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

- Gemäß der Entscheidung G 1/93 könne ein Patent unter Streichung eines erweiternden Merkmals aufrecht- erhalten werden, wenn die ursprünglich eingereichte Anmeldung eine Grundlage für den Ersatz eines solchen Gegenstandes ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ enthalte. Hierzu biete die ursprüngliche Beschreibung auf Seite 6, Absatz 2, die Grundlage, wo folgendes angegeben sei: "Unkritisch ist die Schmelzbadtiefe außerdem dann, wenn bei niedriger Schmelzbadtiefe noch keine Schlacke in die Ausgießöffnung gesogen wird ...".

- Hinsichtlich der Offenbarung des Merkmals einer unkritischen Schmelzbadtiefe von 200 mm werde zusätzlich auf die EP 0 128 965 B1 (Spalte 2, Zeilen 60 ff.) Bezug genommen, wonach bei 200 mm Schmelzbadtiefe noch keine Schlacke in die Ausgieß- öffnung gesogen wird, wodurch also bei 200 mm die Schmelzbadtiefe als Grenzwert unkritisch ist. Der Fachmann lese und verstehe die jetzt bereinigte Lehre aus dem Patent nicht anders als aus den ursprünglich offengelegten Unterlagen. Im übrigen sei das Merkmal, daß im Bereich des Verschlußorgans fortwährend eine noch unkritische Schmelzbadtiefe von 200 mm, bei der noch keine Schlacke in die Ausgießöffnung gesogen wird, über dem Gefäßboden beim Vorwärtskippen des Schmelzofens aufrechterhalten wird, auf Seite 10, Absatz 2 der ursprünglichen Beschreibung eindeutig offenbart, so daß kein Verstoß gegen Art. 123 (2) und (3) EPÜ vorliege.

- Bei dem Merkmal nach dem erteilten Anspruch 1, daß bei dem Verfahren eine wassergekühlte und eine feuerfeste Ofen-Wandfläche verwendet wird, deren Verhältnis von etwa 7 : 1 bis maximal 9 : 1 liegt, handle es sich um einen offensichtlichen Schreibfehler, dessen Korrektur im Sinne des ursprünglichen Anspruchs 1, nämlich der Angabe eines Wandflächenverhältnis von etwa 6: 1 bis maximal 9. : 1, als Klarstellung zulässig sei.

VII. Die Beschwerdegegnerinnen beantragen die Zurückweisung der Beschwerde.

Ihr Vorbringen läßt sich wie folgt zusammenfassen:

- Für einen kippbaren Ofen, wie er beansprucht sei, seien den ursprünglichen Unterlagen keinerlei Maßangaben für die Schmelzbadtiefe beim Abstichvorgang zu entnehmen. Auf Seite 10, Absatz 2, der ursprünglichen Beschreibung sei in Verbindung mit einem Ofen mit zentrischem Abstich ausgeführt, daß bei kritisch werdender Schmelzbadtiefe (ca. 200 bis 400 mm über dem Gefäßboden) ein Potentialwirbel nicht mehr auszuschließen sei. Dagegen werde im nunmehr geltenden Anspruch 1 Schutz dafür begehrt, daß fortwährend eine noch unkritische Schmelzbadtiefe von 200 mm aufrechterhalten wird. Da dieses Merkmal aus den ursprünglichen Unterlagen nicht als offenbart entnommen werden könne, liege ein Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ vor.

- Die Änderung des Verhältnisses der wassergekühlten zur feuerfesten Ofen-Wandfläche von "etwa 7 : 1 bis maximal 9 : 1" gemäß Anspruch 1 des Streitpatents in "etwa 6 : 1 bis maximal 9 : 1" stelle eine Erweiterung des Schutzbereiches des Anspruchs 1 dar, so daß Anspruch 1 diesbezüglich gegen Art. 123 (3) EPÜ verstoße.

- Hinsichtlich der Frage der ursprünglichen Offenbarung eines Merkmals seien grundsätzlich die ursprünglich eingereichten Unterlagen, und nicht andere Dokumente, wie etwa die Patentschrift, heranzuziehen.

- Das geltende Schutzbegehren sei nicht rechtzeitig, d. h. mindestens vier Wochen vor dem Termin der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden; es sei daher als verspätet zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Berücksichtigung des geänderten Schutzbegehrens

Zu dem Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen, das geltende Schutzbegehren sei nicht rechtzeitig vor dem Termin der mündlichen Verhandlung eingereicht worden und daher als verspätet zurückzuweisen, ist folgendes zu bemerken:

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern hat der Patentinhaber im Einspruchsbeschwerdeverfahren keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen. Es liegt vielmehr im pflichtgemäßen Ermessen der Kammer, ob sie z. B. geänderte Ansprüche im Beschwerdeverfahren zuläßt.

In dem zu entscheidenden Fall hat die Kammer in der Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) VerfOBK vom 24. November 1994 dargelegt, daß der zu dem damaligen Zeitpunkt geltende Anspruch 1 gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen dürfte und daß auch eine Berichtigung des Gegenstandes des Streitpatents gemäß Regel 88 EPÜ nicht möglich erscheine.

Die Einreichung des mit Schriftsatz vom 16. Mai 1995 am 17. Mai 1995 eingegangenen geänderten Schutzbegehrens wird von der Kammer als zulässiger Versuch der Beschwerdeführerin angesehen, Unterlagen vorzulegen, die den in der genannten Mitteilung erhobenen Einwänden Rechnung tragen. Die Einreichung der Änderungen knapp drei Wochen vor dem Termin der mündlichen Verhandlung haben nach Auffassung der Kammer die Beteiligten auch nicht überfordert, sich in der zur Verfügung stehenden Zeit mit den beantragten Änderungen vertraut zu machen.

Das geänderte Schutzbegehren wird daher berücksichtigt.

3. Artikel 123 EPÜ

3.1. Gemäß der Bestimmung des Artikels 123 (2) EPÜ dürfen eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Das jeweilige Schutzbegehren darf somit keine Merkmale enthalten, die einer Grundlage in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen entbehren.

Als maßgebende Dokumente für den Nachweis der Offenbarung sind somit ausschließlich die ursprünglich eingereichten Unterlagen heranzuziehen, und nicht aus diesen hervorgegangene Unterlagen, wie etwa die veröffentlichte Anmeldung oder die Patentschrift, bei denen grundsätzlich die Möglichkeit besteht, daß sie formal wie inhaltlich von den ursprünglich eingereichten Unterlagen abweichen.

3.2. Der geltende Anspruch 1 enthält das Merkmal "wobei im Bereich des Verschlußorgans fortwährend eine noch unkritische Schmelzbadtiefe von 200 mm, bei der noch keine Schlacke in die Ausgießöffnung gesogen wird, über dem Gefäßboden beim Vorwärtskippen des Schmelzofens aufrechterhalten wird ...".

Mit den Worten der Beschwerdeführerin selbst ausgedrückt, bedeutet dies, daß bei 200 mm die Schmelzbadtiefe als Grenzwert unkritisch ist (vgl. Eingabe vom 16. Mai 1995, Seite 2, Absatz 2). Dieser unkritische Wert der Schmelzbadtiefe von 200 mm soll beim Vorwärtskippen des Schmelzofens fortwährend aufrechterhalten werden, da dabei noch keine Schlacke in die Ausgießöffnung gesogen wird.

3.2.1. Hinsichtlich der Offenbarung dieses Merkmals verweist die Beschwerdeführerin zunächst auf die aus der Patentanmeldung hervorgegangene Patentschrift EP 0128965 B1, Spalte 2, Zeilen 60 ff.

Wie bereits oben unter Abschnitt 3.1 dargelegt, ist ein nach dem Anmeldetag erstelltes Dokument nicht geeignet, die am Tag der Anmeldung erfolgte Offenbarung zu belegen. Die Patentschrift ist somit als Offenbarungsquelle des Anmeldungsgegenstandes unbeachtlich.

3.2.2. Gemäß dem weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin biete die ursprüngliche Beschreibung auf Seite 6, Absatz 2 eine Grundlage für die Offenbarung des strittigen Merkmals, wo folgendes angegeben sei: "Unkritisch ist die Schmelzbadtiefe außerdem dann, wenn bei niedriger Schmelzbadtiefe noch keine Schlacke in die Ausgießöffnung gesogen wird ...".

In dieser Aussage der ursprünglichen Beschreibung vermag die Kammer lediglich eine begriffliche Bestimmung des Ausdrucks "Unkritische Schmelzbadtiefe" zu sehen; darüber hinausgehende Informationen hinsichtlich des strittigen Merkmals, insbesondere die Anweisung, fortwährend eine noch unkritische Schmelzbadtiefe von 200 mm beim Vorwärtskippen des Schmelzofens aufrechtzuerhalten, sind dieser Offenbarungsstelle nicht zu entnehmen.

3.2.3. Schließlich stützt sich die Beschwerdeführerin in der Frage der Offenbarung des strittigen Merkmals noch auf Seite 10, Absatz 2 der ursprünglichen Beschreibung, ohne jedoch detaillierte Angaben hierzu zu machen.

Die von der Beschwerdeführerin diesbezüglich angesprochene Offenbarungsstelle dürfte Satz 1 von Seite 10, Absatz 2 betreffen, der wie folgt lautet: "Bei kritisch werdender Schmelzbadtiefe (ca. 200 bis 400 mm über dem Gefäßboden) ist ein Potentialwirbel 11 nicht mehr auszuschließen (Fig. 6)."

Zunächst ist ersichtlich, daß die Aussage dieses Satzes sich auf das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 6, also nach der Figurenbeschreibung auf Seite 8, vorletzter Absatz, der ursprünglichen Beschreibung auf eine Verfahrensstufe für einen Schmelzofen mit zentrischem Abstrich, bezieht. Da Anspruch 1 auf ein außermittiges Ablassen der Metallschmelze an der Unterseite des Schmelzofens beschränkt wurde, ist es zumindest zweifelhaft, ob der o. g. Satz zur Offenbarung des Gegenstands von Anspruch 1 heranziehbar ist.

Wie diese Frage letzten Endes zu beantworten ist, kann jedoch aus folgenden Überlegungen dahingestellt bleiben.

Die o. g. Stelle der ursprünglichen Beschreibung sagt in eindeutiger Weise aus, daß im Bereich der Schmelzbadtiefe von 200 bis 400 mm über dem Gefäßboden die Schmelzbadtiefe kritisch wird und dann ein Potentialwirbel nicht mehr ausgeschlossen werden kann.

Diese Offenbarungsstelle stimmt in keiner Weise mit der Aussage des Anspruchs 1 überein, wonach die Schmelzbadtiefe von 200 mm ein unkritischer Wert ist, bei dem noch keine Schlacke in die Ausgießöffnung gesogen wird. Sie steht vielmehr im Gegensatz zur Aussage des Anspruchs 1, nach welcher ein Bereich bzw. ein Wert der Schmelzbadtiefe, der ursprünglich als "kritisch werdend" offenbart wurde, nunmehr als unkritisch dargestellt wird, so daß er fortwährend beim Vorwärtskippen des Schmelzofens aufrechterhalten werden soll.

3.2.4. Aus Vorstehendem ergibt sich, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und somit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt.

3.3. Anspruch 1 enthält das weitere Merkmal

"... bei Verwendung einer wassergekühlten und einer feuerfesten Ofen-Wandfläche, deren Verhältnis von etwa 6. : 1 bis maximal 9 : 1 liegt ...".

Gemäß dem erteilten Anspruch 1 beträgt das entsprechende Ofen-Wandflächen-Verhältnis "von etwa 7 : 1 bis maximal 9. : 1".

Artikel 123 (3) EPÜ besagt, daß im Einspruchsverfahren die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden dürfen, daß der Schutzbereich erweitert wird.

In dem zu entscheidenden Fall ist gemäß Anspruch 1 des Streitpatents ein Verfahren zum Betreiben eines Schmelzofens beansprucht, bei dem das Verhältnis von wassergekühlter und feuerfester Ofen-Wandfläche in dem Bereich von etwa 7 : 1 bis maximal 9 : 1 liegt, d. h. Schmelzöfen mit außerhalb dieses Bereichs liegenden Ofen- Wandflächen-Verhältniswerten sind vom Schutzbereich nicht erfaßt. Diesem Merkmal kommt somit ein den Schutzbereich des Anspruchs 1 einschränkender Charakter zu.

Im geltenden Anspruch 1 ist nun vorgeschrieben, daß der genannte Bereich von etwa 6 : 1 bis maximal 9 : 1 beträgt; der Anspruch umfaßt nun - zusätzlich zu dem im erteilten Anspruch 1 charakterisierten Bereich von etwa 7. : 1 bis maximal 9 : 1 - auch den Bereich von etwa 6 : 1 bis 7 : 1 der Ofen-Wandflächen-Verhältniswerte.

Der geltende Anspruch 1 ist daher in seinem Schutzbereich gegenüber dem erteilten Anspruch 1 erweitert und verstößt somit auch gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

3.4. Zu dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, bei dem Merkmal nach dem erteilten Anspruch 1, betreffend ein Verhältnis von wassergekühlter und feuerfester Ofen-Wandfläche von etwa 7 : 1 bis maximal 9 : 1, handle es sich um einen offensichtlichen Schreibfehler, dessen Korrektur entsprechend der Aussage des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 zulässig sei, ist folgendes zu bemerken:

Eine diesbezüglich angesprochene Berichtigung nach Regel 88 EPÜ, Satz 2 des Patentanspruchs eines europäischen Patents setzt unter anderem voraus, daß der Patentanspruch eine derartige offensichtliche Unrichtigkeit enthält, daß für den Fachmann keine Zweifel bestehen, daß diese Angabe nicht stimmt und - objektiv betrachtet - so auch nicht gemeint sein kann (siehe Entscheidungen G 3/89 [ABl. EPA 1993, 117] und G 11/91 [ABl. EPA 1993, 125] der Großen Beschwerdekammer).

Es ist äußerst zweifelhaft, ob das Merkmal im erteilten Anspruch 1, daß eine wassergekühlte und eine feuerfeste Ofen-Wandfläche verwendet wird, deren Verhältnis etwa 7. : 1 bis maximal 9 : 1 beträgt, für den Fachmann - objektiv betrachtet - eine offensichtlich unrichtige, und, vom technischen Standpunkt aus betrachtet, unsinnige Angabe darstellt.

Ist aber zweifelhaft, ob überhaupt eine unrichtige Angabe vorliegt, oder ist eine unrichtige Angabe erst vor dem Hintergrund einer vorgeschlagenen Berichtigung zu erkennen, so ist eine Berichtigung ausgeschlossen (G 3/89 und G 11/91, a.a.O.).

Die Kammer kann daher dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ, Satz 2 nicht stattgeben.

3.5. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Anspruch 1 sowohl gegen Artikel 123 (2) wie auch gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstößt. Dieser Anspruch kann daher nicht aufrechterhalten werden.

Bei dieser Sachlage ist auf die weiteren Kriterien der Patentfähigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 nicht mehr einzugehen.

4. Mit dem Anspruch 1 entfallen auch die von diesem abhängigen Ansprüche 2 und 3. Der unabhängige Anspruch 4 und der von diesem abhängige Anspruch 5 können ebenfalls nicht aufrechterhalten werden, da über einen Antrag nur in seiner Gesamtheit entschieden werden kann.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.