T 0760/89 (Restitution de pièces d'un dossier) of 6.9.1993

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant est titulaire du brevet européen n° 0 029 248.

II. Le 22 avril 1986, l'intimé a formé une opposition contre ce brevet pour absence d'activité inventive en invoquant entre autres l'antériorité US-4 116 159 (D1).

III. Le 14 décembre 1987, la division d'opposition a émis une notification mentionnant le document D1, pour indiquer, dans un premier temps, que ce document semblait antérioriser la méthode brevetée.

IV. Le requérant a répondu à cette notification par une lettre en date du 14 avril 1988, reçue à l'OEB le 19 avril 1988, déclarant notamment que les produits fabriqués par la méthode selon le document D1 n'étaient pas satisfaisants. Comme preuve de ce qu'il affirmait, il a déposé la page de titre ainsi que les pages 79, 80, 90 et 91 d'un témoignage en date du 23 avril 1987. Ce témoignage avait été recueilli aux Etats-Unis lors d'une instance en contrefaçon opposant le requérant et l'intimé devant un tribunal fédéral de district.

V. Dans une lettre du 24 mai 1988, le requérant a présenté une requête tendant tant à la restitution des pages dudit témoignage que de son mémoire en date du 14 avril 1988, requête à l'appui de laquelle il a indiqué que le tribunal américain avait rendu une ordonnance de non-communication de ce témoignage en raison de son caractère confidentiel et que les pages qui en étaient extraites avaient donc été déposées par erreur. Au cas où ces pièces ne pourraient être restituées, le requérant a demandé, à titre subsidiaire, qu'elles soient exclues de l'inspection publique conformément à la règle 93 d) CBE jusqu'à ce que le tribunal américain lève l'ordonnance de non-communication s'appliquant aux pages en cause.

VI. Par une lettre en date du 27 mai 1988, le requérant a demandé à la division d'opposition de restituer l'intégralité de sa réponse du 14 avril 1988, en raison d'une prétendue nouvelle ordonnance du même tribunal américain.

VII. Le 13 juin 1988, l'agent des formalités de la division d'opposition a envoyé au requérant une notification contenant les termes suivants : "les pages en cause ne seront pas accessibles aux tiers. Il ne sera probablement pas pris de décision avant le mois de juillet."

VIII. Dans une lettre du 8 février 1989, l'opposant a déclaré qu'il approuvait la requête du requérant tendant à la restitution des pièces en question et qu'il souhaitait également tenir ces pièces secrètes.

Dans une lettre datée du 21 mars 1989, reçue le 25 mars 1989, le requérant a présenté des observations supplémentaires à propos de la notification du 14 décembre 1987 (cf. point III).

IX. Dans une lettre du 14 juin 1989, le requérant a présenté les nouvelles requêtes suivantes tendant à la restitution des pièces, à savoir :

1. restitution de l'intégralité de sa réponse du 14 avril 1988 avec ses annexes, ainsi que des pages 2 à 4 de son mémoire en date du 21 mars 1989 ; ou

2. (première requête subsidiaire) restitution de l'intégralité de sa réponse du 14 avril 1988 avec ses annexes ; ou

3. (seconde requête subsidiaire) restitution des pages du témoignage déposées dans sa lettre du 14 avril 1988.

X. Le 21 juillet 1989, l'agent des formalités de la division d'opposition a émis une notification rejetant les requêtes du requérant (titulaire du brevet). Il était dit dans cette notification que les pièces en cause donnaient au public des informations concernant le brevet européen et n'entraient donc pas dans la catégorie de pièces visée à la règle 93 CBE, mais constituaient un élément important de la procédure d'opposition ; l'ordonnance du tribunal américain ne liait que les parties et non pas la division d'opposition de l'OEB. La notification invoquait le principe fondamental selon lequel toute pièce déposée après la publication de la demande de brevet est accessible au public, l'unique restriction à ce principe étant prévue par le règlement d'exécution, conformément à l'article 128(4) CBE.

XI. Dans un courrier en date du 25 juillet 1989, le requérant a demandé que soit rendue une décision séparée, au sens où l'entend l'article 106(3) CBE, sur ses requêtes du 14 juin 1989.

XII. Le 28 septembre 1989, l'agent des formalités a rendu la décision suivante au nom de la division d'opposition :

"La requête du titulaire du brevet datée du 24 mai 1988 tendant à ce que certains éléments du témoignage en date du 23 avril 1987, fournis en annexe à la lettre du titulaire du brevet du 14 avril 1988, soient restitués ou du moins retirés du dossier auquel le public a accès est rejetée."

On peut lire dans les motifs de la décision : "Les trois requêtes présentées le 15 juin 1989 doivent être rejetées pour les motifs indiqués dans la notification du 21 juillet 1989, à laquelle référence a été faite en vue d'éviter des répétitions. Pour les mêmes motifs, l'intégralité des mémoires déposés le 14 avril 1988 et le 21 mars 1989 par le titulaire du brevet doit rester dans la partie du dossier d'opposition accessible au public."

XIII. Par une lettre en date du 23 novembre 1989, le requérant a introduit un recours contre cette décision ; il en a demandé l'annulation et a présenté les mêmes requêtes que devant la division d'opposition (lettre du 14 juin 1989) et invoqué les mêmes motifs qu'alors (cf. point V supra).

XIV. Le 6 février 1990, la Chambre de recours a rendu une "décision intermédiaire" dans laquelle elle a déclaré qu'il n'était "pas judicieux de statuer immédiatement sur le recours" car "il pourrait être porté irrémédiablement atteinte aux intérêts des parties et l'objectif du recours pourrait être compromis", que toutes les pièces en cause seraient placées dans la partie du dossier non ouverte à l'inspection publique, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, et que "chaque partie à la procédure pourrait, si elle le désirait, demander par écrit la modification ou la levée de cette ordonnance, à tout moment avant que soit rendue la décision finale ou une autre ordonnance". Il n'a été présenté aucune requête de cette nature.

XV. Le requérant et l'intimé ont répondu par l'affirmative, respectivement les 3 et 23 novembre 1992, à la question de savoir si le prétendu accord de confidentialité et l'ordonnance du tribunal américain étaient toujours en vigueur, question que la Chambre avait posée dans une notification datée du 24 août 1992. L'intimé a de nouveau déclaré qu'il approuvait les requêtes présentées par le requérant.

XVI. Pour ce qui est des requêtes à examiner présentées par le requérant, se reporter aux points IX et XIII supra.

Motifs de la décision

1. La décision intermédiaire rendue le 6 février 1990 par la Chambre dans sa composition antérieure a constaté implicitement l'absence d'objection à la recevabilité du recours.

2. Le requérant affirme que le témoignage du 23 avril 1987 a été recueilli lors d'une procédure en contrefaçon devant un tribunal américain, qu'il a été fourni par l'inventeur d'une solution technique comprise dans l'état de la technique, qu'il s'agit d'un document confidentiel dont lui, requérant, a par erreur déposé certaines pages dans la procédure devant l'OEB sans songer qu'il avait lui-même donné son accord pour ne pas les déposer hors du cadre de la procédure en contrefaçon américaine, conformément à une ordonnance judiciaire en date du 5 décembre 1986, et qu'il a donc enfreint lesdits accord et ordonnance.

En conséquence, le requérant demande la restitution du témoignage et des mémoires s'y rapportant, car il ne souhaite pas que la division d'opposition ou la chambre de recours les examine. Il convient donc d'interpréter les requêtes du requérant (cf. point IX supra) comme étant les suivantes :

i) (requête principale) la restitution, sans examen, (a) de l'intégralité du mémoire en date du 14 avril 1988 avec (b) les pages du témoignage du 23 avril 1987 qui lui sont jointes (page de titre et pages 79/80 et 90/91), et (c) d'une partie du mémoire du 21 mars 1989 (pages 2 à 4) ;

ii) (première requête subsidiaire) la restitution, sans examen, (a) de l'intégralité du mémoire en date du 14 avril 1988 avec (b) les pages qui lui sont jointes, telles que mentionnées dans la requête principale ;

iii) (seconde requête subsidiaire) la restitution, sans examen, de la page de titre et des pages 79/80 et 90/91 du témoignage du 23 avril 1987 jointes au mémoire en date du 14 avril 1988.

L'intimé a approuvé ces requêtes (cf. points VIII et XV supra).

3. Il ne fait aucun doute que le témoignage en question a été recueilli aux Etats-Unis lors d'une procédure en contrefaçon devant un tribunal fédéral de district (cf. également point 5 infra) et qu'il a été déposé comme moyen de preuve lors de la procédure d'opposition. La CBE permet en principe de tenir compte de preuves émanant d'une juridiction étrangère, dès lors que l'énumération des mesures d'instruction à l'article 117(1) CBE n'est pas exhaustive et qu'il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des moyens de preuve (décision T 482/89, point 2.1, JO OEB 1992, 646).

4. Il s'ensuit que si ce témoignage s'avère correspondre à un document visé à l'article 117(1)c) CBE, il constitue une preuve en principe recevable. Les requêtes introduites par le requérant posent toutefois la question de savoir si un tel document peut ne pas être examiné et lui être restitué.

4.1 Ce sont les articles de la Convention sur le brevet européen et les règles de son règlement d'exécution qui régissent la procédure devant l'OEB, y compris le contrôle de la preuve et la question de savoir si elle peut être restituée sans examen.

4.2 Le principal objectif de la constitution du dossier lors d'une procédure d'opposition est de rassembler les éléments nécessaires et utiles en vue d'une décision. C'est pour cela que la division d'opposition procède à l'examen d'office du dossier sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 114(1) CBE). De plus, la division d'opposition est compétente pour apprécier librement les moyens de preuve produits par les parties en vertu de l'article 117(1)c) CBE (cf. décision T 381/87, JO OEB 1990, 213) et peut inviter ainsi les parties à produire de nouveaux ou autres moyens de preuve.

Les parties sont d'autre part libres de déposer des requêtes et des mémoires et de les retirer en fonction de leurs intérêts propres - ce qui entraîne parfois une perte de droits - sauf en ce qui concerne la requête en examen qui, conformément à l'article 94 CBE, ne peut être retirée. Les parties sont même, en principe, libres de retirer, c'est-à-dire d'abandonner un brevet en requérant sa révocation (cf. renseignements juridiques n° 11/82, JO OEB 1982, 57 et décision T 677/90 du 17 mai 1991).

Toutefois, la présente affaire doit être considérée non seulement du point de vue de l'intérêt des parties mais encore de l'intérêt public (cf. article 114(1) CBE ; aussi décisions G 10/91, JO OEB 1993, 420, T 156/84, JO OEB 1988, 372 et T 789/89, point 2.2, JO OEB 1994, 482).

4.3 Il résulte de ce qui précède qu'une preuve déposée devant la division d'opposition devrait en principe être examinée par celle-ci et fait donc partie intégrante du dossier compte tenu de sa pertinence potentielle. En principe, elle ne doit pas être restituée à la partie qui l'a déposée, avant qu'au minimum cinq ans se soient écoulés après une décision définitive (règle 95bis(1) CBE).

La Chambre estime qu'il s'ensuit aussi qu'une preuve peut exceptionnellement n'être pas examinée et être restituée si l'intérêt qu'a la partie déposante à obtenir sa restitution avant examen l'emporte clairement sur l'intérêt public.

4.4 Il en va de même des mémoires se rapportant à de telles preuves.

4.5 Ce qui est dit au point 4.3 ci-dessus s'applique de la même façon si le témoignage en question s'entend de la déclaration d'un témoin au sens de l'article 117(1)d) CBE ou d'une déclaration écrite faite sous la foi du serment visée à l'article 117(1)g) CBE.

5. A la lumière des requêtes et des conclusions concordantes du requérant et de l'intimé, il ne fait aucun doute que les parties à la présente procédure avaient conclu un accord de confidentialité relatif au témoignage en cause. Cet accord a été conclu lors de la procédure en contrefaçon selon le droit américain, les opposant devant un tribunal fédéral de district. Il a été entériné par ce même tribunal, aux termes d'une "ordonnance de non-communication d'une information confidentielle", en date du 5 décembre 1986, et toujours en vigueur (cf. introduction, troisième phrase). Le préambule de cette ordonnance indique entre autres que "les deux parties estiment que certaines réponses aux questions qui leur sont posées... contiennent des secrets techniques et/ou commerciaux au sens de la règle 26 c) des règles fédérales de procédure civile" et qu'elles "ont accepté les termes de l'ordonnance et demandé au tribunal de les entériner".

6. Vu les observations et requêtes concordantes des parties (cf. point XV supra), la Chambre considère que le requérant a violé tant cet accord de confidentialité que l'ordonnance du tribunal, et admet que c'est par erreur qu'il a déposé les pièces dont il s'agit. Elle estime donc que l'utilisation de ces pièces comme moyen de preuve dans la présente procédure serait susceptible de porter atteinte aux droits et aux intérêts fondamentaux du requérant, de l'intimé et des tiers (en l'espèce, du témoin).

7. Le témoignage en question est une déclaration faite par un tiers à propos de l'état écrit de la technique. Il a été recueilli le 23 avril 1987, c'est-à-dire après la date de priorité (19 novembre 1979) et la date de dépôt (18 novembre 1980) de la demande du brevet attaqué. Il ne peut donc en aucun cas lui-même appartenir à l'état de la technique relative au brevet entrepris.

En outre, le titulaire du brevet a déposé le témoignage de ce tiers et les mémoires y relatifs, pour répondre à l'opposition. Si le titulaire du brevet décide de ne pas donner suite à un moyen de défense, l'intérêt du public n'est en principe pas en jeu car, dans les procédures devant l'OEB, la sauvegarde de l'intérêt du public consiste principalement à empêcher la constitution de monopoles non fondés en droit.

8. Dans ces conditions, il est clair qu'en l'espèce les requêtes concordantes des parties et l'intérêt qu'elles ont à ce que les pièces en cause ne soient pas examinées et soient retirées du dossier l'emportent sur l'intérêt du public, et dès lors le témoignage en question ainsi que les mémoires s'y rapportant peuvent être restitués au requérant.

9. Par conséquent, on peut laisser en suspens la question de savoir si de prime abord les pièces déposées pourraient être considérées comme incomplètes et inutilisables comme preuves, motif pris que le requérant aurait uniquement déposé des parties du témoignage n'ayant aucun lien entre elles, à savoir la page de titre et les pages 79/80 et 90/91, sans références plus précises.

10. Cette conclusion correspond en substance à ce qui a été dit dans des décisions antérieures des chambres de recours relatives à la restitution de pièces. Dans la décision T 811/90, points 5 à 7 (JO OEB 1993, 728), la chambre a décidé de retourner les requêtes et les mémoires (le texte modifié d'une revendication et d'une partie de la description ainsi que les arguments qui les accompagnaient) qu'une partie avait déposés par erreur et demandait de considérer comme étant retirés. L'erreur trouvait sa cause dans un vice de procédure imputable à la division d'opposition. Dans la mesure où elle considérait que les pièces en cause n'entraient pas dans la catégorie des pièces énumérées à la règle 93 a) à d) CBE, et ne pouvaient donc être placées dans la partie du dossier exclue de l'inspection publique, la chambre en a ordonné la restitution. Dans l'affaire T 516/89, qui a fait l'objet d'une décision en date du 19 décembre 1990, une chambre a retourné des documents à la partie concernée sans en avoir "pris connaissance", c'est-à-dire sans les examiner. Les documents, portant la mention "Confidentiel", avaient été déposés accompagnés d'une requête visant à ce qu'ils soient placés dans la partie du dossier non accessible au public. Ils ont été retournés car ils ne relevaient pas de la partie du dossier exclue de l'inspection publique en vertu de la règle 93 CBE. La présente affaire diffère de l'affaire T 811/90 citée ci-dessus ; en effet, elle porte sur un moyen de preuve, et le dépôt effectué par erreur ne trouve pas sa cause dans un vice de procédure imputable à la division d'opposition. Elle diffère également de l'affaire T 516/89 en ce qu'en l'espèce, la requête tendant à la restitution des pièces a été présentée plus d'un mois après leur réception. Dans ces deux précédents, la chambre chargée de statuer a principalement fondé ses conclusions tant sur les requêtes des parties que sur la réponse à la question de savoir si les pièces pouvaient être placées dans la partie du dossier exclue de l'inspection publique en vertu de la règle 93 a) à d). Bien que, compte tenu de ce qui précède, le problème soit de savoir si, en l'espèce, des pièces peuvent être sans examen préalable retirées complètement du dossier, plutôt que de savoir si elles doivent être classées dans la partie du dossier qui n'est pas accessible au public, l'on fera observer que ces pièces ne relevaient en aucun cas de cette partie du dossier puisque n'entrant pas dans les catégories visées à la règle 93 a) à d) CBE ou par la décision du Président de l'OEB du 16 septembre 1985 (JO OEB 1985, 316).

11. La Chambre soulignera qu'en l'espèce le mémoire en date du 14 avril 1988, y compris l'annexe (les cinq pages du témoignage en question), ainsi que les pages 2 à 4 du mémoire en date du 21 mars 1989, n'ont été accessibles que peu de temps au public, à savoir entre leurs dates de dépôt respectives du 19 avril 1988 et du 25 mars 1989 et les dates auxquelles les requêtes tendant à leur restitution ont été respectivement présentées, soit les 25 mai 1988 et 15 juin 1989, et que le dossier ne contient aucune indication qu'un tiers ait jamais consulté ces documents (cf. également points VII et XIV supra).

La Chambre ajoutera que, dans certains cas, la preuve cesse d'être disponible. Elle n'ignore pas que, par exemple, la division d'opposition ne conserve pas nécessairement les échantillons et les modèles dans le dossier, même s'ils sont déclarés comme étant des éléments accessibles au public. Enfin, la destruction du dossier lui-même est autorisée au bout d'un certain temps (cf. règle 95bis (1) CBE). Les conséquences de cette disponibilité temporaire ou limitée doivent être appréciées en fonction des circonstances particulières de l'affaire considérée en elle-même. Si l'intérêt du public commande en principe de conserver les pièces versées au dossier, rien néanmoins n'empêche absolument qu'elles soient restituées lorsque ces circonstances particulières le commandent.

12. Dans ces conditions, il doit être fait droit à la requête principale. Les cinq pages (page de titre et pages 79, 80, 90 et 91) du témoignage en question et les mémoires du requérant (titulaire du brevet) en date du 14 avril 1988 et du 21 mars 1989 doivent donc lui être restitués dans leur intégralité. Il doit lui être accordé un bref délai pour les modifier, étant entendu que cette modification ne portera que sur les passages se référant audit témoignage. Ces mémoires, contenant les parties du texte demeurées telles quelles, assorties d'indications brèves mais précises renseignant sur les endroits où des passages auront été supprimés, devront ensuite être déposés une nouvelle fois, leur première page mentionnant dans chaque cas les première et seconde dates de dépôt.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base du dossier ne contenant ni le témoignage en date du 23 avril 1987 ni les mémoires s'y rapportant, pièces qui doivent être retirées du dossier et restituées comme indiqué au point 12 ci-dessus.