T 0118/87 (Enzymes amylolytiques) of 25.8.1989

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 300 578.2, déposée le 12 février 1981 et publiée sous le n° 34 470 a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 11 novembre 1986.

II. La demande porte sur des micro-organismes manipulés génétiquement et produisant des enzymes amylolytiques, ainsi que sur des procédés permettant de les préparer. Les revendications 4, 7 et 11 ont trait aux micro-organismes déposés auprès de la National Collection of Industrial Bacteria (NCIB), une autorité de dépôt.

III. Les micro-organismes ont été déposés auprès de la NCIB non pas par le requérant, CPC International Inc., USA, mais par CPC Europe Ltd., Bruxelles.

IV. Par la décision attaquée, en date du 11 novembre 1986, la demande a été rejetée au motif que les dépôts effectués auprès de la NCIB ne satisfaisaient pas aux exigences de la règle 28 CBE. En effet, le demandeur et le déposant étant deux personnes morales distinctes, le demandeur n'a pas montré que le public avait eu accès aux micro-organismes déposés auprès de la NCIB conformément à la règle 28(3) à (8) CBE, ce qui signifie qu'il n'était pas en mesure de garantir que les cultures déposées étaient accessibles à toute personne qui en aurait fait la requête, comme le prescrit la règle 28(3) CBE. C'est la raison pour laquelle la division d'examen a rejeté la demande en vertu de l'article 97 CBE.

V. Le demandeur a formé recours contre cette décision, au motif que la règle 28(1) CBE n'exige pas que le dépôt doit être effectué par le demandeur, et que tout tiers peut être déposant. L'indication de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt de la culture conformément à la règle 28(1)(c) CBE a pour conséquence, aux termes de la règle 28(2), troisième phrase CBE, que le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public. On ne peut exiger davantage du demandeur, et notamment pas de fournir d'autres preuves que des échantillons du dépôt sont accessibles au public.

De plus, le déposant, CPC Europe Ltd., est une filiale à part entière du demandeur, ce qui l'oblige à se conformer à toutes les instructions de ce dernier, en particulier celles concernant la mise à disposition des cultures déposées. Le demandeur était autorisé à prendre des décisions relatives à la remise des échantillons déposés par CPC Europe Ltd. En guise de preuve, le requérant a présenté un affidavit d'Ellen Trevors daté du 5 mars 1987, dans lequel il est indiqué que CPC Europe Ltd. agit en qualité de coordinateur pour le compte du requérant en Europe, et qu'il est notamment habilité à déposer auprès de la NCIB des micro-organismes importants pour les demandes de brevet déposées par le demandeur.

En 1982 et 1985, des échantillons des cultures déposées ont, à quatre reprises, été remis à des requérants.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. Dans la décision attaquée, la demande de brevet a été rejetée en application de l'article 97 CBE, au motif qu'elle n'est pas conforme à la règle 28 CBE, qui stipule que la culture déposée doit être mise à la disposition du public. Cette exigence n'aurait pas été satisfaite étant donné que demandeur et déposant étaient deux personnes distinctes.

Le requérant, quant à lui, est d'avis que l'identité du demandeur et du déposant importe peu. De fait, il faut admettre que la règle 28 CBE ne stipule pas que le demandeur et le déposant doivent être une seule et même personne.

La règle 28(1) CBE dispose simplement qu'une culture doit être déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée, sans préciser si le déposant doit également être le demandeur.

3. Cela étant, la règle 28(1) CBE énonce que l'invention n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 CBE que si le dépôt a été effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande. Autrement dit, le dépôt n'est rien d'autre qu'une forme de divulgation particulière. Or, l'article 83 CBE exige que l'invention soit exposée dans la demande de brevet européen, dont la rédaction incombe naturellement au seul demandeur. Etant donné que le dépôt n'est qu'une description de substitution de l'invention, qui ne peut être décrite autrement, on pourrait en déduire que le dépôt, qui est un substitut de la description, doit également être effectué par le demandeur. Cependant, cette conclusion n'est pas obligatoire, car, aux fins de la divulgation, un demandeur peut également faire référence à un micro-organisme déposé par un tiers et mis à la disposition du public avant le dépôt de la demande. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le demandeur dépose le micro-organisme une nouvelle fois.

4. Le requérant fonde son opinion essentiellement sur la règle 28(2), troisième phrase CBE.

Celle-ci dispose que, du fait de l'indication, conformément à la règle 28(1)(c) CBE, du nom de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt de la culture, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public conformément à la règle 28 CBE. La règle 28(2), troisième phrase CBE est donc une fiction juridique dont l'objet est de garantir au public l'accès à une culture déposée, nécessaire à la divulgation d'une invention microbiologique. Cette disposition était indispensable pour que les inventions microbiologiques soient accessibles au public aussi facilement que toute autre invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée et qui peut être décrite uniquement avec des mots de telle manière qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Ainsi donc, cette disposition est manifestement destinée à permettre aux tiers de reproduire des inventions microbiologiques utilisant un micro-organisme qui ne peut être décrit. A cette fin, une procédure strictement définie a été instituée, qui permet aux tiers d'obtenir sur demande des échantillons du micro-organisme. Le consentement de la partie déposant la culture auprès de l'autorité de dépôt est une condition fondamentale pour la remise d'échantillons aux tiers. Un tel consentement est donné par le biais de la fiction juridique visée à la règle 28(2), troisième phrase CBE, de sorte qu'il n'est normalement pas nécessaire d'obtenir l'accord explicite du demandeur pour la remise d'une culture.

5. Cependant, la fiction juridique de la règle 28(2), troisième phrase CBE, ne peut remplir son objet juridique que si le demandeur et le déposant sont une seule et même personne. Si un tiers - qui n'est pas le demandeur - dépose la culture, cette fiction juridique cesse de s'appliquer, puisque l'accord effectivement donné par le demandeur ou réputé donné en vertu de la fiction juridique ne peut obliger le déposant qui n'est pas également le demandeur à mettre la culture déposée à la disposition du public.

Le pouvoir de disposer d'une culture déposée auprès d'une autorité de dépôt appartient toujours au seul déposant. La fiction de la règle 28(2), troisième phrase CBE ne peut donc prendre effet que si le demandeur et le déposant sont une seule et même personne. Le texte allemand met clairement en évidence qu'il est logiquement nécessaire que le demandeur et le déposant soient identiques, au sens de cette disposition ; en effet, il y est expressément stipulé que, du fait de la communication des indications, le demandeur est considéré comme consentant à mettre la culture déposée ("von ihm" (par lui)) à la disposition du public.

6. Ainsi, il faut que le demandeur et le déposant soient en principe une seule et même personne. Si tel n'est pas le cas, il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour que la culture déposée soit néanmoins accessible au public à la date de dépôt de la demande, conformément à la règle 28 CBE. Comme la division d'examen l'a relevé à juste titre, l'Office européen des brevets est tenu de vérifier si cette exigence a été remplie ; sinon, l'invention considérée n'a pas été suffisamment exposée au sens de l'article 83 CBE, puisque l'homme du métier ne peut l'exécuter à partir de la seule description verbale. Dans ce cas, la demande doit être rejetée.

7. Reste à savoir si, en l'espèce, cette condition fondamentale qui veut que le demandeur et le déposant soient une seule et même personne aux fins de la règle 28 CBE, n'a tout de même pas été remplie, bien que le demandeur et le déposant soient deux sociétés commerciales juridiquement indépendantes. A cet égard, il est particulièrement important pour la Chambre qu'il s'agisse d'une société mère et de sa filiale, et que le déposant (filiale) appartienne entièrement au demandeur (société mère). Le requérant/demandeur a convaincu la Chambre que le déposant est tenu - en tant que sa filiale - de se conformer à toutes ses instructions, notamment à celles concernant les dépôts et la mise à disposition d'échantillons de cultures déposées.

En outre, comme en témoigne l'affidavit produit, la société mère avait autorisé la filiale à déposer pour son compte des micro- organismes pour des demandes de brevets que la société mère envisageait de déposer. Ceci prouve que seule la société mère a le pouvoir de disposer des dépôts, bien que la filiale ait été le déposant officiel. Au vu de ces circonstances particulières, il semble donc légitime de considérer exceptionnellement que la société mère et sa filiale forment une seule et même personne aux fins de la règle 28 CBE, étant donné que le demandeur dispose pleinement des dépôts et que le déposant proprement dit a agi uniquement en qualité d'exécutant pour le compte du demandeur.

8. Si le demandeur seul a le pouvoir de disposer des cultures déposées, c'est donc que celles-ci sont accessibles au public. Il est vrai que les micro-organismes avaient été initialement déposés auprès de la NCIB à la condition que les échantillons des cultures déposées ne puissent être remis aux tiers qu'avec l'accord du déposant. Cependant, ce dépôt a été converti en un dépôt conformément à la règle 28 CBE avant la date de dépôt de la demande, soit le 12 février 1981. Par lettre datée du 17 novembre 1980, l'autorité de dépôt a informé le déposant que, pour garantir l'égalité de traitement et éviter tout malentendu, elle délivrait des récépissés pour les dépôts existants en vertu de son accord avec l'Office européen des brevets. Le déposant a donc reçu des récépissés pour les micro-organismes qui font l'objet de la présente demande de brevet. A compter de ce moment-là, il est clairement établi que le dépôt était conforme à l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et des organismes détenant des collections de micro-organismes (cf. JO OEB 1978, 301, et 1980, 4). Au point 18 dudit accord, il est indiqué que l'Autorité (la collection de cultures) accepte de fournir des échantillons des micro-organismes déposés aux personnes habilitées, en vertu des dispositions figurant à l'Annexe III de l'accord, à recevoir ces échantillons.

Aux termes de l'Annexe III, point 2, l'Autorité remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à toute personne, sur sa requête, si l'Office a certifié, sur le formulaire de requête, qu'il a été satisfait aux exigences de la règle 28 CBE et que la personne présentant la requête est habilitée à recevoir l'échantillon. De la sorte, les tiers sont assurés d'obtenir des échantillons des micro-organismes déposés. En conséquence, la condition selon laquelle les cultures déposées doivent être accessibles au public conformément à la règle 28 CBE est remplie.

9. Pour ces motifs, la décision attaquée doit être annulée, puisque les quinze dépôts auprès de la NCIB sont accessibles au public. L'affaire doit donc être renvoyée à la division d'examen pour reprise de la procédure d'examen.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen en date du 11 novembre 1986 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour reprise de la procédure d'examen.