T 0171/85 (Contradictions relevées dans les pièces ayant servi de base à la dé … of 30.7.1986

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 103 208.7, déposée le 10 juin 1980 et publiée sous le numéro 00 21 224, a pour objet, d'après le titre de l'invention, un "dispositif de traitement des cheveux avec chauffage catalytique à proximité de la zone d'enroulement des cheveux". La revendication initiale 1 mentionnait dans sa partie caractérisante plusieurs caractéristiques techniques d'un dispositif de ce type, dit également bigoudi.

II. Par une notification en date du 1er octobre 1981, la Division d'examen a informé la demanderesse que ces caractéristiques figurant déjà dans l'antériorité DE-A-2 346 435 - L'Oréal, à l'exception de celle relative à la "valve ... pour régulation du mélange gaz combustible-air", il convenait de les mentionner aussi dans le préambule de la revendication 1, puisqu'elles étaient connues en liaison avec les caractéristiques déjà énoncées dans ce préambule (règle 29(1)a) et b) CBE). Dans sa réponse reçue le 19 janvier 1982, la demanderesse a simplement répliqué que, si effectivement l'antériorité divulguait elle aussi un "bigoudi avec un dispositif d'allumage", celui-ci était cependant un "dispositif séparé du bigoudi". Elle a donc proposé "pour délimiter clairement sa demande" d'introduire la caractéristique mentionnée en deuxième position dans la partie caractérisante de la revendication 1 reproduite ci-après.

III. La demanderesse a joint à sa réponse de nouvelles pièces comportant une revendication 1 formulée comme suit :

"Dispositif de traitement des cheveux avec ... (suivent plusieurs caractéristiques techniques) ... caractérisé par une valve avec un organe de manoeuvre pour régulation du mélange gaz combustible-air ... et par un dispositif d'allumage (52 - 72) fixe à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux et comprenant un organe de manoeuvre (13) pour amorcer le phénomène de combustion".

Cette revendication était suivie de 21 revendications dépendantes, dont la revendication 12, qui était libellée comme suit :

"Dispositif de traitement des cheveux selon une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'un organe (13) de manoeuvre d'un dispositif d'allumage est disposé sur l'extrémité du fer à boucler opposée à la poignée, le dispositif d'allumage étant prévu entre le catalyseur (30, 33) et l'organe de manoeuvre (13) et servant à déclencher le phénomène d'oxydation sur le catalyseur (30)."

D'après la nouvelle description, qui correspond toutefois, en ce qui concerne le "dispositif d'allumage", à la description initiale, l'invention doit en premier lieu permettre de "rendre un appareil de traitement des cheveux, par exemple un fer à boucler, totalement indépendant du réseau électrique et d'offrir ainsi à l'utilisateur la possibilité d'effectuer n'importe où un traitement des cheveux sans devoir recourir à des dispositifs supplémentaires" (p. 2, lignes 35 s.).

En ce qui concerne le "dispositif d'allumage", on trouve p. 6, lignes 24 s., les indications suivantes : "Le fer à boucler représenté dans les dessins comporte le réservoir de combustible à l'une de ses extrémités et le système d'allumage à l'autre extrémité. Mais ces deux pièces peuvent tout aussi bien être disposées l'une à côté de l'autre ...". On peut lire page 10, lignes 16 et 17 : "Le système d'allumage est disposé avantageusement sur l'extrémité libre du fer à boucler ...".

IV. Le 7 février 1983, la Division d'examen a notifié au demandeur, conformément à la règle 51(4) CBE, le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet européen, texte qui comprenait les passages précités des revendications et de la description. Le 12 mars 1983, la demanderesse a approuvé ce texte, a acquitté les taxes venues à échéance et a produit les traductions des revendications.

V. Il est fait mention dans le dossier de deux entretiens téléphoniques en date du 6 juin 1983, l'un avec l'agent chargé des formalités, l'autre avec l'examinateur, et il est précisé à ce propos que la demanderesse "revient sur son accord", "désire modifier une nouvelle fois l'objet de la protection recherchée" et "annonce le dépôt d'une nouvelle pièce", et que la procédure de délivrance est interrompue jusqu'à la réception d'une déclaration écrite de la demanderesse. Lors de la procédure orale devant la Chambre a été produite une note du mandataire de la demanderesse faisant état d'une conversation téléphonique ayant eu lieu à cette date avec l'examinateur chargé d'instruire la demande.

VI. Dans une lettre datée du 26 septembre 1983, la demanderesse a retiré son accord en se référant à ces entretiens téléphoniques et a présenté de nouvelles pièces contenant les modifications suivantes, dont elle exposait en détail les motifs :

1. En ce qui concerne la (deuxième) caractéristique "dispositif d'allumage", il convient de lire désormais non plus "... et un dispositif d'allumage fixe à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux ..." mais "... et un dispositif d'allumage constituant un élément fixe du dispositif de traitement des cheveux (11) auquel il est intégré ...".

2. En ce qui concerne la (première) caractéristique "valve", il convient de lire désormais non plus "avec un organe de manoeuvre ... pour régulation" mais "avec un dispositif de régulation".

La demanderesse demandait en outre la correction de trois fautes de transcription.

VII. Dans la suite de la procédure, la question de savoir s'il était encore possible à cette date d'apporter des modifications a fait l'objet surtout d'une discussion de principe entre la Division d'examen et la demanderesse ; il s'agissait notamment de décider s'il est possible de retirer l'accord donné en réponse à l'invitation adressée conformément à la règle 51(4) CBE, retrait qui a pour conséquence juridique la poursuite de la procédure d'examen. Pour tenter d'obtenir la modification souhaitée, la demanderesse a présenté en outre une requête en restitutio in integrum ainsi qu'une requête visant à faire admettre le texte modifié (comme indiqué plus haut au point VI) comme demande divisionnaire.

VIII. Par une décision intermédiaire rendue le 8 novembre 1984 et remise à la poste le 22 janvier 1985, la Division d'examen, complétée par un examinateur juriste en application de l'article 18(2), 4e phrase CBE, a rejeté la requête que la demanderesse, faisant valoir qu'elle avait retiré son approbation du texte qui lui avait été notifié, avait présentée à titre principal en vue d'obtenir la poursuite de la procédure ; elle a également rejeté trois requêtes présentées à titre subsidiaire. Elle a décidé en outre de reporter à plus tard sa décision concernant une autre requête présentée à titre subsidiaire par la demanderesse en vue d'obtenir la délivrance du brevet sur la base des pièces visées dans la notification qui avait été établie en vertu de la règle 51(4) CBE. Etant donné que le recours n'attaque qu'une partie de la décision intermédiaire et qu'à cet égard, de nouveaux arguments ont également été invoqués, il n'y a pas lieu de rappeler ici les motifs de cette décision intermédiaire.

IX. Le 1er février 1985, la demanderesse a formé un recours contre cette décision intermédiaire et acquitté la taxe correspondante ; le 22 mai 1985, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Le recours n'attaque la décision intermédiaire que dans la mesure où, en rejetant la requête principale, elle refuse par là-même de prendre en compte les modifications demandées (telles qu'exposées plus haut, point VI). Une requête subsidiaire a été présentée par la requérante en vue d'obtenir la délivrance du brevet même sans ces modifications.

X. La question de savoir si le demandeur est lié par l'accord qu'il a donné en réponse à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de la règle 51(4) a également été posée, plutôt d'un point de vue doctrinal, dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans une notification du rapporteur de la Chambre. De nouveaux arguments ont été avancés à cet égard lors de la procédure orale qui s'est tenue le 28 mai 1986.

XI. Dans un premier temps, la demanderesse a limité sa demande de modification en renonçant pour la première caractéristique ("valve") au terme général de "dispositif de régulation" (cf. supra, point VI 2). Pour la deuxième caractéristique, la demanderesse a simplement demandé désormais la suppression des mots "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux".

XII. Dans son exposé, la demanderesse a fait alors valoir que sa demande de modification était justifiée pour deux raisons : d'une part, il lui avait été indiqué par téléphone qu'il était possible d'apporter des modifications (cf. supra, point V) ; la Division d'examen aurait dû respecter la bonne foi et ne pas rejeter par décision intermédiaire la demande de modification qu'avait alors présentée la demanderesse. D'autre part, et indépendamment de cet argument, il était également possible d'apporter cette modification par le biais d'une rectification en application de la règle 88, deuxième phrase CBE. En effet, il apparaît immédiatement à la lecture des pièces produites le 19 janvier 1982 (cf. supra, point III) que la demanderesse ne voulait pas en fait fixer de manière précise la place du dispositif d'allumage "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux". Selon elle, il ressort immédiatement de la revendication dépendante 12 et de la description qu'il ne s'agit là aucunement d'un mode de réalisation indispensable pour la résolution du problème posé, mais uniquement d'un mode de réalisation préféré. Pour résoudre le problème posé et délimiter la demande par rapport au document DE-A-2 346 435 (L'Oréal), il suffisait de fixer un dispositif d'allumage dans le bigoudi ; il n'était pas nécessaire de le disposer à l'"extrémité libre" de celui-ci. Selon la demanderesse, cette erreur au sens de la règle 88 CBE devait pouvoir être rectifiée jusqu'à la délivrance du brevet.

XIII. La demanderesse a donc demandé lors de la procédure orale

1. que le point 1 du dispositif de la décision attaquée soit annulé (requête principale) et que l'affaire soit renvoyée à la première instance, à charge pour elle de délivrer le brevet européen sur la base du texte qui avait été communiqué à la demanderesse dans la notification établie le 7 février 1983 conformément à la règle 51(4) CBE, étant entendu que les trois fautes de transcription indiquées dans la lettre du 26 septembre 1983 seront corrigées et que dans la revendication 1, les termes "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux" seront supprimés.

2. à titre subsidiaire, que l'affaire soit renvoyée à la première instance, à charge pour elle de délivrer le brevet européen sur la base des documents cités dans la requête principale, sans supprimer les termes en question.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE. La décision intermédiaire attaquée peut faire l'objet d'un recours indépendant en vertu de l'article 106(3) CBE. Le recours est donc recevable. Conformément à l'article 21(3)b) CBE, la Chambre de recours se compose de trois membres techniciens et de deux membres juristes, la décision attaquée ayant été prise par une division d'examen composée de quatre membres.

2. Il n'y a pas lieu de statuer ici sur une question de principe, à savoir à quelles conditions une procédure d'examen peut être poursuivie lorsque le demandeur a déjà donné son accord en réponse à l'invitation qui lui a été adressée conformément à la règle 51(4) CBE. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner s'il a bien été affirmé à la demanderesse, lors d'une conversation téléphonique, qu'elle avait la possibilité d'effectuer une modification, et si ces affirmations ont des conséquences juridiques favorables pour la demanderesse. La demanderesse ne requiert plus maintenant qu'une modification de portée moins étendue que celle demandée en première instance. Par conséquent, la Chambre n'a plus qu'à décider si au stade atteint actuellement par la procédure de délivrance, maintenant que le demandeur a déjà donné son accord au texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51(4) CBE, il est encore possible d'apporter la modification demandée.

3. La demanderesse estime que la modification demandée relève de l'application de la règle 88 CBE et qu'elle est donc autorisée, même si l'accord visé à la règle 51(4) CBE a déjà été donné. En effet, selon l'opinion qui prévaut en la matière, il est possible jusqu'à la décision de délivrance du brevet européen d'apporter des rectifications en application de la règle 88, deuxième phrase CBE (cf. également les Directives relatives à l'examen, mars 1985, partie C-VI, 4.7). Ces rectifications ne doivent pas se limiter aux seules "fautes d'expression ou de transcription" qui peuvent être corrigées par l'agent chargé des formalités. D'autres "erreurs" au sens de cette règle, sur lesquelles seul l'examinateur est habilité à statuer, peuvent également être corrigées à ce stade de la procédure. La Chambre estime toutefois qu'en l'espèce, la condition requise par la règle 88, deuxième phrase CBE, n'est pas remplie. En effet, il n'apparaît pas immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

4. Les documents produits le 19 janvier 1982 (cf. supra, point III) sont il est vrai contradictoires. La revendication 1 précise non seulement que le bigoudi doit comporter un dispositif d'allumage fixe (caractéristique obligatoire dudit bigoudi), mais également que ce dispositif doit se trouver à l'extrémité libre du bigoudi. En revanche, il apparaît à la lecture de la revendication 12 et de la description que cette place indiquée pour le dispositif constitue uniquement un mode de réalisation préféré. Par conséquent, l'indication dans la revendication 1 de la place du dispositif d'allumage pourrait être le fait d'une erreur commise lors de la rédaction de la revendication. Cette hypothèse se trouve confortée par l'énoncé du problème tel qu'il figure dans la description. Mais il ne ressort pas obligatoirement du dossier que cette limitation de la revendication 1 n'a pas été voulue par la demanderesse. Il pourrait s'agir également d'une limitation volontaire à un mode de réalisation qui était seulement préféré à l'origine, limitation qui pourrait avoir pour effet d'accroître l'activité inventive par rapport à l'antériorité DE-A-2 346 435 (L'Oréal). Il conviendrait alors de remédier à ces contradictions en supprimant ou en modifiant la revendication 12 et en mettant le texte de la description en harmonie avec celui de la revendication 1.

5. Bien qu'il soit impossible par conséquent d'apporter une rectification en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE, la Chambre estime toutefois que les pièces contiennent une incohérence à laquelle il aurait dû être remédié avant que ne soit émise la notification prévue par la règle 51(4) CBE. Si cette erreur n'est pas rectifiée, la condition fixée à l'article 97(2) CBE pour la délivrance du brevet, à savoir que "la demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues" par la Convention, apparaît comme n'étant pas remplie. En effet, dans leur texte actuel, les pièces ne répondent pas aux conditions posées par l'article 84, deuxième phrase et par la règle 29(4) CBE.

6. La Chambre estime qu'il n'y a aucune raison pour qu'une contradiction entre des revendications ou entre des revendications et la description ne puisse être rectifiée d'un commun accord par la division d'examen et le demandeur, même si en réponse à l'invitation qui lui a été adressée conformément à la règle 51(4) CBE, le demandeur a déjà marqué son accord sur ce texte (défectueux) des pièces de la demande. Mais dans ce cas, il ne paraît pas nécessaire en règle générale d'annuler la notification émise conformément à la règle 51(4) CBE et d'envoyer à la place une nouvelle notification. Cela ne s'imposerait que si une perte de droits était susceptible de se produire dans l'un des Etats contractants, en vertu de l'article 65(3) CBE, perte de droits qui serait jugée inacceptable par le demandeur. Même pour faire respecter le délai fixé à la règle 51(4) pour le paiement des taxes et la production des traductions, il n'apparaît pas nécessaire de remplacer par une nouvelle notification la notification initiale prévue à la règle 51(4). Chaque fois qu'il y a lieu de considérer que le demandeur donne son accord, c'est que les taxes ont été acquittées dans les délais (cf. Directives, mars 1985, C-VI, 15.4.4). Quant aux traductions des revendications déjà produites par le demandeur dans les deux autres langues officielles, conformément aux prescriptions de l'article 97(5) CBE, il va de soi que la modification demandée pour les revendications doit être apportée en même temps aux traductions.

7. La Chambre renvoie l'affaire à la Division d'examen pour qu'elle procède à un nouvel examen compte tenu des considérations qui viennent d'être développées. Il ne saurait être question que la Chambre statue en exerçant les compétences de la Division d'examen conformément à l'article 111, paragraphe 1, deuxième phrase CBE, ne serait-ce que parce que c'est à la Division d'examen elle-même de décider si c'est elle qui a jugé à l'époque que la caractéristique susmentionnée figurant dans la revendication 1 était un élément indispensable du point de vue de la brevetabilité, ou si cette caractéristique a été introduite sans qu'elle l'ait demandé. Le point 1 du dispositif de la première décision est annulé afin d'éliminer tout obstacle juridique à la poursuite de la procédure. La Chambre pose encore les principes suivants : la demanderesse doit renoncer à demander une modification de la première caractéristique ("valve") mentionnée plus haut, sous le point VI.2. En ce qui concerne la deuxième caractéristique, il pourrait également être envisagé, au lieu de supprimer les termes "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux", d'adopter un autre libellé (comme par exemple celui indiqué ci-dessus, au point VI.1), ce qui équivaudrait pour le fond à une suppression de ces termes. Les fautes de transcription, y compris celles découvertes entre temps, peuvent être rectifiées.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le point 1 du dispositif de la décision intermédiaire de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 22 janvier 1985 est annulé, et l'affaire est renvoyée à la première instance pour nouvel examen.

2. Les autres conclusions du recours sont rejetées.