T 0163/84 (Dérivés d'acétophénone) of 21.8.1986

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 100 882.2 déposée le 22 février 1980, revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 1er mars 1979 (DE-2-907 972), a donné lieu le 2 décembre 1981 à la délivrance du brevet européen n° 15 456, comportant trois revendications énoncées comme suit :

1. Ethers d'oximes d' -halogéno-acétophénones de formule générale :

(FORMULA)

dans laquelle R est le fluor, le chlore, le brome, le groupe nitro et le groupe cyano, en outre un groupe alkyle et un groupe alkylsulfonyle ayant chacun 1 à 4 atomes de carbone, un groupe alkoxy et un groupe alkylthio ayant 1 ou 2 atomes de carbone ainsi qu'un groupe halogénalkyle ayant jusqu'à 2 atomes de carbone et jusqu'à 3 atomes d'halogènes, en outre le groupe phényle ou le groupe phénoxy, ces deux restes pouvant être substitués par un halogène, un groupe cyano, un groupe nitro ainsi qu'un groupe halogénalkyle ayant jusqu'à 2 atomes de carbone et jusqu'à 3 atomes d'halogènes, R' est un groupe alkyle, un groupe alcényle et un groupe alcynyle ayant chacun jusqu'à 4 atomes de carbone et un groupe cycloalkyalkyle ayant 5 à 7 atomes de carbone dans la partie cycloalkylique et 1 ou 2 atomes de carbone dans la partie alkylique, la partie cycloalkylique pouvant être substituée, le cas échéant, par un radical alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone, ainsi que le groupe benzyle ou le groupe styryle, les deux restes mentionnés en dernier lieu pouvant être substitués par un halogène, un groupe cyano, nitro, amino, alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone, le groupe phényle, le groupe phénoxy ou un groupe halogénalkyle ayant jusqu'à 2 atomes de carbone et jusqu'à 3 atomes d'halogènes, n représente les nombres 1 ou 2 et Hal est le chlore ou le brome.

2. Procédé de production d'éthers d'oximes d' -halogéno-acétophénones de formule I suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'on fait réagir des -halogéno-acétophénones de formule :

(FORMULA)

dans laquelle Hal, R et n ont la définition indiquée dans la revendication 1, avec des hydroxylamines substituées de formule :

(FORMULA)

dans laquelle R' a la définition indiquée dans la revendication 1, en présence d'un diluant.

3. Utilisation d'éthers d'oximes d' -halogéno-acétophénones de formule I suivant la revendication 1 comme produits intermédiaires pour la préparation d'éthers d'oximes d' -azolyl-acétophénones très connus de formule générale :

(FORMULA)

dans laquelle R, R' et n ont la définition indiquée dans la revendication 1 et Z est le groupe CH ou un atome d'azote, caractérisée en ce qu'on fait réagir les éthers d'oximes d' - halogéno-acétophénones de formule I suivant la revendication 1 avec des azoles de formule :

(FORMULA)

dans laquelle Z a la définition indiquée ci-dessus, en présence d'un accepteur d'acide et en présence d'un diluant.

II. La requérante a formé opposition à l'encontre du brevet européen qui a été délivré et en a demandé la révocation pour défaut d'activité inventive. Dans son mémoire exposant les motifs de son opposition, elle a cité de nouvelles antériorités, notamment les documents suivants :

(1) DE-A-2 657 578 (SIEGFRIED AG)

(2) DE-A-2 723 942 (BASF AG)

(3) DE-A-2 613 167 (BAYER AG)

(4) Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie 4e édition, Vol. 10/4, pages 73/74 (1968)

(5) Troxler et al., Helv. Chim. Acta, Vol. 51, p. 1616 s. (1968)

(6) Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie 4e édition, Vol. 10/1, pages 1181 et 1183 (1971)

(7) Mixich, Thiele, Arzneim.-Forschung, Vol. 29 (II), p. 1510 s. (1979)

(8) Beilstein, 4e édition, Hauptwerk, Vol. 7, p. 282 (1925)

(9) DE-A-2 431 407 (BAYER AG)

(10) Godefroi et al. J. Med. Chem., Vol. 12, p. 784 à 791 (1969).

III. Par une décision rendue lors de la procédure orale du 29 février 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition, en faisant valoir essentiellement comme motif que la transformation des produits intermédiaires (i) en produits finals connus (IV) ne devait pas obligatoirement impliquer une activité inventive ; il suffisait en effet que le procédé global nouveau dans lequel on utilise les produits intermédiaires (i) implique une activité inventive.

Selon la Division d'opposition, le procédé connu de l'art antérieur qui est utilisé pour la préparation du produit final par azolisation (condensation de l'azole), suivie d'une réaction avec l'hydroxylamine ne permet d'obtenir qu'un rendement total de 60 %. Si l'on remplace dans cette réaction l'hydroxylamine par l'éther d'hydroxylamine, il faut s'attendre à un rendement encore plus mauvais (40 %). Par contre, avec le procédé selon le brevet, le rendement est de 84 % environ. Cette amélioration du rendement n'était pas prévisible pour l'homme du métier, les antériorités citées par l'opposante ne permettant pas d'escompter de meilleurs rendements pour les différentes étapes du procédé ou pour le procédé global.

IV. Le 29 juin 1984, l'opposante a formé un recours en bonne et due forme à l'encontre de cette décision, et le 9 octobre 1984, elle a produit le mémoire exposant les motifs du recours. Après envoi d'une notification de la Chambre, une procédure orale a eu lieu le 21 août 1986.

V. Les derniers arguments avancés par la requérante et opposante étaient les suivants :

a) la Division d'opposition a constaté, en se fondant sur la décision T 22/82 "Bis-époxyéthers/BASF", publiée au JO OEB 9/1982, p. 341, que c'était dans la découverte du procédé global que résidait la prestation considérée comme inventive ; or ce n'est pas ce procédé global qui a été revendiqué en l'occurrence. De plus, la décision précitée n'est pas applicable à la présente espèce pour une autre raison : dans l'affaire en question, c'était le produit intermédiaire lui-même qui présentait des propriétés avantageuses inattendues ;

b) peu importe en l'occurrence la prétendue faiblesse des chiffres de rendement cités dans les différentes antériorités, par rapport aux chiffres obtenus aux étapes correspondantes du procédé selon l'invention. Les exemples cités dans les brevets ne sont en général que l'illustration de certaines possibilités, et non des mesures "techniques" très élaborées. En fin de compte, le "rendement" d'un procédé chimique dépend de l'habileté de l'homme du métier qui le met en pratique. Il était évident de penser à faire appel aux méthodes revendiquées pour obtenir le résultat recherché.

VI. L'intimée et titulaire du brevet a riposté en déclarant qu'il n'était pas nécessaire de revendiquer le procédé global, celui-ci ressortant tout naturellement du texte des revendications. Les avantages de l'utilisation des produits intermédiaires dans ce procédé étaient incontestables et substantiels. De plus, la seconde étape du procédé global permettait d'obtenir une amélioration des rendements parfaitement inattendue, si on la compare avec les réactions de condensation des différents azoles avec des dérivés d'acétophénones, dans les antériorités qui ont été citées.

VII. La requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet européen. L'intimée quant à elle conclut dans sa requête principale au rejet du recours ; dans sa première requête subsidiaire, elle demande qu'on limite la revendication 3 en englobant l'étape de préparation, et dans sa seconde requête subsidiaire, elle demande la suppression de la revendication 3.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.

2. Les revendications actuelles n'appellent aucune objection de forme, car elles se fondent sur les pièces initiales de la demande.

3. La revendication 1 porte sur certains éthers d'oximes d'??? - halogéno-acétophénones substitués, qui se prêtent à la préparation par azolisation d'éthers d'oximes d'??? -azolyl-acétophénone substitués déjà connus (cf. revendication d'utilisation 3). Eu égard à cette réactivité, c'est le document (9) qui constitue l'état de la technique le plus proche, car dans ce document la condensation d'une-bromo-acétophénone 2,4 chloro substituée avec le 1,2,4 triazole permet d'obtenir un rendement égal à 60 % de la valeur théorique. Le problème technique qui se posait, étant donné cet état de la technique, était de trouver comment améliorer sensiblement la condensation avec un azole. La solution proposée consiste à préparer les produits intermédiaires revendiqués et à les utiliser pour la production de dérivés d'azole connus.

4. La réaction selon l'invention de l'O-méthyléther de l'oxime de la 2,4 chloro-acétophénone avec le triazole-1,2,4 donne un rendement de 84 % (cf. le calcul effectué p. 11 de la description, lignes 9 à 11 et p. 10, lignes 29 à 31), ce qui est bien supérieur au rendement de 60 % obtenu par azolisation correspondante de la cétone substituée de manière identique, selon l'exemple 3 du document 9, p. 29. Dans d'autres exemples, fournis dans le document 10, l'on n'obtient que des rendements compris là encore entre 58 et 77 %, ces condensations utilisant l'imidazole, c'est-à-dire un diazole au lieu d'un triazole. La requérante estime à tort que des comparaisons de ce type ne sont pas valables, sous prétexte que les exemples cités dans l'état de la technique ne doivent être considérés que comme des premiers essais et non comme des procédés très élaborés. S'il n'a pas de raison particulière de mettre en doute la valeur des exemples qui ont été publiés, l'homme du métier les prendra effectivement comme point de départ. Il y a donc lieu de penser que le problème technique est effectivement résolu. L'enseignement tiré d'une antériorité doit être interprété en fonction de la teneur effective de l'exposé, au sens d'une règle technique concrète finie (cf. décision T 181/82 "Composés spiro/CIBA-GEIGY", JO OEB 9/1984, p. 401 à 411, point 8, ou décision T 68/83, non publiée, en date du 21 mars 1986, p. 11).

Les produits intermédiaires revendiqués étant incontestablement nouveaux, leur préparation et leur utilisation selon les revendications 2 et 3 sont également nouvelles.

5. Il convient à présent d'examiner si la préparation des produits intermédiaires implique une activité inventive. La question qui se pose est de savoir si pour l'homme du métier il était évident de prévoir une meilleure condensation des dérivés de l'acétophénone -halogéno substitués si la cétone est préalablement transformée en une oxime O- substituée. La requérante a reconnu elle-même que l'homme du métier ne pouvait s'attendre à ce que le remplacement du groupe oxo par un groupe oxime entraîne une amélioration de cette réaction de condensation. Alors que le premier de ces groupes pouvait éventuellement augmenter la réactivité du groupe ß-méthylène, l'homme du métier qui n'aurait fait appel qu'à ses connaissances générales n'aurait pu prévoir le rôle que joue le groupe oxime dans ces conditions opératoires. L'homme du métier savait par ailleurs que le remplacement du diazole par des triazoles entraîne une diminution du rendement (cf. le document (9) ainsi que le composé 3 mentionné dans le tableau 1, p. 785 du document (10), si bien qu'il ne pouvait s'attendre à une quelconque amélioration dans le cas de l'utilisation des triazoles. Or, contrairement à ce qu'il pouvait prévoir, les résultats obtenus avec ces réactifs se sont améliorés de manière surprenante.

6. "L'effet dérivant du procédé" constaté du fait même de l'utilisation des produits intermédiaires selon la revendication 3 est inattendu et avantageux (cf. décision "Bis-époxyéthers/BASF", JO OEB 9/1982, p. 346, point 7). Dans cette réaction, la structure du produit intermédiaire joue directement un rôle, et la différence structurale du composé produit des effets précieux (loc. cit., p. 345, point 6). Le procédé ainsi que le nouveau produit qu'il utilise impliquent donc une activité inventive, ce qui ne résulte pas de la brevetabilité qui aurait pu éventuellement être reconnue au procédé global. Il n'est donc pas nécessaire de revendiquer ce procédé global. Bien que le procédé de préparation puisse lui-même impliquer une activité inventive en raison de ses effets et de ses avantages propres, la revendication 2 qui expose ce procédé doit être admise du seul fait que les produits intermédiaires sont eux-mêmes brevetables, même si ce procédé était ce qu'on appelle un procédé par analogie.

7. Un procédé global peut impliquer une activité inventive du seul fait qu'il constitue une combinaison à caractère inventif, sans qu'aucune de ses étapes partielles puisse être reconnue brevetable. A l'inverse, l'activité inventive qu'implique le procédé global peut tenir au caractère inventif de l'une au moins de ses parties. Dans la présente espèce, la Division d'opposition a reconnu que le procédé global impliquait une activité inventive, et en a conclu que ses différentes parties étaient nécessairement brevetables. La Chambre estime toutefois qu'il convient d'examiner toutes les catégories de revendications correspondant à des revendications indépendantes tant par la forme que par le contenu en tenant compte du problème propre à chacune et des résultats (des effets) obtenus selon chacune.

8. Il ne fait aucun doute que comparé à l'état de la technique le plus proche (c'est-à-dire le procédé global connu par azolisation et obtention d'oximes, tel qu'il est exposé dans le document DE-A-2 723 942 et DE-A-2 431 407), le procédé global implique lui aussi une activité inventive, en tant qu'il constitue une combinaison inventive d'étapes, et ceci indépendamment de ce que vient de constater la Chambre, à savoir qu'à elle seule la seconde étape du procédé est déjà brevetable. La comparaison des procédés globaux fait apparaître une augmentation substantielle et inattendue du rendement dans le cas du procédé selon l'invention (cf. fascicule du brevet en cause, de la ligne 15, page 11 à la ligne 11, page 12 : procédé connu, et de la ligne 13, page 10 à la ligne 12, page 11 : procédé selon le brevet). Bien qu'il soit simple de remplacer l'azolisation par la production d'oximes, le procédé global n'en implique pas moins une activité inventive, car il ne s'agit pas de savoir si l'homme du métier aurait pu prévoir cette possibilité en ce qui concerne les étapes de la réaction, mais s'il aurait retenu cette possibilité parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque (cf. décision T 2/83 "Comprimé de siméthicone/RIDER", publiée au JO OEB 6/1984, p. 265, point II du sommaire).

9. Toutefois dans la présente espèce les produits intermédiaires ne peuvent automatiquement être reconnus brevetables en vertu de la décision susmentionnée "Bis-époxyéthers/BASF". Il n'existait dans cette affaire aucune possibilité directe de comparaison avec un procédé à plusieurs étapes déjà connu, si bien que faute d'avoir pu établir une comparaison quantitative portant sur des étapes analogues de la réaction, l'on avait dû examiner d'un point de vue qualitatif les propriétés particulières des produits intermédiaires. Il avait toutefois été reconnu que l'utilisation de ces produits intermédiaires nouveaux, aux propriétés particulières, impliquait une activité inventive (loc. cit., p. 350, point 15). Dans cette affaire, c'est précisément en raison de leur "différence structurale" et de l'"activité" manifestée de ce fait dans la deuxième étape du procédé que les produits intermédiaires ont contribué à faire reconnaître l'existence d'une activité inventive (loc. cit., p. 345, point 6), sans laquelle le procédé global avantageux n'était pas concevable (loc. cit. p. 341, point 1 du sommaire, deuxième paragraphe).

10. Dans le cas qui est soumis ici à la Chambre, il est possible de comparer quantitativement les procédés globaux, considérés aussi bien dans leur ensemble que dans leurs différentes parties. La brevetabilité des produits intermédiaires eux-mêmes est fonction du rôle qu'ils jouent pour l'obtention de l'effet quantitatif qu'ils exercent eux-mêmes au stade de l'azolisation. Pour la Chambre, il ne fait aucun doute que l'amélioration quantitative qui a été obtenue est due aux produits intermédiaires, si bien qu'il y a lieu de reconnaître leur brevetabilité.

Les différentes parties d'un procédé global reconnu comme brevetable ne sont pas elles-mêmes automatiquement brevetables, car cela signifierait sinon qu'il suffirait de compléter de manière simple un procédé impliquant une activité inventive en lui adjoignant une étape banale de transformation dans laquelle seraient utilisés comme produits intermédiaires des produits nouveaux n'impliquant pas d'activité inventive, pour faire admettre que ces produits, en tant que parties du "procédé global" ainsi obtenu impliquent eux aussi une activité inventive. C'est pourquoi la Chambre estime qu'un produit chimique intermédiaire nouveau n'implique pas une activité inventive du seul fait qu'il est obtenu au cours d'un procédé en plusieurs étapes impliquant une activité inventive, et qu'il est transformé en un produit final connu. Il faut pour cela que d'autres considérations puissent intervenir : ce serait le cas par exemple si le procédé de préparation du nouveau produit intermédiaire était le premier qui permette sa préparation d'une manière inventive, et s'il paraissait exclu que ce produit puisse être préparé par un autre moyen (comme c'était le cas par exemple dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 219/83 "Zéolithes/BASF", publiée au JO OEB 7/1986 p. 211 : voir notamment les points 11 et 12 p. 220). Un tel produit est toutefois brevetable en tout état de cause, si sa transformation, comme c'est le cas ici, implique une activité inventive (cf. la décision T 22/82 "Bis-époxyéthers/BASF").

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.