T 0065/82 (Cyclopropane) of 20.4.1983

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet n° 79 103 487.9 déposée la 17 septembre 1979 et publiée le 16 avril 1980 sous le n° 0 009 708, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée le 29 septembre 1978 en République fédérale d'Allemagne, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 16 février 1982. Cette décision constate la brevetabilité de l'objet des revendications 1 et 2, ainsi que 7 à 10, tandis que la revendication 3, qui concerne des produits intermédiaires pour la préparation de nouveaux produits selon la revendication 1, n'a pas été admise. Les revendications 1 et 3 s'énoncent comme suit:

"1. Esters d'acides bromostyryl-cyclopropanecarboxyliques substitués de formule I

(FORMULA)

dans laquelle

R représente l'hydrogène, un halogène ou un groupe alkyle ou alcoxy,

R1 représente l'hydrogène, un halogène ou un groupe alkyle, alcoxy, alkylthio ou, conjointement avec R, méthylènedioxy,

R2 représente l'hydrogène ou un groupe cyano ou éthinyle,

R3, R4 ou R5 sont identiques ou différents et représentent l'hydrogène ou un halogène, avec pour condition qu'au moins l'un des restes R3, R4 ou R5 soit un halogène.

3. Acides bromostyryl-cyclopropanecarboxyliques de formule II

(FORMULA)

dans laquelle

R et R1 ont la signification indiquée sous (1)."

II. La requérante a utilisé pour les produits selon la revendication 1 ou la formule I la dénomination "produits de transformation ultérieure". Cette expression sera retenue dans la présente décision. Par "produits de transformation ultérieure", il faut entendre des produits finals obtenus à l'aide des produits intermédiaires (dans la présente décision: produits selon la revendication 3 ou la formule II), ainsi que des produits dont l'usage final n'est obtenu qu'après transformation ultérieure en des produits finals.

III. La Division d'examen a constaté, détails à l'appui, que l'objet de la revendication 3 ne repose pas sur une activité inventive. Certes, les composés ayant la formule II indiquée dans la revendication sont des produits intermédiaires qui peuvent servir à la préparation des produits finals de formule I, mais ils ne présentent pas de propriétés particulières qui justifieraient leur brevetabilité. De tels produits intermédiaires ne sont utilisables que dans des procédés par analogie et ils sont analogues sur le plan structural aux substances de départ utilisées dans des procédés connus. Par conséquent, ils ont la même fonction et permettent également la production d'insectides semblables.

Il ne fait aucun doute, selon la Division d'examen, que les acides faisant l'objet de la revendication 3 peuvent contribuer à conditionner les propriétés des produits de transformation ultérieure, mais on ne peut soutenir que cette contribution - en tant que "relation causale seulement partielle" - justifie d'une activité inventive. L'activité inventive dont font preuve les produits de transformation ultérieure pourrait s'étendre aux produits intermédiaires, dans la mesure où les propriétés inattendues des premiers seraient déterminées exclusivement par la structure des produits intermédiaires.

IV. Contre cette décision, le demanderesse a introduit un recours le 1er mars 1982 en acquittant la taxe correspondante. Elle a simultanément motivé pour l'essentiel son recours comme suit: les constituants actifs de formule I (revendication 1) seraient brevetables. Les produits intermédiaires de formule II seraient également nouveaux et susceptibles d'application industrielle. Si ces produits intermédiaires devaient, comme l'exige la Division d'examen, présenter eux-mêmes des propriétés intéressantes, on ne se trouverait pas alors en présence de produits intermédiaires, mais de produits finals. Les composés de formule II auraient une propriété importante: leur constitution. Ils apporteraient donc, à tout le moins, une contribution aux propriétés des produits finals. Cette contribution serait remarquable et inattendue. Il ne serait pas nécessaire de présenter des effets directs. Les médicaments, les stabilisants et les colorants, par exemple, agissent aussi indirectement. L'exigence d'une causalité exclusive dépasserait de loin les impératifs de la Convention. On ne saurait demander une explication scientifique de la raison pour laquelle le succès est obtenu. Les produits intermédiaires sont brevetables dans la majorité des Etats contractants. De surcroît, la Convention et les Directives relatives à l'examen ne comportent pas de dispositions particulières ayant trait aux produits intermédiaires.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Les nouveaux produits finals et leur préparation selon les revendications 1 et 2, ainsi que la formulation correspondante pour la lutte contre les insectes ou les arachnides et sa préparation (revendications 7 à 10), ont déjà été reconnus comme brevetables par la Division d'examen (voir notification du 10 avril 1981). Les composés chimiques de formule I représentent une sélection parmi un groupe important d'esters (document DE-A-2 738 150 (page 2)). Pour autant qu'il y ait chevauchement, les nouveaux produits selon la revendication 1 se distinguent de ceux compris dans l'état antérieur de la technique non seulement par les possibilités limitées de substitution sur la partie acide et sur la partie alcool de la molécule, mais aussi par le fait qu'ils possèdent un atome de brome dans une position déterminée. Une preuve a été présentée de l'activité remarquable et surprenante de ces agents, par comparaison avec des composés proches quant à la structure.

3. La revendication 3 (formule II) définit en revanche un groupe correspondant d'acides bromostyryl-cyclopropane-carboxyliques qui peuvent, en tant que produits intermédiaires, être transformés en dérivés d'acides (par exemple en chlorures d'acide, qui sont également nouveaux d'après la page 10 de la demande), ces derniers étant ensuite convertis directement pas estérification en produits finals correspondant à la formule I. Les acides revendiqués correspondent de même à une sélection à partir d'un groupe connu (voir document DE-A-2 738 150, page 4; produits de saponification des composés correspondant à la formule I-a), sans qu'y figure le détail des variantes connues. Le sous-groupe sélectionné ne constitue pas un simple échantillon de l'ensemble, pris au hasard parmi la multitude des possibilités existantes, et qui n'aurait pas d'autre importance au point de vue technique. Les membres du sous-groupe présentent tous au contraire une propriété que ne possède pas le groupe des composés selon la formule initiale I-a de l'antériorité citée, à savoir l'aptitude démontrée à se transformer en produits finals avantageux selon la formule I. La revendication 3 concerne donc un groupe distinct ayant une particularité et ne présentant pas de similitude essentielle avec le groupe initial, ce qui corrobore sa nouveauté en tant que groupe.

4. Pour être brevetables, les produits intermédiaires sélectionnés doivent eux-mêmes impliquer une activité inventive. L'état de la technique proche de ces produits intermédiaires (par exemple le document DE-A-2 738 150) ne contient pas de composés spécifiques qui soient, de la même manière que les composés de formule II, appropriés pour fournir par les mêmes procédés les même produits souhaités que ceux de formule I. D'après les antériorités publiées, citées dans le rapport de recherche, on ne peut rien déduire qui puisse conduire l'homme du métier à des structures selon la formule II, c'est-à-dire à des structures nécessaires pour la préparation de produits correspondant à la formule I. Il s'avère ainsi qu'on ne peut pas déduire de l'état de la technique "proche des produits intermédiaires" les composés intermédiaires selon la revendication 3.

5. On peut voir également que les produits intermédiaires spécifiquement modifiés, conformes à la demande, ne conviennent pas pour préparer les produits de transformation ultérieure de structure proche décrits dans les antériorités par un quelconque procédé par analogie. Inversement, on peut conclure que les produits intermédiaires revendiqués ne peuvent pas découler de manière évidente de l'état de la technique "proche des produits". Les composés selon la formule II contiennent on particulier comme substituants un atome 2 - bromo et les substituants sélectionnés du groupe phényle, qui sont incorporés dans les produits de transformation ultérieure correspondant à la formule I et contribuent à l'ensemble des caractéristiques distinctives qui différencient ces derniers de tous les composés décrits dans les antériorités.

6. Les produits intermédiaires appropriés à la préparation de produits de transformation ultérieure brevetables contiennent normalement deux parties essentielles. La première est l'ensemble des éléments structuraux qui se retrouvent dans le produit ("contribution à la structure"). La seconde partie est constituée par les éléments, tels que par exemple des radicaux, des atomes ou des liaisons, qui sont éliminés ou disparaissent lors de la réaction ("partie éliminable"). Dans le cas de procédés par analogie, c'est-à-dire dans des procédés évidents en tant que tels, le type d'incorporation est tout à fait prévisible et donc immuable. L'aptitude à la conversion par un procédé par analogie est déterminée, d'après les connaissances générales de l'homme du métier, sur la base de la structure et surtout du type d'élimination. D'une manière ou d'une autre, tous les composés sont des produits intermédiaires virtuels "connus" pour certains procédés par analogie. L'homme du métier peut également envisager les équivalents d'un composé connu comme étant un autre produit intermédiaire possible de ce point de vue, en remplaçant théoriquement un élément éliminable par un autre élément ayant la même fonction. Alors que de nouvelles variantes de ce genre peuvent également convenir, avec des procédés par analogie déterminés, pour l'obtention d'un grand nombre de dérivés, chacun de ceux-ci est identique de manière prévisible à celui que l'on peut obtenir en utilisant le composé connu. Il s'agit seulement de savoir si un produit déterminé peut ou non être préparé de cette manière.

S'il est possible de répondre affirmativement, c'est dans les deux cas la même propriété, c'est-à-dire la même aptitude, qui agit. Il importe alors d'apprécier la brevetabilité de nouveaux composés analogues du point de vue structural à des composés connus approchants, par comparaison avec les composés connus, lorsque ces derniers possèdent une aptitude déjà reconnue et que les nouvelles variantes reposent sur l'utilisation des même propriétés. Il devrait alors s'ensuivre que les modifications de structure qui représentent les nouvelles variantes ont une importance au point de vue technique en ce qu'elles amènent une différence inattendue dans l'activité. A cela s'oppose le cas où est découvert un nouveau type d'application, c'est-à-dire de nouvelles propriétés pour les nouvelles variantes, cette application étant jusqu'alors parfaitement imprévisible. Aucune comparaison avec l'état de la technique n'est donc nécessaire. De la même façon, de nouveaux produits intermédiaires, manifestement appropriés pour des réactions déterminées, devraient présenter un avantage inattendu par comparaison avec des composés connus, avec lesquels on peut obtenir les mêmes produits de transformation ultérieure par les mêmes procédés par analogie. Cet avantage peut par exemple résulter d'une réactivité inattendue ou d'un rendement exceptionnellement élevé ("effet du procédé"), mais dans ce cas, il ne peut pas être déduit du simple fait que des produits de transformation ultérieure déterminés et nouveaux peuvent être aussi bien préparés à partir des nouveaux produits intermédiaires.

7. D'autre part c'est un fait que, lorsqu'on ne dispose d'après l'état de la technique d'aucun produit intermédiaire approprié à l'objectif visé, un composé déjà connu doit auparavant être modifié de telle sorte qu'il puisse servir de "tremplin" pour le procédé par analogie souhaité. Normalement, la partie qui représente la contribution à la structure doit être soit entièrement créée avec des parties éliminables réactives appropriées, soit, lorsqu'elle est déjà connue et qu'elle est pourvue de parties non réactives, être au moins dotée de parties éliminables appropriés. Aucune de ces modifications voulues n'est prévisible, si l'on tient compte de l'état de la technique "proche du produit intermédiaire", sans la connaissance du problème de la préparation du produit de transformation ultérieure souhaité. Comme cela a déjà été dit, les produits intermédiaires selon la revendication 3 représentent des modifications, et plus précisément des limitations de ce type.

8. Des produits intermédiaires ainsi préparés d'une manière non évidente en tant que seul moyen approprié pour atteindre l'objectif envisagé n'impliquent cependant pas forcément une activité inventive eu égard à l'état de la technique qui se rapporte aux produits de transformation ultérieure des produits intermédiaires en cause (c'est-à-dire à l'état de la technique "proche du produit"). Il serait anormal que l'homme du métier puisse déduire les mêmes produits intermédiaires d'une manière évidente à partir des antériorités qui ont été prises en compte pour la détermination de l'activité inventive qu'impliquent des produits de transformation ultérieure par rapport à l'état de la technique "proche du produit". Ce serait par exemple le cas si l'homme du métier avait pu percevoir que les produits intermédiaires revendiqués auraient pu être aussi des produits intermédiaires appropriés pour la préparation des produits mentionnés dans les antériorités et auraient pu être eux-mêmes préparés directement par des procédés par analogie, même si cette possibilité n'était pas mentionnée expressément. Comme cela a déjà été exposé, tel n'est pas le cas pour les produits intermédiaires selon la revendication 3.

9. Du point de vue technologique, cet état de la technique "proche du produit" a une importance particulière pour des composés analogues en ce qui concerne leur structure. Le recours à des produits intermédiaires directement déductibles, qui sont de manière évidente appropriés pour fournir la partie structurale des produits immédiatement analogues et homologues, non modifiée et encore identique à une partie structurale du produit de transformation ultérieure correspondant, peut en lui-même difficilement être surprenant. Il ressort aussi de l'exigence sus-dite, selon laquelle le produit intermédiaire ne doit pas pouvoir être déduit de l'état de la technique "proche de produit", que la contribution à la structure doit présenter au moins une des caractéristiques qui différencient les produits de transformation ultérieure des composés selon l'état de la technique "proche du produit" (contribution à la "différenciation de la structure").

10. L'objectif de l'invention au sens de la revendication 1 est en fin de compte l'obtention d'une action insecticide ou acaricide. La solution d'un problème de ce genre s'obtient directement à partir d'une interaction, c'est-à-dire d'un procédé au moyen duquel le résultat souhaité est atteint. Si la substance active utilisée pour cela est elle-même nouvelle, on pourrait la considérer comme une solution (indirecte) au problème. Si c'est le cas, il s'ensuit que la nécessité de la préparer par un procédé par analogie constitue un autre problème, jusqu'alors inconnu. La solution de ce problème peut, comme on l'a indiqué plus haut, selon l'état de la technique, consister en la création d'un produit intermédiaire brevetable. Le problème résolu par la création du produit intermédiaire consiste exclusivement dans le fait que le produit de transformation ultérieure est rendu possible et ne réside pas dans les propriétés de ce dernier ou dans la découverte d'une activité inattendue lors de son utilisation. Une causalité de ce type satisfait suffisamment à l'exigence générale d'un lien causal entre la solution brevetable et son effet. Le caractère non évident de l'effet du produit intermédiaire peut se soutenir aussi longtemps que se pose un problème encore inconnu du public. Cependant, le problème de la création d'un produit de transformation ultérieure brevetable disparaîtrait nécessairement s'il s'avérait que le produit n'est pas nouveau ou ne présente aucun effet inattendu, et qu'on ne peut donc en tirer aucun enseignement technique. Il résulte de ces considérations qu'il n'y a aucun motif légitime d'opérer une distinction entre différents types de produits de transformation ultérieure brevetables sur la base de leur utilisation, c'est-à-dire suivant qu'il s'agit de produits finals ou de produits intermédiaires d'un type quelconque.

11. Comme il résulte en outre de ce qui précède que le produit intermédiaire doit également apporter une contribution aux caractéristiques du produit de transformation ultérieure qui font que celui-ci se distingue de l'état de la technique considéré, le produit intermédiaire joue un rôle de précurseur à l'égard du produit de transformation ultérieure, dont il est par conséquent la condition sine qua non. Alors que l'utilisation d'un nouveau produit intermédiaire peut avoir été une condition effective à la préparation du produit de transformation ultérieure, cette circonstance n'impliquerait pas nécessairement qu'il y ait eu nécessité d'une telle "étape" sur cette voie particulière. La nécessité de modifications structurales particulières et imprévisibles de l'état de la technique considéré, avec modification correspondante des aptitudes, confirme l'activité inventive qu'implique la préparation de tels produits intermédiaires.

12. D'où il suit que les nouveaux produits intermédiaires, qui conviennent pour être convertis en des produits de transformation ultérieure brevetables et qui transmettent au moins une partie de leur structure à ceux-ci au moyen de procédés par analogie, ne sont pas brevetables automatiquement - c'est-à-dire indépendamment de l'état de la technique. En ce qui concerne l'état de la technique "proche du produit intermédiaire", il faut se demander si l'homme du métier pouvait y discerner la nécessité d'entreprendre, sur des composés connus, des modifications déterminées, en vue d'obtenir le produit intermédiaire qui seul pouvait lui permettre de résoudre le problème de la préparation de produits de transformation ultérieure par un procédé par analogie. Comme - par hypothèse - ce problème ne se pose pas dans l'état de la technique, il faut répondre à cette question par la négative dans la mesure où l'on ne disposait pas déjà d'un composé réagissant de la même manière et qui aurait pu donner des résultats sensiblement identiques. En ce qui concerne l'état de la technique "proche du produit", se pose alors une autre question, celle de savoir si l'homme du métier eut été en mesure de déduire de façon évidente ce même produit intermédiaire à partir des données contenues dans l'état de la technique proche du produit de transformation ultérieure. S'il faut, là encore, répondre par la négative, cela devrait normalement impliquer aussi une "contribution à la différenciation de structure" eu égard au produit de transformation ultérieure, et l'on peut alors présumer - comme en l'espèce - que le produit intermédiaire implique une activité inventive par rapport à l'état de la technique considéré.

13. Les produits selon les revendications indépendantes les plus étendues, c'est-à-dire 1 et 3, ont un lien technique entre eux et forment de ce fait un seul concept inventif au sens de l'article 82 de la CBE. La solution du problème que se propose de résoudre la première invention, soit les produits de transformation ultérieure selon la revendication 1, mène directement à l'autre problème, qui consiste en sa préparation par estérification avec des acides ou des dérivés d'acide correspondants. Le recoupement entre les solutions de ces problèmes et les effets des deux inventions en présence établit l'unité du concept inventif général commun.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets du 16 février 1982 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des pièces suivantes:

Description initiale, pages 1 à 36, et revendications initiales 1 à 3, 7 à 10 (numérotation nouvelle)...