T 0455/22 () of 10.7.2024

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach das Streitpatent in der Fassung des damaligen Hilfsantrags 2 die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt.

II. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der Gegenstand dieses Antrags erfinderisch sei ausgehend von der offenkundigen Vorbenutzung OVB1, zu deren Nachweis unter anderen die folgenden Dokumente im Einspruchsverfahren vorgelegt wurden:

OVB1-1 bis OVB1-6 technische Zeichnungen

OVB1-11, OVB1-12 Fotos

Zudem entschied die Einspruchsabteilung, dass der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs ausreichend klar sei.

III. Es fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

a) Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

b) Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, d. h. die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Fassung des seinerzeitigen Hilfsantrags 2 (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung des mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrags 1.

IV. Der unabhängige Anspruch des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Fräswalze (1) für eine Bodenfräsmaschine zum Zerkleinern und/oder Abtragen eines Bodenmaterials, mit einer hohlzylindrischen, sich axial längserstreckenden Bandage (2), an deren Außenumfangsfläche (22) mehrere auswechselbare Fräsmeißel (3, 4) zum Zerkleinern und/oder Abtragen des Bodenmaterials angeordnet sind, die mittels von Meißelwechselhaltern (31, 41) an der Bandage (2) befestigt sind, wobei an der hohlzylindrischen Bandage (2) im Bereich wenigstens einer Stirnseite (21) der hohlzylindrischen Bandage (2) zwei stirnseitige Fräsmeißel (5a; 5b) bezüglich dieser Stirnseite (21) überstehen (x), wobei die zwei stirnseitigen Fräsmeißel (5a; 5b) direkt in der Bandage (2) an der betreffenden Stirnseite (21) in jeweils einer Tasche (6a, 6b) angeordnet und dazu vorgesehen sind, im Fräsbetrieb den Kollisionsbereich (T) zwischen dieser Stirnseite (21) und dem zu bearbeitenden Bodenmaterial zumindest teilweise frei zu schneiden, wobei die zwei stirnseitigen Fräsmeißel (5a, 5b) als auswechselbare Fräsmeißel ausgeführt sind, die mittels Meißelwechselhaltern (51) an der Bandage (2) befestigt sind, wobei der erste der zwei stirnseitigen Fräsmeißel (5a) in radialer Richtung (r) in etwa mittig zwischen der Innenumfangsfläche und der Außenumfangsfläche (22) der hohlzylindrischen Bandage (2) angeordnet ist, wobei der von diesem ersten stirnseitigen Fräsmeißel erzeugte Schnittkreis (K5a) in etwa mittig der kreisringförmigen Stirnseite der hohlzylindrischen Bandage (2) liegt,

dadurch gekennzeichnet,

dass der erste stirnseitige Fräsmeißel (5a) zusammen mit seinem zugehörigen Meißelwechselhalter (51) direkt in der Bandage (2) angeordnet ist, wozu in die Bandage (2) eine korrespondierende Tasche (6a) eingearbeitet ist, in welche der Meißelwechselhalter (51) eingeschweißt ist, wobei die Tasche (6a) die gesamte Dicke der Bandage (2) durchdringt, dass der zweite der zwei stirnseitigen Fräsmeißel (5b) zusammen mit seinem zugehörigen Meißelwechselhalter (51) direkt in der Bandage (2) angeordnet ist, wozu in die Bandage (2) eine korrespondierende Tasche (6b) eingearbeitet ist, in welche der Meißelwechselhalter (51) eingeschweißt ist, wobei diese Tasche (6b) nicht die gesamte Dicke der Bandage (2) durchdringt, und wobei sich der von diesem zweiten Fräsmeißel (5b) erzeugte Schnittkreis (K5b) um wenige Millimeter radial außerhalb der Außenumfangsfläche (22) der Bandage (2) befindet."

Der unabhängige Anspruch des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag dahingehend, dass der Ausdruck "um wenige Millimeter" im letzten Merkmal des Anspruchs ersetzt wurde durch "um 5 bis 15 mm".

V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin (sofern relevant für die vorliegende Entscheidung) lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs gemäß Hauptantrag sei nicht ausreichend klar, da der Ausdruck "um wenige Millimeter" vage und unbestimmt sei.

b) Der Hilfsantrag 1 dürfe nicht zum Verfahren zugelassen werden, da er nicht konvergiere, sondern ein aliud im Vergleich zum Hauptantrag darstelle.

c) Der Gegenstand des Hilfsantrags 1 sei ausgehend von OVB1 nicht erfinderisch.

d) Das einzige in der Beschreibung und den Figuren gezeigte Ausführungsbeispiel stehe im Widerspruch zur im Anspruchssatz definierten Erfindung.

VI. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin (sofern relevant für die vorliegende Entscheidung) lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Der Ausdruck "um wenige Millimeter" sei im Kontext klar verständlich, so dass der Hauptantrag ausreichend klar sei.

b) Im Hilfsantrag 1 sei der vermeintlich unklare Ausdruck "um wenige Millimeter" durch "um 5 bis 15 mm" ersetzt worden, um das beanstandete Merkmal zu präzisieren und klarzustellen. Der Hilfsantrag 1 stelle eine Reaktion auf den Klarheitseinwand dar und sei daher zuzulassen.

c) Ausgehend von OVP1 habe der Fachmann keine konkrete Veranlassung, den Fräskreis eines der Fräsmeißel zu verändern. Selbst wenn der Fachmann dies aber anstreben würde, hätte er eine Vielzahl alternativer Möglichkeiten, so dass die im Anspruch beanspruchte Variante nicht naheliegend sei.

d) Das in den Figuren gezeigte Ausführungsbeispiel falle unter die im unabhängigen Anspruch definierte Erfindung.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

Klarheit

1. Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs gemäß Hauptantrag ist nicht ausreichend klar (Artikel 84 EPÜ).

1.1 Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der Ausdruck "um wenige Millimeter" zwar keinen Rückschluss auf einen bestimmten Abstand zulasse, die Größenordnung des Abstandes aber aus dem Kontext ausreichend klar ableitbar sei und daher die unscharfe Formulierung hinzunehmen sei (Entscheidungsgründe 18.3).

1.2 Die Kammer teilt diese Auffassung nicht, sondern sieht den Ausdruck "um wenige Millimeter" als so vage und unbestimmt an, dass der beanspruchte Gegenstand nicht mehr eindeutig und zweifelsfrei gegenüber nicht unter die Erfindung fallende Gegenstände abgrenzbar ist.

Dabei teilt die Kammer zwar die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass durch den Kontext die Größenordnung des Abstandes abgeschätzt werden kann. Eine Abschätzung ist jedoch immer mit einer Unsicherheit behaftet, die der subjektiven Einschätzung des jeweiligen Betrachters unterliegt. Während für manche ein Überstand von 10 mm bereits nicht mehr unter den Ausdruck "um wenige Millimeter" fällt, wird es andere geben, die noch einen Überstand von 25 mm als einen Überstand "um wenige Millimeter" ansehen.

1.3 Das unter Verwendung dieses Ausdrucks definierte Merkmal "der vom zweiten Fräsmeißel erzeugte Schnittkreis befindet sich um wenige Millimeter radial außerhalb der Außenumfangsfläche der Bandage" ist zudem relevant für die Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit in Hinblick auf den Stand der Technik OVB1, wobei gerade nicht mit ausreichender Bestimmtheit geurteilt werden kann, ob ein Überstand von ca. 15 mm (wie unstrittig in OVB1 vorliegend) unter den Ausdruck "um wenige Millimeter" fällt.

1.4 Die Kammer stellt fest, dass auch die Einspruchsabteilung letztlich nicht in der Lage war, einen konkreten Wert zu definieren, bis zu dem ein sich radial "um wenige Millimeter" außerhalb der Außenumfangsfläche der Bandage befindlicher Schnittkreis unter den Wortlaut des Anspruchs fallend angesehen werden kann, so dass das fragliche Merkmal nicht mit ausreichender Klarheit definiert ist.

1.5 Diese Unklarheit darf der Entscheidung G3/14 folgend auch bemängelt werden, da sie im Rahmen des Einspruchsverfahrens erst durch die Aufnahme des fraglichen Merkmals aus der Beschreibung entstand.

1.6 Das Streitpatent kann daher in der von der Einspruchsabteilung als gewährbar angesehenen Fassung nicht aufrechterhalten werden.

Hilfsantrag 1

Zulassung

2. Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass der Hilfsantrag 1 ein aliud sei gegenüber dem Hauptantrag und daher nicht zum Verfahren zuzulassen sei (Artikel 12 VOBK).

2.1 Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag dahingehend, dass der Ausdruck "um wenige Millimeter" im unabhängigen Anspruch ersetzt wurde durch "um 5 - 15 mm".

2.2 Aus Sicht der Kammer stellt dies eine Präzisierung dar, da nun klar ist, dass Überstände unter 5 mm und über 15 mm nicht vom Anspruch erfasst werden.

2.2.1 Die Beschwerdeführerin argumentierte zwar, dass ein Überstand von 5 mm oder mehr nicht unter den Begriff "um wenige Millimeter" fallen würde, so dass hier keine Präzisierung erfolgt sei, sondern eine Verschiebung des Schutzumfangs von unter 5 mm auf den Bereich von 5 bis 15 mm.

2.2.2 Die Kammer sieht jedoch auch einen Überstand von 5 bis 15 mm als einen Überstand um wenige Millimeter an.

Der Ausdruck "um wenige Millimeter" muss - wie es die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zur Klarheit des Hauptantrags bereits erklärt hat - im Kontext gesehen werden. Hier soll ein Überstand über die Außenumfangsfläche der Bandage einer Fräswalze mit einem Durchmesser im Bereich von ca. einem Meter definiert werden, die Teil einer selbstfahrenden Baumaschine ist. Ein Überstand von 5 - 15 mm ist dabei als ein Überstand "um wenige Millimeter" anzusehen, da derartige Fräswalzen keine hochpräzisen Bauteile darstellen, bei denen die Lage der Fräsmeißel analog zu einem Feinwerkzeug exakt festgelegt ist.

2.2.3 Der Hilfsantrag 1 stellt daher im Vergleich zum Hauptantrag kein aliud dar, sondern eine Präzision des unklaren Ausdrucks "um wenige Millimeter".

2.2.4 Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente gegen die Zulassung des Hilfsantrags 1 vermögen daher die Kammer nicht zu überzeugen.

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Erfinderische Tätigkeit

3. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß Hilfsantrag 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit Artikel 56 EPÜ).

3.1 Übereinstimmend mit den Parteien und der Einspruchsabteilung sieht die Kammer OVB1 als nächstkommenden Stand der Technik an. Die Offenkundigkeit dieser Vorbenutzung wurde von der Einspruchsabteilung festgestellt und von den Parteien im Beschwerdeverfahren nicht mehr in Frage gestellt.

3.1.1 Die aus OVB1 bekannte Fräswalze verwendet einen ersten stirnseitigen Fräsmeißel, der direkt in der Bandage angeordnet ist. Hierzu weist die Bandage eine korrespondierende Tasche auf, die die gesamte Dicke der Bandage durchdringt und in welche der Meißelwechselhalter des ersten stirnseitigen Fräsmeißels eingeschweißt ist.

3.1.2 Zudem weist die aus OVB1 bekannte Fräswalze einen zweiten stirnseitigen Fräsmeißel auf, der mit seinem zugehörigen Meißelwechselhalter jedoch auf der Bandage in liegender Position montiert ist. Dieser zweite Fräsmeißel erzeugt einen Schnittkreis, der sich um etwa 15 mm radial außerhalb der Außenumfangsfläche der Bandage befindet.

3.1.3 Dies ist unstrittig zwischen den Parteien und auch die Einspruchsabteilung interpretierte den Offenbarungsgehalt von OVB1 so.

3.2 Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich daher von der aus OVB1 bekannten Fräswalze zumindest dahingehend, dass der zweite stirnseitige Fräsmeißel zusammen mit seinem zugehörigen Meißelwechselhalter direkt in der Bandage angeordnet ist, wozu in die Bandage eine korrespondierende (weitere) Tasche eingearbeitet ist, die nicht die gesamte Dicke der Bandage durchdringt und in die der Meißelwechselhalter eingeschweißt ist.

3.3 Die Einspruchsabteilung sah es als nicht naheliegend an, die aus OVB1 bekannte Fräswalze so zu modifizieren, dass auch der zweite Fräsmeißel mit seinem Meißelwechselhalter zusammen in einer Tasche an der Bandage angeordnet wird, insbesondere nicht in einer die Bandage nur teilweise durchdringenden Tasche.

3.3.1 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass der Fachmann ausgehend von OVB1 die objektive technische Aufgabe zu lösen habe, die Meißelspitze des zweiten stirnseitigen Fräsmeißels dem radialen Ort der Außenumfangsfläche der Bandage anzunähern (siehe Seite 11 der Beschwerdebegründung, fünfter Absatz). Hierzu kenne der Fachmann als naheliegende Lösung aufgrund seines Fachwissens, aber auch aus OVB1 die Anordnung des Fräsmeißels in einer gegenüber der Bandagenoberfläche versenkten Tasche, deren Tiefe er so wählen würde, dass sie nur einen Teil der Bandage durchdringe.

3.3.2 Die Kammer kann sich dieser Formulierung der zu lösenden Aufgabe nicht anschließen. Der Fachmann hat - wie von der Einspruchsabteilung bereits zum Hauptantrag ausgeführt (siehe Entscheidungsgründe 18.5) - keine konkrete Veranlassung, den Fräskreis des zweiten stirnseitigen Fräsmeißels in OVB 1 näher an die Bandage der Fräswalze heran zu verschieben.

a) In OVB1 werden fünf verschiedene stirnseitige Fräsmeißel verwendet, von denen der äußerste liegend auf der Bandage angeordnet ist (und dem zweiten Fräsmeißel im Sinne des Anspruchs des Streitpatents entspricht). Der nächste (dem ersten Fräsmeißel im Sinne des Anspruchs entsprechende) Fräsmeißel ist in einer die Bandage vollständig durchdringenden Tasche angeordnet, und die weiteren drei stirnseitigen Fräsmeißel sind mit ihren Meißelwechselhaltern auf der Triebscheibe der Fräswalze befestigt. Die Fräskreise dieser fünf Fräsmeißel sind - wie beispielsweise OVB1-1 zu entnehmen ist - annähernd äquidistant angeordnet.

Ausgehend davon würde der Fachmann eine Verschiebung nur eines der fünf Fräsmeißel nicht in Betracht ziehen, da ansonsten das Zusammenspiel der fünf stirnseitigen Meißel nicht mehr gewährleistet wäre.

b) Auch wenn der Fachmann - wie von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung argumentiert - eine Skalierung der Fräswalze in Betracht ziehen würde, würde er bei einer Verkleinerung des Fräswalzendurchmessers nicht den Abstand der Fräskreise der stirnseitigen Fräsmeißel um den Skalierungsfaktor verringern, sondern allenfalls die Anzahl der Fräsmeißel modifizieren. Der Abstand der Fräskreise ergibt sich aus dem zu fräsenden Material, da bei zu weit auseinanderliegenden Frässpuren kein gleichmäßiger Abtrag erzielt werden kann, sondern - wie von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung ausgeführt - ein Wellenmuster entstehen würde. Gleichzeitig würde der Fachmann aber den Abstand der Frässpuren auch nicht grundlos verringern, sondern beibehalten. Bei einer kleineren Fräswalze benötigt er dann weniger Fräskreise, die aber weiterhin den gleichen Abstand wie bei der Fräswalze mit größerem Durchmesser haben.

3.4 Selbst wenn der Fachmann den auf der Bandage liegend befestigten Fräsmeißel so modifizieren wollte, dass sich sein Fräskreis näher zur Achse der Fräswalze hin verschiebt, hätte er aber - wie ebenfalls bereits von der Einspruchsabteilung zum Hauptantrag ausgeführt (siehe Entscheidungsgründe 18.5) - eine Vielzahl von alternativen Möglichkeiten, dies zu tun:

a) Der Fachmann könnte analog zum ersten Fräsmeißel auch den zweiten stirnseitigen Fräsmeißel in stehender Orientierung in einer Tasche anordnen, die die Bandage vollständig durchdringt, diesen Fräsmeißel dann aber steiler anstellen, so dass sein Fräskreis gegenüber dem ersten Fräsmeißel weiter nach außen zu liegen kommt.

b) Der Fachmann könnte aber auch den zweiten Fräsmeißel in einer Tasche anordnen, deren Tiefe geringer ist als die Tiefe der Tasche des ersten Fräsmeißels, so dass der Fräskreis nach außen verlagert wird. Bei stehender Montage des Fräsmeißels muss diese Tasche nicht so ausgebildet sein, dass sie die Bandage nur teilweise durchsetzt.

c) Der Fachmann könnte alternativ auch den zweiten Fräsmeißel erneut in einer zum ersten Fräsmeißel identischen Tasche anordnen, aber einen längeren Fräsmeißel verwenden, so dass die Fräsmeißelspitze (und damit der damit erzeugte Fräskreis) gegenüber dem ersten Fräsmeißel weiter nach außen wandert.

i) Die Beschwerdeführerin argumentiert zwar, dass Fräsmeißel weitestgehend standardisiert seien, so dass die Fräsmeißel unterschiedlicher Hersteller jeweils auch in Konkurrenzmaschinen verwendet werden könnten.

ii) Dies mag zwar richtig sein, betrifft jedoch vor allem die Halterung des Fräsmeißels (d. h. der Schaft eines Fräsmeißels muss immer den gleichen Durchmesser und die gleiche Haltelänge aufweisen), nicht jedoch den Kopf des Fräsmeißels, dessen Aufbau vom zu fräsenden Material abhängt. Die Kammer hält es daher für technisch zweifelsfrei möglich, Fräsmeißel mit unterschiedlicher Länge zu verwenden und so den Fräskreis des längeren Fräsmeißels um die Längendifferenz nach außen gegenüber dem Fräskreis des kürzeren Fräsmeißels zu verschieben.

3.5 Es gibt somit eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, wie der Fachmann den Fräskreis des zweiten Fräsmeißels näher zur Bandage hin verlagern könnte, so dass aus Sicht der Kammer die im Streitpatent definierte Lösung sich nicht in naheliegender Weise aufdrängt.

Anpassung der Beschreibung

4. Die Beschwerdegegnerin legte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eine angepasste Beschreibung vor.

4.1 Die Beschwerdeführerin kritisierte, dass das in den Figuren 1 - 4 gezeigte, einzige Ausführungsbeispiel nicht unter die Erfindung fallen würde, da der Überstand des Fräskreises des zweiten Fräsmeißels in der Figurenbeschreibung in Absatz [0026] als "um wenige Millimeter" beschrieben werde, was nicht in den anspruchsgemäßen Bereich von "um 5 bis 15 mm" falle.

4.2 Wie vorstehend bereits ausgeführt, sieht die Kammer einen Überstand von 5 bis 15 mm als Präzisierung des Ausdrucks "um wenige Millimeter" an. Absatz [0026] steht daher nicht im Widerspruch zum unabhängigen Anspruch des Hilfsantrags 1.

4.3 In Absatz [0011] der Beschreibung wird zudem klargestellt, dass bei der erfindungsgemäßen Fräswalze ein Überstand von 5 bis 15 mm vorliegen muss, so dass die Erfindung ausreichend deutlich definiert wird.

5. Einer Aufrechterhaltung des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags 1 steht daher keiner der von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Gründe entgegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent gemäß

- den Ansprüchen 1 und 2 des Hilfsantrags 1, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung,

- der Beschreibung, wie eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, und

- den Figuren wie in der Patentschrift

aufrechtzuerhalten.