T 1296/19 () of 8.12.2022

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours formé par la demanderesse (ci-après la requérante) concerne la décision de la division d'examen de rejeter la demande de brevet européen EP 09 704 290.7 (demande).

II. Il est fait référence aux documents suivants dans la décision :

D4|US 4 020 099 A|

D5|WO 2008/074837 A1 |

D5 a été publié le 26 juin 2008 entre les deux dates de priorités de la demande (25 janvier 2008 et 18 septembre 2008).

III. La revendication 1 de la requête principale produite devant la division d'examen a trait à l'utilisation comme solvant dans une formulation phytosanitaire d'un composé esteramide, seul ou en mélange, de formule (I) tel que défini dans la revendication.

IV. La division d'examen est arrivée à la conclusion que l'objet de la revendication 1 de chacune de la requête principale et des première et seconde requêtes subsidiaires n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à D4 comme état de la technique le plus proche.

V. La requérante a dans son mémoire exposant les motifs du recours contesté la décision de la division d'examen. Elle a déposé une copie des revendications de chacune de la requête principale et des première et seconde requêtes subsidiaires.

VI. Une notification selon l'article 15(1) RPCR 2020 a été émise en préparation de la procédure orale. Des objections sous les articles 56, 84 et 123(2) CBE avaient été soulevées.

VII. Dans un courrier supplémentaire en date du 15 novembre 2022, la requérante a soumis les revendications des requêtes subsidiaires 2 à 5.

VIII. La procédure orale s'est tenue devant la chambre le 8 décembre 2022 par visioconférence. La requérante a retiré les requêtes subsidiaires 1 à 3 et 5. La requête subsidiaire 4 a été redéposée par courriel en tant que requête subsidiaire 1. Avec le même courriel, la requérante a produit une requête subsidiaire 2.

IX. La requérante a requis que la décision de la division d'examen de rejeter la demande soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications de la requête principale déposées le 25 octobre 2018, ou à titre subsidiaire sur la base des revendications de l'une des requêtes subsidiaires 1 ou 2, produites au cours de la procédure orale devant la chambre.

X. Les moyens invoqués par la requérante, dans la mesure où ils sont pertinents pour la décision, peuvent être résumés comme suit:

- Requête principale

- La revendication 1 remplissait les exigences de l'article 84 CBE. Pour les argument détaillés, voir ci-après.

- Requête subsidiaire 1

- La première priorité de la demande était valable et donc D5 n'était pas opposable à l'activité inventive. Même si D5 était état de la technique selon l'article 54(2) CBE et donc opposable à l'activité inventive, l'objet telle que revendiquée dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 impliquait une activité inventive. Pour les arguments plus détaillés, voir si dessus.

- Requête subsidiaire 2:

- La revendication 1 remplissait les critères de l'article 84 CBE. Pour les arguments plus détaillés, voir ci-dessous.

Motifs de la décision

Requête principale : revendications 1 à 4 déposées le 25 octobre 2018

1. Article 84 CBE

1.1 La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit:

"1. Utilisation, comme solvant, dans une formulation phytosanitaire, d'un composé esteramide, seul ou en mélange, de formule (I) suivante:

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

où :

- R**(1)est un groupe choisi parmi les groupes méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, n-pentyle, isopentyle, isoamyle, n-hexyle, cyclohexyle, 2-éthylbutyle, n-octyle, isooctyle, 2-ethylhexyle [sic] et tridécyle,

- R**(2)et R**(3)sont identiques et choisis parmi les groupes méthyle, éthyle ou hydroxyéthyle, et

- A est un groupe alkylène ramifié divalent de l'une des formules (IIa), (IIb), (IIIa), et (IIIb) suivantes, ou un mélange d'au moins deux groupes choisis parmi les groupes de formules (IIa) et (IIb), ou parmi les groupes de formules (IIIa) et (IIIb), ou un mélange d'au moins deux groupes choisis pour l'un parmi les groupes de formules (IIa) et (IIb), et pour l'autre parmi les groupes de formules (IIIa) et (IIIb):

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

où :

- y = z = 0;

- x est un nombre entier supérieur à 0,

- R**(6), identique ou différent, est un groupe alkyle en C1 -C4, et

- R**(7), identique ou différent, est un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en C1-C6 de préférence en C1-C4;

et où :

- dans la formule (IIa) et/ou dans la formule (IIb), x= 1 ; y = z = 0 et R**(6)= méthyle, et/ou

- dans la formule (IIIa) et/ou dans la formule (IIIb), x= 1 ; y = z = 0 et R**(6)= éthyle."

1.2 La formule (I) de la requête principale comprend un groupe R**(1). La définition de R**(1) inclut, entre autres, un groupe isoamyle et un groupe isopentyle. Ces deux groupes désignent le même substituant (3-méthylbutyle). Ainsi, l'utilisation de ces deux groupes dans une même liste induit, dans la revendication 1, un manque de concision quant à la définition de R**(1), contrairement aux exigences de l'article 84 CBE.

La requérante a soumis que l'utilisation des deux groupes isoamyle et isopentyle dans la revendication 1 ne contredisait pas l'article 84 CBE puisque ces deux groupes désignaient le même substituant alkyle (3-méthylbutyle).

La chambre ne suit pas l'avis de la requérante. L'article 84 de la convention requiert que les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description. Le fait que la définition de R**(1) soit claire n'implique pas nécessairement que la revendication contenant cette définition soit concise.

1.3 L'utilisation des mots "et où" dans la revendication 1 rend la définition des formules (IIa), (IIb), (IIIa) et (IIIb) vague. Il n'est pas clair par exemple pour un composé de formule (I) pour lequel A est de formule (IIa), (IIb), (IIIa) ou (IIIb) si dans ces formules x ne peut avoir qu'une valeur de 1 (selon la condition exprimée après les mots "et où") ou peut également être un nombre entier supérieur à 1 (selon la première définition de "x" dans la revendication 1 "x est un nombre entier supérieur à 0"). Il en est de même avec R**(6) qui ne peut être qu'un groupe méthyle (selon la condition exprimée après les mots "et où") ou un groupe alkyle en C2-C4 (selon la première définition de "R**(6)" dans la revendication 1 "R**(6), identique ou différent, est un groupe alkyle en C1-C4").

1.4 La requérante a soumis que les formules (IIa), (IIb), (IIIa) et (IIIb) dans la revendication 1 de la requête principale ne comprenaient que des définitions redondantes et non pas contradictoires de sorte que les conditions de l'article 84 CBE étaient remplis.

La chambre ne partage pas cet avis. Comme établi ci-dessus, les définitions de "x" et les définitions de "R**(6)" dans la revendication 1 de la requête principale ne sont pas identiques. Elles ne sont donc pas redondantes l'une envers l'autre. Comme elles n'ont pas la même signification, il y a une contradiction dans la revendication. Au moins pour cette raison, les exigences de l'article 84 CBE ne sont pas remplis.

De plus, si les définitions étaient redondantes, cela impliquerait un manque de concision des définitions, contrairement aux exigences de l'article 84 CBE.

1.5 La requérante a également soumis que l'objection de la chambre n'avait pas été soulevée devant la division d'examen et ne devait pas être introduite dans la procédure.

La chambre n'est pas d'accord. Selon la décision G 0010/93 (OJ 1995, 172), la chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Si la chambre a des raisons de penser que de telles conditions de brevetabilité pourraient ne pas être remplies, elle a le pouvoir de les introduire dans la procédure.

2. La chambre conclut que la revendication 1 de la requête principale ne remplit pas les critères de l'article 84 CBE.

3. La requête principale n'est pas fondée.

Requête subsidiaire 1 : revendications 1 et 2 déposées lors de la procédure orale

4. La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 s'énonce comme suit :

"1. Utilisation comme solvant dans une formulation phytosanitaire d'un composé esteramide choisi parmi les composés suivants, et leurs mélanges :

- MeOOC-AMG-CONMe2

- MeOOC-AES-CONMe2

- PeOOC-AMG-CONMe2

- PeOOC-AES-CONMe2

- CycloOOC-AMG-CONMe2,

- CycloOOC-AES-CONMe2

- EhOOC-AMG-CONMe2

- EhOOC-AES-CONMe2

- PeOOC-AMG-CONEt2

- PeOOC-AES-CONEt2

- CycloOOC-AMG-CONEt2

- CycloOOC-AES-CONEt2

- BuOOC-AMG-CONEt2

- BuOOC-AES-CONEt2,

- BuOOC-AMG-CONMe2,

- BuOOC-AES-CONMe2,

- EtBuOOC-AMG-CONMe2,

- EtBuOOC-AES-CONMe2,

où

- AMG représente un groupe MGa de formule -CH(CH3)-CH2-CH2-, ou MGb de formule -CH2-CH2-CH(CH3)- ou un mélange de groupes MGa et MGb

- AES représente un groupe ESa de formule -CH(C2H5)-CH2-, ou ESb de formule -CH2-CH(C2H5)- ou un mélange de groupes ESa et ESb

- Pe représente un groupe pentyle,

- Cyclo représente un groupe cyclohexyle

- Eh représente un groupe 2-éthylhexyle,

- Bu représente un groupe butyle,

- EtBu représente un groupe Ethylbutyle."

5. Recevabilité de la requête subsidiaire 1

La requête subsidiaire 1 a été déposée au cours de la procédure orale devant la chambre.

Selon l'article 13(2) RPCR 2020 (qui s'applique dans le cas d'espèce, voir les articles 24 et 25(1) RPCR 2020), cette requête n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.

Cette requête correspond à la requête subsidiaire 4 déposée avec le courrier du 15 novembre 2022. Cette dernière requête avait été déposée sur la base des revendications 2 et 3 de la requête principale en réponse aux objections de manque de clarté soulevées par la chambre dans sa notification selon l'article 15(1) RPCR 2020 à l'encontre de la revendication 1 de la requête principale. Dans la mesure où ces objections de manque de clarté ont été soulevées pour la première fois dans la notification, elles représentent selon la chambre des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

La chambre a donc décidé que la requête subsidiaire 1 était prise en compte au titre de l'article 13(2) RPCR 2020.

6. Activité inventive

6.1 La demande a pour objet l'utilisation de composés de type esteramides comme solvants dans des formulations phytosanitaires (page 5, lignes 5 à 9 de la demande telle que déposée).

6.2 Etat de la technique le plus proche

D5 décrit l'utilisation de diamides ramifiés comme solvants dans des formulations phytosanitaires (voir l'abrégé). Les produits des exemples 1 à 5 de D5 sont des composés ramifiés, le groupe alkylène reliant les fonctions amides étant un groupe 1-méthylpropylène.

Ainsi, D5 a le même objectif que celui de la demande. Ce document peut donc servir de point de départ pour l'évaluation de l'activité inventive.

D5 a été publié le 26 juin 2008 entre les deux dates de priorités de la demande (25 janvier 2008 et 18 septembre 2008). Le document de priorité déposé le 25 janvier 2008 est le document FR 08/00393. D5 est à voir comme état de la technique selon l'article 54(2) CBE pouvant être pris en compte pour l'évaluation de l'activité inventive pour les parties de la demande qui ne bénéficient pas du droit de priorité conféré par le document de priorité déposé le 25 janvier 2008.

6.3 Droit de priorité

L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 concerne l'utilisation d'un composé esteramide choisi parmi dix-huit composés.

La revendication 11 du document de priorité FR 08/00393 décrit l'utilisation d'un composé esteramide choisi parmi quatorze composés. Ces quatorze composés sont identiques aux quatorze premiers composés mentionnés dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

L'utilisation de ces quatorze premiers composés selon la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 bénéficie donc du droit de priorité du document FR 08/00393 (article 89 CBE). Pour l'utilisation de ces quatorze composés, le document D5 est donc état de la technique selon l'article 54(3) CBE et il ne peut pas être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Par contre, les quatre derniers composés mentionnés dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 ne sont pas divulgués directement et sans équivoque dans la revendication 11 du document FR 08/00393. Ceci n'a pas été contesté par la requérante.

La requérante a soumis que ces quatre derniers composés étaient compris dans la formule (I) divulguée dans la revendication 1 du document FR 08/00393. Ainsi l'utilisation de ces quatre derniers composés mentionnés dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 bénéficiait également du droit de priorité du document FR 08/00393.

La chambre ne partage pas cet avis. Même si ces quatre derniers composés sont compris dans la formule (I) décrite dans la revendication 1 du document FR 08/00393, cette formule (I) ne divulgue pas directement et sans ambiguïté ces quatre derniers composés comme l'exigent les critères de divulgation (voir par exemple la décision G 0002/10, OJ 2012, 376, raisons 4.3).

La chambre conclut que l'utilisation des quatre derniers composés mentionnés dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 ne bénéficie pas du droit de priorité du document FR 08/00393. Il s'ensuit que le document D5 est état de la technique selon l'article 54(2) CBE pour l'utilisation de ces quatre derniers composés et il peut être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive de cet objet.

6.4 Caractéristique distinctive

Comme établi ci-dessus, les produits des exemples 1 à 5 de D5 sont des composés diamides ramifiés. Le groupe alkylène reliant les fonctions amides est un groupe 1-méthylpropylène. Ce groupe correspond au groupe AMG de formule -CH(CH3)-CH2-CH2-, tel que requis par la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

La caractéristique distinctive de l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 qui ne bénéficie pas du droit de priorité du document FR 08/00393 par rapport à la divulgation de D5 est la présence d'une fonction ester en lieu et place de l'une des deux fonctions amide des composés des exemples 1 à 5 de D5.

6.5 Problème technique

La demande ne contient aucune donnée comparative montrant un effet particulier ayant son origine dans la caractéristique distinctive de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 par rapport à D5.

Ainsi, le problème objectif par rapport à D5 est de fournir une utilisation d'un solvant alternatif pour des formulations phytosanitaires.

6.6 Evidence de la solution

La solution proposée par la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 est évidente pour les raisons suivantes.

Il est évident à l'homme de métier, cherchant une alternative aux solvants de D5, de modifier la structure chimique des composés décrits dans D5. L'homme de métier sait que les fonctions amides et esters sont des groupes fonctionnels dérivés d'acides carboxyliques équivalents. Ainsi, remplacer une fonction amide par une fonction ester représente un choix arbitraire de modification de structure qui rentre dans le cadre des connaissances générales de l'homme de métier.

6.7 La requérante a soumis que le choix de la fonction amide n'était pas évident vu le nombre de possibilités de modifications structurelles des composés décrits dans D5.

La chambre ne partage pas l'avis de la requérante. Dans le cadre d'un problème technique qui est de fournir une alternative, il importe peu qu'il existe un grand nombre de solutions possibles, puisque chacune des solutions est en elle-même évidente.

6.8 La requérante a également soumis qu'il n'y avait pas de documents ni d'incitations de remplacer la fonction amide des composés décrits dans D5 par une fonction ester.

Comme expliqué ci-dessus, le problème objectif n'est que de fournir une utilisation d'un solvant alternatif pour des formulations phytosanitaires. Le fait qu'il n'existe aucune incitation dans D5 ou l'état de la technique à choisir ce remplacement de fonction n'est pas pertinent, puisque, dans le cadre de fournir une alternative, le besoin d'avoir une incitation n'est pas un critère nécessaire.

6.9 La requérante a finalement argumenté qu'il n'était pas évident que le remplacement d'une fonction amide par une fonction ester dans les composés de D5 rendrait les composés modifiés appropriés pour une utilisation comme solvant.

La chambre ne juge pas cet argument pertinent dans la mesure où les fonctions amides et les fonctions esters sont des groupes fonctionnels dérivés d'acides carboxyliques équivalents et que des propriétés équivalentes sont attendues.

6.10 La chambre conclut que l'utilisation des quatre derniers composés mentionnés dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 comme solvants dans des compositions phytosanitaires n'implique pas d'activité inventive à partir de D5 comme état de la technique le plus proche.

7. La requête subsidiaire 1 n'est pas fondée

Requête subsidiaire 2 : revendications 1 et 2 déposées lors de la procédure orale

8. La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 en ce qu'elle a été limitée à l'utilisation des quatorze premiers composés mentionnés dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

9. Recevabilité de la requête subsidiaire 2

Comme la requête subsidiaire 1, la requête subsidiaire 2 a été déposée au cours de la procédure orale devant la chambre.

Elle a été déposée en réponse aux objections de manque de clarté et à l'objection de manque d'activité inventive par rapport à D5 comme état de le technique le plus proche, soulevées par la chambre dans sa notification selon l'article 15(1) RPCR 2020. Dans la mesure où ces objections de manque de clarté et d'activité inventive par rapport à D5 ont été soulevées dans la notification pour la première fois, elles représentent selon la chambre des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

La chambre a donc décidé que la requête subsidiaire 2 était recevable au titre de l'article 13(2) RPCR 2020.

10. Article 123(2) CBE

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 est basée sur la revendication 11 telle que déposée, qui décrit entre autres les quatorze composés de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 et le passage à la page 1, lignes 5-9, divulguant l'utilisation de composés de type esteramides comme solvants dans des formulations phytosanitaires.

La revendication 2 est basée sur la revendication 14 telle que déposée.

11. Article 84 CBE

Dans la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020, la chambre avait objecté la clarté de la caractéristique "utilisation comme solvant" (point 5.1 de la notification). Plus particulièrement, la chambre a indiqué qu'il n'était pas clair quelle était la limitation impliquée par cette caractéristique.

En réponse, la requérante a soumis au cours de la procédure orale que la caractéristique "utilisation comme solvant" était limitante, puisque cette caractéristique excluait l'utilisation de l'esteramide comme composé actif dans la composition phytosanitaire.

Ainsi, la chambre reconnaît qu'il ne peut pas être exclu que, sans cette caractéristique, les esteramides cités dans la revendication 1 peuvent être les seules constituants (actifs) de la formulation phytosanitaire. Cependant, la présence de cette caractéristique implique que la formulation doit comprendre au moins deux constituants, le solvant et, en plus un ingrédient actif. Par conséquent, il est clair quelle limitation est impliquée par la caractéristique "utilisation comme solvant". La chambre donc conclut que la caractéristique "solvant" dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 ne nuit pas à la clarté de la revendication.

12. Article 54 CBE

Les documents D4 et D5 sont les documents pertinents cités au cours de la présente procédure.

D4 divulgue l'utilisation entre autres d'esteramides comme solvants de recristallisation de phtalates. Les esteramides décrits dans D4 ont un espaceur linéaire entre les fonctions ester et amide (succinique, voir le solvant g. dans la revendication 1). Ainsi, D4 ne décrit pas des esteramides dont l'espaceur entre les fonctions ester et amide est ramifié tels que définis dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2. De plus, D4, qui concerne une utilisation pour la recristallisation de phtalates ne décrit pas l'utilisation dans des formulations phytosanitaires.

Comme établi ci-dessus, D5 décrit des composés diamides utilisés comme solvants dans des formulations phytosanitaires. D5 ne décrit pas de composés esteramides tels que définis dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2.

13. Article 56 CBE

Le droit de priorité basé sur le document FR 08/00393 (point 6.3 ci-dessus) est valable pour l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2, puisque celui-ci a été limité à l'utilisation des quatorze composés mentionnés dans la revendication 11 du document FR 08/00393. Il en ressort que le document D5 est pour l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 état de la technique selon l'article 54(3) CBE et il ne peut pas être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Dans sa notification selon l'article 15(1) RPCR 2020, la chambre avait objecté l'activité inventive des produits revendiqués dans la requête principale (revendication 4) en considérant le document D4 comme état de la technique le plus proche. Le jeu de revendications de la requête subsidiaire 2 ne contient pas de revendications de produits. Au contraire, les deux revendications de la requête subsidiaire 2 sont des revendications d'utilisation dirigées vers l'utilisation de certains esteramides comme solvants dans une formulation phytosanitaire. D4 traite de l'utilisation entre autres d'esteramides comme solvants de recristallisation de phtalates. La recristallisation des phtalates est un domaine technique totalement différent d'une utilisation dans le contexte de formulation phytosanitaires. La chambre estime donc que D4 ne peut pas être considéré comme un point de départ réaliste pour l'évaluation de l'activité inventive des deux revendications de la requête subsidiaire 2. Même si ce document avait été donné à l'homme du métier du domaine technique lié à la formulation phytosanitaire, cet homme du métier ne serait pas arrivé à la solution de manière évidente, puisqu'il n'y a pas d'enseignement dans l'état de la technique à changer l'espaceur décrit dans D4 pour une utilisation dans des formulations phytosanitaires. D4 n'est par conséquent pas pertinent pour l'activité inventive de l'objet telle que revendiqué dans la requête subsidiaire 2.

La chambre conclut que l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 et l'objet de la revendication dépendante 2 de cette requête impliquent une activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

14. La décision contestée est annulée.

15. L'affaire est renvoyée à la division d'examen afin de délivrer un brevet avec les revendications suivantes et une description à adapter :

Revendications 1 et 2 de la requête subsidiaire 2 produite au cours de la procédure orale devant la chambre le 8 décembre 2022.