T 1395/17 (Compositions contenant un dérivé de triazine / L'OREAL) of 14.4.2020

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (propriétaire du brevet) a introduit un recours contre la décision de révocation du brevet européen n° 1 634 624.

II. Une opposition avait été formée par l'intimé (opposant) en vue d'obtenir la révocation du brevet dans sa totalité pour manque de nouveauté et d'activité inventive, et pour extension de l'objet du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée (Article 100 a) et c) CBE). Entre autres, les documents suivants ont été cités dans la procédure d'opposition:

(1) ISP "X-TEND TM 226 : A novel ester with high solubilizing capacicy" ISP Product information, aout 2003,

(2) DE-A-198 60 268, et

(4) WO-A-2005/117824.

III. Selon la division d'opposition, l'objet de la revendication 1 de la requête principale alors pendante manquait de nouveau par rapport au document (4) (Article 54(3) CBE). L'exemple 4 du document (2) constituait l'état de la technique le plus proche de l'invention. Les résultats des tests comparatifs déposés par le requérant le 10 janvier 2017 (document (12)) et par l'intimé le 2 octobre 2014 et complétés le 21 décembre 2016 (document (9)) avaient été réalisés tous deux in vitro et se basaient sur des mesures de SPF fiables et significatives. Les tests comparatifs du document (9) montraient qu'il n'y avait pas d'amélioration du SPF lorsqu'une composition telle que définie dans la revendication 1 comprenait 1% en poids de 2-phényléthyl benzoate, alors que les tests comparatifs du document (12) démontraient une amélioration des valeurs de SPF pour des concentrations supérieures. L'amélioration n'était donc pas observée sur tout le domaine revendiqué. Le problème à résoudre consistait donc en la mise à disposition de compositions photoprotectrices alternatives. Le document (1) indiquait que le composé X-Tend 226 (2-phenylethyl benzoate) était un solvant avantageux pour les compositions photoprotectrices. Ainsi, l'homme du métier, partant de la composition de l'exemple 4 du document (2) et souhaitant mettre à disposition des compositions alternatives, aurait considéré à la lumière du document (1) le remplacement du C12-15-alkyl benzoate par du 2-phényléthyl benzoate sans faire preuve d'activité inventive. Par conséquent, l'objet de la requête subsidiaire 1 alors pendante n'impliquait pas d'activité inventive (Article 56 CBE).

Il n'avait pas été démontré qu'une quantité de 6% en poids de 2-phényléthyl benzoate était suffisante à elle-seule pour solubiliser les dérivés 1,3,5-triazine présents dans les compositions des essais du document (12). La division d'opposition n'a donc pas admis dans la procédure d'opposition la requête subsidiaire 2 déposée lors de la procédure orale car aucun élément ne permettait d'établir que la caractéristique ajoutée à la revendication 1, à savoir que le 2-phenylethyl benzoate était présent dans une quantité suffisante permettant de solubiliser à lui-seul la quantité totale de filtre triazine, contribuait à la résolution du problème technique posé.

La composition de la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 requérait la présence d'agents photoprotecteurs supplémentaires particuliers.

Cependant, la composition de l'exemple 4 du document (2) comprenait aussi des agents photoprotecteurs organiques complémentaires requis par la revendication 1. Par conséquent, la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 alors pendante n'impliquait pas d'activité inventive pour les même raisons que celles énoncées pour la requête subsidiaire 1.

Aucun argument en faveur de l'activité inventive de la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 alors pendante n'ayant été soumis, la division d'opposition a écarté cette requête pour les mêmes raisons que celles pour la requête subsidiaire 1.

IV. Le requérant a contesté les conclusions de la division d'opposition quant au manque d'activité inventive de l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 pendante devant la division d'opposition. Cette requête devient la requête principale dans la procédure de recours. Cinq requêtes subsidiaires ont également été déposées.

En raison d'une demande de brevet nationale allemande, à savoir DE 102004027475 conférant des droits nationaux antérieurs, le requérant a déposé des jeux de revendications séparés restreints pour l'Allemagne.

La revendication 1 de la requête principale pour tous les états contractants sauf l'Allemagne s'énonce comme suit:

" 1. Composition cosmétique ou dermatologique photoprotectrice, caractérisée par le fait qu'elle comprend,

(i) au moins un dérivé de 1,3,5-triazine, et

(ii) le 2-phenylethyl benzoate de formule :

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

(iii) au moins un agent photoprotecteur organique et/ou au moins un agent photoprotecteur minéral complémentaire, hydrosoluble, liposoluble ou insoluble dans les solvants cosmétiques couramment utilisés, le ou les agents photoprotecteurs complémentaires étant présents dans des proportions allant de 0,01 à 10% en poids par rapport au poids total de la composition,

sous réserve que la composition soit différente d'une émulsion huile dans eau comprenant

a) le 2-phenylethyl benzoate ;

b) au moins un filtre UV du type triazine

c) un émulsionnant huile dans eau ou un mélange d'émulsionnants huile dans eau choisis parmi

- le glycerylsterate citrate,

- un mélange alcool cétéarylique + huile de riçin hydrogénée PEG-40 + cétéarylsulfate de sodium + glycerylstéarate,

- le Polyglyceryl-3-methylglucosedistearate

- l'acide stéarique

- le PEG-40 stéarate

- le PEG-100 stéarate ou

- le cétylphosphate de potassium

d) d'autres filtres UV supplémentaires."

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce que le 2-phényléthyl benzoate est présent dans une quantité suffisante permettant de solubiliser à lui-seul la quantité totale de filtre triazine présent dans la composition.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce que la composition comprend un ou plusieurs agents photoprotecteurs organiques complémentaires choisis parmi les anthranilates; les dérivés salicyliques, les dérivés du camphre; les dérivés de beta,beta'-diphénylacrylate; les dérivés de benzotriazole; les dérivés de benzalmalonate; les dérivés de benzimidazole; les imadazolines; les dérivés bis-benzoazolyle; les dérivés de l'acide p-aminobenzoïque (PABA); les dérivés de méthylène bis-(hydroxyphénylbenzotriazole); les dérivés de benzoxazole; les polymères filtres et silicones filtres; les dimères dérivés d'alpha-alkylstyrène; les 4,4-diarylbutadiènes et leurs mélanges.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 3 diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 en ce que le 2-phényléthyl benzoate est présent dans une quantité suffisante permettant de solubiliser à lui-seul la quantité totale de filtre triazine présent dans la composition.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 4 diffère de la revendication de la requête principale par l'exclusion de l'émulsion huile dans eau dans laquelle les quantités sont en poids par rapport au poids total de la composition :

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUEFORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

La revendication 1 de la requête subsidiaire 5 diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 en ce que le 2-phényléthyl benzoate est présent dans une quantité suffisante permettant de solubiliser à lui-seul la quantité totale de filtre triazine présent dans la composition.

Selon le requérant, le document (2) représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention. Ce document traitait de la stabilité des dérivés du type 1,3,5-triazine dans des composition cosmétiques. Les compositions de l'invention se différenciaient des compositions de l'état de la technique contenant un ou plusieurs filtres solaires du type 1,3,5-triazine par l'utilisation du 2-phényléthyl benzoate comme le solvant. Ce solvant stabilisait les compositions antisolaires et permettait également d'obtenir un facteur de protection solaire supérieur à celui des compositions de l'art antérieur comprenant des dérivés du type 1,3,5-triazine. Les résultats des tests comparatifs déposés avec une lettre datée du 12 novembre 2015 (documents 10 et 11) montraient que les compositions revendiquées présentaient un excellent facteur de protection solaire. Les tests comparatifs du document (12) réalisés sur la base de la composition 4 du document (2) démontraient que la composition revendiquée présentait une amélioration significative du facteur de protection solaire en terme de filtration des rayonnements UV-B, ce qui montrait un effet technique significatif associé à la présence du 2-phényléthyl benzoate dans la composition revendiquée par rapport à celle décrite dans le document (2).

Les essais décrits dans le document (9) déposé par l'intimé présentaient un écart type particulièrement important sur les différentes mesures, ce qui suggérait que la mise en oeuvre de la méthode employée manquait de fiabilité.

Les essais comparatifs décrits dans le document (12) présentaient un écart type plus faible et permettaient donc de montrer une amélioration significative du facteur de protection solaire.

Par conséquent, le problème technique objectif était de fournir une composition cosmétique présentant une meilleure efficacité photo-protectrice.

Le document (1) était le seul document divulguant le 2-phényléthyl benzoate. Cependant, celui-ci ne divulguait pas un quelconque effet de ce composé sur des compositions comprenant au moins un dérivé du type 1,3,5-triazine, mais enseignait uniquement que le 2-phényléthyl benzoate permettait de solubiliser l'oxybenzone et l'avobenzone.

Ainsi, l'homme du métier n'était pas incité à employer le 2-phényléthyl benzoate dans les compositions divulguées dans le document (2) pour augmenter l'efficacité photo-protectrice.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 de la requête principale impliquait une activité inventive au regard de l'art antérieur cité.

La requête subsidiaire 1 correspondait à la requête subsidiaire 2 devant la division d'opposition et incluait la caractéristique supplémentaire selon laquelle le 2-phényléthyl benzoate était présent dans une quantité suffisante permettant de solubiliser à lui-seul la quantité totale de filtre triazine présent dans la composition. Cette caractéristique limitait l'objet de l'invention et allait dans le sens de la résolution du problème technique posé de fournir des compositions présentant une amélioration du facteur de protection solaire. Dans des essais décrits dans le document (12), le rapport pondéral entre la quantité de filtre 1,3,5-triazine et la quantité de 2-phényléthyl benzoate était de 1, et donc à l'évidence, suffisante pour permettre de solubiliser à elle seule la quantité totale de filtre 1,3,5-triazine présent dans la composition. A l'inverse, dans les essais du document (9), ce rapport pondéral était d'environ 5,7. La quantité de benzoate était donc vraisemblablement insuffisante pour permettre de solubiliser à elle-seule la quantité totale de filtre 1,3,5-triazine. Ainsi, les compositions utilisées dans les essais de l'intimé n'étaient pas selon la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 et manquaient donc de pertinence.

La requête subsidiaire 2 correspondait à la requête subsidiaire 2 pendante devant la division d'opposition. Les compositions mises en oeuvre dans les essais comparatifs de l'intimé (document (9)) n'entraient pas dans la portée des revendications. Par rapport à la requête subsidiaire 2, la requête subsidiaire 3 requérait en plus que le 2-phényléthyl benzoate soit présent en quantité suffisante permettant de solubiliser à lui seul la quantité totale de filtre triazine présent dans la composition.

Pour ces requêtes subsidiaires, et également pour les requêtes subsidiaires 4 et 5, le même raisonnement d'activité inventive que pour la requête principale et la requête subsidiaire 1 s'appliquait.

V. Dans sa réponse au mémoire de recours, l'intimé a contesté les conclusions de la division d'opposition en ce qui concerne l'extension de l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 alors pendante au-delà du contenu de la demande telle que déposée et la nouveauté par rapport aux exemples du document (4). Il a également contesté les conclusions du requérant quant à la présence d'une activité inventive.

VI. Dans la notification datée du 21 octobre 2019 accompagnant une citation à une procédure orale fixée au 23 avril 2020, la Chambre a indiqué que la caractéristique de la revendication 1 de la requête principale selon laquelle le ou les agents photo-protecteurs additionnels devaient être présents dans des proportions allant de 0,1 à 10% en poids par rapport au poids total de la composition ne distinguait pas les compositions revendiquées des compositions des exemples 7, 16, 18 et 19 du document (4) dans lesquelles tous les agents protecteur étaient présents dans des proportions entre 0,1 et 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

En ce qui concerne les rapports d'essais comparatifs des documents (10), (11) et (12) invoqués par le requérant pour étayer la présence d'activité inventive, la Chambre a observé que :

"5. Le requérant s'appuie sur les tests comparatifs présentés dans les documents (10) et (11) pour conclure que la composition revendiquée présente un excellent facteur de protection solaire. Il semblerait que les essais des documents (10) et (11) ne mettent pas en oeuvre de composition selon l'invention.

6. Le requérant s'appuie sur l'essai présenté dans le document (12) basé sur une comparaison avec la composition 4 du document (2) pour démontrer que la composition revendiquée présente une amélioration significative de la protection solaire contre le rayonnement UV-B.

Cependant, le protocole opératoire indique que les facteurs de protection monochromatique ont été enregistrés entre 290nm et 400nm, ce qui couvre le rayonnement UV-B, mais aussi l'UV-A.

7. Le requérant conclut à partir de l'essai présenté dans le document (12) que le 2-phenyéthyl benzoate permet d'obtenir un facteur de protection supérieur pour des compositions comprenant des dérivés de type 1,3,5- triazine. Il semblerait que la comparaison proposée ne permette pas d'arriver à une telle conclusion, puisque les compositions comparées comprennent d'autres agents de protection solaire, notamment l'avobenzone (Parsol 1789). L'effet observé peut trouver sa cause dans la combinaison du 2-phenyéthyl benzoate avec n'importe quel(s) agent(s) de protection solaire présent(s) dans la composition.

8. Selon le requérant, le document (1) enseigne uniquement que le 2-phényléthyl benzoate permet de solubiliser l'oxybenzone et l'avobenzone et ne divulgue aucun effet sur des compositions comprenant des dérivés du type 1,3,5-triazine.

Cependant, les essais comparatifs du requérant mettent en oeuvre des compositions selon l'invention comprenant l'avobenzone. Le document (1) divulgue un effet sur la protection solaire résultant de la combinaison de l'avobenzone et du 2-phenyéthyl benzoate

9. Selon le requérant, la caractéristique de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 selon laquelle le 2-phényléthyl benzoate est présent dans une quantité suffisante permettant de solubiliser à elle seule la quantité totale de filtres de type triazine présents dans la composition, écarte les essais comparatifs de l'intimé présentés dans le document (9). Dans les essais du document (12) par contre le rapport pondéral de la quantité de filtre 1,3,5-triazine par rapport à la quantité de 2-phénylethyl benzoate est de 1:1, ce qui permet de solubiliser la quantité totale de filtre 1,3,5-triazine présent dans le 2-phénylethylbenzoate.

Cependant, les dérivés de type triazine ont une solubilité limitée dans les alkylbenzoates en C12-C15 (entre 25% et 30%; voir document (11)). Bien que le 2-phénylethyl benzoate soit un meilleur solvant, il n'est pas évident que la solubilité dans le 2-phénylethylbenzoate du mélange des dérivés de type triazine présents dans la composition B du document (12) atteigne un ratio de 1:1."

VII. Dans la réponse datée du 14 février 2020 à la notification de la Chambre, le requérant a contesté que les compositions des exemples 7, 16, 18 et 19 du document (4) affectent la nouveauté de la revendication 1 de la requête principale, et a déposé une requête subsidiaire 6 basée sur la requête principale dans laquelle ces compositions du document (4) ont été exclues par le moyen de quatre disclaimers.

Le requérant n'a présenté aucun commentaire quant aux remarques de la Chambre par rapport aux essais comparatifs présentés dans les document (10), (11) et (12).

Le requérant a annoncé qu'il ne sera pas représenté à la procédure orale prévue pour le 23 avril 2020 et a retiré sa requête en procédure orale. Il a requis une décision sur la base des arguments développés dans la procédure écrite.

VIII. La chambre a annulé la procédure orale du 23 avril 2020.

IX. Le requérant (propriétaire du brevet) a demandé par écrit l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de la requête principale, ou subsidiairement des requêtes subsidiaires 1 à 5, jointes au mémoire exposant les motifs de recours daté du 21 août 2017, ou encore sur la base de la requête subsidiaire 6 déposée avec une lettre datée du 14 février 2020.

X. L'intimé (opposant) a demandé par écrit le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

2. La requête principale correspond à la requête subsidiaire 1 pendante devant la division d'opposition. La Chambre note que l'intimé a contesté les conclusions de la division d'opposition quant à la conformité de cette requête avec les exigences de l'Article 123(2) CBE et quant à la nouveauté par rapport au document (4), qui est un état de la technique selon l'Article 54(3), donc uniquement pertinent pour l'examen de la nouveauté. Cependant, ces points ne sont pas décisoires puisque la chambre arrive à la conclusion que l'objet des revendications de cette requête manque d'activité inventive.

3. Activité inventive

3.1 Art antérieur le plus proche

Le requérant ne conteste pas que le document(2) représente l'état de la technique le plus proche de l'invention. Ce document a pour but d'augmenter la stabilité de compositions cosmétiques photoprotectrices sous forme d'émulsion eau/huile comprenant des substances filtrantes UV polaires (page 3, lignes 3 à 5). La composition photoprotectrice de l'exemple 4 du document (2) comprend, entre autres, 2% en poids de dioctylbutamidotriazine et 4% en poids d'octyltriazone (filtres solaires du type 1,3,5-triazine), ainsi que 2% en poids de butylméthoxydibenzoylméthane et 2% en poids de méthylbenzylidène camphor (agents photoprotecteurs organiques) et 6% en poids C12-15 alkyl benzoate (solvant). La composition de la revendication 1 diffère de celle du document uniquement par la présence de 2-phényléthyl benzoate à la place du C12-15 alkyl benzoate.

3.2 Problème technique

Le requérant a défini le problème à résoudre comme étant la mise à disposition de compositions cosmétiques présentant une meilleure efficacité photo-protectrice.

3.3 Solution

La solution proposée par le brevet litigieux est la composition de la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle contient le 2-phényléthyl benzoate.

3.4 Succès

3.4.1 Le requérant s'appuie sur les essais comparatifs présentés dans les documents (10) et (11) pour montrer que la présence de 2-phényléthyl benzoate dans des compositions comprenant des 1,3,5-triazines permettent d'obtenir une meilleure efficacité photoprotectrice.

Dans la notification du 21 octobre 2019, la Chambre a observé que les essais des documents (10) et (11) ne mettaient pas en oeuvre de composition selon l'invention (voir point 5). Le requérant n'a pas contredit cette observation. En conséquences, les essais présentés dans les document (10) et (11) ne permettent pas de conclure que les compositions selon l'invention ont une meilleure efficacité photoprotectrice.

3.4.2 Le requérant s'appuie également sur les essais comparatifs présentés dans le document (12).

Dans la notification a du 21 octobre 2019, la Chambre a constaté que la comparaison proposée dans les essais comparatifs du document (12) ne permettait pas d'arriver à la conclusion que la présence du 2-phenyl éthyl benzoate dans des compositions photoprotectrices comprenant des triazines permettait d'obtenir un facteur de protection supérieur, puisque l'effet observé sur le SPF pouvait trouver sa cause dans la combinaison du 2-phenyléthyl benzoate avec un autre agent de protection solaire présent dans les compositions comparées (voir point 7).

Le requérant n'ayant pas contesté ce point, la Chambre n'a aucune raison de dévier de son avis préliminaire.

La Chambre arrive donc à la conclusion que les essais du document (12) ne montrent pas que la présence du 2-phényléthyl benzoate permet d'améliorer l'efficacité de la photoprotection de compositions comprenant des dérivés 1,3,5-triazine.

3.4.3 Par conséquent, tous les arguments du requérant à l'appui de la démonstration de l'amélioration de la efficacité photoprotectrice basés sur les tests comparatifs des documents (10), (11) et (12) doivent être écartés.

3.5 Reformulation du problème technique

Comme les essais comparatifs présentés par le requérant ne permettent pas de conclure que le problème technique de l'amélioration de l'effet photo-protecteur (point 3.2 ci-dessus) a effectivement été résolu par les compositions revendiquées il convient de reformuler le problème technique à résoudre en celui de proposer une alternative aux compositions photo-protectrices du document (2).

3.6 Evidence

Il reste à déterminer si la solution proposée par le brevet litigieux au problème technique reformulé découle de façon évidente de l'état de la technique, en d'autres termes, s'il était évident pour l'homme du métier d'utiliser le 2-phényléthyl benzoate dans des compositions photoprotectrices comprenant des dérivés du type 1,3,5-triazine.

La division d'opposition a considéré que la solution proposée au problème de l'alternative était évidente à la lumière du document (1) qui enseignait que le 2?phényléthyl benzoate était un solvant avantageux dans les compositions photoprotectrices. Le requérant n'a pas contesté ce point, son argument portant uniquement sur la non-évidence de la solution au problème de l'amélioration. Dans ces conditions, la Chambre n'a aucune raison d'adopter une autre position sur l'analyse de l'activité inventive que celle prise dans la décision contestée et fait siennes les conclusions de la division d'opposition selon lesquelles l'objet de la revendication 1 de la requête principale est évidente à la lumière de la combinaison du document(2) avec l'enseignement du document(1).

3.7 En conséquence, la requête principale doit être rejetée pour défaut d'activité inventive (Article 56 CBE).

Requête subsidiaire 1

4. Selon le requérant, la caractéristique de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 exigeant la présence du 2-phényléthyl benzoate dans une quantité suffisante permettant de solubiliser à elle seule la quantité totale de filtres de type triazine présents dans la composition, a pour but d'écarter les essais comparatifs de l'intimé du document (9).

Cependant, la Chambre n'a pas considéré le document (9) pour arriver à la conclusion qu'il n'avait pas été montré que la présence de 2-phényléthyl benzoate dans les compositions contenant des 1,3,5-triazines, permet d'améliorer l'efficacité photo-photoprotectrice.

Le problème technique à résoudre reste donc comme pour la requête principale la mise à disposition de compositions photoprotectrices alternatives.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire manque d'activité inventive pour les mêmes raisons que celles invoquées pour la requête principale.

Requêtes subsidiaires 2 à 5

5. Selon le requérant, l'objet de la revendication 1 de ces requêtes subsidiaires implique une activité inventive pour les mêmes raisons que pour la requête principale ou la requête subsidiaire 1.

Par conséquent, étant donné que l'objet de la revendication 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire 1 est dépourvu d'activité inventive, cette conclusion s'applique également à l'objet de la revendication 1 des requêtes subsidiaires 2 à 5.

Requête subsidiaire 6

6. La revendication 1 de la requête subsidiaire 6 diffère de la revendication 1 de la requête principale uniquement par l'exclusion des compositions des exemples 7, 16, 18 et 19 divulguées dans le document (4) au moyen de quatre disclaimers. Le dépôt de cette requête a été motivé uniquement par le besoin de rétablir la nouveauté par rapport au document (4), qui est un état de la technique selon l'Article 54(3) CBE.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 6 manque d'activité inventive pour les mêmes raisons que celles invoquées pour la requête principale.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.