T 0080/16 (Cryptographie sur courbe elliptique/IDEMIA) of 6.2.2019

Exposé des faits et conclusions

I. Les présents recours ont été formés par les opposantes 1 et 2 et le propriétaire à l'encontre de la décision intermédiaire de la division d'opposition, postée le 14 décembre 2015, de maintenir le brevet européen

No. EP 2 443 787 sous forme modifiée conformément à une requête auxiliaire 2, compte tenu des motifs d'opposition selon les articles 100 a) et b) CBE.

II. L'acte de recours de la requérante 1 (opposante 2) a été déposé le 12 janvier 2016 et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Avec le mémoire exposant les motifs de recours, reçu le 16 mars 2016, la requérante 1 a requis l'annulation de la décision et la révocation du brevet sur la base de l'article 100 a) CBE.

III. L'acte de recours de la requérante 2 (propriétaire du brevet) a été déposé le 10 février 2016 et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Avec le mémoire exposant les motifs de recours, reçu le 14 avril 2016, la requérante 2 a requis l'annulation de la décision et le maintien du brevet tel que modifié selon la requête principale soumise le 30 septembre 2015 et déposée de nouveau avec le mémoire exposant les motifs du recours, ou selon les requêtes subsidiaires 1 et 2 déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours. La requête subsidiaire 2 est identique à la requête auxiliaire 2 sur la base de laquelle le brevet a été maintenu.

La requérante 2 a aussi requis la tenue d'une procédure orale dans le cas où la chambre ne ferait pas droit à sa requête principale.

IV. L'acte de recours de la requérante 3 (opposante 1) a été déposé le 12 février 2016 et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Avec le mémoire exposant les motifs de recours, reçu le 8 avril 2016, la

requérante 3 a requis l'annulation de la décision attaquée, le renvoi de l'affaire à la première instance conformément à l'article 11 du Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), la révocation du brevet, le remboursement de la taxe de recours, et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale. Le remboursement de la taxe de recours a été demandé en raison du non respect par la division d'opposition du droit d'être entendu (article 113 CBE). La révocation du brevet a été demandée sur la base des articles 100 a) et 100 b) CBE.

V. Par lettre datée du 12 juillet 2016, la requérante 2 a répondu en tous points aux mémoires de recours des requérantes 1 et 3.

VI. Une citation à une procédure orale devant avoir lieu le 6 février 2019 a été envoyée le 29 juin 2018. Dans une notification établie conformément à l'article 15(1) RPCR envoyée le 3 décembre 2018, la chambre a communiqué aux parties ses constatations préliminaires ne préjugeant en rien de la décision finale sur le recours. La chambre a en particulier fait référence aux objections des requérantes 1 et 3 et aux contre-arguments de la requérante 2 qui allaient devoir être successivement examinées durant la procédure orale:

- non-respect du droit d'être entendu par la division d'opposition (article 113 CBE), du à la non-prise en compte d'arguments et de faits importants relatifs aux objections selon les articles 83 et 56 CBE ainsi qu'au non-respect du principe de bonne foi,

- objections selon l'article 83 CBE,

- objections selon les articles 54 et 56 CBE basées sur les documents de l'état de la technique cités en première instance et les connaissances générales de l'homme du métier. De plus, la chambre a mentionné la question de la recevabilité de la requête

subsidiaire 1.

VII. Dans sa réponse en date du 20 décembre 2018, la requérante 2 a présenté des jeux de revendications modifiées selon des requêtes subsidiaires 3 à 5 et des arguments en faveur de leur recevabilité, ainsi que de arguments en faveur de l'activité inventive de la requête principale et des requêtes subsidiaires 3 à 5.

VIII. Dans sa réponse en date du 21 janvier 2019, la requérante 3 a tout d'abord contesté la compétence à agir de la chambre 3.5.05 étant donné que le domaine technique du brevet selon la classification IPC ne correspondait pas à celui attribué à la chambre par le plan de répartition des affaires en vigueur

(article 1(3) RPCR). Elle a aussi développé son argumentation relative à la présence d'un vice substantiel de procédure, en particulier sur la non-prise en compte par la division d'opposition de déclarations sur l'honneur et de requêtes en audition de témoins. Elle a, de plus, évoqué une accusation éventuelle de partialité à l'encontre du rapporteur de la présente chambre, basée sur le fait que ce dernier aurait souscrit à la qualification de "fallacieux" attribuée par la requérante 2 à certains arguments présentés par la requérante 3. La requérante 3 a, de plus, conclut à la non-recevabilité des requêtes subsidiaires 3 à 5 de la requérante 2.

IX. Dans une réponse ultérieure en date du 5 février 2019, la requérante 3 a présenté des arguments supplémentaires, basés sur des croquis, à l'appui de son objection de manque d'activité inventive du brevet selon la requête principale.

X. La procédure orale s'est tenue le 6 février 2019. Suite aux explications fournies par la Présidente, la requérante 3 a déclaré ne plus poursuivre son objection quant à la compétence de la chambre 3505 à traiter l'affaire. La requérante 3 a aussi déclaré ne plus poursuivre son objection quant à la suspicion de partialité du rapporteur.

La requérante 1 (opposante 2) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

La requérante 2 (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sous forme modifiée, à titre principal, sur la base des revendications déposées par lettre en date du 30 septembre 2015 ou, à titre subsidiaire, sur la base des revendications déposées, en tant que requêtes subsidiaires 1 et 2, avec le mémoire exposant les motifs de recours ou sur la base des revendications déposées, en tant que requêtes subsidiaires 3 à 5, par lettre en date du 20 décembre 2018, ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

La requérante 3 (opposante 1) a demandé l'annulation de la décision contestée et, à titre principal, le renvoi de l'affaire pour vices substantiels de procédures ainsi que le remboursement de la taxe de recours ou, à titre subsidiaire, la révocation du brevet européen.

A la fin de la procédure orale, la chambre a prononcée la décision.

XI. La revendication 1 selon la requête principale s'énonce comme suit:

"Procédé d'exécution d'un calcul cryptographique dans un composant électronique comprenant une étape d'obtention d'un point P(X,Y) à partir d'au moins un paramètre t, sur une courbe elliptique vérifiant l'équation :

Y**(2) = f(X);

et

à partir de polynômes X1(t), X2(t), X3(t) et U(t) vérifiant l'égalité suivante :

f(X1(t)).f(X2(t)).f(X3(t)) = U(t)**(2)

dans le corps fini Fq, quel que soit le paramètre t, q vérifiant l'équation q = 3 mod 4;

ledit procédé comprenant les étapes suivantes :

1) obtenir une valeur du paramètre t;

2) déterminer le point P en effectuant les sous étapes suivantes:

i) calculer X1= X1(t), X2= X2(t), X3= X3(t) et U=U(t)

ii) décider si le terme f(X1).f(X2) est un terme au carré dans le corps fini Fq , et, si le terme f(X1).f(X2) est un terme au carré, alors tester si le terme f(X3) est un terme au carré dans le corps fini Fq et calculer la racine carré du terme f(X3), le point P ayant pour abscisse X3 et pour ordonnée la racine carré du terme f(X3);

iii) sinon tester si le terme f(X1) est un terme au carré dans le corps fini Fq et dans ce cas, calculer la racine carré du terme f(X1), le point P ayant pour abscisse X1 et pour ordonnée la racine carré du terme f(X1);

iv) sinon calculer la racine carré du terme f(X2), le point P ayant pour abscisse X2 et pour ordonnée la racine carré du terme f(X2);

3) utiliser ledit point P dans une application cryptographique de chiffrement ou de hachage ou de signature ou d'authentification ou d'identification."

La revendication indépendante 6 selon la requête principale s'énonce comme suit:

"Procédé d'exécution d'un calcul cryptographique dans un composant électronique comprenant une étape d'obtention d'un point P(X,Y) à partir d'au moins un paramètre t, sur une courbe elliptique vérifiant l'équation :

Y**(2)= f(X);

et

à partir de polynômes X1(t), X2(t), X3(t) et U(t) vérifiant l'égalité de Skalba suivante :

f(X1(t)).f(X2(t)).f(X3(t)) = U(t)**(2)

dans le corps fini Fq, quel que soit le paramètre t, q vérifiant l'équation q = 3 mod 4; ledit procédé comprenant les étapes suivantes :

1) obtenir une valeur du paramètre t;

2) déterminer le point P en effectuant les sous étapes suivantes :

i) calculer X1 = X1(t), X2= X2(t), X3= X3(t) et U=U(t)

ii) si le terme f(X1).f(X2) est un terme au carré dans le corps fini Fq, alors tester si le terme f(X3) est un terme au carré dans le corps fini Fq et calculer la racine carré du terme f(X3), le point P ayant pour abscisse X3 et pour ordonnée la racine carré du terme f(X3);

iii) sinon tester si le terme f(X1) est un terme au carré dans le corps fini Fq et dans ce cas, calculer la racine carré du terme f(X1), le point P ayant pour abscisse X1 et pour ordonnée la racine carré du terme f(X1);

iv) sinon calculer la racine carré du terme f(X2), le point P ayant pour abscisse X2 et pour ordonnée la racine carré du terme f(X2);

3) utiliser ledit point P dans une application cryptographique de chiffrement ou de hachage ou de signature ou d'authentification ou d'identification,

dans lequel :

- les polynômes vérifiant l'égalité de Skalba sont tels qu'il est possible de fixer la valeur de X3(t) pour tout t possible, tel que f(X3(t)) ne soit jamais un terme au carré dans Fq,

- à l'étape 2) ii), le terme f(X1).f(X2) n'est pas un terme au carré dans le corps fini Fq,

- et, à l'étape 2) iii), on teste si le terme f(X1) est un terme au carré dans le corps fini Fq selon les étapes suivantes :

o calculer R2' [sic] tel que:

R'2 = f(X1)**(q-1-(q+1)/4)

o calculer R3' [sic] tel que:

R3' = R'2**(2)

o calculer R4' [sic] tel que:

R'4 = R'3.f(X1)

dans lequel, si R'4 n'est pas égal à 1, à l'étape

2) iv), on obtient la racine carré de f(X2) selon l'équation suivante:

SQRT(f(X2) = R1R'2

où R1 = (f(X1).f(X2))**((q+1)/4)."

Le jeu de revendications selon la requête principale comprends une revendication indépendante portant sur un dispositif correspondant (revendication 9).

Étant donné la décision rendue concernant le présent recours, il n'est pas nécessaire de détailler les revendications des requêtes subsidiaires 1 à 5.

Motifs de la décision

1. Recevabilité des recours

Les recours des requérantes 1 à 3 satisfont aux exigences des articles 106 à 108 CBE (voir les points II à IV ci-dessus) et sont donc recevables.

En particulier, l'acte de recours de la requérante 1 déposé le 12 janvier 2016 contient la mention explicite que le recours est dirigé à l'encontre de la décision intermédiaire de maintien du brevet EP 2 443 787 sous forme modifiée. De plus, le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 16 mars 2016 comporte une argumentation détaillée de manque d'activité inventive de la revendication 1 du brevet maintenu sous forme modifiée eu égard au document D1 (Ulas), une objection sur laquelle se fondait l'opposition de l'opposante 2 (maintenant requérante 1) rejetée par la division d'opposition. La chambre est d'avis que le recours de la requérante 1 est un recours demandant l'annulation de la décision; il est clairement motivé. Il est donc recevable.

2. Vices substantiels de procédure

2.1 Prise en compte des déclarations sur l'honneur

Par lettre datée du 26 août 2015 en réponse à la convocation en procédure orale de la division d'opposition pour le 30 septembre 2015, l'opposante 1 (maintenant requérante 3) avait produit des déclarations sur l'honneur de K. C. Ruland (D24), d'une part, et U. Stinnertz et M. Schmidt (D25) d'autre part et requis leur introduction dans la procédure d'opposition comme s'agissant de faits démontrant les insuffisances intrinsèques du brevet. Dans sa réponse datée du 17 septembre 2015, le propriétaire du brevet (maintenant requérante 2) avait requis que ces déclarations sur l'honneur ne soient pas prises en compte, car soumises tardivement, à savoir la veille de l'expiration du délai fixé aux parties par la division pour soumettre de nouvelles écritures, alors même que ces déclarations avaient été rédigées et auraient pu être produites bien antérieurement.

La division d'opposition, dans une brève notification envoyée le 24 septembre 2015, a indiqué que les déclarations lui semblaient dépourvues de valeur probante comme "documents", ne portant pas sur une constatation de faits mais exprimant des opinions sur une question technique. Ce faisant, la division n'a donc pas clairement décidé dans cette notification si elle admettait ou non les déclarations sur l'honneur dans la procédure d'opposition.

Par lettre datée du 25 septembre 2015, l'opposante 1 (maintenant requérante 3) a répondu à l'objection du propriétaire du brevet (maintenant requérante 2) en argumentant que les déclarations sur l'honneur avaient été produites, en temps utile, dans le délai prescrit par la division. Il ressort clairement de cette réponse de l'opposante 1 (maintenant requérante 3) qu'elle a maintenu sa requête de voir les déclarations sur l'honneur prises en compte dans la procédure.

Ni le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, ni la décision dans sa partie "Raisons pour la décision" ne mentionnent cependant les déclarations sur l'honneur et a fortiori une quelconque décision de la division quant à leur recevabilité. Il est donc avéré que la décision écrite ne fournit pas les raisons sur le fond pour lesquelles la division d'opposition a rejeté la prise en compte des déclarations sur l'honneur, une requête qui clairement n'avait pas été retirée par l'opposante 1 (maintenant requérante 3).

Le droit d'être entendu au sens de l'article 113(1) CBE implique cependant que la décision écrite puisse prouver que tous les moyens et arguments présentés par une partie et qui sont manifestement essentiels pour la défense de sa cause ont été examinés quant au fond par l'instance qui statue (voir La Jurisprudence des chambres de recours,8ème édition, 2016, III.B.2.4.1). Dans le cas présent, il apparaît que les déclarations sur l'honneur en question sont rédigées par des experts techniques en mathématique et cryptographie et démontrent de prime abord une connaissance approfondie du domaine technique et du brevet lui-même. La requérante 3 a argumenté que la présence d'erreurs mathématiques dans la description du présent brevet, identifiées de façon plausible par ces déclarations sur l'honneur et qualifiées de "faits mathématiques" par la requérante 3, représentait en particulier un élément essentiel de son argumentation à l'appui de son objection d'insuffisance de description

(article 83 CBE). Elle a aussi argumenté que les connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique complexe du brevet, telles qu'elles sont exposées en relation avec l'objet du brevet dans les déclarations sur l'honneur, représentait un élément important de son argumentation à l'appui de son objection d'absence d'activité inventive de la revendication 1 du brevet tel que délivré (article 56 EPC).

La chambre constate donc que la décision ne contient pas l'exposé des motifs pour lesquelles les déclarations sur l'honneur produites par l'opposante 1 (maintenant requérante 3), qui, selon cette dernière, aurait constitué des moyens essentiels susceptibles d'influencer la décision, n'ont pas été jugées comme recevables ou irrecevables dans la procédure par la division d'opposition. Aucune autre pièce du dossier, que ce soit une notification de la division d'opposition ou le procès-verbal de la procédure orale, n'expose de tels motifs.

L'argument de la requérante 2 selon lequel la division d'opposition n'était pas tenue d'exposer dans la décision écrite tous les motifs n'est pas supporté par la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle toute décision prise sur un point litigieux doit être motivée. Voir en ce sens par exemple les décisions

T 763/04 en date du 22 juin 2007 et T 1843/11 en date du 8 mars 2103 et la jurisprudence constante en la matière (cf. La Jurisprudence des Chambres de recours, III.B.2.4.1). L'absence dans la décision des motifs ayant conduit la division à refuser la prise en compte des déclarations sur l'honneur constitue en soi un vice substantiel de procédure.

La chambre estime donc qu'il y eu violation de l'article 113(1) CBE à cet égard.

2.2 Requête d'audition de témoins

Par lettre datée du 26 août 2015 en réponse à la convocation en procédure orale de la division d'opposition pour le 30 septembre 2015, l'opposante 1 (maintenant requérante 3) avait demandé l'audition selon l'article 131(2) CBE des témoins K. C. Ruland, d'une part, et U. Stinnertz et M. Schmidt d'autre part. Dans sa réponse datée du 17 septembre 2015, le propriétaire (maintenant requérante 2) avait requis que l'audition n'ait pas lieu lors de la procédure orale, car les témoins ne pouvaient être cités dans le délai de deux mois comme prévu à la règle 118 (2) CBE, et que de toute façon, elle n'avait pas lieu d'être.

La division d'opposition, dans la notification envoyée le 24 septembre 2015 (soit six jours avant la procédure orale), a indiqué tout simplement qu'elle ne jugeait pas nécessaire l'audition des témoins ("...la division d'opposition ne juge pas nécessaire l'audition de témoins suggérée par l'opposant 1..."). Contrairement à ce qui est mentionné au point 13 de la décision, elle a exprimé son opinion sans la justifier, puisque la division n'a pas indiqué dans cette communication les raisons quant au fond de son refus. De plus, bien que la division d'opposition ait rappelé la possibilité pour une personne non habilitée à représenter une partie à accompagner celle-ci à la procédure orale pour y faire un exposé, l'opposante 1 (maintenant requérante 3), par lettre datée du 25 septembre 2015, a précisé qu'elle maintenait sa demande d'audition des témoins selon l'article 131(2) CBE. Le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition mentionne la requête d'audition de témoins aux points 4 et 5 pour indiquer que cette requête "n'a pas été considérée [sic]" par la division et que l'opposante 1 (maintenant requérante 3) n'était pas d'accord avec le rejet de cette requête ("L'Opposant 1 répond qu'il n'est paqs d'accord que l'audition de témoins ne soit pas acceptée..." . Il n'est donc pas mentionné dans ce procès-verbal que l'opposante 1 (maintenant requérante 3) ait retiré sa requête d'audition des témoins. Enfin, la décision ne contient aucune mention de la requête d'audition de témoins dans la partie "Raisons pour la décision". Il est donc avéré que la décision écrite ne fournit pas les raisons sur le fond pour lesquelles la division d'opposition a rejeté la requête d'audition de témoins, une requête qui clairement n'avait pas été retirée par l'opposante 1 (maintenant requérante 3).

Le droit d'être entendu au sens de l'article 113(1) CBE implique cependant que la décision écrite puisse prouver que tous les moyens et arguments présentés par une partie et qui sont manifestement essentiels pour la défense de sa cause ont été examinés quant au fond par l'instance qui statue (voir les décisions précitées et La Jurisprudence des chambres de recours, précitée, III.B.2.4.1). Dans le cas présent, il apparaît que les témoins en question sont des experts techniques en mathématique et cryptographie qui ont de plus produit des déclarations sur l'honneur, présentes au dossier, démontrant de prime abord leur connaissance approfondie du domaine technique et du brevet lui-même. La requérante 3 a argumenté que la présence d'erreurs mathématiques dans la description du présent brevet, que l'audition de ces témoins aurait pu attester, représentait en particulier un élément essentiel de son argumentation à l'appui de son objection d'insuffisance de description

(article 83 CBE). Elle a aussi argumenté que les connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique complexe du brevet, telles qu'elles auraient pu être exposées par les témoins, représentait un élément important de son argumentation à l'appui de son objection d'absence d'activité inventive de la revendication 1 du brevet tel que délivré (article 56 EPC).

La chambre constate donc que la décision écrite ne contient pas de motifs pour lesquelles la demande d'audition de témoins de l'opposante 1 (maintenant requérante 3), qui selon cette dernière aurait constitué des moyens essentiels susceptibles d'influencer la décision, a été jugée comme non-nécessaire et en conséquence refusée par la division d'opposition. Aucune autre pièce du dossier, que ce soit une notification de la division d'opposition ou le procès-verbal de la procédure orale, n'expose de tels motifs.

L'argument de la requérante 2 selon lequel la division d'opposition n'était pas tenue d'exposer dans la décision écrite tous les motifs n'est pas supporté par la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle toute décision prise sur un point litigieux doit être motivée. La requérante 2 a soutenu, à juste titre, en se basant sur la jurisprudence des chambres de recours (voir La Jurisprudence des Chambres de recours, précitée,

III.G.2.2.2 et G.2.2.3) que les témoins étaient en fait des experts techniques et que la division d'opposition elle seule était libre de décider de la nécessité de leur audition, en particulier si elle ne se sentait pas entièrement compétente pour aborder la matière technique du brevet ce qui n'a pas été le cas. C'est cependant selon la chambre l'absence dans la décision des motifs ayant conduit la division à refuser l'audition qui constitue en soi un vice substantiel de procédure.

La chambre estime donc qu'il y eu violation de l'article 113(1) CBE à cet égard.

3. Conclusion

Etant donné que la procédure devant la division d'opposition a été entachée de vices substantiels de procédure, la chambre doit décider de faire droit aux requêtes des requérantes 1 et 3 et annuler la décision attaquée, renvoyer l'affaire à la division d'opposition (article 111(2) CBE), et ordonner le remboursement des taxes de recours (règle 103(1)a) CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré pour suite à donner.

3. Le remboursement des taxes de recours est ordonné.