T 0491/15 () of 30.7.2019

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Entscheidung betrifft die Beschwerde der Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 848 783 zu widerrufen.

II. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents in vollem Umfang auf der Basis von Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit), Artikel 100 b) und Artikel 100 c) EPÜ beantragt.

Im Einspruchsverfahren wurde unter anderem das folgende Dokument vorgelegt:

D1 US 6,630,244 B1.

III. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung basierte auf dem während der mündlichen Verhandlung mündlich vorgetragenen (neuen) Hauptantrag sowie dem während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 1. Der neue Hauptantrag unterschied sich dabei vom Streitpatent in seiner erteilten Fassung lediglich dadurch, dass Absatz [0004] gestrichen werden sollte.

Laut dieser Entscheidung war der beanspruchte Gegenstand des (neuen) Hauptantrags nicht neu, unter anderem gegenüber D1, und der des Hilfsantrags 1 nicht erfinderisch ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin (in der Folge: Beschwerdeführerin) Beschwerde ein. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte sie die folgenden Dokumente ein:

D9 Auszug Internet-Archive "Nanoteilchen",

D10 Auszug Lexikon der Biologie "Nanopartikel", und

D11 Auszug Lexikon der Chemie "Polysiloxane".

V. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die Einsprechende (in der Folge: Beschwerdegegnerin) die folgenden Dokumente ein:

D12 DE 101 06 213 A1,

D13 DE 199 17 366 A1,

D14 WO 92/21729 A1 und

D15 DE 101 48 129 A1.

VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, dass (bezüglich der Anträge 1 bis 3, vgl. Punkt XI.)

- Antrag 1 nicht zum Verfahren zuzulassen sei,

- D12 bis D15 zum Verfahren zuzulassen seien,

- Anspruch 1 von Antrag 2 gegenüber unter anderem D1 nicht neu sei.

VII. Nach Ergehen der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK nahm die Beschwerdeführerin weder im schriftlichen Verfahren noch während der mündlichen Verhandlung Stellung zu der in dieser Mitteilung vertretenen vorläufigen Auffassung der Kammer bezüglich der Zulassung von Antrag 1 und von D12 bis D15 zum Verfahren sowie bezüglich der Frage der Neuheit von Antrag 2.

In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit von Antrag 3 erklärte die Beschwerdeführerin, dass D1 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen sei. Anspruch 1 unterscheide sich von D1 durch das zusätzliche Merkmal "wobei der Beschichtung keramische Nanopartikel beigemischt sind.". Wie aus den Absätzen [0012] und [0015] im Streitpatent ersichtlich, habe dies zur Folge, dass eine Verbesserung der Verhinderung von Ölkohleanbackungen erzielt werde. Daraus ergebe sich die objektive technische Aufgabe, die in D1 offenbarte Beschichtung hinsichtlich der Verhinderung von Ölkohleanbackungen zu verbessern. Ausgehend von D1 könne die objektive technische Aufgabe nicht in der Verwendung einer alternativen Beschichtung für den gleichen Zweck gesehen werden, da in D1 keine Beschichtung offenbart werde, die Partikel enthält. Die Lösung der objektiven technischen Aufgabe sei erfinderisch im Hinblick auf eine Kombination von D1 und D15, da D15 keine keramischen Nanopartikel offenbare.

VIII. Zur erfinderischen Tätigkeit von Antrag 3 führte die Beschwerdegegnerin aus, dass D1 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen sei. Anspruch 1 unterscheide sich von D1 durch das zusätzliche Merkmal "wobei der Beschichtung keramische Nanopartikel beigemischt sind.". Die in den Absätzen [0012] und [0015] des Streitpatents genannten Effekte seien nicht belegt und daher nicht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen. Im Übrigen sei kaum glaubhaft, dass der Effekt der Verbesserung der Verringerung von Ölkohleanbackungen auch bei solchen Ausführungsformen auftrete, bei denen die Oberfläche der Beschichtung keine Nanostrukturierung aufweise. D15 zeige, dass keramische Nanopartikel Beschichtungen in Brennräumen zugesetzt werden könnten. Ausgehend von D1 führe den Fachmann die Kombination mit D15 zum Gegenstand von Anspruch 1 ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, da auch die in D15 beschriebenen nanoskaligen Metalloxidpartikel als keramische Nanopartikel im Sinne des Streitpatents aufzufassen seien.

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 30. Juli 2019 statt.

Die Beschwerdeführerin beantragte darin erstmals, dass Herr Sikorski als Begleitperson mündliche Ausführungen machen dürfe. Diese seien nur kurz und daher zulässig.

Die Beschwerdegegnerin sprach sich dagegen aus, mündliche Ausführungen von Herrn Sikorski als Begleitperson zuzulassen. Seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung sei nicht angekündigt worden. Auch sei vollkommen unklar, wozu genau er Ausführungen machen solle. Die Beschwerdegegnerin habe nicht ausreichend Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Ausführungen von ihm seien daher nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern unzulässig.

X. Aufgrund der Nichtzulassung von Antrag 1 (siehe Entscheidungsgründe) kann auf die Wiedergabe des Wortlauts eines seiner Ansprüche an dieser Stelle verzichtet werden.

Anspruch 1 von Antrag 2 hat folgenden Wortlaut:

"Verwendung einer Beschichtung aus einem thermisch beständigen organisch-anorganischen Hybridpolymer in Brennkraftmaschinen zur Verhinderung von Ölkohleanbackungen, wobei ein Bauteil der Brennkraftmaschine mit der Beschichtung versehen ist."

Anspruch 1 von Antrag 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Antrags 2 lediglich durch das folgende zusätzliche Merkmal:

"wobei der Beschichtung keramische Nanopartikel beigemischt sind."

XI. Die Beschwerdeführerin beantragt

- die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent in der ursprünglich erteilten Fassung aufrechtzuerhalten (den Einspruch zurückzuweisen; Antrag 1),

- hilfsweise es in der Fassung gemäß dem (neuen) Hauptantrag im Einspruchsverfahren aufrechtzuerhalten (Antrag 2) und

- weiter hilfsweise, es in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 aufrechtzuerhalten (Antrag 3).

XII. Die Beschwerdegegnerin beantragt,

- die Beschwerde zurückzuweisen,

- die Dokumente D12 bis D15 zuzulassen,

- Antrag 1 nicht zuzulassen und hilfsweise

- die Sache zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, falls die Kammer zu dem Schluss kommen sollte, dass der beanspruchte Gegenstand der Anträge 1 und 2 neu ist.

Entscheidungsgründe

Mündliche Ausführungen durch Herrn Sikorski

1. Die Beschwerdeführerin beantragte erstmals in der mündlichen Verhandlung, dass Herr Sikorski als Begleitperson mündliche Ausführungen machen dürfe. Von der Beschwerdegegnerin wurde beantragt, mündliche Ausführungen von Herrn Sikorski als Begleitperson nicht zuzulassen.

2. Herr Sikorski gab an, ein Angestellter der Beschwerdeführerin zu sein. Ein Angestellter einer Verfahrensbeteiligten ist aber selbst regelmäßig kein Verfahrensbeteiligter. Herr Sikorski legte keinen EPA Ausweis oder eine Vollmacht vor, die ihn als zugelassenen Vertreter oder als Vertreter im Sinne von Artikel 133 (3) EPÜ hätten ausweisen können. Als Leiter der Patentabteilung ist er auch nicht gesetzlicher Vertreter der Beschwerdeführerin im Sinne des § 35 (1) dGmbHG. Ohne Status eines Verfahrensbeteiligten und ohne Befugnis zur Vertretung einer Verfahrensbeteiligten ist Herr Sikorski als Begleitperson im Sinne von G 4/95 (OJ 1996, 412) anzusehen.

Bei der Ausübung des Ermessens, mündliche Ausführungen einer Begleitperson zuzulassen, ist insbesondere zu berücksichtigen, dass erst während der mündlichen Verhandlung gestellte Anträge auf Zulassung mündlicher Ausführungen einer Begleitperson grundsätzlich zurückzuweisen sind, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen oder alle Gegenparteien damit einverstanden sind, dass die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden (G 4/95, Leitsatz II.b)iii)).

Im vorliegenden Fall war die Teilnahme von Herrn Sikorski an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nicht angekündigt worden. Ein Antrag auf Zulassung seiner mündlichen Ausführungen wurde erst während der mündlichen Verhandlung gestellt. Außergewöhnliche Umstände, die die Stellung dieses Antrags erst in der mündlichen Verhandlung hätten rechtfertigen können, wurden von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht. Aufgrund des fehlenden Einverständnisses der Beschwerdegegnerin waren mündliche Ausführen von Herrn Sikorski daher nicht zuzulassen.

Antrag 1 - Zulassung (Artikel 12 (4) VOBK)

3. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde zunächst das Streitpatent in seiner erteilten Fassung diskutiert, entsprechend Antrag 1 im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Dieser Hauptantrag wurde im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung durch einen neuen Hauptantrag ersetzt, entsprechend Antrag 2 im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Durch dieses Verhalten verhinderte die Beschwerdeführerin eine Entscheidung der Einspruchsabteilung zu Antrag 1. Das erneute Vorlegen des Antrags 1 im Beschwerdeverfahren würde die Kammer zwingen, nun erstmals über diesen Antrag zu entscheiden. Dies ist nicht Sinn und Zweck des Beschwerdeverfahrens, welcher im wesentlichen darin besteht, die Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung zu überprüfen.

Antrag 1 war daher gemäß Artikel 12 (4) VOBK nicht zum Verfahren zuzulassen.

Antrag 2 - Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

4. D1 offenbart im Wesentlichen Polysiloxan-Beschichtungen von Komponenten, die der Brennstoffzufuhr bzw. der Brennstoffeinspritzung dienen (D1, Anspruch 1: "fuel- supply or injection component"). Die erhaltenen Bauteile sind durch die Beschichtung weniger anfällig gegen die Ablagerung von Kohlenstoff bzw. Koks (D1, Anspruch 1: "carbon or coke").

Ausweislich der Beschreibung des Streitpatents (Absatz [0004]) handelt es sich bei dem Polysiloxan der D1 um ein "thermisch beständiges organisch-anorganisches Hybridpolymer" im Sinne von Anspruch 1. Ganz unabhängig davon wird das Polysiloxan der D1 aus einem Polysiloxanprepolymer, einem Silanmonomer, wie Gamma-aminopropyltriethoxysilan, und einem Vinylmonomer wie Trifluoroethylmethacrylat gebildet (Anspruch 1 und Tabelle I). Hierbei wird das Polysiloxan durch radikalische Polymerisation des Vinylmonomeren auf der betreffenden Oberfläche erzeugt (D1: Beispiele, insbesondere Tabelle I). Das Polysiloxan enthält somit sowohl einen anorganischen (das Siloxan) als auch einen organischen Anteil (das durch Polymerisation des Vinylmonomeren erhaltene C-C-Gerüst). Darüber hinaus ist das Polysiloxan thermisch beständig im Sinne des Streitpatents, da die beim Einsatz der beschichteten Bauteile in D1 auftretenden Temperaturen mit denjenigen des Streitpatentes vergleichbar sind (D1 (Spalte 2, Zeilen 40 bis 44): zwischen 300 und 700 °F, entsprechend 148 bis 371 °C; Streitpatent (Absatz [0002]): zwischen 180 und 380 °C).

Das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Auszug aus dem Lexikon der Chemie D11 Polysiloxane als eigene Substanzklasse ohne Verbindung zu "organisch-anorganischen Hybridpolymeren" offenbare und die Polysiloxane der D1 mithin nicht als organisch-anorganische Hybridpolymere aufzufassen seien, ist nicht überzeugend: Aus D11 (Seite 2, Absatz 1) geht hervor, dass die dort beschriebenen Polysiloxane sowohl "-O-Si-O-"-Einheiten, d.h. anorganische Einheiten, als auch organische Einheiten enthalten (allgemein als R bezeichnet, welches vorrangig für CH3 steht). Die Beschwerdeführerin selbst nennt Netzwerke aus Silizium-Sauerstoff-Bindungen als Beispiel für den anorganischen Teil der Substanzklasse der "thermisch beständigen organisch-anorganischen Hybridpolymere" (Seite 6, Absatz 4 ihrer Beschwerdebegründung). Ferner werden die Polysiloxane in D11 auch als makromolekulare, d.h. polymere, siliziumorganische Verbindungen bezeichnet (Seite 2, Zeilen 1-2).

Zumindest implizit folgt aus der Aufgabe der D1, dass die Beschichtung in einer Brennkraftmaschine angeordnet sein muss, also dort, wo die eigentliche Verbrennung stattfindet. Wäre dies nicht der Fall, wären die entsprechenden Bauteile nicht anfällig für entsprechende Ablagerungen. Dies wird auch explizit in D1 (Spalte 2, Zeilen 46 ff.) angesprochen: "The coating and process helps surfaces associated with combustion and surfaces subjected to elevated temperature reduce carbon or coke formation [...].".

Die Ablagerungen in D1 werden als Kohlenstoff bzw. Koks (D1, Anspruch 1: "carbon or coke") bezeichnet. Da sie bei vergleichbaren Temperaturen gebildet werden (siehe oben), muss es sich dabei um die "Ölkohleanbackungen" gemäß vorliegendem Anspruch 1 handeln.

Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass Einspritzdüsen, wie sie in der D1 offenbart seien, im Gegensatz zur ursprünglichen Anmeldung nicht mehr im Streitpatent genannt seien und daher nicht von Anspruch 1 des Streitpatents erfasst würden. Dieses Argument ist wenig überzeugend: zur Absteckung des Anspruchsgegenstands ist lediglich auf die technischen Merkmale des betreffenden Anspruchs abzustellen und nicht etwa darauf, ob eine spezifische oder bevorzugte Ausführungsform in den Unterlagen des Streitpatents

erwähnt wird oder nicht. Im vorliegenden Anspruch 1 wird lediglich in allgemeiner Form auf ein "Bauteil der Brennkraftmaschine" Bezug genommen, dies schließt Einspritzdüsen ein.

Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 durch D1 neuheitsschädlich vorweggenommen und Antrag 2 nicht gewährbar.

Antrag 3 - Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

5. Zulassung von D12 bis D15 (Artikel 12 (4) VOBK)

Antrag 3 entspricht dem erst während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten und zum Verfahren zugelassenen Hilfsantrag 1. Die Einreichung von D12 bis D15 mit ihrer Beschwerdeerwiderung ist als angemessene Reaktion der Beschwerdegegnerin auf das Einspruchsverfahren anzusehen, nämlich die Einreichung des Hilfsantrags 1 erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. D12 bis D15 waren daher gemäß Artikel 12 (4) VOBK zum Verfahren zuzulassen.

6. Es herrschte Einigkeit zwischen den Parteien darüber,

- dass D1 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen sei, und

- dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von D1 lediglich durch das zusätzliche Merkmal "wobei der Beschichtung keramische Nanopartikel beigemischt sind." unterscheide.

Die Kammer sah keine Veranlassung von dieser einhelligen Meinung abzuweichen.

7. Im Hinblick auf den mit obigem Unterscheidungsmerkmal verbundenen technischen Effekt verweist die Beschwerdeführerin auf die Absätze [0012] und [0015] des Streitpatents. In Absatz [0012] sei beispielsweise die "gewünschte antiadhäsive Eigenschaft durch eine Nanostrukturierung der Oberfläche und die Verwendung eines schlecht benetzbaren Materials" (Hervorhebung hinzugefügt) beschrieben. Ferner werde in Absatz [0015] die auf die Beimischung der keramischen Nanopartikel zurückzuführende Erhöhung der Gleitfähigkeit angesprochen, welche eine Verringerung der Reibung und der Heißgaskorrosion zur Folge habe. Daraus lasse sich ableiten, dass die Beimischung keramischer Nanopartikel eine Verbesserung der Verhinderung von Ölkohleanbackungen im Vergleich zu D1 zur Folge haben müsse.

Dies ist nicht überzeugend. Zwar werden die von der Beschwerdeführerin angesprochenen Effekte im Streitpatent erwähnt, jedoch blieb sie im gesamten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren einen beispielsweise experimentellen Beleg für eine Verbesserung im Vergleich zu D1 schuldig. Angebliche Vorteile wie lediglich behauptete Effekte werden jedoch nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern**(9) I.D.4.2).

Im Übrigen wäre kaum glaubhaft, dass besagter Effekt der Verbesserung der Verhinderung von Ölkohleanbackungen über die gesamte Breite von Anspruch 1 erzielt werden kann. So sieht Anspruch 1 zwar die Beimischung keramischer Nanopartikel vor, dies bedeutet jedoch nicht zwingend eine nanostrukturierte Oberfläche der Beschichtung. Von einer solchen Nanostrukturierung der Oberfläche kann beispielsweise nicht ausgegangen werden, wenn nur eine sehr geringe Menge an Nanopartikeln eingesetzt wird oder wenn sich diese nur in der Nähe der zu beschichtenden Oberfläche, nicht aber in der Nähe der Oberfläche der Beschichtung befinden. Somit fallen also auch Ausführungsformen in den Gegenstand von Anspruch 1, bei denen die Beschichtung keine nanostrukturierte Oberfläche aufweist. Der Argumentation der Beschwerdeführerin, die die Verbesserung auf eben diese Nanostrukturierung zurückführte, folgend, würden derartige Ausführungsformen nicht zu einer Verbesserung führen können.

8. Ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik muss daher die objektive technische Aufgabe im Einsatz einer alternativen Beschichtung für die gleiche Verwendung (d.h. der Verringerung von Ölkohleanbackungen) gesehen werden.

In diesem Zusammenhang argumentiert die Beschwerdeführerin, dass schon deswegen nicht von einer alternativen Beschichtung die Rede sein könne, weil die in D1 beschriebene Beschichtung keine Partikel enthalte. Dieses Argument überzeugt nicht, da auch eine beispielweise keramische Nanopartikel enthaltende Beschichtung immer noch als eine Beschichtung anzusehen ist und somit als eine Alternative zu einer anderswo beschriebenen Beschichtung ohne Partikel aufgefasst werden muss.

9. D15 (Ansprüche 1-3) offenbart eine Verbrennungskraftmaschine, die eine mit einem zu verbrennenden Luft-Kraftstoff-Gemisch in Kontakt kommende Oberfläche aufweist, die zumindest bereichsweise eine Beschichtung mit mindestens einer katalytisch wirksamen Komponente zur Absenkung einer Aktivierungsenergie für eine Entzündung des Luft-Kraftstoff-Gemisches aufweist und wobei die katalytisch wirksame Komponente in Form von Nanopartikeln vorliegt. Bei der katalytisch wirksamen Komponente kann es sich um verschiedenste Metalloxide wie beispielsweise TiO2 oder Metalloxidmischungen handeln (D15: Absatz [0010]). Somit lehrt D15, dass der Brennraum einer Verbrennungskraftmaschine eine Beschichtung aufweisen kann, der beispielsweise nanopartikuläres TiO2 beigemischt ist. Die beschichteten Bauteile der D1 (siehe oben) und der D15 sind der Kraftstoff-Verbrennung und damit mindestens vergleichbaren Temperaturen ausgesetzt. Eine nach einer alternativen Beschichtung Ausschau haltender Fachmann würde daher die in D15 beschriebenen Nanopartikel für geeignet halten, der in D1 beschriebenen Beschichtung beigemischt zu werden.

Die Beschwerdeführerin vertritt hingegen, dass keramische Nanopartikel in D15 nicht offenbart seien. In Ermangelung einer näheren Definition des Begriffes "keramisch" im Streitpatent muss diesem jedoch die breiteste technisch sinnvolle Bedeutung beigemessen werden. Die Kammer stimmt in diesem Zusammenhang der Beschwerdegegnerin zu, die diesen Begriff als "anorganisch nichtmetallisch" umschreibt (Beschwerdeerwiderung: Seite 23, letzter Absatz). Unter diese Definition fallen auch Metalloxide und Metalloxidmischungen wie in D15 offenbart.

Durch Beimischung der in D15 beschriebenen keramischen Nanopartikel aus Metalloxiden bzw. Metalloxidmischungen zur in D1 beschriebenen Beschichtung würde der Fachmann somit zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Mithin beruht Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und Antrag 3 ist nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.