T 0467/13 () of 18.6.2015

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 397 391, europäische Anmeldung Nr. 02735345.7 (basiert auf der internationalen Anmeldung PCT/EP02/05073, veröffentlicht als WO 02/90391) wurde Beschwerde eingelegt.

II. Anspruch 1 der Anmeldung sowie des erteilten Patents hatte folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Durchführung von homogenen Polymerisationsreaktionen in einem Reaktor, wobei in den Reaktor Monomere und/oder Prepolymere eingegeben (eindosiert) werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass in einer ersten Stufe dem Monomer und/oder Prepolymer ggf. ein Initiator beigemischt und erst in einer zweiten Stufe, wenn die Viskosität wesentlich höher ist, ein Lösungsmittel dazu gegeben wird und/oder das Monomer selbst teilweise verdampft, extern und/oder intern kondensiert und wieder in den Reaktor zurückgeführt wird."

III. Im Laufe des Einspruchsverfahrens hat die Patentinhaberin als Reaktion auf den Einspruch zunächst die Aufrechterhaltung des Patents in verschiedenen geänderten Fassungen beantragt. Am 15. Juni 2009 wurde dann die Aufrechterhaltung des unveränderten Patents, also wie erteilt, beantragt. Danach wurde wieder Aufrechterhaltung in insgesamt drei verschiedenen geänderten Fassungen als Hauptantrag beantragt, welche sukzessiv eingereicht und zurückgezogen wurden, die letzte während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Im Anspruch 1 dieses Antrags wurde am Ende Folgendes hinzugefügt:

"... und die Polymerisation direkt bis auf den Granulatzustand erfolgt, wobei die pasteuse Masse in dem Reaktor gezielt axial gefördert und die Masse zumindest teilweise durch Verdampfung von Lösungsmitteln und/oder Monomeren gekühlt wird."

IV. Die angefochtene Entscheidung erfolgte somit auf Grundlage eines gegenüber dem erteilten Patent geänderten Hauptantrags sowie eines ebenfalls geänderten Hilfsantrags. Der Hauptantrag verstieß gegen die Erfordernisse von Art. 84 (insbesondere im Hinblick auf "pasteuse Masse") und Art. 123(2) EPÜ, der Hilfsantrag gegen Art. 123(2) EPÜ.

V. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin Beschwerde ein. In der Beschwerdeschrift wurde beantragt, den Einspruch als unbegründet zurückzuweisen. Zusammen mit der Beschwerdebegründung wurden jedoch ein geänderter Anspruchssatz als Hauptantrag sowie zwei geänderte Anspruchssätze als 1. und 2. Hilfsantrag eingereicht. In dem Anspruch 1 des Haupt- sowie des ersten Hilfsantrags war der Ausdruck "pasteuse Masse" weiter anwesend.

VI. In der Erwiderung der Einsprechenden wurde unter anderem die Zulässigkeit der Beschwerde beanstandet. Eine Frage der Kammer bezüglich der Identität der Beschwerdeführerin und damit der Zulässigkeit der Beschwerde wurde fristgerecht beantwortet.

VII. Am 13. April 2015 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung. In einer Mitteilung der Kammer vom 8. Mai 2015 wurde die unklare Antragslage bemängelt. Ferner wurde unter anderem Einwände gemäß Art. 84 EPÜ im Hinblick auf den Begriff "pasteuse Masse" erhoben.

VIII. Mit einem Schreiben vom 1. Juni 2015 stellte die Beschwerdeführerin klar, dass der Hauptantrag die Zurückweisung des Einspruchs sei. Ferner wurden drei Anspruchssätze als 1. bis 3. Hilfsantrag eingereicht. Der 1. Hilfsantrag wurde während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zurückgezogen.

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags hatte folgenden Wortlaut, wobei die Änderungen und [deleted: Streichungen] gegenüber dem Patent wie erteilt gekennzeichnet sind:

"1. Verfahren zur kontinuierlichen Durchführung von homogenen Polymerisationsreaktionen in einem [deleted: Reaktor] zweiwelligen Knetreaktor, wobei in den Reaktor Monomere und/oder Prepolymere eingegeben (eindosiert) werden,[deleted: dadurch gekennzeichnet,dass] wobei in einer ersten Stufe dem Monomer und/oder Prepolymer ggf. ein Initiator beigemischt und erst in einer zweiten Stufe, wenn die Viskosität wesentlich höher ist, ein Lösungsmittel dazu gegeben wird und/oder das Monomer selbst teilweise verdampft, extern und/oder intern kondensiert und wieder in den Reaktor zurückgeführt wird und die Polymerisation direkt bis auf den Granulatzustand erfolgt wobei die viskose Masse in dem Reaktor gezielt axial gefördert und die Masse im Reaktor zumindest teilweise durch Verdampfung von Lösungsmitteln und/oder Monomeren gekühlt wird".

Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags unterschied sich von Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags wie folgt:

"...ein Lösungsmittel dazu gegeben wird, wobei die Viskosität eine Höhe erreicht hat, dass das Lösungsmittel auf der Oberfläche der Masse verdampft und die Masse kühlt und/oder das Monomer selbst....".

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 18. Juni 2015 statt.

X. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Zulässigkeit der Beschwerde.

Die fehlerhafte Bezeichnung von "List Holding AG" im Briefkopf der Beschwerdeschrift bzw. der Beschwerdebegründung ändere nichts daran, dass diesen Schriftstücken eindeutig zu entnehmen sei, dass die Beschwerde in Namen der Patentinhaberin (List AG) erfolgte, wie im Schriftwechsel mit der Kammer bestätigt wurde.

b) Hauptantrag.

Während des Einspruchsverfahrens wurde eine Vielzahl an Änderungen - auch des Hauptantrags - vorgeschlagen. Auf das Patent in der erteilten Fassung sei jedoch zu keinem Zeitpunkt verzichtet worden, auch wenn die Einspruchsabteilung es abgelehnt habe, die Ansprüche des Patents in der erteilten Fassung bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung erlaube es jedoch einer Patentinhaberin, nach Widerruf des Patents im Einspruch auf das Patent in der erteilten Fassung zurückzukehren, sogar wenn diese nicht Gegenstand der Einspruchsentscheidung war (T155/88). Das Einführen von Art. 10(b)(1) und (3) VOBK mit Wirkung vom 1. Mai 2003 (jetzt Art. 13(1) und (3) VOBK) ändere nichts an der Gültigkeit dieser früheren Rechtsprechung.

c) Der als "Hilfsantrag 2" bezeichnete Anspruchssatz

wurde in Anbetracht der Kommentare der Kammer geändert. "Viskos" sei ein Synonym für "pasteus". Beide Begriffe bezeichneten einen Zustand zwischen "fest" und "flüssig", welcher weder fest noch flüssig ist. Das Lösungsmittel werde erst bei einer Temperatur zugegeben, bei der es verdampft und somit die Reaktionsmasse kühlt. Die Masse müsse eine bestimmte Viskosität erreicht haben, damit das Lösungsmittel nicht in die Masse eindringt, wobei die Viskosität vorrangig durch die Temperatur gesteuert werde. Wenn das Lösungsmittel zu früh zugegeben wird, bleibe es in der Masse und könne nicht mehr verdampfen. Die Schwelle für den Zeitpunkt der Zugabe sei somit, dass eine Temperatur erreicht ist, bei der das Lösungsmittel verdampfen kann. Ferner müsse die Masse am Anfang flüssig sein, sonst fände keine Steigerung der Viskosität statt. Somit sei selbstverständlich, dass das Lösungsmittel am Anfang der Reaktion anwesend ist. Dieses werde vom Wortlaut des Anspruchs nicht ausgeschlossen.

d) Als "Hilfsantrag 3" bezeichneter Anspruchssatz:

Durch die weitere Änderung sei klargestellt, dass das Lösungsmittel im wesentlichen den Zweck hat, die Masse zu kühlen. Hierdurch sei ebenfalls die Bedeutung des Ausdrucks "wenn die Viskosität wesentlich höher ist" klargestellt. Während der mündlichen Verhandlung wurde vorgetragen, die Sachlage entspräche jedoch weitestgehend der des Hilfsantrags 2.

XI. Die Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden.

a) Zulässigkeit der Beschwerde.

Die Beschwerde wurde im Namen der Firma List Holding AG und somit einer anderen Firma als die Patentinhaberin eingereicht. Dieses stellte die wahre Absicht der Beschwerdeführerin dar. Eine Änderung der Bezeichnung der Beschwerdeführerin sei somit nicht möglich (mit Verweis auf G 1/12).

b) Hauptantrag - Zulässigkeit.

Es sei angesichts der VOBK nicht zulässig, Anträge im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens waren. Ferner würde das Wiedereinführen der erteilten Ansprüche zur Folge habe, dass der Fall an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen wäre, was mit dem Gebot der Verfahrensökonomie nicht vereinbar sei.

c) Der als "Hilfsantrag 2" bezeichnete Anspruchssatz sei verspätet, da der Klarheitseinwand bezüglich "pasteus" bereits während des Einspruchsverfahrens erhoben und in der Entscheidung abgehandelt wurde. Bezüglich der Änderung, eine "viskose" Masse sei nicht notwendigerweise "pasteus"; somit seien die Begriffe nicht synonym. Ferner sei die Definition von "viskos" unbestimmt und es werde im Anspruch nicht definiert, wie "viskos" die Masse zu sein hat oder wie zu bestimmen ist, wann die notwendige Viskosität erreicht wurde.

d) Zum als "Hilfsantrag 3" bezeichneten Anspruchssatz hatte die Beschwerdegegnerin nichts weiteres hinzuzufügen.

XII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag, hilfsweise gemäß einem der Hilfsanträge 2 oder 3,

sämtliche Hilfsanträge eingereicht mit Schreiben vom 1. Juni 2015.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen oder die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Im Betreff der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung wurden die Namen der beiden Parteien sowie die Nummer des Patents angegeben. Ferner wurde in der Beschwerdeschrift explizit gesagt, die Beschwerde erfolge "Namens und in Vollmacht der Patentinhaberin" sowie gegen die Entscheidung über den Widerruf des Patents, welche nochmals explizit genannt wurde.

Die Identität der Patentinhaberin geht aus der Nennung des Streitpatents im "Betreff" der Briefe, sowie aus der Angabe des Datums der Entscheidung in der Beschwerdeschrift hervor.

Aufgrund dieser Angaben war der Beschwerdeschrift sowie der Beschwerdebegründung eindeutig und unmissverständlich zu entnehmen, dass es Absicht war, Beschwerde im Namen der Patentinhaberin - List AG -gegen die Widerrufsentscheidung einzulegen.

Nach G1/12 (insbes. Nr. 28-31 der Gründe) kommt es auf die ,,true intention of the appellant on the basis of the information in the appeal or otherwise on file" an, wobei der Grundsatz der freien Beweiswürdigung ("free evaluation of evidence") gilt. Aufgrund der vorliegenden Informationen gibt es kein Indiz dafür, dass irgendwas anderes beabsichtigt war, als die Beschwerde im Namen der List AG als Patentinhaberin einzulegen.

Die zusätzliche Angabe in den beiden Schreiben von "Vertretung von List Holding AG" wurde in der Antwort der Beschwerdeführerin - Schreiben nebst Anlagen - auf die Mitteilung der Kammer (siehe Abschnitte VI oben) auf plausible Art und Weise dadurch erklärt, dass die List Holding AG die Verantwortung für die Patente der List AG übernommen hatte mit der Folge, dass in dem EDV System bezüglich der Vertretung der Name "List AG" durch den Namen "List Holding AG" - versehentlich - ersetzt wurde.

Die Kammer kommt somit zur Schlussfolgerung, dass die Beschwerde zulässig ist.

2. Hauptantrag - Zulässigkeit

2.1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung erfolgte auf Grundlage gegenüber dem Patent geänderter Ansprüche. Die Ansprüche in der erteilten Fassung waren demnach nicht Gegenstand der Entscheidung (siehe Abschnitte III und IV, oben).

2.2 Die Beschwerdeführerin hatte vor der Kammer ausgeführt, die Einspruchsabteilung hätte es abgelehnt, die Ansprüche in der erteilten Fassung zu behandeln. Hierfür gibt es jedoch keine Beweise. Weder der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung noch der schriftlichen Entscheidung ist ein Hinweise zu entnehmen, dass ein Antrag der Patentinhaberin, die Ansprüche gemäß der erteilten Fassung wieder in das Verfahren aufzunehmen oder zu behandeln, gestellt wurde.

Falls ein Verfahrensbeteiligter der Auffassung ist, dass die Niederschrift der mündlichen Verhandlung unvollständig ist, weil wesentliche Ausführungen nicht festgehalten wurden, besteht die Möglichkeit, eine Berichtigung zu beantragen (T 642/97, Entscheidungsgründe 9.3 mit Verweis auf T 231/99). Im vorliegenden Fall erfolgte jedoch kein Berichtigungsantrag. Es wurde auch in der Beschwerdebegründung nicht vorgetragen, dass die Niederschrift wesentliche Ausführungen der Patentinhaberin nicht enthalte.

Unter diesen Umständen ist die erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer diesbezüglich vorgebrachte Einwand der Beschwerdeführerin, dass die Einspruchsabteilung es abgelehnt hätte, die Ansprüche gemäß dem erteilten Patent zu behandeln, nicht nachvollziehbar.

2.3 Gemäß der Beschwerdeschrift sollte der Einspruch zurückgewiesen werden, was gleichbedeutend ist mit der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. Im Widerspruch hierzu wurden zusammen mit der Beschwerdebegründung ausschließlich Ansprüche eingereicht und verteidigt, die gegenüber dem erteilten Patent geändert waren. Nachdem die Kammer schriftlich auf diese Unstimmigkeit aufmerksam gemacht hatte, wurde seitens der Beschwerdeführerin klargestellt, dass weiterhin die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung beantragt werde.

2.4 Gemäß der Rechtsprechung gibt es kein Recht eines Patentinhabers zur erteilten Fassung zurückkehren zu dürfen, wenn diese nicht Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung war. Die Rechtsprechung bezüglich Wiederaufnahme zurückgenommener (breiterer) Anträge, die aus dem Zeitraum vor 2003 stammt - wie unter anderen die von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung T 155/88 - ist nach neuerer Rechtsprechung im Lichte von Art. 12(4) VOBK (vormals Art. 10(b) VOBK) auszulegen (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Ausgabe (2013) Abschnitt IV.E.4.5.1).

Was die Wiedereinreichung im Einspruchsverfahren zurückgenommener Anträge betrifft, wie in diesem Fall der zwischenzeitlich zurückgenommene, wieder eingereichte und dann wieder zurückgenommene Hauptantrag (siehe Abschnitt III, oben), kann die Patentinhaberin somit nicht ohne weiteres zur erteilten Fassung zurückzukehren, wenn diese nicht Gegenstand der Entscheidung war (ibid. 4.3.2(c)). Vielmehr liegt die Zulassung eines solchen Antrags im Ermessen der Kammer (T 361/08 Entscheidungsgründe 14; sowie mit Bezug darauf T 2599/11 Entscheidungsgründe 2.4.1). Bei Ausübung des Ermessens ist nach der Rechtsprechung auf die Umstände des Einzelfalls abzustellen (T 23/10, T 1525/10).

2.5 Die Patentinhaberin hat - wie die Abfolge der Antragstellung im Einspruchsverfahren ausweislich der Sachverhaltsdarstellung in der angefochtenen Entscheidung zeigt - offensichtlich ganz bewusst die erteilte Fassung des Patents nicht zum Gegenstand der angefochtenen Entscheidung gemacht (vgl. Abschnitt III, oben). Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung, die gemäß Art. 12(2) VOBK die Grundlage des Beschwerdeverfahrens bilden, waren im Hinblick auf die Anträge widersprüchlich (siehe 2.3, oben). Aus Art. 12(2) VOBK geht jedoch hervor, dass es die Beschwerdebegründung ist, die den vollständigen Sachvortrag der Beschwerdeführerin zu enthalten hat. Der Sachvortrag in der Beschwerdebegründung war im Hinblick auf die Anträge klar, denn es wurden ausschließlich geänderte Anspruchssätze eingereicht und verteidigt.

2.6 Die Kammer hat in ihrer Mitteilung auf die Unstimmigkeit zwischen Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung hingewiesen. Die Beschwerdeführerin hat jedoch erst nach fast einem Monat, und weit weniger als einen Monat vor der mündlichen Verhandlung hierauf reagiert und die Anträge "klargestellt".

Die Beschwerdeführerin hat weder in der Beschwerdebegründung, noch im Schreiben vom 1. Juni 2015 angegeben, warum dieser Hauptantrag die Erfordernisse - zumindest die der in der Entscheidung abgehandelten Bestimmungen - des EPÜ erfüllen würde. Die Beschwerdegegnerin hat dadurch zu diesem Antrag nicht Stellung nehmen können.

2.7 Gemäß Art. 13(1) VOBK liegt die Zulassung von Änderungen des Vorbringens einer Partei nach Einreichung der Beschwerdebegründung im Ermessen der Kammer. Ferner sind gemäß Art. 13(3) VOBK Änderungen, die nach Anberaumung einer mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, nicht zuzulassen wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung in der mündlichen Verhandlung nicht zumutbar ist.

Der jetzige Hauptantrag hätte im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden können (und wurde es zeitweilig in der Tat - siehe Abschnitt III, oben). Erschwerend kommt hinzu, dass die Einreichung des Hauptantrags während des Beschwerdeverfahrens verspätet erfolgte.

In Anbetracht dieser Tatsachen entscheidet die Kammer in Ausübung ihres Ermessens gemäß Art. 12(4) und 13(3) VOBK, den Hauptantrag nicht zum Verfahren zuzulassen.

Ferner würde die Zulassung des Hauptantrags zur Folge haben, dass die Angelegenheit sofort an die erste Instanz zurückzuverweisen wäre, wodurch den Erfordernissen des Art. 13(1) VOBK nicht entsprochen würde. Somit ist auch aus diesem Grund der Hauptantrag nicht zum Verfahren zuzulassen.

3. Als "Hilfsantrag 2" eingereichter Anspruchssatz

3.1 Zulässigkeit

Der als "Hilfsantrag 2" eingereichte Anspruchssatz wurde mit Schreiben vom 1. Juni 2015 und somit nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht. Der Antrag gilt somit als verspätet (Art. 13(1) und (3) VOBK). Die Zulassung solcher Anträge liegt im Ermessen der Kammer. Nach der Rechtsprechung (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA, 7. Ausgabe Abschnitt IV.E.4.4.2) werden verspätet eingereichte Anträge als unzulässig abgelehnt, wenn diese nicht prima facie auf einen gewährbaren Gegenstand gerichtet sind. Insbesondere soll der Gegenstand des neuen Anspruchs so klar und einfach sein, dass er ohne Weiteres verständlich und gewährbar ist.

3.2 Art. 84 EPÜ

Anspruch 1 enthält das Merkmal, dass "die viskose Masse...gefördert wird". Der Begriff "viskose" ist im Anspruch nicht weiter definiert. Eine Definition hiervon ist auch dem Patent nicht zu entnehmen. Dieser Begriff wurde eingeführt, um einen Einwand unter Art. 84 EPÜ im Hinblick auf "pasteus" auszuräumen (siehe Abschnitt X.(c), oben). Es wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, dass "viskos" ein relativer bzw. qualitativer Begriff ist. Das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Begriff "viskos" eine Viskosität bezeichne, bei der das dazu gegebene Lösungsmittel verdampft, eignet sich nicht, um die inhärente Unklarheit dieses Begriffes auszuräumen bzw. den Begriff wie er im Anspruch verwendet wird, klarzustellen. Die Verdampfung des Lösungsmittels wird vielmehr von der Temperatur bzw. dem Druck gesteuert, nicht jedoch von der Viskosität der Masse. Auch das Argument, dass "viskos" ein Zustand bedeuten soll, bei dem in der Masse anwesendes Lösungsmittel nicht mehr entweichen kann, kann die Bedeutung von "viskos" nicht klarstellen. Ob ein Lösungsmittel aus einer Masse entweichen kann, hängt ebenfalls nicht allein von der Viskosität der Masse ab, sondern von Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Druck und der Art und Weise, wie die Masse behandelt wird. Das Argument der Beschwerdeführerin, dass die Viskosität während des Verfahrens zum größten Teil von der Temperatur gesteuert wird, scheint wesentliche Aspekte, wie der Reaktionsverlauf (Polymerisation), welcher einen bedeutenden Einfluss insbesondere auf die Viskosität hat, außer Acht zu lassen.

Auch ist der Zeitpunkt der Lösungsmittelzugabe nicht klar definiert. So gewährleistet die Formulierung "wenn die Viskosität wesentlich höher ist" keine klare Definition bzw. Abgrenzung des Verfahrens.

Diese Unklarheiten haben - jede für sich allein und erst recht in der Summe - zur Folge, dass der Fachmann keine Möglichkeit hat, festzustellen, ob ein Verfahren in den "verbotenen" Bereich des Anspruchs fällt.

Der als "Hilfsantrag 2" bezeichnete Anspruchssatz ist aufgrund dieser Klarheitsmängel somit prima facie nicht eindeutig gewährbar im Hinblick auf Art. 84 EPÜ.

3.3 Der als "Hilfsantrag 2" bezeichnete Anspruchssatz wird deshalb nicht zum Verfahren zugelassen.

4. Als "Hilfsantrag 3" bezeichneter Anspruchssatz

Der als "Hilfsantrag 3" bezeichnete Anspruchssatz enthält ebenfalls die Merkmale "viskose Masse" sowie "wesentlich höher" und ist aus denselben Gründen wie Hilfsantrag 2 nicht eindeutig gewährbar.

Somit wird der als "Hilfsantrag 3" bezeichnete Anspruchssatz nicht in das Verfahren zugelassen.

5. Somit ist keiner der von der Beschwerdeführerin gestellten Anträge in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.