T 0259/13 (Phosphoramiditliganden/BASF) of 26.4.2016

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 677 911 zurückgewiesen worden ist.

II. Der unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents wie erteilt lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Hydroformylierung von Verbindungen, die wenigstens eine ethylenisch ungesättigte Doppelbindung enthalten, durch Umsetzung mit Kohlemonoxid und Wasserstoff in wenigstens einer Reaktionszone in Gegenwart eines katalytisch aktiven Fluids, das eine gelöste Metallkomplexverbindung eines Metalls der VIII. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente mit wenigstens einer Phosphoramiditverbindung als Liganden enthält bei dem die Phosphoramiditverbindung ausgewählt ist unter Verbindungen der allgemeinen Formeln I oder II

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

worin

R**(1) und R**(5) unabhängig voneinander für über das Stickstoffatom an das Phosphoratom gebundene Pyrrolgruppen stehen,

R**(2), R**(3) und R**(4) unabhängig voneinander für Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl oder Hetaryl, stehen, oder R**(1) gemeinsam mit R**(2) und/oder R**(4) gemeinsam mit R**(5) eine zweibindige Gruppe bilden, die mindenstens eine über das pyrrolische Stickstoffatom an das Phosphoratom gebundene Pyrrolgruppe enthält,

Y für eine zweiwertige verbrückende Gruppe mit 2 bis 20 Brückenatomen zwischen den flankierenden Bindungen steht,

X**(1), X**(2), X**(3) und X**(4) unabhängig voneinander ausgewählt sind unter O, S, SiR**(alpha)R**(beta) und NR**(gamma), worin R**(alpha),R**(beta) und R**(gamma) unabhängig voneinander für Wasserstoff, Alkyl, Cycloalkyl, Heterocycloalkyl, Aryl oder Hetaryl stehen, und a, b, c und d unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen,

wobei man das Fluid mit einer Base in Kontakt bringt und die Base ausgewählt ist unter in dem katalytisch aktiven Fluid löslichen Basen ausgewählt unter Trialkylaminen, Dialkylarylaminen, Alkyldiarylaminen, Triarylaminen und stickstoffhaltigen Heterocyclen, an eine Festphase immobilisierten Basen und Kombinationen davon."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 10 betreffen speziellere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1.

III. Die Einsprechende hatte den vollständigen Widerruf des Patents wegen mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ) sowie fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) beantragt. In diesem Zusammenhang bezog sie sich unter anderem auf die Entgegenhaltung

D3: WO 97/33854 A1.

In einem späteren Schriftsatz hatte sich die Einsprechende - einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung - unter anderem auf die weiteren, im Streitpatent gewürdigten Entgegenhaltungen

D18: WO 02/083695 A1 und

D19: WO 03/018192 A2

bezogen, wobei sie geltend gemacht hat, dass D18 neuheitsschädlich sei und dass sowohl D18 als auch D19 von Relevanz bezüglich der erfinderischen Tätigkeit seien.

IV. Die Einspruchsabteilung entschied jedoch, D18 und D19 (neben anderen Entgegenhaltungen) im Hinblick auf deren späte Einreichung und deren prima facie mangelnde Relevanz nicht ins Verfahren zuzulassen.

Ferner stellte sie in der angefochten Entscheidung Folgendes fest:

- Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ stehe der Aufrecherhaltung des Streitpatents nicht entgegen; und

- der beanspruchte Gegenstand sei neu und, ausgehend von D3 als nächstliegendem Stand der Technik, auch nicht nahegelegt.

V. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die folgende, weitere Entgegenhaltung ein:

D20: US 5,892,119 A.

Sie focht die Nicht-Zulassung von D18 und D19 ins Verfahren an und machte nach wie vor mangelnde Ausführbarkeit sowie mangelnde Neuheit im Hinblick auf D18 geltend, ferner auch Doppelpatentierung im Hinblick auf das erteilte, D18 entsprechende europäische Patent, und mangelnde erfinderische Tätigkeit, unter anderem ausgehend von D18 oder D3 als nächstliegendem Stand der Technik.

VI. In ihrem Antwortschreiben verlangte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), unter Berufung auf Artikel 12(4) VOBK, die Nichtzulassung der Dokumente D18, D19 und D20 ins Verfahren und wies sämtliche Einwände der Beschwerdeführerin zurück.

VII. Mit ihrem Schreiben vom 14. Januar 2016 zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück, kündigte an, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, und regte an, die Beschwerde nach Aktenlage zu entscheiden.

VIII. In einer in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung versandten Mitteilung nahm die Kammer zu den zu erörternden Punkten Stellung. Sie äußerte unter anderem Bedenken betreffend die prima facie Überzeugungskraft der neuen Einwände nach Artikel 100(b) EPÜ, den Doppelpatentierungseinwand sowie die prima facie Zulässigkeit der Entgegenhaltungen D18, D19 und D20 - sowie der auf diesen Dokumenten basierenden Einwände - ins Verfahren.

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 26. April 2016 in Abwesenheit der Beschwerdeführerin statt.

X. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte (schriftlich) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

XI. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden.

Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ)

Anspruch 1 sei widersprüchlich bezüglich der Anzahl an "Brückenatomen" des Rests "Y" Phosphoramiditverbindung und sei zudem nicht durch die Beispiele gestützt. Darüber hinaus stelle die im Anspruch 1 definierte Basenzugabe keine Lösung der im Streitpatent (unter [0021]) angegebenen Aufgabe dar, da aus den Beispielen kein entsprechender technischer Effekt ersichtlich sei.

Erstinstanzlich nicht zugelassene Beweismittel

Die inhaltliche Bedeutung der Entgegenhaltungen D18 und D19 sei von der ersten Instanz falsch bewertet worden, so dass die Entscheidung, diese Dokumente wegen geringer Relevanz nicht ins Verfahren zuzulassen, fehlerhaft sei. D18 und D19 seien vielmehr prima facie hochrelevant. Insbesondere stelle D18 den nächstliegenden Stand der Technik dar, zumal es als Ausgangspunkt realitätsbezogener als D3 sei. Daher seien D18 und D19 ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Neu eingereichte Entgegenhaltung D20

Die Einreichung von D20 stelle eine Reaktion auf die angegriffene Entscheidung dar, das Patent unverändert aufrechtzuerhalten. D20 sei vor der ersten Instanz nicht diskutiert worden, weil es von dem damals beauftragten Rechercheur nicht ermittelt worden war. Erst im Zuge der Vorbereitung der Beschwerdebegründung sei D20 entdeckt worden. Daher wurden die entsprechenden Argumente nicht bereits früher vorgebracht. D20 sei ins Beschwerdeverfahren zuzulassen, da es für erfinderische Tätigkeit prima facie relevanter als jede der anderen, bereits im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen sei.

Doppelpatentierung

Die technische Lehre des Streitpatents sei bereits in D18 offenbart worden. Mit Blick auf das EP-Patent, das auf D18 erteilt wurde, bedeute die Erteilung des Streitpatents de facto eine Doppelpatentierung. Somit bestehe kein Grund für die Aufrecherhaltung des Streitpatents.

Erfinderische Tätigkeit (Ansprüche wie erteilt)

Ausgehend von D3 als nächstliegendem Stand der Technik sei nicht gezeigt worden, dass mit Phosphoramiditverbindungen mit Pyrrolgruppe als Liganden statt mit den aus D3 bekannten Phosphitverbindungen als Liganden ein besonderer Effekt erzielt werde. Also sei die im Streitpatent geltend gemachte technische Aufgabe durch D3 schon gelöst worden. Der Fachmann, der lediglich eine alternative Ligandenklasse suche, hätte die in D18 offenbarten Phosphoramiditverbindungen als Liganden in Erwägung gezogen, zumal sie als n-selektiv, ausbeutestark und zersetzungsresistent hervorgehoben seien. Daher sei das beanspruchte Verfahren für den Fachmann im Hinblick auf die Kombination von D3 mit D18 naheliegend.

XII. Die relevanten Gegenargumente der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) können wie folgt zusammengefasst werden.

Ausführbarkeit

Es seien ausschließlich neue Einwände erhoben worden, die in keinerlei Zusammenhang mit den im Einspruchsverfahren erhobenen Einwänden stünden. Die Beschwerdeführerin habe sich also nicht mit den tragenden Gründen der angegriffenen Entscheidung auseinandergesetzt. Das neue Vorbringen sei nicht zulässig.

Doppelpatentierung

Da D18 nicht das Inkontaktbringen des Fluids mit einer Base offenbare, seien der Gegenstand von D18 nicht identisch mit jenem des Streitpatents. Von einer Doppelpatentierung könne daher keine Rede sein.

Erstinstanzlich nicht zugelassene Entgegenhaltungen

Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen bezüglich der Nicht-Zulassung der verspätet eingereichten Entgegenhaltungen D18 und D19 nicht falsch ausgeübt. Das auf D18 und D19 beruhende Vorbringen der Beschwerdeführerin sollte daher unberücksichtigt bleiben.

Neu eingereichte Entgegenhaltung D20

Die Ansprüche des Streitpatents seien nicht geändert worden. Die erstmalig in der Beschwerdebegründung erfolgte Bezugnahme auf die neu eingereichte Entgegenhaltung D20 stelle ein neues und ungerechtfertigt spät eingereichtes Vorbringen dar, dass nach Artikel 12(4) VOBK unberücksichtigt bleiben sollte, insbesondere auch da D20 schon in der ursprünglich eingereichten Anmeldung des Streitpatents gewürdigt sei. Daher wäre der entsprechende Vortrag schon in erster Instanz veranlasst gewesen.

Erfinderische Tätigkeit

D3 beschreibe ein Verfahren zur Herstellung terminaler Aldehyde durch Hydroformylierung ethylenisch ungesättigter Verbindungen, wobei das zurückgeführte Katalysatorsystem mit eine Lewis-Base in Kontakt gebracht werden könne, unter anderem Ionenaustauscher mit basischen Gruppen. Dabei werde aber eine Verbindung als Ligand eingesetzt, welche eine spezifische verbrückende Gruppe aufweise, die als kritisch offenbart werde. Das beanspruchte Verfahren sei durch D3 allein nicht nahegelegt, weil keine Anregung zur Stabilisierung von Phosphoramiditverbindungen als Liganden angegeben werde.

D18 offenbare die Verwendung von Phosphoramiditverbindungen als Liganden, nicht aber das Inkontaktbringen mit einer Base. Daher sei das beanspruchte Verfahren selbst bei Berücksichtigung von D20 (sofern zulässig) nicht naheliegend.

Entscheidungsgründe

Verfahrensrechtliche Punkte

1. Übertragung der Einsprechendenstellung

Die Übertragung der Einsprechendenstellung von der Evonik Oxeno GmbH auf die Evonik Degussa GmbH wurde von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung nicht in Frage gestellt.

Die Kammer hatte sich davon überzeugt, und mitgeteilt (siehe Mitteilung in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung), dass diese Übertragung durch Verschmelzen in Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfolgt ist.

2. Nichtzulassung von neuem Vorbringen betreffend die Ausführbarkeit

2.1 Im Einspruchsverfahren hatte die Einsprechende lediglich geltend gemacht, die Erfindung sei nicht über die gesamte Anspruchsbreite ausführbar, zumal die veranschaulichte Zugabe einer Base, mit der Ausnahme von 3-Methylindol, zu keinem besseren Ergebnis bezüglich Umsatz, Ausbeute, n-Anteil und Produkt gegenüber den Vergleichsbeispielen führe.

2.2 In ihrer Beschwerdebegründung setzte sich die Beschwerdeführerin jedoch nicht mit den diesbezüglichen Ausführungen der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung auseinander. Vielmehr brachte sie in ihrer Beschwerdebegründung erstmals vor,

- dass Anspruch 1 bezüglich der Anzahl Anzahl an "Brückenatomen" der zweiwertigen, "verbrückenden Gruppe", also des Rests "Y", der Phosphoramiditverbindung weder klar noch durch die Beispiele gestützt sei, und

- dass die im Anspruch 1 definierte Basenzugabe keine Lösung der vermeintlichen Aufgabe darstelle, zumal aus den Beispielen kein technischer Effekt vorliege.

2.3 Die Zulassung und Berücksichtigung dieses neuen Vorbringens liegt im Ermessen der Kammer (Artikel 114(2) EPÜ und Artikel 12(4) VOBK).

Im Rahmen ihrer Ermessensausübung berücksichtigte die Kammer die insbesondere folgende, bereits in ihrem Bescheid angesprochenen Umstände bzw. Aspekte:

- Es ist kein überzeugender Grund vorgetragen worden, warum die besagten Argumente nicht schon in einem früheren Verfahrensstadium hätten vorgebracht werden können.

- Durch das neue Vorbringen werden zusätzliche Fragen aufgeworfen, zumal die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwände bzw. Argumente eher die Klarheit (Artikel 84 EPÜ) und/oder die erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) zu betreffen scheinen, insbesondere da Anspruch 1 keinen zu erzielenden Effekt als Resultat des Verfahrens vorschreibt.

Zu den im Bescheid angesprochenen Aspekte äußerte sich die Beschwerdeführerin nicht weiter.

2.3.1 Daher entschied die Kammer, das neue Vorbringen betreffend den angeblichen Ausführbarkeitsmangel nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 114(2) EPÜ; Artikel 12(4) VOBK).

3. Nicht-Zulassung der Dokumente D18 und D19

3.1 D18 und D19 (unter anderem) sind von der Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren zugelassen worden (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt 4 "Entscheidung"). Die Einspruchsabteilung hat diese Ermessens-Entscheidung auch ausführlich mit verspäteter Einreichung und mangelnder prima facie Relevanz begründet; siehe Entscheidungsgründe, Punkte 3 et seq..

3.2 Nach dem Dafürhalten der Kammer hat die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall ihr Ermessen weder nach Maßgabe falscher Kriterien, noch unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt (siehe hierzu etwa T 640/91, ABl. 1994, 918, Gründe, 6.3). Auch hat die Kammer nicht zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte (siehe diesbezüglich etwa T 640/91, loc. cit., G 7/93, OJ EPO 1994, 775, Reasons, 2.6) und T 75/11 vom 24. April 2012, Gründe, 2.1).

3.3 Zu diesem bereits im Bescheid der Kammer dargelegten Standpunkt äußerte sich die Beschwerdeführerin nicht weiter.

3.4 Daher entschied die Kammer, die Entgegenhaltungen D18 und D19 nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 114(2) EPÜ und Artikel 12(4) VOBK.

4. Nicht-Zulassung des Doppelpatentierungseinwands

4.1 Den Einwand der Doppelpatentierung im Hinblick auf das auf D18 erteilte EP Patent erhob die Einsprechende Beschwerdeführerin erstmals in ihrem Beschwerdeschriftsatz. Die Entscheidung über die Zulassung und Berücksichtigung dieses neuen Vorbringens ins Verfahren liegt demnach im Ermessen der Kammer (Artikel 114(2) EPÜ und Artikel 12(4) VOBK).

4.2 Im Rahmen ihrer Ermessensausübung berücksichtigte die Kammer insbesondere, dass Doppelpatentierung kein Einspruchsgrund ist (siehe etwa T 936/04 vom 24. April 2008, Gründe 2.3), und

- dass der Einwand der Doppelpatentierung auch prima facie unzutreffend zu sein scheint, da die Verfahrensansprüche des auf die Anmeldung D18 erteilten Patent (EP 1 383 777 B1, Ansprüche 13 bis 17) nicht die Zugabe einer Base verlangen.

4.3 Zu dieser im Bescheid der Kammer dargelegten Standpunkt äußerte sich die Beschwerdeführerin nicht weiter.

4.4 Daher entschied die Kammer, auch dieses neue Vorbringen nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 114(2) EPÜ; Artikel 12(4) VOBK).

5. Nicht-Zulassung von D20 ins Verfahren

5.1 Dokument D20 wurde von der Einsprechenden erstmals in der Beschwerdebegründung aufgegriffen.

5.2 Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass das späte Einreichen von D20, und des darauf aufgebaute Einwands betreffend die erfinderische Tätigkeit, als Reaktion auf die angefochtene Entscheidung über die Aufrecherhaltung des Patents in unveränderter Form zu werten sei.

Diese Begründung überzeugt die Kammer nicht, schon allein da D20 in der ursprünglich eingereichten Anmeldung (Seite 4, Zeile 32 ff.) und im Streitpatent (Absatz [0020]) gewürdigt ist, und dessen potenzielle Relevanz also bereits zu Beginn des Einspruchsverfahren zu erkennen war.

5.3 Nach dem Dafürhalten der Kammer hätte D20 demnach bereits viel früher herangezogen werden können und müssen.

Zu diesem bereits im Bescheid der Kammer vertretenen Standpunkt äußerte sich die Beschwerdeführerin nicht weiter.

5.4 Zudem wurde D20 lediglich in Verbindung mit D18 (nicht in Verfahren zugelassen, siehe Punkte 3, supra) als nächstliegender Stand der Technik herangezogen.

5.5 Daher entschied die Kammer, auch D20 im Hinblick auf dessen spätes Vorbringen nicht ins Verfahren zuzulassen, und darauf beruhende Argumente nicht zu berücksichtigen (Artikel 114(2) i.V.m. Artikel 12(4) VOBK).

Patentierbarkeit - Ansprüche wie erteilt

6. Ausführbarkeit

6.1 Die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung wurde in der angefochtenen Entscheidung anerkannt.

6.2 Die erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen Einwände der Beschwerdeführerin wurden nicht zugelassen (siehe Punkte 2, supra) bleiben daher in der vorliegenden Entscheidung unberücksichtigt.

Mit der Begründung der Ausführbarkeit in der angefochtenen Entscheidung setzte sich die Beschwerdeführerin nicht auseinander, und ihren früheren Angriff verfolgte sie auch nicht weiter.

6.3 Die Kammer sieht sich nicht veranlasst, die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung bezüglich der Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung in Frage zu stellen.

7. Erfinderische Tätigkeit

7.1 Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin (siehe Beschwerdebegründung, Punkt IX) waren der Auffassung, dass Dokument D3 als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden kann.

Im Hinblick auf die Thematik und Offenbarung von D3 hat die Kammer keine Veranlassung, dies in Frage zu stellen.

7.2 Ausgehend von D3 zog die Beschwerdeführerin bezüglich der Frage des Naheliegen der Erfindung lediglich eine Zusammenschau von D3 mit der Lehre der D18 heran.

7.3 Da D18 aber nicht ins Verfahren zugelassen wurde, liegt kein zulässiger und substantiierter Angriff betreffend die erfinderische Tätigkeit vor.

7.4 In Ermangelung einer (zulässigen) Argumentation, die die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durch die Einspruchsabteilung zumindest potentiell in Frage stellt, sieht sich die Kammer nicht veranlasst, die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung in Frage zu stellen, wonach das beanspruchte Verfahren im Licht von D3 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Conclusio

8. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwände stehen, soweit überhaupt zulässig, der unveränderten Aufrecherhaltung des Streitpatents nicht entgegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.