T 1676/12 () of 20.8.2013

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, dass das europäische Patent Nr. 0 990 687 in geänderter Form (zweiter Hilfsantrag) den Erfordernissen des EPÜ genügt.

II. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patentes im gesamten Umfang auf der Grundlage der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) sowie Artikel 100 b) EPÜ beantragt.

III. Der am 20. September 2011 mündlich verkündeten und am 18. Mai 2012 schriftlich begründeten Entscheidung der Einspruchsabteilung lagen die Ansprüche des am 8. Oktober 2010 eingereichten Hauptantrags, sowie die während der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche des ersten und zweiten Hilfsantrags zugrunde.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet, wörtlich wiedergegeben, wie folgt:

"1. Verwendung einer Pulvriges Klebstoffvorprodukt bei der Verklebung von Papier,

wobei der Pulvriges Klebstoffvorprodukt ist auf der Basis von Amylopektin-Stärke, gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren üblichen Zusatzmitteln, wie Rheologieverbesserern, Antischaummitteln, Stabilisatoren, Konservierungsmitteln und/oder weiteren, gegebenenfalls auf Nicht-Stärke-Basis beruhenden Klebstoffen bzw. Klebstoffvorprodukten, wobei die Amylopektin-Stärke eine Amylopektin-Kartoffelstärke, durch physikalische, chemische oder enzymatische Verfahren abgebaut, und als Quellstärke enthalten ist."

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautet:

"1. Verwendung einer Pulvriges Klebstoffvorprodukt bei der maschinellen Anwendung zum Verkleben von Papier,

wobei der Pulvriges Klebstoffvorprodukt ist auf der Basis von Amylopektin-Stärke, gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren üblichen Zusatzmitteln, wie Rheologieverbesserern, Antischaummitteln, Stabilisatoren, Konservierungsmitteln und/oder weiteren, gegebenenfalls auf Nicht-Stärke-Basis beruhenden Klebstoffen bzw. Klebstoffvorprodukten, wobei die Amylopektin-Stärke eine Amylopektin-Kartoffelstärke mit mindestens 95% Amylopektin, durch physikalische, chemische oder enzymatische Verfahren abgebaut, und als Quellstärke enthalten ist." [wörtlich wiedergegeben]

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags lautet:

1. Verwendung einer Klebstoff hergestellt von einer Pulvriges Klebstoffvorprodukt bei Zigarettenverklebung, wasseraktivierbaren Verklebung, Rundumverklebung, Überlappungsverklebung, Tapetenverklebung, Plakatverklebung, Buchbinderverklebung, Wellpappenverklebung, Sackverklebung, Papier- oder Kartonkaschierung oder Spiralhülsenwicklung,

wobei der Pulvriges Klebstoffvorprodukt ist auf der Basis von Amylopektin-Stärke, gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren üblichen Zusatzmitteln, wie Rheologieverbesserern, Antischaummitteln, Stabilisatoren, Konservierungsmitteln und/oder weiteren, gegebenenfalls auf Nicht-Stärke-Basis beruhenden Klebstoffen bzw. Klebstoffvorprodukten, wobei die Amylopektin-Stärke eine Amylopektin-Kartoffelstärke mit mindestens 95% Amylopektin, durch physikalische, chemische oder enzymatische Verfahren abgebaut, und als Quellstärke enthalten ist." [wörtlich wiedergegeben]

IV. In ihrer Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Hauptantrag wegen Verstoßes gegen Artikel 123(2) und (3) EPÜ und den ersten Hilfsantrag wegen Verstoßes gegen Artikel 123(2) EPÜ zurück.

Der zweite Hilfsantrag wurde als gewährbar angesehen und das Patent auf Basis dieses zweiten Hilfsantrags aufrechterhalten.

V. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) am 18. Juli 2012 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Die Einreichung der Beschwerdebegründung erfolgte am 18. September 2012.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form auf der Grundlage des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge 1 bis 6. Alle Anträge wurden mit der Beschwerdebegründung eingereicht.

a) Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht Anspruch 1 des Hauptantrags vor der Einspruchsabteilung (siehe oben Punkt III).

b) Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 lautet:

"1.Verwendung einer Pulvriges Klebstoffvorprodukt bei der maschinellen Anwendung zum Verkleben von Papier, wobei der Pulvriges Klebstoffvorprodukt ist auf der Basis von Amylopektin-Stärke, gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren üblichen Zusatzmitteln, wie Rheologieverbesserern, Antischaummitteln, Stabilisatoren, Konservierungsmitteln und/oder weiteren, gegebenenfalls auf Nicht-Stärke-Basis beruhenden Klebstoffen bzw. Klebstoffvorprodukten, wobei die Amylopektin-Stärke eine Amylopektin-Kartoffelstärke, durch physikalische, chemische oder enzymatische Verfahren abgebaut, und als Quellstärke enthalten ist." [wörtlich wiedergegeben]

c) Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 lautet:

"1. Verwendung einer Pulvriges Klebstoffvorprodukt bei der Verklebung von Papier,

wobei der Pulvriges Klebstoffvorprodukt ist auf der Basis von Amylopektin-Stärke, gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren üblichen Zusatzmitteln, wie Rheologieverbesserern, Antischaummitteln, Stabilisatoren, Konservierungsmitteln und/oder weiteren, gegebenenfalls auf Nicht-Stärke-Basis beruhenden Klebstoffen bzw. Klebstoffvorprodukten, wobei die Amylopektin-Stärke eine Amylopektin-Kartoffelstärke mit mindestens 95% Amylopektin, durch physikalische, chemische oder enzymatische Verfahren abgebaut, und als Quellstärke enthalten ist." [wörtlich wiedergegeben]

d) Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 entspricht Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags vor der Einspruchsabteilung (siehe oben Punkt III).

e) Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 lautet:

"1. Verwendung einer Pulvriges Klebstoffvorprodukt bei Zigarettenverklebung, wasseraktivierbaren Verklebung, Rundumverklebung, Überlappungsverklebung, Tapetenverklebung, Plakätverklebung, Buchbinderverklebung, Wellpappenverklebung, Sackverklebung, Papier oder Kartonkaschierung oder Spiralhülsenwicklung,

wobei der Pulvriges Klebstoffvorprodukt ist auf der Basis von Amylopektin-Stärke, gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren üblichen Zusatzmitteln, wie Rheologieverbesserern, Antischaummitteln, Stabilisatoren, Konservierungsmitteln und/oder weiteren, gegebenenfalls auf Nicht-Stärke-Basis beruhenden Klebstoffen bzw. Klebstoffvorprodukten, wobei die Amylopektin-Stärke eine Amylopektin-Kartoffelstärke, durch physikalische, chemische oder enzymatische Verfahren abgebaut, und als Quellstärke enthalten ist." [wörtlich wiedergegeben]

f) Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 lautet:

"1. Verwendung einer Pulvriges Klebstoffvorprodukt bei Zigarettenverklebung, wasseraktivierbaren Verklebung, Rundumverklebung, Überlappungsverklebung, Tapetenverklebung, Plakätverklebung, Buchbinderverklebung, Wellpappenverklebung, Sackverklebung, Papier- oder Kartonkaschierung oder Spiralhülsenwicklung,

wobei der Pulvriges Klebstoffvorprodukt ist auf der Basis von Amylopektin-Stärke, gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren üblichen Zusatzmitteln, wie Rheologieverbesserern, Antischaummitteln, Stabilisatoren, Konservierungsmitteln und/oder weiteren, gegebenenfalls auf Nicht-Stärke-Basis beruhenden Klebstoffen bzw. Klebstoffvorprodukten, wobei die Amylopektin-Stärke eine Amylopektin-Kartoffelstärke mit mindestens 95% Amylopektin, durch physikalische, chemische oder enzymatische Verfahren abgebaut, und als Quellstärke enthalten ist." [wörtlich wiedergegeben]

g) Hilfsantrag 6 entspricht dem zweiten Hilfsantrag vor der Einspruchsabteilung, mit dem das Patent aufrechterhalten wurde (siehe oben Punkt III).

VI. Am 7. Mai 2013 wurden die Parteien zur mündlichen Verhandlung geladen. Im folgenden Bescheid vom 28. Mai 2013 teilte die Kammer den Parteien mit, dass nach ihrer vorläufigen Meinung die Änderungen in Anspruch 1 des Hauptantrags nicht den Anforderungen von Artikel 123(2) und (3) genügen. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 gehe über den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung hinaus und verletze daher Artikel 123(2) EPÜ. Darüber hinaus sei die Streichung der Gewichtsprozent-Angabe für Amylopektin in Anspruch 1 des Hauptantrags unter Regel 80 EPÜ nicht zulässig.

Außerdem teilte die Kammer den Parteien ihre Bedenken bezüglich der Zulässigkeit der Hilfsanträge 1, 2, 4 und 5 mit.

VII. Mit Schreiben vom 2. Juli 2013 nahm die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und am 8. Juli 2013 teilte sie telephonisch mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

VIII. Die Einsprechende/Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren keine sachlichen Ausführungen gemacht und keinen Antrag gestellt. Mit Schreiben vom 3. Juli 2013 hat sie mitgeteilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

IX. Am 20. August 2013 fand in Abwesenheit der Parteien eine mündliche Verhandlung statt.

X. Die schriftlich vorgetragenen Argumente der Beschwerde-führerin, soweit sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

- Anspruch 1 des Hauptantrags stütze sich auf Absätze [0024], [0027], [0028], [0039], [0059] und auf Ansprüche 26 bis 34 der ursprünglichen Anmeldung sowie auf die gesamten Anmeldungsunterlagen. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 stützte sich zusätzlich auf Absätze [0031] und [0039] der ursprünglichen Anmeldung.

- Durch die Streichung des Gehaltes an Amylopektin liege keine Verletzung der Bestimmung des Artikels 123(3) EPÜ vor. Für den Fachmann sei es implizit, dass unter Amylopektin-Kartoffelstärke nur eine Kartoffelstärke mit mindestens 95% Amylopektin zu verstehen ist.

- Die Beschwerdeführerin äußerte sich nicht bezüglich der Bedenken der Kammer hinsichtlich der Zulässigkeit der Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Anträge

2.1 Dieser Entscheidung liegen der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 6 zugrunde, alle am 18. September 2012 mit der Beschwerdebegründung eingereicht.

2.2 Der Hauptantrag entspricht dem vor der Einspruchsabteilung anhängigen Hauptantrag.

2.3 Laut der Beschwerdeführerin entspricht der erste Hilfsantrag dem während des Einspruchsverfahrens eingereichten ersten Hilfsantrag (Seite 6 der Beschwerdebegründung, erster Absatz). Dies trifft jedoch nicht zu. Der erste Hilfsantrag entspricht dem Hilfsantrag 4, der im Einspruchsverfahren mit Schreiben vom 8. Oktober 2010 eingereicht wurde und im späteren Einspruchsverfahren nicht weiterverfolgt wurde (Seite 2 des Protokolls der mündlichen Verhandlung, zweiter vollständiger Absatz).

2.4 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 (einziger unabhängiger Anspruch) entspricht Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, der im Einspruchsverfahren auch mit Schreiben vom 8. Oktober 2010 eingereicht wurde und im späteren Einspruchs-verfahren ebenfalls nicht weiterverfolgt wurde.

2.5 Hilfsantrag 3 entspricht dem vor der Einspruchsabteilung anhängigen Hilfsantrag 1.

2.6 Die Hilfsanträge 4 und 5 sind neue Anträge, welche nicht Gegenstand des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung waren.

2.7 Laut der Beschwerdeführerin entspricht Hilfsantrag 6 dem Hilfsantrag 2, wie er von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten wurde.

HAUPTANTRAG

3. Änderungen

3.1 Der erteilte Anspruch 1 war auf ein pulvriges Klebstoffvorprodukt auf der Basis von Amylopektin-Kartoffelstärke mit mindestens 95% Amylopektin gerichtet.

Der vorliegende Anspruch 1 ist auf die Verwendung dieses Klebstoffvorprodukts zum Verkleben von Papier gerichtet, wobei der Gehalt an Amylopektin der Amylopektin-Kartoffelstärke nicht mehr auf "mindestens 95% Amylopektin" beschränkt ist.

3.2 Es ist daher zu entscheiden, ob i) die jetzt beanspruchte Verwendung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart ist (Artikel 123(2) EPÜ) und ob ii) durch die Streichung des Merkmales "mindestens 95% Amylopektin" der Schutzbereich des erteilten Patents erweitert ist (Artikel 123(3) EPÜ).

3.3 Bezüglich Artikel 123(2) EPÜ teilt die Kammer die Auffassung der Einspruchsabteilung, nämlich dass die jetzt beanspruchte allgemeine Verwendung bei der Verklebung von Papier in Zusammenhang mit der beanspruchten modifizierten Amylopektin-Stärke (durch physikalische, chemische oder enzymatische Verfahren abgebaut, und als Quellstärken enthalten) in der ursprünglichen Anmeldung nicht gestützt ist.

3.4 Die von der Beschwerdeführerin zitierten Absätze der ursprünglich eingereichten Anmeldung stützen diese Änderung nicht. Der dritte Absatz auf Seite 5 sowie der fünfte vollständige Absatz auf Seite 6 (Absätze [0028] und [0039] der veröffentlichten Patentanmeldung) beziehen sich allgemein auf die Verklebung von Papier, aber unter Verwendung von Amylopektin-Kartoffelstärke-Derivaten, nicht durch die jetzt beanspruchte modifizierte Amylopektin-Stärke.

Ansprüche 24 bis 32 beziehen sich zwar auf die Verwendung einer modifizierten, als Quellenstärke enthaltenen, Amylopektin-Kartoffelstärke für die Herstellung spezifischer Kleber. Eine Verallgemeinerung dieser spezifischen Papiersorten auf Papier ist nicht gestützt.

3.5 Bezüglich Artikel 123(3) EPÜ teilt die Kammer die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass die Streichung des Merkmals "mindestens 95% Amylopektin" den Schutzbereich des Patents erweitert, da jetzt auch die Verwendung eines Klebstoffvorprodukts auf der Basis von Amylopektin-Kartoffelstärke mit einem kleineren Gehalt (weniger als 95%) an Amylopektin beansprucht wird.

3.6 Die Kammer kann das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Begriff "Amylopektin-Kartoffelstärke" für den Fachmann eine Kartoffelstärke mit mindestens 95% Amylopektin darstelle, nicht akzeptieren, um die Änderung zuzulassen. Sollte dies tatsächlich der Fall sein und der Schutzbereich des Patents nicht geändert worden sein, ist die Änderung im Hinblick auf Regel 80 EPÜ nicht zulässig, da die Änderung nicht durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ veranlasst ist.

3.7 Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

HILFSANTRÄGE 1 UND 2

4. Zulässigkeit

4.1 Die Zulässigkeit weiterer Anträge ins Beschwerdeverfahren steht im Ermessen der Kammer. Diese hat nach Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern die Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind. Die Kammer hat also zu prüfen, aus welchen Gründen ein Antrag im erstinstanzlichen Verfahren nicht eingereicht wurde bzw. nicht geprüft werden konnte.

4.2 Hilfsanträge 1 und 2 wurden im Einspruchsverfahren mit Schreiben vom 8. Oktober 2010 eingereicht und im späteren Verfahren (siehe oben Punkte 2.3 und 2.4) zurückgenommen. Die Beurteilung dieser Anträge durch die Einspruchsabteilung wurde also durch die Beschwerdeführerin aktiv verhindert.

4.3 In Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern lässt die Kammer die Hilfsanträge 1 und 2 in das Verfahren nicht zu. Wenn die Beschwerdeführerin beabsichtigt hätte, den Gegenstand dieser Anträge weiterzuverfolgen, hätte sie die Anträge vor der Einspruchsabteilung nicht durch andere Anträge ersetzen sollen.

HILFSANTRAG 3

5. Änderungen

5.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 bezieht sich auf die Verwendung eines pulvrigen Klebstoffvorprodukts auf Basis von Amylopektin-Kartoffelstärke bei der maschinellen Anwendung zum Verkleben von Papier, wobei die Amylopektin-Kartoffelstärke mit mindestens 95% Amylopektin, durch physikalische, chemische oder enzymatische Verfahren abgebaut, und als Quellstärke enthalten ist.

5.2 Gemäß der Beschwerdeführerin wird dieser Anspruch durch Seite 5, Zeilen 22 bis 29 bezüglich der maschinellen Anwendung, sowie durch Seite 6, Zeilen 26 bis 33 (Absätze [0031] und [0039] der veröffentlichten Patentanmeldung) bezüglich des Verklebens von Papier gestützt.

5.3 Die zitierten Absätze der ursprünglichen Anmeldung erwähnen zwar die maschinelle Anwendung von Kleister der Amylopektin-Kartoffelstärke zum Verkleben von Papier, jedoch nicht die Verwendung der jetzt beanspruchten spezifischen Kartoffelstärke mit mindestens 95% Amylopektin, die durch physikalische, chemische oder enzymatische Verfahren abgebaut, und als Quellstärke enthalten ist.

5.4 Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 nicht eindeutig in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart und erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

HILFSANTRAG 4

6. Änderungen

6.1 In Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 wurde, wie in Anspruch 1 des Hauptantrags das Merkmal "mindestens 95% Amylopektin" gestrichen. Diese Änderung ist jedoch im Hinblick auf Artikel 123(3) EPÜ wie bereits im Punkt 3.5 für den Hauptantrag ausgeführt, nicht zulässig.

6.2 Der Hilfsantrag 4 ist daher nicht gewährbar.

HILFSANTRAG 5

7. Zulässigkeit

7.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 bezieht sich auf die "Verwendung einer Pulvriges Klebstoffvorprodukt bei Zigarettenverklebung ...".

7.2 Anspruch 1 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung bezieht sich auf die "Verwendung einer Klebstoff hergestellt von einer Pulvriges Klebstoffvorprodukt bei Zigarettenverklebung...".

7.3 In beiden Fällen wird das gleiche Vorprodukt zur Herstellung des Klebers verwendet. In Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 ist zwar nicht explizit angegeben, dass das Klebstoffvorprodukt für die Herstellung eines Klebstoffs verwendet wird. Das ist jedoch implizit, da das Klebstoffvorprodukt für die beanspruchten Verklebungen im wässrigen Milieu formuliert wird (siehe Absatz [0069] und Beispiele der Patentschrift). Nach Ansicht der Kammer stellt der Gegenstand dieses Anspruchs nur eine Umformulierung des Gegenstands des von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Anspruchs 1 dar.

7.4 Der Zweck des Beschwerdeverfahrens besteht darin, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die ihr nachteilige Entscheidung sachlich anzufechten und ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken (G 9/91, ABl. EPA 1993, 408, Nr. 18 der Entscheidungsgründe).

Es ist jedoch nicht Zweck des Beschwerdeverfahrens einen bereits erhaltenen Gegenstand umzuformulieren. Die Beschwerdeführerin kann den Streitstoff im Beschwerdeverfahren gegenüber dem Einspruchsverfahren nicht beliebig ändern.

7.5 Die Beschwerdeführerin hat sich zu den Bedenken der Kammer bezüglich der Zulässigkeit der Hilfsanträge nicht geäußert, und die Kammer sieht auch keinen Grund, den Hilfsantrag 5 in das Verfahren zuzulassen (Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

HILFSANTRAG 6

8. Da die Patentinhaberin die einzige Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung auf Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form ist, kann die Aufrechterhaltung des geänderten Patents nicht mehr in Frage gestellt werden. Eine Diskussion des Hilfsantrags 6 erübrigt sich damit.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.